浅谈单一性审查中的几种常见误区

吴配全

一、引 言

《专利法》第21条第1款规定：“国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。”据此，审查员在对专利申请进行实质审查时，也应做到客观、公正、准确、及时。我们常说要提高审查效能，其中的“效”即效率，对应《专利法》第21条第1款的“及时”，“能”则对应其中的“客观、公正、准确”。

准确地适用单一性法条可提高审查效能。然而，部分审查员并未从本质上理解单一性法条，并片面地将“提高审查效能”理解为“简化审查过程”。因此，在面临存在多组权利要求的情况下，常简单机械地使用单一性法条去简化审查意见通知书，这样做可能会延长审批过程或损害申请人的合法利益，最终的结果自然是降低了审查效能。究其原因，主要是因为对单一性法条的立法宗旨和应用条件理解不够，其次则是将“效能”一词本末倒置，片面地追求效率，而忽视了法律工作更重要的特性，即“能”一词代表的客观、公正和准确。

本文先简单阐述单一性法条的立法宗旨和审查目的，之后结合相关案例罗列几种单一性审查的常见误区，剖析其中法律适用不当的原因，并给出个人粗浅的建议。

二、单一性法条的立法宗旨及判断方法

我国《专利法》第31条第1款规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”《专利法实施细则》第34条规定：“依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。”此外，《专利审查指南》（2010版）第二部分第六章至第八章分别从单一性和分案申请、申请缺乏单一性时的检索、对缺乏单一性申请的处理这三个方面对单一性的审查标准作了详细的规定和解释。

纵观国家知识产权局（Article 31.1、Rule34）、世界知识产权组织（PCT Article 17 3（a）、Rule 13.1、Rule 13.2）、美国专利商标局（35 U.S.C 121）、欧洲专利局（Article 82、Rule44.1）、日本特许厅（Article 25、Article 37）和韩国知识产权局（Article 6、Article 45）有关单一性的法条及审查标准可看出，各局在单一性法条的立法宗旨上大致相同，均主要从经济和技术两个角度进行考虑，防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明的专利保护，便于专利的审查、分类和检索，并且利于专利权的确定、使用和转让，从而平衡各方的利益。

基于单一性的上述立法宗旨可以看出，单一性法条并非从技术的角度判断一件专利申请是否具备可专利性的“实质性法条”，而是一个平衡社会资源和各方利益的法律手段，这一点从单一性法条是驳回条款，却不是无效条款便可窥见一斑。因此，从这一层面来看，单一性的审查并不是实质审查的主线，其因归属于我们常说的“形式缺陷”的审查中。

从单一性实质审查的判定标准来看，各局也大体一致，均是通过“特定技术特征”来判断申请的多组权利要求之间是否属于一个总的发明构思。《专利审查指南》（2010）第二部分第六章第2.2.2节对单一性的审查方法作了规定和举例。总的来说，单一性的判断大致可分为两类：一是明显缺乏单一性的情形，二是不明显缺乏单一性的情形（即需要通过检索之后才能判断单一性的情形）。明显缺乏单一性的情形比较简单，即几项发明没有包含相同或相应的技术特征，或所包含的相同或相应的技术特征均属于本领域的惯用技术手段。对于不明显缺乏单一性的两项以上发明的单一性判断，《专利审查指南》（2010版）给出了采用“特定技术特征”进行判断的具体方法。

然而，在实质审查中，针对检索后才能判断单一性的情形，审查员往往容易机械地套用《专利审查指南》（2010版）给出的上述判断方法给出一些不恰当的单一性审查意见，下面将结合案例进行说明。

三、案例分析

笔者针对几种常见的单一性审查误区，结合案例分门别类进行分析，理清其中出错的原因并给出相关建议。

1.常见误区一：将不具备新颖性或创造性的权利要求用于比较单一性

【案例1】

该案权利要求书具备两组权利要求，权利要求1～12及权利要求13～20，“第四次审查意见通知书”采用对比文件1评述了权利要求1～8的创造性，认定权利要求9具备创造性，紧接着以权利要求1不具备创造性，因此其包含的所有的技术特征均不是特定技术特征为依据，得出独立权利要求1与独立权利要求13不可能具备相同或相应的特定技术特征，因此二者不具备单一性的结论。

经核查发现，该案第一组权利要求中具备授权前景的从属权利要求9的附加技术特征同样记载于第二组权利要求的独立权利要求13中，且第一组权利要求中的权利要求10～12均引用了权利要求9。由于该案第一组权利要求中具备授权前景的从属权利要求9与第二组权利要求中的独立权利要求13之间具备共同的特定技术特征，若后续申请人依据“第四次审查意见通知书”中有关创造性的审查意见修改申请文件，删除权利要求1～8后，权利要求9将上升为新的独立权利要求1，届时，新的独立权利要求1与原权利要求13之间因已经具备共同的特定技术特征而不会存在单一性问题。如此，该案申请人若根据审查意见先删除权利要求1～8以克服创造性缺陷后，为了克服单一性缺陷再进一步删除本不存在单一性问题的第二组权利要求13～20，则申请人的合法利益将因审查意见的不恰当而受到损害。

由此可见，该案“第四次审查意见通知书”给出的单一性审查意见不当。

【案例2】

该 案 权 利 要 求 书 具 备 1～7、8～17、18～ 23、24～30、31～40共五组权利要求，第一次审查意见通知书指出权利要求1～7不具备创造性，紧接着指出剩下的四组权利要求与第一组权利要求不具备单一性。

经核查发现，剩下的四组权利要求两两之间所共有的技术特征均存在于第一组权利要求中，由于第一组权利要求不具备创造性，因此，其所包含的所有技术特征均不是特定技术特征，也即剩下四组权利要求两两之间不具备相同或相应的特定技术特征，因此它们两两之间均不具备单一性。然而，根据该案“第一次审查意见通知书”的审查意见，申请人只需删除第一组权利要求后便同时克服了通知书指出的创造性缺陷和剩下的四组权利要求与第一组权利要求之间单一性的缺陷。事实上，以上述方式修改的权利要求书中剩余的四组权利要求之间才真正不具备单一性，后续通知书还得继续指出该缺陷，从而无形间延长了审查过程，不利于节约程序。

由此可见，该案正确的做法应该是在检索并评价了第一组权利要求的创造性后，考虑剩下的四组权利要求两两之间是否具备单一性，而非采用不具备授权前景的独权与剩下的独权去判断单一性。

上述两个案例均采用了不具备创造性的权利要求去比较单一性，其结果一是可能导致申请人的合法利益受损，二是可能会导致审查程序不恰当地延长，而这两种结果显然都会降低审查效能。究其原因，都是因为对单一性法条的理解过于浅显，没能把握单一性法条的立法宗旨并机械地适用了《专利审查指南》（2010版）给出的单一性判断方法。

从节约审查资源的角度来说，就【案例1】而言，由于第一组权利要求中具备授权前景的从属权利要求与第二组权利要求的独立权利要求具备相同的特定技术特征，在审查第一组权利要求的创造性时已经对该特定技术特征进行过检索和审查，因此，第二组权利要求已经无需审查员付出额外的检索劳动。而在【案例2】中，第一组权利要求已不具备授权前景，剩下的四组权利要求才需要审查员付出额外的检索劳动，因此，此时单一性的判断应该是在剩下四组权利要求之间、而非第一组权利要求与别的权利要求之间进行。

如上文所述，单一性的审查属于“形式缺陷”的审查，因此，在检索后再判断单一性时，若相关权利要求因为缺乏新颖性或创造性而不具有被授予专利权的前景，那么这些权利要求理论上便不会出现在授权文本中，此时再指出其不具备单一性这一“形式缺陷”已然没有意义。

基于上述分析可以看出，不宜采用不具备授权前景的权利要求去比较单一性，单一性的比较应在具备授权前景的权利要求之间进行。对于不明显缺乏单一性的情形，检索后发现部分权利要求不具备新颖性或创造性时，单一性的比较应该在具备授权前景的权利要求之间进行。

2.常见误区二：判断多组权利要求之间的单一性时未两两单独比较

【案例3】

该案原始权利要求书具备多组（共10项）权利要求，其中，权利要求1～4为方法独立权利要求，权利要求5为引用权利要求1～4的从属权利要求，权利要求6～9为装置独立权利要求，权利要求10为权利要求6～9的从属权利要求。“第一次审查意见通知书”通过找出独立权利要求1～4、6～9之间所共有的技术特征A，根据共有的技术特征A不是特定技术特征为依据，得出所有独立权利要求两两之间均不具备单一性的审查结论。

经核查，该案权利要求2、3、6和7之间除了共有的技术特征A之外，还存在另一个共有的技术特征B，而技术特征B是对现有技术作出了贡献的特定技术特征，即权利要求2、3、6和7两两之间具备单一性。

该案单一性审查结论错误的根源在于其判断单一性的方法就是错误的。找出三项以上的权利要求共有的技术特征A，如果该技术特征A是特定技术特征，那么可以确定所有权利要求两两之间均具备单一性，如果不是，则不能表明它们两两之间均不具备单一性，因为可能出现其中两项权利要求之间还存在其他相同或相应的特定技术特征（B）。在极端情况下，例如权利要求1～3均为独立权利要求，其中权利要求1由技术特征A和B组成，权利要求2由技术特征A和C组成，权利要求3由技术特征B和C组成，而技术特征A、B、C均为特定技术特征，此时，若采用该案上述判断方法，权利要求1～3没有三者均具备的共同技术特征，据此便会得出权利要求1～3两两之间不具备单一性的结论，而事实上，权利要求1和2、1和3、2和3两两之间分别具备共同的特定技术特征A、B和C，因此，权利要求1～3两两之间均具备单一性。

在判断单一性时，应该将两项发明单独比较以确定二者之间是否具备相同或相应的特定技术特征。在比较三组以上权利要求之间的单一性时，只有在将多项发明两两单独比较后，在任意两项发明之间均不存在相同或相应的特定技术特征时，才能得到“它们（多项发明）不符合《专利法》第31条第1款关于单一性的规定”的审查结论。《专利审查指南》（2010版）第二部分第六章第2.2.2节给出的单一性分析的通常方法也是先找出第一项发明的特定技术特征，然后再看其他项发明中是否存在一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，从而确定这两项发明是否在技术上相关联，而非一开始就找出所有发明是否均存在一个或多个相同或相应的特定技术特征。

由此可见，在对多组（三组以上）权利要求的单一性进行判断时，应两两单独比较以确定是否具备相同或相应的特定技术特征。

3.常见误区三：在判断单一性时，未把握总的发明构思，机械地拆解和比较解权利要求中的技术特征

【案例4】

该案涉及一种二次电池控制装置，其基于二次电池的老化状态诊断情况限制或禁止二次电池的使用，从而避免二次电池在老化的状态下继续使用而发生故障。

“第三次审查意见通知书”认定权利要求1的特定技术特征为“所述变更部在所述诊断的结果表示能够继续使用所述二次电池时，使达到了所述上限年龄的所述电池年龄返回至比所述上限年龄低的规定年龄”，独立权利要求3特定技术特征为“所述变更部在所述诊断的结果表示能够继续使用所述二次电池的情况下，在多个所述电池年龄的至少1个高于比所述上限年龄低的规定年龄时，将多个所述电池年龄设定为所述规定年龄，并且在多个所述电池年龄均低于所述规定年龄时，不进行多个所述电池年龄的变更”，独立权利要求4的特定技术特征为“所述变更部在所述诊断的结果表示不能继续使用所述二次电池时，将多个所述电池年龄设定为所述上限年龄”。基于此，通知书认为权利要求3、4的特定技术特征与权利要求1的特定技术特征均不相同，因此作出权利要求3、4与权利要求1之间不具备单一性的审查意见。申请人答复“第三次审查意见通知书”时删除了权利要求3和4。

然而，权利要求1、3、4的技术方案均是让“变更部”根据不同的“诊断结果”以“上限年龄”为基准作出相应的电池年龄变更操作，三者虽然在具体的操作细节上不同，但发明构思相同，均是与相应的判定部、警告部、限制部相互配合使用，用于推定电池的寿命，对使用者进行警告，避免二次电池在老化的状态下继续使用而发生故障。根据说明书的描述，上述三种操作方式相互配合，共同完成了二次电池年龄的变更。因此，权利要求的1、3、4的上述技术特征属于相应的特定技术特征，三者请求保护的方案在技术上相互关联，属于总的发明构思、具备单一性。

从【案例4】可以看出，在评价单一性时，应将每一项发明作为一个整体看待，继而在确定特定技术特征时，不仅要考虑技术方案本身，还要考虑技术领域、所解决的技术问题和产生的技术效果。具体而言，应当将构成该技术方案的各个技术特征，包括技术特征之间的关系作为技术方案整体的组成部分来看待，而不能机械地拆解并比较技术特征，从而根据技术特征不同便得出权利要求之间不具备单一性的结论，而应在整体考虑技术方案的基础上认定权利要求之间是否还存在相应的特定技术特征。要从整体考虑技术方案，也即要“把握发明构思”，如此，才能不落入机械地比较特定技术特征的误区中，从而避免遗漏“相应的特定技术特征”。

4.其他误区

除上述三种常见的审查误区外，其他单一性法条适用的误区还包括：（1）未考虑一个权利要求中各技术方案之间的单一性问题；（2）比较了独立权利要求与其从属权利要求的单一性问题。

出现上述第一种单一性判断错误的原因在于没能理解单一性法条中指出的“属于一个总的发明构思的两项以上的发明”一句中，“一项发明”指代的是“一个技术方案”，而非“一组权利要求”或“一项独立权利要求”。《专利法》中的发明都是以技术方案的形式呈现的，因此，单一性的比较也是在技术方案之间进行的。《专利审查指南》（2010版）第二部分第六章第2.2.1节部分给出的单一性审查原则的第（4）条即明确了，评定两项以上发明是否属于一个总的发明构思，无需考虑这些发明是分别在各自的独立权利要求中要求保护，还是在同一项权利要求中作为并列选择的技术方案要求保护。

针对上述第二种错误，《专利审查指南》（2010版）第二部分第六章第2.2.1节部分给出的单一性审查原则的第（5）条指出，一般情况下，审查员只需要考虑独立权利要求之间的单一性，从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在单一性问题。独立权利要求与其从属权利要求之所以不用考虑单一性问题，是因为从属权利要求引用独立权利要求时已经包含了独立权利要求的所有技术特征，也因此，当独立权利要求中具备特定技术特征时，从属权利要求中一定同样存在相同的特定技术特征，那么它们之间就具备单一性。而当独立权利要求中不存在特定技术特征时，独立权利要求也就不可能具备新颖性或创造性，而此时也就属于【案例1】和【案例2】所述的情形，不应再用该不具备新颖性或创造性的权利要求去比较单一性。

四、结 语

本文结合具体案例展示了实质审查中单一性判断的一些常见误区，包括采用不具备授权前景的权利要求进行单一性比较、判断多组权利要求之间的单一性时未两两单独比较、机械地拆解权利要求的技术特征进行特定技术特征的认定等，之后结合单一性法条的立法宗旨及《专利审查指南》（2010版）给出的单一性判断方法分析犯错的原因并给出相应建议，浅析了单一性审查在实质审查中的合理定位，并强调了在把握发明整体构思的情况下两两单独比较以判断单一性的重要性。了解单一性法条的立法宗旨并准确掌握单一性的判断方法能在实质审查中有效地提高审查效能。

参考文献

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