关于专利法第二条三款实用新型授权客体的讨论

贾磊

摘 要：本文对近年来在实用新型审查过程中经常出现的“授权客体”问题进行了讨论，分析了目前证明权利要求中完成的特定功能是由现有技术中的计算机程序实现，即可说明该权利要求的技术方案不是针对方法的改进，符合专利法第二条第三款的规定。但是在当前电子装置中的部件基本上都需要执行某些特定功能，很难用现有技术来证明，笔者给出了自己的观点：应当以更宽松的尺度评价技术方案中的特定功能是否属于对方法的改进。

关键词：实用新型；授权客体；计算机程序

0 引言

在2015年李克強总理在政府工作报告中又提出“大众创业、万众创新”的口号，更加促进了中国经济、技术的发展，据国家知识产权局数据统计[1]，2015年全年中国专利申请量达到了“井喷式”的增长，发明专利申请的数量达到了79多万件，实用新型的申请量达到了94多万件，外观设计专利申请量达到了44多万件，总计达到了200万件[1]，实用新型专利申请量更是位列三类专利申请之首，成为中国专利申请量中最多的类型，因此其审查和授权也应该受到足够的关注。

1 目前针对实用新型客体问题的答辩方法

近年来，国家知识产权局对于实用新型授权客体的审查愈发严格，权利要求中硬件所完成的特定功能，被认为是针对计算机程序做出的改进，从而认为不符合专利法第二条第三款的规定，即不属于实用新型保护客体。

在与审查员的沟通后，代理人通常进行如下的答辩方法：申请人可以举证说明权利要求中的特定功能是由现有技术中的计算机程序完成的。

陈述了实现特定功能的计算机程序为现有技术的理由和证据后，这样该特定功能就不会被认为是对计算机程序的改进，从而不是对方法本身提出的改进，因此符合专利法第二条第三款的规定。

貌似上述的逻辑是合理的，但是笔者继续提出如下问题：“现有技术”中的计算机程序是否能够运行于实用新型新的技术方案中？下面我们通过一个例子进行说明：

假设实用新型案例为，在现有技术中，芯片A和芯片C之间是直接连接，在本实用新型的技术方案中，在芯片A和芯片C之间加入了芯片B（主要是处理器之类的部件），该芯片B完成特定功能，从而使得芯片A、B和C组成的装置达到某种技术效果。（在本文中假设的案例可能不是很适合和恰当，其只是为了说明后面特定的问题，笔者也很希望能够列出典型案例进行分析、讨论，但是由于客户资料保密的原因，本文也只能简单讨论这类审查意见）

在这类实用新型的审查意见中，审查员通常认为芯片B必然要依靠计算机软件程序或者协议来实现，即其是一种虚拟的功能模块，其实质是计算机软件程序或协议的应用，而计算机软件程序或者协议是一种方法特征，因此不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

如果采用前述答辩方式进行答辩，我们可以从软件著作权登记、公开的论文、源程序或专利申请等书证中寻找现有技术中的计算机程序执行特定功能的证据，举证虽然不容易，但是还是有可能找到的，但是现有技术里的计算机程序应用于本实用新型所发明的这个“新产品”中是否合理？

1.1 大多数审查意见出现的逻辑问题

根据专利法的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术[2]；在审查指南中关于现有技术的部分指出，现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日） 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术[3]。

首先，无中生有的问题，在现有的装置中并不包括芯片B，如何在公开出版物（仅以现有技术中的一部分作为说明）中找到芯片B在该装置中运行的计算机程序？

其次，张冠李戴的问题，令一个装置中新加入的芯片B执行一个现有技术中的计算机程序是很难想象的，这种完成特定功能的计算机程序从现有技术中转移到实用新型装置中的芯片B中，不仅仅是程序移植的问题（可能存在获取参数的不同、判断标准的不同等），对于执行特定功能的计算机程序势必要进行改变，经过这种改变后该计算机程序既没有公开在国内外出版物上公开发表，也没有在国内外公开使用，同样也没有以其它方式为公众所知，因此，该计算机程序已经不属于现有技术的定义。

因此，笔者认为，机械的评价硬件完成的功能均为对计算机程序的改进不太合适；并且，通过证明完成特定功能的计算机程序为现有技术，来判断不是对方法的改进也是不太合适的。

2 随着技术的发展，法条的规定和解释也应该与日俱进

众所周知，现代社会的发明创造大多数都是使用现有技术结合构成的，对于电学领域来说，最基本的电阻、电容等电气元件连接结构上的改进已经远不如组合发明创造的数量。利用现有技术中的硬件进行组合的技术方案中，各种硬件以现有技术中没有的组合方式进行了连接，每个硬件的功能都将发生改变，各硬件之间要协同工作以完成整个装置要解决的技术问题，如果每个硬件却还是执行着原有的功能，请问它们之间如何“协同工作”？也就是说，原本芯片A和芯片C协同工作，在它们之间加入了芯片B，以使整个装置解决特定技术问题，如果芯片A和芯片C还是原有功能，那么芯片A和芯片B之间如何协同工作，芯片B和芯片C之间如何协同工作？另外，审查员目前的判断逻辑也值得商榷，现有技术中没有出现芯片A+芯片B+芯片C的这种装置，如果申请文件中只写了三者之间的连接关系，而不描述它们工作时的工作流程（各个芯片的功能），本领域技术人员如何能够理解这个装置的用途，这样就不符合专利法第二十六条第三款的规定，如果加入了上述描述说明，就会遇到如前述专利法第二条三款的审查意见，也就是说不管怎样描述，都不符合专利法的要求，而实际上，由芯片A+芯片B+芯片C构成的装置确实是一种新的具有构造特征的“产品”。

因此，笔者认为在实用新型权利要求中应当将硬件之间的连接关系和各硬件的特定功能结合描述，向公众说明该实用新型解决什么技术问题，能够达到什么技术效果，出现在权利要求中的硬件功能并不都是对于计算机程序的改进。

如上所述，通过证明完成特定功能的计算机程序属于现有技术来判断技术方案属于实用新型保护客体是不太合适的，笔者认为判断完成的特定功能是否是对方法的改进，以类似于“所属技术领域的技术人员”判断方式来判断更加合理一些，即，该特定功能是否是本领域技术人员通过现有技术、公知常识和常规的实验手段（无创造性能力）实现的，也就是说，一些数据处理、分析等特定功能可以由现有技术、公知常识或常规实验手段实现，则完成该特定功能的计算机程序不应当属于对于方法的改进。

3 结语

由于现阶段中国国情决定的技术发展状况，实用新型专利作为发明专利的有益补充还是十分必要的，在电学技术领域中电子产品或多或少的都是需要对电信号进行数据处理，如果单纯的强调数据处理就属于计算机程序，该计算机程序如果找不到出处就不符合专利法第二条第三款的规定，这样机械的审查不太合乎逻辑也不太合乎当前电子产品的发展趋势。

就目前来看，实用新型制度还要走下去，还会遇到这样或那样的问题，但就实用新型保护客体的问题，希望官方尽早给出更加合理的审查尺度，这样也方便代理人在实际工作中处理相关问题。

参考文献

[1]国家知识产权局数据库检索：http：//epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp

[2]专利法第二十二条第五款，2008年12月27日第三次修正

[3]专利审查指南第二部分第三章2.1节，2010版