PCT制度中的“援引加入”条款解析

潘文娟

一、引 言

2007年4月1日，PCT制度中引入了“援引加入”这一规定。这一改革是为了使PCT和《专利法条约》（PLT）的规定相一致而引入的。该规则虽已正式实施10年，但PCT及其一系列法律文件的撰写方式和思维方式与我国有所不同，经常出现各种条款间的相互引用、解释，再加上其原始文本为英文，经过翻译后更显得晦涩难懂。因此在日常工作中，为理解一项条款经常需要在各种文件之间翻阅、查找。本文旨在对PCT实施细则中有关“援引加入”的条款进行梳理，以期可以在理解、运用这些条款时更轻松。

二、PCT实施细则中相关条款的梳理

PCT实施细则中有关“援引加入”的条款为细则4.18及细则20。下文将一一对这些条款进行梳理。

（一）细则4.18（“援引加入”的说明）

细则4.18是对“援引加入”的基本说明，其中明确了“援引加入”的原则及一些概念。通过细则4.18可以明确“援引加入”这项规定的目的，即：如果一件国际申请要求了在先申请的优先权，且国际申请文件中所遗漏的内容包含于在先申请中，那么就可以通过援引的方式将所遗漏的内容加入国际申请中而不影响国际申请日的确定。

该条款还给出了项目和部分的概念。项目是指说明书的全部或者权利要求书的全部。部分是指部分说明书，部分权利要求书或者部分或全部的附图。需要在PCT条款中明确项目和部分的概念是因为项目的遗漏会导致无法确定国际申请日，即申请人递交的文件无法构成一件国际申请。而遗漏部分并不影响国际申请日的确定，仅仅是国际申请的内容不完整。因此两者在概念和处理上都存在一些差异，不能混为一谈。

（二）细则20（国际申请日）

细则20原本是与条约第11条（国际申请的申请日和效力）相关的，因此其中有一些条款是涉及如何确定国际申请日的，如细则20.1和细则20.2。此外，细则20.4与期限届满后仍不能确定国际申请日的处理相关。余下的细则20.3、细则20.5、细则20.6、细则20.7及细则20.8与“援引加入”相关。再细分，细则20.3与遗漏项目相关，细则20.5与遗漏部分相关，细则20.6与确认通过援引的方式加入遗漏内容的要求和具体操作相关，细则20.7与期限相关、细则20.8与国家法的保留相关。以上每一项条款中还有一些需要我们深入讨论的内容，下文将逐一展开。

1.细则20.3（不满足条约第11条（1）的缺陷）

细则20.3对因遗漏项目而不能确定国际申请日的情况进行了规定。

细则20.3（a）规定了因遗漏项目而不能确定国际申请日时，受理局的处理方式：通知申请人该情况，并告知申请人有两种答复方式，即提交必要的改正（细则20.3（a）（i））或通过援引的方式加入遗漏的项目（细则 20.3（a）（ii））。

细则20.3（b）是针对上述两种答复的后续处理方式，因此又分为了细则20.3（b）（i）和细则20.3（b）（ii）。

细则 20.3（b）（i）针对细则 20.3（a）（i）而言，说明了申请人如果不利用“援引加入”，而是提交所遗漏的项目，那么受理局应以后收到申请文件之日确定国际申请日。

细则20.3（b）（ii）针对细则20.3（a） （ii）而言，说明了申请人确认通过援引的方式加入遗漏项目并且满足了各项要求，那么受理局应认为遗漏项目是在首次收到申请文件之日就包含在国际申请中的，国际申请日也以首次收到申请文件之日进行确定。

2.细则20.5（遗漏部分）

细则20.5对遗漏部分的各种情形进行了规定。

细则20.5（a）规定了受理局在发现国际申请中存在遗漏部分时的处理方式：通知申请人该情况，并告知申请人有两种答复方式，即提交遗漏部分使得国际申请完整（细则20.5（a）（i））或通过援引的方式加入遗漏部分（细则 20.5（a）（ii））。

细则20.5（b）和细则20.5（c）都是针对细则20.5（a）（i）而言的，都是申请人没有通过援引的方式而直接提交了遗漏部分时的处理方法，但两者之间又略有差异。细则20.5（b）所述的情况是申请人提交遗漏部分之时，受理局还未确定国际申请日。受理局在此情况下，以满足条约第11条所有要求之日确定国际申请日。细则20.5（c）所述的情况是受理局已经确定了国际申请日，申请人在此之后提交了遗漏部分。受理局在此情况下，需要将已经确定的国际申请日修改为后收到遗漏部分之日。两者的差异就在于申请人提交文件的时机，即受理局是否已经确定了国际申请日。在细则20.5（c）的情况下，虽然国际申请存在缺陷，但仍可称之为国际申请，并且已经确定了国际申请日。这也就引出了细则 20.5（e）。

细则20.5（e）的意图在于，在细则20.5（c）的情况下，申请人可以选择保留在提交遗漏部分之前就已经确定的国际申请日还是保留所遗漏的部分而修改国际申请日。因为依据条约第11条，被受理局确定的国际申请日应被认为是在每个指定国的实际申请日，国际申请也在国际申请日起在每个指定国内具有正规的国家申请的效力。此外，国际申请日也可能影响优先权的有效性。因此，这就需要申请人衡量国际申请日和遗漏部分之间的重要性。细则20.5（e）就给予了申请人在细则20.5（c）所述的情况下，可以在规定的期限内提交意见称述的机会，请求受理局不考虑有关遗漏部分而保留之前已经确定的国际申请日。而细则20.5（b）的情况则不适用于细则20.5（e）的规定。一方面，因为细则20.5（e）中明确说明了该项条款仅适用于根据细则20.5（c）更改了国际申请日的情况；另一方面，因为确定国际申请日的条件并非只有提交了说明书和权利要求书这一项要求，还与其他信息相关，在实际审查和操作中存在各种情况，与细则20.5（c）所述的情况还是有所不同的，所以应区分考虑。

细则20.5（d）是针对细则20.5（a）（ii）而言的，说明了申请人确认通过援引的方式加入遗漏部分并且满足了各项要求，那么受理局应认为遗漏部分是在首次收到申请文件之日就包含在国际申请中的，遗漏部分的提交不会对国际申请日的确定造成影响。

3.细则20.6（确认通过援引的方式加入遗漏的项目和部分）

前文所述的各个条款，无论是对“援引加入”这一方式进行了说明的细则4.18还是细则20中的各项条款，均是对“援引加入”这一方式的概括或在各种情况下使用了该规定的后续处理方式等。本段所述的细则20.6才真正对于“援引加入”这一方式进行了描述，对于申请人确认通过援引的方式加入项目或者部分的要求以及受理局的处理方式进行了规定和细化。我们可以这样理解：细则4.18给出了申请人遗漏了项目或者部分时的一种补救方式，而细则20.6则具体说明了如何利用这种方式，明确了满足和不满足各项要求的后果。

细则20.6（a）规定了申请人确认通过援引的方式加入遗漏项目或者部分时所需提交的文件：

（1）包含遗漏项目或部分的一页或者多页。

（2）原始提交的在先申请文件的副本，如果已经提交了优先权文件，则可以不再提交。

（3）如果在先申请文件与国际申请所用的语言不同时，还需要提交在先申请的译文。

（4）说明遗漏部分在优先权文件（及其译文）中的位置。

除此之外，在实际利用“援引加入”时，还应注意两点：

（1）请求书中应包含根据细则4.18的声明，如果该声明未包含在提交申请时的请求书中，应随国际申请一起提交。当然，这一声明的内容已经包含在2007年4月1日及其之后生效的请求书第VI-3栏中，只要申请人不将该栏目删除即认为已经满足要求。

（2）随上述文件还应附上一份书面通知，用来确认根据细则4.18 通过援引的方式加入遗漏项目或部分。

细则20.6（b）说明了满足了细则4.18和细则20.6（a）的要求，受理局的处理方式：认为在首次收到申请文件之日，遗漏项目或部分已经包含在据称的国际申请中。

细则20.6（c）则说明了不满足细则4.18和细则20.6（a）的要求，受理局应根据细则 20.3（b）（i）、细则20.5（b）和细则20.5（c）的规定处理。上述三个条款均是申请人未利用援引的方式而直接提交了遗漏项目或部分时所适用的条款。因此，细则20.6（c）的意图在于说明，受理局不应将后提交的文件通过援引的方式加入到国际申请中，而是应以后提交文件的日期记录或修改国际申请日。但细则20.6（c）中还明确指明“受理局应根据情况”，此处所述的“情况”是指受理局应等到申请人提交遗漏项目或部分的期限届满之后才能按上述方式（细则20.3（b）（i）、细则20.5（b）和细则20.5（c））进行处理。这就说明，在申请人确认通过援引的方式加入遗漏项目或者部分但未满足细则4.18和细则20.6（a）的各项要求之时，如果申请人提交遗漏项目或者部分的期限尚未届满，那么受理局仅会发出通知，告知申请人上述情况，再给予申请人继续提交文件或进行补正的机会。如果随后申请人在期限内又提交了其他文件，那么受理局应依据这些文件的意图和情况进行处理。只有当该期限届满且申请人再未提交过任何满足“援引加入”要求的文件之时，受理局才会以后收到文件之日记录或修改国际申请日。

4.细则20.7（期限）

细则20.7对于后提交文件或确认通过援引的方式加入遗漏内容的期限进行了规定。

细则20.7（a）明确了该期限是2个月。细则20.7（a）（i）说明如果受理局根据细则20.3（a）或者细则20.5（b）发出了要求申请人改正的通知，那么期限为自通知之日起2个月。细则20.7（a）（ii）说明如果受理局未发出通知时，期限为自首次收到申请文件之日起2个月。

细则20.7（b）则补充说明只要在受理局未根据细则20.4（i）发出通知，作出对申请人提交的文件不作为国际申请处理的决定之前，申请人对于遗漏项目提交了必要的改正或者提交了确认通过援引的方式加入遗漏项目的意见，那么这样的改正或者意见都应认为是在期限内收到的。

5.细则20.8（国家法的保留）

细则20.8说明了当细则20中各项条款与受理局或指定局/选定局所使用的本国法不符时，可以将该情况通知国际局，国际局应公布该信息。在实际操作中，我们应了解这些保留的情况。

2007年4月，“援引加入”刚刚生效之时，作为受理局对该条款进行保留的国家/地区如下（细则20.8（a））：比利时、古巴、捷克、德国、欧洲专利局、西班牙、匈牙利、印度西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、菲律宾。作为指定局/选定局对该条款进行保留的国家如下（细则20.8（b））：中国、古巴、捷克、德国、欧专、 西班牙、匈牙利、印度尼西亚、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、菲律宾、土耳其。

截至本文撰写之时，作为受理局继续保留的国家有：比利时、古巴、捷克、德国、印度尼西亚、意大利、韩国、墨西哥。作为指定局/选定局继续保留的国家有：中国、古巴、捷克、德国、印度尼西亚、韩国，墨西哥、土耳其。

在各知识产权大国中，我国和韩国自始至今一直作为指定局/选定局对“援引加入”采取保留的态度。日本在该条款实施伊始，作为受理局及指定局均保留，但在2012年10月取消了所有保留。欧洲专利局也在2007年12月将这一规则加入到《欧洲专利公约》的细则中，随后撤销了PCT中的保留。美国自始就没有提出过对该条款的保留。值得注意的是，我国拟在《专利法实施细则》中加入有关“援引加入”的相关规定，取消作为指定局/选定局对于“援引加入”的保留，这一变化已经体现在了最新的《专利法实施细则》修改建议中。

三、小 结

上文就PCT实施细则中与“援引加入”相关的各项条款逐一进行了总结、梳理，由此可以得到以下两个表格（表1和表2）。

表1 PCT实施细则中与“援引加入”相关的各项条款总结

表2 PCT实施细则中与“援引加入”相关的各项条款的内容梳理

表1大致将细则中与“援引加入”相关的各项条款进行了总结和归纳，以期便于理解并在运用时快速定位相关条款。表2则在此基础上对各项条款的具体内容进行了进一步的细化和梳理。这是因为PCT一系列法律文件中，通常在提及某一规定或操作时，并不直接表述或用简单的词语代替，而是通过引用各相关条款表达其意图。这样的做法，可以保证法律文件撰写的准确性。但在阅读和运用时，若对各项条款的内容不够了解和熟悉，那么势必会觉得晦涩难懂，难以把握。以一些在PCT法律文件中常见的表达方式为例，如：为表达“利用援引加入”，PCT法律文件中的语言一般是“确认根据细则4.18（通过）援引加入项目或者部分”或者“细则20.6（a）所述的确认通过援引的方式加入遗漏项目或者部分”，总之会利用细则4.18或者细则20.6（a），通常使用的是“确认”这一动词；有时还会引用细则20.6（a）来描述随遗漏项目或者部分一同提交的书面意见；而在提及“援引加入”的要求时，表达方式通常为“根据细则20.6（a）……”，等等。再比如：在表达满足了“援引加入”的要求时，表达方式通常为“根据细则20.6（b），认为……”或者“满足细则4.18和细则20.6（a）的所有要求……”。总之，当引用了细则4.18时，所要提及的一般是援引这种方式；当引用了细则20.6时，所要提及的是确认通过援引的方式加入遗漏项目或者部分；当引用了细则20.6（a）时，所要提及的是“援引加入”的要求；当引用了细则20.7时，所要提及的是提交遗漏项目或者部分所涉及的期限；当引用了细则 20.6（b）、细则 20.3（b）（ii） 、细则 20.5（d）时，所要提及的是满足了“援引加入”的要求；当引用了细则 20.3（b）（i）、细则 20.5（b）、细则 20.5（c）时，所要提及的是申请人未利用援引的方式而直接提交了遗漏项目或者部分用以确定或修改国际申请日；当引用了细则20.6（c）时，所要提及的是未满足“援引加入”的要求，等等。

当然，具体的表达方式总是自由灵活且无法穷尽的，笔者也无法一一穷举。笔者希望基于本文的梳理和总结，读者今后在阅读PCT相关文件时，看到引用了某一项条款，能及时反应出所要表达的意图。如此，在日常工作中便可事半功倍，轻松阅读相关文件、准确理解其内涵。

［1］国家知识产权局. PCT法律文件汇编（2009）［M］. 北京：知识产权出版社，2010.

［2］韩小非，刘芸. 与PCT 改革相关的法律问题的研究［J］. 审查业务通讯，2008，14（6）：53.

［3］余梅霜，曹丽丽，李涵. 2012年7月1日起生效的PCT实施细则修改分析［J］.审查业务通讯，2013，19（1）：63.