浅析分案申请的递交时间

董 烁

国家知识产权局专利局初审及流程管理部，北京 100000

一、引言

根据我国《专利法实施细则》第42条第1款的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在限定时间内提出分案申请。在专利申请的初步审查中，分案申请占有相当比重，而分案申请的递交时间是其中最为关键的审查项之一。本文结合实务中的观点和思考，就该问题谈一些粗浅的认识。

二、分案申请递交时间的相关规定

《专利法实施细则》(下文简称“《细则》”)第42条第1款规定，申请人可以在本细则第54条1款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回，不能提出分案申请。

针对上述规定，《专利审查指南》(下文简称“《指南》”)第一部分第一章5.1.1对分案申请的递交时间做出了具体限定，可归纳为：下列几种情形均可提出分案申请：(1)原申请在办理登记手续期限届满前；(2)原申请发出驳回决定，自申请人收到驳回决定之日起三个月内(不论申请人是否提出复审请求)；(3)原申请提出复审请求以后；(4)原申请对复审决定不服提起行政诉讼期间。

对比而言，下列几种情形则不得再提出分案申请：(1)原申请办理登记手续期限届满后；(2)原申请已驳回；(3)原申请已撤回；(4)原申请人已被视为撤回且未被恢复权利。

除对申请人主动递交分案申请的时间做出规定外，《指南》还对分案再分案的特殊情形做出如下规定：申请人需要针对已提出的分案申请再次提出分案申请的，再次提交的分案申请的递交时间应根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。

尽管《指南》对于分案申请的递交时间做出了上述规定，但在审查实践中，经常出现各类较为复杂的情形，某些情形相关法律法规中缺少明确规定，可能导致审查标准把握不准确，从而造成审查结论不一致的问题。下文将对部分情形进行分析并阐述笔者的观点。

(一)原申请已视为撤回

与上述撤回专利申请生效后，审查程序终止不同，当事人因耽误了期限造成专利申请被视为撤回后，可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复权利。实务中有观点认为，原申请视为撤回，当事人在视为撤回的权利恢复期内递交分案申请，均符合分案时机。笔者对此观点存在异议。

首先，依据《指南》之中所规定的内容，若原申请人的专利申请已被视为撤回且请求恢复权利未能获得批准，则原申请人不得提出分案申请。也就是说，按照《指南》的原意，申请人应对原申请办理恢复手续且审批合格后，即同意恢复权利的恢复权利审批通知书发文日及之后递交的分案申请才符合分案申请递交时间的规定。

其次，由《细则》第6条可知，恢复手续的办理存在着一定的前提条件，其必须是因正当理由而产生的专利法、专利细则之中所规定的期限以及国务院专利行政部门指定的期限等方面的延误，而权利恢复本质上属于当事人在权利丧失后采取的一种行政救济途径。在此过程之中的行政救济，具体是指当事人本身的权利在可能受到侵害或已经受到专利审查及管理相关的行政机关的侵害的情况之下，为对自身的权益进行维护，而采取的申诉途径。这一行政途径对当事人权益的维护，是通过对行政侵权行为，提出争议并对之加以纠正、制止及矫正的方式，来对自身的权利加以恢复，对自身的利益进行补救的一种维权性法律制度。[3]

笔者认为，专利申请被视为撤回的恢复期内，在当事人采取请求恢复权利的行政救济途径之前，丧失的专利申请权未被恢复。在原申请处于权利丧失状态下提出分案申请不符合《细则》第42条第1款的立法宗旨，该条款不允许当事人在原申请权利丧失的情况下递交分案申请。而原申请被视为撤回，当事人办理了恢复手续且审批合格后，原申请的专利申请权得以恢复，继续其被视为撤回前的审查程序，此时或之后递交分案申请才符合法律规定的本意。

(二)原申请处于复审请求恢复期

《专利法》第41条第1款规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知书之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。针对原申请收到驳回决定等待提出复审请求期间的分案申请递交时间，《指南》第一部分第一章5.1.1中明确规定，原申请已发出驳回决定，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论是否提出复审请求，均可提出分案申请。

上述规定是否意味着，如果当事人递交分案申请的时间超出了上述期限届满日，则一定不符合分案申请的递交时间呢？此处需要注意原申请处于复审请求恢复期的特殊情形。《指南》第四部分第二章2.3规定的内容可以理解为以下几点：第一点，若当事人所提出复审请求在期限方面与相关规定存在出入，则不予受理该复审请求。第二点，若当事人所提出复审请求在期限方面与相关规定不相符，但若出现专利复审委员会作出对该请求不予受理的决定后，当事人又再次提出复审请求，此时若该请求与专利法实施细则第六条和第九十条第一款的相关规定之中的内容相符合，则允许对该请求恢复，且应当对其予以受理；若存在与相关规定不相符合的，则不予恢复。第三点，若当事人所提出复审请求在期限方面与相关规定不相符合，但存在复审请求人提出相应权利恢复请求的时间，是在专利复审委员会作出对该请求不予受理的决定之前，则可对上述两请求进行合并共同处理；此时，若该请求能够与专利法实施细则第六条和第九十条第一款有关恢复权利的规定的内容相符合，则该复审请求应当予以受理；若与有关规定的内容不相符，则该复审请求不予受理。

可见，原申请未在发出驳回决定之日起三个月内提出复审请求，该期限届满后，当事人丧失提出复审请求的权利，但是根据上述《指南》的规定，当事人可以按照专利法实施细则第六条的规定在该期限届满日起两个月内办理恢复手续。《指南》第一部分第一章5.1.1规定，原申请提出复审请求以后可以提出分案申请。如果当事人恢复权利手续符合规定，在复审委员会发出同意恢复权利的恢复权利审批通知书及复审请求受理通知书的发文日及之后，均满足“原申请提出复审请求以后”的条件。按照《指南》的规定，当事人此后递交的分案申请符合分案时机的要求。

因此，并不能认为只要当事人递交分案申请的时间超出了收到驳回决定之日起三个月的期限届满日，则一定不符合分案申请的递交时间，此时应注意原申请处于复审请求恢复期的特殊情形。

(三)原申请处于等待行政诉讼期

《专利法》第41条第2款规定：专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知书之日起三个月内向人民法院起诉。实务中有观点认为，专利复审委员会发出维持驳回的复审决定后，无论申请人是否提起行政诉讼，均可以在收到该复审决定之日起三个月内递交分案申请，并且目前的专利行政审批中也依照此标准。

但此做法与《指南》中现有规定存在不符。按照《指南》第一部分第一章5.1.1规定，原申请对复审决定不服提起行政诉讼期间，可以提出分案申请。也就是说，按照该规定的本意，递交分案申请的前提应为原申请已提起了行政诉讼，并处于行政诉讼期间。

相对于本文前述的权利恢复属于行政救济途径而言，行政诉讼属于司法救济途径。2015年实施的《行政诉讼法》第1条规定：为保证人民法院公正、及时审理行政案件，解决行政争议，保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。[4]由此可见，行政诉讼的首要目的在于解决当事人于行政机关对于行政行为是否合法或适当存在的争议。

因此，如果当事人对专利复审委员会的复审决定书中维持原申请驳回决定的内容存在争议，则应以提起行政诉讼的方式解决该争议；如果当事人未提起行政诉讼，则表明其接受专利复审委员会做出的维持驳回的复审决定。笔者认为，当事人在接受原申请维持驳回的情形下提出分案申请，不符合《细则》第42条第1款的立法本意，同时，该做法也符合《指南》中“原申请故其应在原申请已明确提起行政诉讼并确定被受理之后递交分案申请提起行政诉讼期间”的规定。实务中对于原申请处于行政诉讼期间的认定，一般以知识产权法院的受理通知书或人民法院的立案通知书或法院判决为准。

同理，当事人应在其对原申请的一审结果不服提起上诉期间递交分案申请。如果当事人仅在一审上诉期限内递交分案申请却未明确提起上诉，则不能认为是符合要求的分案申请递交时间。

(四)再分案的特殊情形

除了上述当事人主动递交分案申请的多种情形外，还存在依审查员的审查意见针对分案申请再次提出分案的情形。

根据《指南》第一部分第一章5.1.1的规定，再次提出的分案申请的递交时间仍然应根据原申请审核。也就是说，再次提交的分案申请如果不符合原申请分案递交时间的规定，则不能分案。但是有一种例外的特殊情形，即“分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请。”只要满足上述特殊条件，即使再次提交的分案申请不符合原申请分案递交时间的规定，当事人仍然可以分案。由于《细则》和《指南》中并未对上述例外的特殊情形下再次提出分案申请的递交时间作出明确规定，因而有观点认为：只要符合《指南》中分案再分案的例外情形，再次递交的分案申请的时间不受任何限制。

笔者认为，从《细则》第42条第1款的立法本意出发，已明确规定分案申请的递交存在期限限制。在上述特殊情形中，虽然再次递交的分案申请已不符合原申请的分案递交时间，但其本质仍然属于分案申请，若分案申请不受递交时间限制，则与《细则》第42条第1款的立法宗旨相冲突。因此，该情形下应将首次分案申请视为再次递交的分案申请的母案进行审核，后者同样需要符合前者对于分案申请递交时间的限制。

三、小结

本文结合法律规定及实务中的各类观点，分析了分案申请递交时间的相关问题。对于法律中现有的规定，行政人员应解读到位并加深理解使之准确到位；而面对未有明确规定的情形，专利管理部门应注重对依法行政与合理行政两大基本原则的把握，着重理解立法的宗旨和本意，从而使专利审批更加合理合规。