从Hallmark Cards公司诉Monitor Clipper Partners公司案看商业秘密侵权的损害赔偿

戴旖荷

华东政法大学，上海 200063

从Hallmark Cards公司诉Monitor Clipper Partners公司案看商业秘密侵权的损害赔偿

戴旖荷

华东政法大学，上海 200063

商业秘密在现今商事领域中的地位日趋重要，但我国现行立法对其的保护尚显不足。美国联邦第八巡回上诉法院在“HallmarkCards公司诉MonitorClipperPartners公司案”中的判决指出，获取商业秘密的行为区分于后续的利用行为，确定惩罚性损害赔偿金时，应当考量被告的主观意图、行为可谴责性以及原告受损情况的影响。我国可借鉴引入惩罚性损害赔偿制度，惩罚与威慑侵犯商业秘密的行为。

商业秘密；损害赔偿；侵权

2014年，美国联邦第八巡回上诉法院最终对密苏里西部地区法院提请上诉的“Hallmark Cards公司诉Monitor Clipper Partners公司案”做出了维持原判的判决。法院指出，商业秘密的价值并不来自于其受保护的程度，惩罚性损害赔偿金的确定受到被告主观意图、行为可谴责性以及原告受损情况的影响。

一、案情介绍

(一)基本案情

Hallmark Cards公司(以下简称“Hallmark”)是一家贺卡制造商，其在2001年雇佣Monitor Company Group公司(以下简称“Monitor”)对贺卡市场进行调查并将结果制作成一系列幻灯片。Hallmark与Monitor签署了若干保密协议以避免Monitor将此结果分享给其他人。

Monitor隶属于Monitor Clipper Partners公司(以下简称“Clipper”，即本案被告)，后者由Monitor原来的两位合伙人成立，总部就设置在Monitor的大楼里，Monitor的一组咨询顾问专门为Clipper服务。Clipper将Monitor称为自己的“咨询机构”，其投资策略明确基于Monitor的咨询客户网，并且将“优先利用Monitor的所有资讯”等作为卖点吸引投资者。

在Hallmark雇佣Monitor之后不久，Clipper开始有意收购Recycle Paper Greetings公司(以下简称“RPG”)——一家计划拍卖的贺卡制造商。应Clipper的要求，Monitor将其为Hallmark制作的专有资料传送给了Clipper。Clipper利用此信息成功竞拍RPG，后者随后成为Hallmark的竞争对手。Hallmark怀疑Monitor向Clipper披露了之前的调查内容，但Monitor和Clipper皆否认有不正当行为，并且暗中销毁了有关交易和Hallmark专有资料的记录。Hallmark以违反合同约定为由起诉Monitor，以盗用Hallmark的商业秘密且违反《密苏里州统一商业秘密法》为由起诉Clipper。①

经过仲裁，Hallmark与Monitor以1660万美元达成和解。Hallmark与Clipper的诉讼则进入审判阶段，陪审团裁决Hallmark获得2130万美元的补偿性损害赔偿金，以及1000万美元的惩罚性损害赔偿金。Clipper不服，先后两次提出动议，均被地区法院驳回。Clipper上诉后，联邦第八巡回上诉法院维持了原判。

(二)争议焦点

上诉中，诉讼双方提出三项争议：

首先，根据密苏里州《统一商业秘密法》，Hallmark的专有资料是否构成商业秘密；其次，陪审团是否给予Hallmark二次赔偿；最后，根据密苏里州《统一商业秘密法》与宪法修正案的正当程序条款，判给Clipper的惩罚性损害赔偿金是否恰当。下文将侧重介绍与损害赔偿有关的后两个争议焦点。

(三)法院判决

1.对商业秘密的确定

在决定如何判定损害赔偿金之前，必须确定涉案信息构成商业秘密。

密苏里州《统一商业秘密法》将“商业秘密”定义为：

信息，包括但不限于技术性或非技术性数据、方案、样式、编译、程序、装置、方法、技术或过程，只要它们：(a)具备独立的、实际或潜在的经济价值，然而不被广泛地知晓、也无法通过正当手段被他人轻易探知，而且他人能够通过披露或利用该信息来获取经济利益；(b)为了保护该信息的秘密性，持有者对其采取了合理的措施。②

Clipper称Hallmark的幻灯片并未被采取保密措施，因为Hallmark在Clipper获取行为之前就根据幻灯片公开发表了“结论”，且从幻灯片制成到Clipper获取的四年时间中，幻灯片中的信息已经变得“陈旧”，不再具备独立的经济价值。

但法院认为Hallmark曾发表的结论从未超出概括性的程度，其专有资料作为分析用材料仍然具有价值，其他公司完全可以根据材料得出与Hallmark不同的结论。“尽管收集有用信息需要付出精力，但商业秘密的价值并不在于信息获取的难度。同样的，商业秘密有权得到保护，也不是因为其不受保护就会被广泛知晓。”③滴水不漏的保护并不是商业秘密受到保护的前提。幻灯片中的经济价值虽然在四年间有所减损，但Clipper的盗用行为正说明了其他可获取信息的缺乏，该幻灯片仍然可在贺卡市场方面提供有价值的内容。

2.对二次赔偿的反驳

“密苏里州已经确立此规则，即诉讼一方不能因同一损害行为受到两次赔偿。”④Clipper主张，Monitor将Hallmark的商业秘密传输给Clipper，Clipper收取了完全相同的商业秘密——该行为仅仅造成单独的损害，而Hallmark在此之前已与Monitor就类似诉求达成和解并获得赔偿。而陪审团要求Clipper赔偿Hallmark的裁决不当地导致了二次赔偿，至少应该从赔偿金中减去Hallmark与Monitor和解的赔偿数额。

法院完全不认可Clipper的意见，其指出：法院之前的确在“Kforce公司诉Surrex Solutions 公司案”⑤中确认：在两个潜在被告之间传递的商业秘密构成单一损害，而原告不可以为其商业秘密的散播以及同一交易中对商业秘密的获取寻求双倍的损害赔偿。但是，Hallmark与Monitor的和解、陪审团要求Clipper付给Hallmark的赔偿各自基于独立的损失，因此没必要减少陪审团决定的金额。

首先，Monitor向Clipper传送Hallmark的商业秘密时，第一次损害发生了。Monitor的赔偿也基于其对保密协议的违约行为。本来，违约的被告应当承担违约的自然结果，而且Clipper对Hallmark商业秘密的利用可以说是Monitor传播商业秘密行为的自然结果。但是，Hallmark和Monitor曾在合同中特别约定：“在任何情况下产生的附带性、结果性、特定侵害导致的、多重或惩罚性的损害赔偿金，Monitor与Hallmark均不对对方负责。”双方的仲裁与和解均根据该合同，且合同明确否认了“结果性损害赔偿金”，Monitor的赔偿金并不涵盖Clipper利用商业秘密行为这一间接后果。

相比之下，陪审团认定Clipper的责任独立来自于其对Hallmark商业秘密的使用行为，而不是对商业秘密的获取行为。第20号陪审团指令明确引用了“盗用”定义的第2款，指出涉案行为是“披露或使用商业秘密”的侵权行为。⑥因为Hallmark针对Clipper的诉讼立足于Clipper使用商业秘密的行为，所以Hallmark也仅根据该诉求获得补偿。

此案的损害赔偿金也仅仅基于Clipper使用商业秘密的行为。法院向陪审团提出了两种赔偿金计算方式，一种基于不当得利，另一种基于合理权利金。⑦不当得利的计算方式衡量的是Clipper通过使用Hallmark专有资料而不是自己实施调研所节省的实际费用，而合理权利金的额度则是Clipper本可能为使用Hallmark专有资料而支出的费用。对权利金的计算使用了现金流贴现法，估计了Clipper预计在竞拍、管理、售出RPG过程中获得的利润。这两种计算方式均建立在Clipper对Hallmark商业秘密进行了实际使用的基础之上：如果Clipper仅仅是将获得的商业秘密作为学习之用，那么以上的赔偿金数额将降到零。

综上，Hallmark的损失并不限于单一的交易；与之相反，Hallmark与Monitor的和解补偿了Hallmark因商业秘密被Monitor传给Clipper遭致的损失，而陪审团针对Clipper的裁判意在赔偿Clipper随后利用商业秘密竞拍、管理RPG的行为给Hallmark带来的损失。这两种行为带来了不同的损害，所以Hallmark有权获得两方面的赔偿。本案中责任的确定与赔偿金的估计均依赖于Clipper对Hallmark商业秘密的使用行为。Clipper在使用行为之前对涉案商业秘密的获取行为，与Hallmark的追偿毫无关系。

3.惩罚性损害赔偿金的确定

最后，Clipper主张惩罚性损害赔偿金的估额违反了密苏里州《统一商业秘密法》与宪法修正案的正当程序条款。法院认为惩罚性损害赔偿金在两项规定下都是可以成立的，在确定赔偿金的具体数额时也考虑了多个因素。

首先，是否应当适用惩罚性损害赔偿金。

根据密苏里州《统一商业秘密法》，“因为被告的恶意动机或者对他人权利的疏忽漠视，反常行为的出现可以适用惩罚性损害赔偿金。”⑧正如密苏里州上诉法院先前在“Drury诉Missouri Youth Soccer Association案”中解释的：

“没有正当理由或借口而故意实施不正当行为”的心理状态是必要的。某人在明知有错的情况下故意实施不正当行为，足以展现其恶意动机和过分行为。当某人疏忽漠视他人的权利与利益时，也可以推定其具有恶意。⑨

原告必须通过清楚且有说服力的证据证明被告具备这样的主观心态。本案中，Hallmark已经尽到举证责任，其证据显示Clipper为了掩盖自己盗用Hallmark商业秘密的事实，无视诉讼保留的要求，销毁记录、清除电脑内容，甚至竭尽一切手段避免为其不正当行为承担责任。可见Clipper丝毫不尊重Hallmark的权利，应当依法支付惩罚性损害赔偿金。

其次，惩罚性损害赔偿金的数额是否过度。法院在此考量了“可谴责性”与“原告的受损情况”这两个主要的相关因素。

在评估“可谴责性”时，法院考量了以下几点：

(1)导致的损害是否是物理性的而不是经济性的；

(2)侵权行为是否体现出了对他人健康安全的漠视或疏忽；

(3)行为的目标是否在经济方面易受损害；

(4)侵权行为反复出现还是仅仅是单独事件；

二、案例评析

本案中，法院条分缕析地阐释了被告之所以必须为商业秘密侵权做出损害赔偿的责任所在，将商业秘密获取行为与后续使用行为进行区分的意义，以及确定赔偿数额时的具体考量因素。2016年，美国更是在《统一商业秘密法》与《经济间谍法》的基础上通过了最新的《商业秘密保护法》，足以体现美国对商业秘密保护的重视。参考美国的这一态度，再反观我国的法律实践，可以得出一定的启示。

(一)我国对商业秘密损害赔偿的要求

近年来，我国已经在知识产权侵权领域引入惩罚性赔偿制度，最早见于2013年第三次修订的《商标法》第63条：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”但显然，在现行法律下，商业秘密尚不能得到惩罚性损害赔偿的保护。

(二)启示及建议

我国是否有必要借鉴他国，为商业秘密引入惩罚性损害赔偿制度，仍是备受争议的问题。但是，商业秘密不比专利商标可以较为直接地自证存续，且现行法律实践中不乏有权利人难以证明其确切损失，诉讼成本过高，侵权人的赔偿金无以弥补权利人潜在利益损失(比如企业的期待利益、信用利益、市场份额等)的情况。这不得不说是变相鼓励了以极小代价侵犯他人商业秘密的行为。

[注释]

①Mo.Rev.Stat.§ 417.450 et seq.

②Mo.Rev.Stat.§ 417.453(4).

③Quoting N.Elec.Co.v.Torma，819 N.E.2d 417，426(Ill.Ct.App.2004).

④Norber v.Marcotte，134 S.W.3d 651，661(Mo.Ct.App.2004).

⑤Kforce，Inc.v.Surrex Solutions Corp.，436 F.3d 981，984(8th Cir.2006).

⑥Mo.Rev.Stat.§ 417.453.密苏里州<统一商业秘密法>将“盗用”定义为：

(a)获取他人的商业秘密，但明知或应知该商业秘密是通过不正当手段获取的；或者

(b)在以下情况下，未经他人明示或暗示同意，披露或使用其商业秘密：

(a.)采用不正当手段获知该商业秘密，或

(b.)在职务有重大改变之前，明知或应知其为商业秘密，且获知行为是基于意外或过失，或

(c.)在披露或使用该商业秘密时，明知或应知自己对该商业秘密的获知来源于或经过某人，而此人有义务向会就商业秘密的保密和限制使用寻求救济的人负责.

此定义涵盖了获知者对商业秘密的获取行为，以及随后的使用行为.诉讼是否寻求其中一种行为或另一种行为的赔偿，必须根据具体案件来确定.

⑦陪审团根据两种方式计算赔偿金，之后Hallmark选择其中数额较大的一种.

⑧Burnett v.Griffith，769 S.W.2d 780，789(Mo.1989)(en banc)(quoting Restatement(Second)of Torts § 908(2).

⑨259 S.W.3d 558，573(Mo.Ct.App.2008).

⑩Ondrisek v.Hoffman，698 F.3d 1020，1028(8th Cir.2012)(quoting Stogsdill v.Healthmark Partners，L.L.C.，377 F.3d 827，832(8th Cir.2004))(alteration in original).

⑪BMW of N.Am.，Inc.v.Gore，517 U.S.559，575，116 S.Ct.1589，134 L.Ed.2d 809(1996).

⑫State Farm Mut.Auto.Ins.Co.v.Campbell，538 U.S.408，419，123 S.Ct.1513，155 L.Ed.2d 585(2003).

⑬See Trickey v.Kaman Indus.Techs.Corp..，705 F.3d 788，803(8th Cir.2013).

⑭Wallace v.DTG Operations，Inc.，563 F.3d 357，363(8th Cir.2009)(citing Pac.Mut.Life Ins.Co.v.Haslip，499 U.S.1，23-24，111 S.Ct.1032，113 L.Ed.2d 1(1991).

⑮See，e.g.，Conseco Fin.Servicing Corp.v.N.Am.Mortg.Co..，381 F.3d 811，824-25(8th Cir.2004).

⑯<最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释>第17条、<专利法>第65条.

⑰季连帅.中国知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析[J].学习与探索，2016(5)：82-85.

⑱朱广新.惩罚性赔偿制度的演进与适用[J].中国社会科学，2014(3)：104-124.

D923

A

2095-4379-(2017)30-0009-04

戴旖荷(1993-)，女，汉族，福建莆田人，华东政法大学，硕士研究生在读，研究方向：知识产权。