我国装备制造业“走出去”专利风险分析及应对

常 雁

机械工业信息研究院情报研究所，北京 100037



我国装备制造业“走出去”专利风险分析及应对

常 雁

机械工业信息研究院情报研究所，北京 100037

近年来，随着我国装备制造业“走出去”战略的深入推进，我国装备制造业面临的专利风险逐渐显现，甚至成为制约中国装备健康发展的瓶颈问题。本文主要对我国装备制造业面临的专利风险进行了归纳和分析，并在此基础上为我国装备制造业解决专利风险问题提出了合理化建议。

装备制造业；专利风险；应对措施

近年来，在国家各项政策的支持和鼓励下，我国装备制造业“走出去”成效显著。然而，与美、德、日等国家(地区)相比，我国装备制造业仍存在诸多问题，创新能力薄弱、高端严重不足、关键核心技术缺失等正成为制约我国装备制造业“走出去”的发展瓶颈。同时，美国、德国和日本等制造强国不断强化知识产权战略，主导全球标准制定，构筑技术和创新壁垒；再加上，发达国家利用多边、双边机制在知识产权问题上继续对我国施压，以遏制我国企业创新进程和在全球的竞争力，我国装备制造业“走出去”任重而道远。但我国装备制造业“走出去”是一个必然趋势，国内企业应该清醒地认识到，“走出去”所面临着各种不可避免的专利风险，并采取措施予以积极应对。

一、我国装备制造企业“走出去”面临的专利风险

(一)专利技术水平造成的专利运营风险

1.重要装备的专利申请量偏低且知识产权布局滞后，存在被侵权的风险

近年来，我国装备制造业在持续发展之后，大量的现代化装备制造企业开始寻求真正意义上的核心竞争力，对自主知识产权的关注日渐升温，拥有的自主知识产权总量也不断增长，但与德国、美国、日本相比，我国通用机械、电气设备、仪器仪表、运输设备等重点装备产品的自主知识产权拥有量仍然较底，知识产权布局仍显滞后，无法对出口技术装备形成有效的知识产权保护，可能导致我国装备技术被抢先申请，进而损害我国“走出去”装备制造业企业的合法权益。欧洲专利局(EPO)的数据显示，2016年，中国在通用机械、电气设备及能源、仪器仪表等方面的专利申请量仍处于较低水平。在通用机械领域，中国的专利申请量仅84件，而德国和美国达上千件，日本也达百余件；电气设备及能源领域，日、德、美在2000件左右，中国仅410件；仪器仪表方面，德国和美国均达上千件，日本也达到966件，而中国同比下降15.2%，仅140件；运输设备方面，中国虽剧增79%至188件，但与德、美、日千件以上的申请量相比尤显得捉襟见肘(详见表1)。

表1 2016年德、美、日、中装备制造业专利申请情况

数据来源：根据欧专局(EPO)2017年3月发布的《2016年全球专利申请年度报告》整理

2.核心专利被美日德掌控，存在侵犯他人专利的风险

随着我国装备制造业生产研发水平的不断提高，国内企业通过“引进-消化-吸收-再创新”的方式获得了先进的装备技术研发和制造能力，但由于这些技术装备的研发是建立在国外更为先进的核心技术基础上的，如果后期的自主创新不够全面，在“走出去”的过程中，尤其是进入在那些业已完成了相关专利布局的国家，我国装备企业很可能因侵犯他人专利而遭起诉。以数控机床为例，通过对全球数控机床领域的核心专利①的检索可见，在截至2016年的750件数控机床核心专利中，美国高达538件，占比71.7%；其次为日本(57件)、德国(42件)和英国(23件)，中国仅18件，由此可见，全球数控机床技术领域的核心专利仍然被美国、日本、德国等国掌控(详见图1)，也正是因为美、日、德掌握着全球数控机床领域的核心专利，他们也更容易通过专利诉讼牵制我国数控机床“走出去”的发展步伐。

(二)“337条款”造成的专利诉讼风险

“337条款”是美国《1930年关税法》第337节的简称，现被汇编在《美国法典》第19卷第1337节。而根据“337条款”所进行的337调查，主要针对进口贸易中侵犯知识产权以及其他不正当竞争的行为。根据美国国际贸易委员会(ITC)发布的数据统计，截至2016年底，中国已连续15年位居美国337调查之首。而337调查由于其发起门槛低、申请立案容易、程序简单易行、耗时短、打击面广且能有效排斥进口，近年来已成为美国保护本国产业而打击中国装备产品进口的有利武器。

1.涉华337调查总体呈增长态势，2016年增幅高达110%

1986年12月19日，美国对原产于中国、韩国和希腊的皮大衣及毛衣类产品启动337调查，这是美国337调查中的首起涉华案件。截至2016年底，涉华337调查案件总计达239起，占美国1986年之后337调查总数795起的30.1%。尤其是在我国入世后，美国337调查涉华案件增长迅速，但2009年出现低谷，2010年后又开始呈现迅猛增长态势。数据显示，2010、2011年，美国337调查涉华案件分别达26起和27起，达历史最高水平；2012、2013年，涉华337调查均为18起，同比呈下降之势；2014年涉华337调查同比下降了33.3%，2015年涉华337调查同比继续下降；2016年涉华337调查同比激增110%，达21起，是紧随其后的韩国(5起)、德国(4起)、法国(4起)、加拿大(4起)、中国台湾(3起)和英国(3起)的4倍以上。中国无疑已经成为美国337调查的最大受害国，而作为我国国民重要支撑的装备制造业，在“走出去”的过程中难免会成为美国337调查的主要目标领域。

2.装备制造业是美国涉华337调查的重点行业，且涉案产品正转向高端

近年来，美国337调查的矛头已由低端产品向高技术产品转换。与前几年337调查多针对加工产品、日常消费品等不同，近几年4G通讯设备、集成电路、微型机电系统、履带起重机、传感器等高技术装备产品成为美国对华337调查的重点。据统计，2009-2016年，美国337调查涉及装备制造业的案件达113起，占美国同期337调查总数(365起)的31.0%。其中，涉华337调查中涉及装备制造业的案件为42起，占涉华337调查总数(147起)的28.6%，占全球装备制造业337调查总数的31.2%，装备制造业成为涉华337调查最主要的涉案行业之一。

3.专利侵权是我国装备制造业被诉的主因，且胜诉率偏低

对装备制造业而言，专利特别是发明专利是市场竞争力的核心，拥有高质量的专利体现了一个企业的竞争优势。据统计，专利侵权在我国装备制造业被提起的337调查中占据主要地位。2009-2016年，在涉及我国装备制造业的42起案件中，诉由涉及“专利侵权”的41起，占比高达97.6%。此外，2009-2016年，在涉及我国装备制造业的42起案件中，已结案的34起，其中美国ITC将中国企业列为指定应诉方的24起，涉华企业近50家。通过对上述24起案件的分析可知，和解以及发布有限排除令、普遍排除令、禁止令和同意令的案件②居多，占比达92.6%；而胜诉的案件(申诉方撤诉及侵权不成立)占比仅18.5%，低于我国企业的整体胜诉率(约40%)和全球的平均胜诉率(约70%)。

(三)海关扣押引发的专利风险

海关扣押是知识产权涉外保护的关键组成部分。随着欧美等发达国家(地区)对知识产权竞争优势依赖的增强，其边境保护措施客观上形成了制约我国对欧美等发达国家(地区)出口的一种新型贸易壁垒。

就美国而言，由于海关扣押方式执行起来更为简便、易行，无需履行类似337调查那样复杂的调查程序，也无需对原产地进行查验，就可以直接将侵权商品按批次阻挡在海关之外，因此，美国的适用频率很高。而执行美国ITC根据“337条款”发布的禁止令，是美国海关扣押的主要内容之一。美国海关的最新统计数据显示，2016年，中国被扣押的以制造商建议零售价(MSRP)计的商品价值总额，以及扣押批次分别占美国海关扣押商品价值总额和总批次的45%和52%，均高居首位。虽然美国海关扣押的商品仍以消费电子类产品和轻工类产品为主，但近两年逐渐出现了汽车/航空航天类产品(Automotive/Aerospace)。同时，2016年，美国海关因执行美国ITC发布的337调查排除令(多为专利侵权)而扣押的产品达165批次，比上年的152批次增长8.6%。就欧盟而言，欧盟近年来在现行知识产权保护制度的基础上，加强了对外贸易中的知识产权保护，海关边境措施的适用日益频繁。据欧盟海关公布的数据显示，2015年，中国出口欧盟的商品占欧盟海关扣押总数的30.7%，扣押商品价值占欧盟海关扣押商品总价值的51.2%。其中，扣押的来自中国的零部件及机械设备类产品占比逐步增大。

(四)知识产权政策和制度引发的专利风险

我国知识产权法律体系发展较晚，但欧美等发达国家(地区)却早已建成了严密的知识产权保护体系，如，美国通过支持创新、加大保护、完善体系三方面强化知识产权保护政策；欧盟各成员国区域性知识产权保护并行，对外贸易中知识产权保护方法和执法力度日趋加强；日本实现了从“贸易立国”到“技术立国”再到“知识产权立国”的战略升级，对外贸易中的知识产权保护进一步强化，再加上各国知识产权法律制度规定不一，有些国家甚至为保护本国市场而在贸易活动中设置禁止性规定，如有国家禁止在技术贸易活动中使用“一次总付”的支付方式，使得我国装备制造业企业“走出去”，在不掌握或不了解市场国家知识产权法律和政策的情况下，极易“触雷”。此外，由于知识产权制度本身的地域性，以及不同国家对统一产品或方法判定侵权、赔偿等的差异性，我国装备制造业企业“走出去”进入国外市场面临着巨大的法律障碍和应诉难度。

二、我国装备制造业企业如何应对国际环境中的专利风险

在我国装备企业“走出去”的过程中，面临各种知识产权风险，特别是专利风险将会长期存在，对此我们应有清醒的认识和充分的准备，并通过合理有效的途径，规避风险、解决风险，把专利风险对我国装备制造业“走出去”造成的影响降到最低。

(一)利用专利情报，构建合理的知识产权战略布局

我国装备制造业企业“走出去”，面对美欧日等发达国家装备制造业国际巨头们庞大的专利库，增强自主创新能力仅是一方面，企业还必须充分利用专利情报，根据已有的知识产权信息和企业的发展方向，合理构建专利地域布局和专利热点技术领域布局。企业需要对核心专利进行布局，并在其周围申请一定数量的专利，形成必要的专利组合；同时建立专利跟踪和检索机制，定期进行相关领域的专利文献检索和分析，了解竞争对手并确定自己未来的技术发展方向。

(二)充分利用PCT制度，实现“走出去”专利先行

我国装备制造业企业“走出去”应充分利用PCT(专利合作条约)制度，实现专利先行。一方面，装备制造业企业在出口前，可以提交PCT专利申请，从而使得PCT申请人在一个专利局以一种语言提交的一项申请，变为在其申请中指定的所有PCT成员内具有相同的法律效力，从而使得产品受保护的范围扩大。另一方面，虽然世界知识产权组织(WIPO)不具有授权功能，但其会对各PCT国际专利申请进行国际检索，尤其是可以出具一份有关现有技术的检索报告，而这份报告对于我国想要“走出去”的装备制造业企业在确定某项发明是否具备专利性时具有重要的借鉴意义。

(三)强化知识产权意识，了解“游戏规则”，避免被动挨打

在当前的国际环境下，一个企业拥有专利的多少以及专利的质量如何已经成为国际市场竞争的准入门槛和游戏筹码。在某一专利诉讼案件中，如果双方均持有某项技术领域的重要专利，在一方发起专利侵权诉讼时，另一方可以基于自己持有的专利进行积极反诉，在此情况下，该侵权诉讼案件通常会以和解、交叉许可或者支付适当的专利使用费而结案，这就是知识产权的游戏规则。所以，我国“走出去”的装备制造业企业只有强化自身知识产权意识，通过自行研发申请、购买或交叉许可等构建相关产品的专利池，夯实自身的专利基础，才能避免被动挨打的局面。

(四)积极应对专利侵权指控，必要时甚至可以主动出击

当然，我国装备制造业企业“走出去”不可避免的总会遭遇法律诉讼。国内装备企业一旦在海外遭遇专利侵权指控，应积极应诉，必要时甚至可以主动出击，以原告身份提起专利侵权诉讼。以应对337调查为例，20世纪80年代中后期，德、日、韩企业曾是美国337调查的主要对象国，其国内企业从最初对“337条款”缺乏了解常常缺席应诉，到积极在美国申请专利主动发起337调查，德日韩企业走出了一条成功应诉美国337调查的应对之路，值得我们借鉴。当然，我们需要注意的是，无论是积极应诉，还是主动起诉，自主知识产权甚至是核心专利技术是我国装备制造业企业“走出去”避免专利风险的重中之重。

[ 注 释 ]

①文中判断“核心专利”的打分，受到权利要求数量、引用与被引用次数、是否涉案、专利时间跨度、同族专利数量等因素的影响，其强度的高低可以综合反映出专利价值的大小.一般而言30%-100%为高强度专利，10%-30%为一般强度专利.而在上文中，作者将分值在80-100分的专利归为核心专利.

②美国ITC发布普遍排除令意味着，将禁止所有相同的侵权产品进口美国，而不考虑其所有人、进口人、收货人及其代理人是否被诉，也不区分原产地或生产商；有限排除令一旦发布，将排出特定被诉人的侵权产品及其下游产品进入美国；禁止令禁止的范围不仅包括美国国内的销售行为，也包括市场开发、分销、广告宣传以及聘用代理商和分销商的行为.和解意味着被诉企业和申诉企业达成了协议，但可能是以高额的专利使用费为代价；而同意令只能对某些被告适用，且通常会承认侵权行为的存在.

[1]李顺德.企业“走出去”的专利风险[J].知识产权，2013(1)：67.

[2]徐慧.中国企业“走出去”遇到的知识产权问题及其原因探析[J].中国发明与专利，2015(6)：12.

[3]U.S.Customs and Border Protection.FY 2016 Intellectual Property Rights Seizure Statistics[EB/OL].2017-1-25.https：//www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Jan/FY%2016%20IPR%20Stats%20FINAL%201.25.pdf.

[4]Taxation and Customs Union.Report on EU customs enforcement of IPR-2015[EB/OL].2016.9.https：//ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf.

[5]张平.产业利益的博弈——美国337调查[M].北京：法律出版社，2010：1-6.

Patent Risk Analysis and Response on China's Equipment Manufacturing Industry Base on the Perspective of ‘Going Out’

CHANG Yan

China Machinery Industry Information Institute；Being Jing，100037

In recent years，with the deepening of China's equipment manufacturing industry ‘going out’ strategy，the patent risk on this industry to show itself，and even become the bottleneck which restricts the healthy development of China's equipment manufacturing industry.This paper has concluded and analyzed the risk of patent about China's equipment manufacturing industry，and on this basis it has put forward the reasonable suggestion to solve the problem.

Equipment Manufacturing Industry；Patent Risk；Response

F426.4；F

A

2095-4379-(2017)18-0038-03

常雁(1980-)，女，北京人，民商法硕士，机械工业信息研究院情报研究所，助理研究员。