论禁令救济制度在美国商业秘密法上的确立

摘 要 商業秘密的禁令救济制度起源于英国，其在本质上属于衡平法救济，由英国衡平法院根据衡平法规则发展而来。美国1886年的Peabody v. Norfolk案正式确立了商业秘密禁令救济的判例法，并在此后的立法与司法实践中逐步形成了商业秘密禁令救济的成文法规制。商业秘密禁令救济制度的发展完善，对于及时阻止商业秘密侵权行为具有重要意义。

关键词 商业秘密 禁令救济 衡平法规则

作者简介：桂画，武汉大学法学院硕士研究生。

中图分类号：D99 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.006

知识经济时代，知识产权已经成为创新发展的“顶梁柱”，为经济提质增效和产业结构调整升级提供了强力支撑。①商业秘密作为一种知识产权类型，已为国际普遍认可，TRIPS协定也明确规定了商业秘密与专利、版权等同属于七大类型知识产权。现代知识产权法律体系中，商业秘密法占有举足轻重的地位。禁令救济制度在美国商业秘密法中的确立，经历了从判例法到成文法规制的演变过程。由于商业秘密的秘密性特征，一旦被泄露将丧失其经济价值，因而禁令救济对于阻止商业秘密泄露与扩散具有重要的意义，是现代商业秘密法律保护的重要组成部分。

一、商业秘密禁令救济制度的历史演变

从历史源流上看，禁令救济制度是英国衡平法院（Court of Chancery）的产物。禁令救济作为一种司法救济形式，是在英国大法官法院正式成为司法机构之后才出现的。在此之前，历史上曾出现过在功能上与禁令类似的救济方式，例如古罗马法上的禁止令（Interdict of Roman law ）以及英国国王令状（Writs of the King）等。②

（一）古罗马禁止令与国王令状

古罗马法上的禁止令有三种类型，其中禁止某人从事特定行为的禁止令形式最为常见，这与现代意义上的禁令救济制度极为相似。英国学者认为，虽然没有确切的证据证明英国衡平法院发布禁令救济时是借鉴古罗马法禁止令的做法，但是，基本可以推断，禁令救济制度就是发源于此。③而国王令状，虽在功能上与禁令救济相似，但其本质上属于一种命令或指令，并不是现代意义上标准的司法救济形式。国王令状这种准救济方式的存在，主要是诺曼王朝统治期间，统治阶级宣扬国王是“正义之源”（fountains of justice），亦即“当一般的法律无法提供有效的救济时，当事人可以向国王请愿，国王有义务为请愿者伸张正义”。④

（二）禁令救济制度与英国衡平法院

13世纪末期，英国封建经济快速发展，而普通法僵化繁琐的诉讼程序逐渐无法适应复杂的社会和经济关系，面临诸多问题。为弥补普通法的不足，衡平法便应运而生。至1340年，大法官法院正式成为司法机构，即中央层面的衡平法院，审理普通法院不予管辖或虽然管辖但不能给予充分救济的民事案件，此时禁令救济作为一种司法救济方式开始出现。

随着大法官法院正式成为司法机构，禁令救济开始在其判决中出现，主要是为了阻止可能发生的损害、限制不公平的普通法诉讼等。最初大法官法院发布禁令救济的范围颇为广泛，例如在不动产、个人财产以及合同等案件中均有适用。至1616年，詹姆士国王正式颁布命令，明确规定大法官法院有权使用禁令救济。此后，衡平法进一步发展，逐步确立了包括先例和禁令在内的衡平法规则。衡平法院并不依据普通法进行裁决，而是依据“公平正义”的原则处理案件。到15、16世纪，衡平法院进入鼎盛时期。经过长期实践，衡平法院发展出了包括禁令以及特殊履行等在内的救济方式。

（三）禁令救济制度在商业秘密法中的适用

商业秘密法的发展是随着欧洲工业革命时期劳动力流动而发展起来的。19世纪，英国公布了一些早期的商业秘密判例。1817年，英国Newberry v. James一案是历史上最早申请司法保护的商业秘密案件，虽然Eldon大法官没有支持原告要求禁令救济的诉求，但是该案是最早涉及商业秘密禁令救济的先例。该案中，原告请求法院发布禁令，禁止被告泄露其药方，但是却拒绝向法院披露所涉药方的细节。Eldon大法官认为，本案中并不能确定所涉药方是否属于受法律保护的商业秘密，如果不存在需要法律保护的商业秘密，则缺乏予以司法干涉的基础，因此拒绝给予原告禁令救济。⑤同年，在Eldon大法官审理的另一个案件Williams v. Williams中，亦拒绝了原告的禁令救济请求。其理由在于被告已经宣誓表明：该秘密药方并不是从原告处获得。⑥随后，在1820年英国大法官法院审理的Yovatt v. Winyard一案中，Eldon大法官却毫不犹豫的给予原告以禁令救济，确立了商业秘密禁令救济的先例。

二、美国商业秘密禁令救济制度的确立

美国商业秘密法的发展，始于1837年的Vickery v. Welch案，而追根溯源，则在于英国法院发展出的法律原则和衡平规则。美国商业秘密法基本上是从英国借用而来，而且在整个19世纪以及20世纪，英国判例在美国法院审理案件时仍是重要的先例。

（一）美国商业秘密禁令救济制度判例法的演变

美国商业秘密法上早期的案例主要有Vickery v. Welch案以及Peabody v. Norfolk案。1837年马萨诸塞州最高法院审理的Vickery v. Welch案，开创了美国商业秘密保护的先例。而1868年审理的Peabody v. Norfolk案中，确立了商业秘密作为一种财产权，亦受法律保护这一规则，确立了禁令救济在美国商业秘密案件中适用的先例。

Vickery v. Welch案中，被告Welch将其巧克力工厂以及所涉巧克力秘密配方一同转让给了原告Vickery，并签署协议约定由被告独占性地使用该巧克力秘密配方，且被告不得再将巧克力秘密配方泄露给第三人。但是，被告以该协议构成对贸易的不正当限制为由，拒绝履行约定的保密义务，企图将巧克力秘密配方再行转让给第三人，原告随即向法院提起诉讼。法院认为，被告忽视已签署的协议而拒绝履行保密义务这一行为，明显违背了其对原告负有的合同义务。⑦因此，法院依据原被告签订的合同，判决被告履行不得向第三人泄露秘密配方的义务，赔偿原告损失。

（二）美國成文法对商业秘密禁令救济制度的规制

美国早期的商业秘密禁令救济制度，主要由各州民事立法与判例加以规制，因此，各州间对禁令救济制度适用的相关规则存在较大差异。随着社会经济的发展，跨州贸易越发频繁，为加强跨区域商业秘密保护，美国在统一各州商业秘密立法方面不断做出尝试。有关商业秘密禁令救济的规则散见于美国1939年《侵权法重述（第一次）》（Restatement （First） of Torts）、1979年《统一商业秘密法案》（Uniform Trade Secrets Act，UTSA）以及1995年《反不正当竞争法重述》（Restatement （Third） of Unfair Competition）等示范法中。

美国1939年《侵权法重述（第一次）》评论e阐述的商业秘密侵权救济中，就提到了商业秘密所有人“可以获得禁令救济以避免未来因不当使用或泄露而造成的损害”。⑧美国统一州法委员会1979年起草的《统一商业秘密法》于第2节专门规定了禁令救济制度。一是明确了对于实际或潜在的侵占均可适用禁令制度；二是在禁止未来使用存在不合理限制的情形下，可以支付合理的使用费作为替代，但不得超过本应禁止使用的期间。⑨《统一商业秘密法》虽然不是正式的商业秘密法律，但是其作为示范法为美国大多数州所采用，对于统一美国各州商业秘密立法发挥了重要作用。

1995年《反不正当竞争法重述》则进一步明确了商业秘密禁令救济的相关规则。重述第44节第1条规定，对于他人连续侵占商业秘密或有侵占潜在威胁的，可以予以禁令救济。第2条进一步规定了初步判定禁令是否适当及其范围的八个因素。第3条则规定了禁令救济的时间限制，禁令期间应在必要的限度内，不应超过保护原告免收侵权损害以及消除被告因窃取商业秘密获得的商业优势所必要的时间。此外，美国《联邦民事诉讼规则》（Federal Rules of Civil Procedure）第8章第65条还详细规定了发布禁令救济的具体程序与规则。

三、Peabody v. Norfolk案⑩评析

美国商业秘密判例法发展历程中，1868年马萨诸塞州最高法院审理的Peabody v. Norfolk一案，具有重要意义。Peabody v. Norfolk一案在美国确立了以禁令救济保护商业秘密的先例。该案中，原告Francis Peabody秘密地发明了一种用黄麻生产麻布的新工艺，并成功地将这种工艺投入生产。被告John R. Norfolk 受雇为原告Peabody工厂的工程师，并与原告签署了书面保密协议，约定不向第三人披露、也不得自行使用以及尽力维护原告商业秘密。随后不久，被告Norfolk离开原告工厂，盗走了原告的生产图纸及相关技术的复印件，并与被告竞争者James P. Cook 联手开办了另一家工厂，使用原告的秘密工艺进行生产。原告随即对Norfolk和Cook提起诉讼，要求被告返还工艺图纸及其复印件，并请求法院发布禁令，禁止被告使用以及向他人泄露原告对生产工艺。

该案审理法官Gray认为，为了公共利益的发展，鼓励和保护创新、促进商业进步是法律的既定目标。如果某人通过其技能和创新运营某项商业，并创造了商业价值，则该价值应被认定为“财产”而受法律保护。因此，如若被告违反契约或者保密协议而自己使用或泄露原告商业秘密的，衡平法院应保护原告的商业秘密不被侵犯。当原告存在不可弥补的损失并且在法律上不能得到充分救济时，法院应通过禁令予以干涉。该案最终原告胜诉，判决支持了原告的诉讼请求，给予禁令救济。Peabody v. Norfolk案明确了美国商业秘密法中三项重要的规则：一是承认了商业秘密的财产权性质；二是确立了禁令救济制度在商业秘密案件中适用的先例；三是指出了商业秘密构成要件之秘密性的相对性原则。

四、结语

当前形势下，商业秘密已经成为重要的资产，对企业发展与技术创新具有极大的经济价值。然而，随着信息网络技术的迅猛发展，商业秘密侵权手段愈发复杂、方式越发隐蔽，跨区域商业秘密侵权行为更加猖獗，因此各国立法与执法均趋向于加强商业秘密保护力度。例如，美国2016年5月通过了《保护商业秘密法案》（Defend Trade Secret Act， DTSA），创设了个人就商业秘密侵权行为的联邦民事诉权，为商业秘密提供了进一步的联邦保护。美国经过长期的立法与司法实践，已经建立起了完善的商业秘密禁令救济制度，为商业秘密权利人提供了完备的法律救济。而我国目前的商业秘密保护制度，尚有较大欠缺。就商业秘密保护立法来看，我国并没有专门的商业秘密立法，有关商业秘密保护的相关规定散见于《反不正当竞争法》、《民事诉讼法》、《劳动法》以及《民法通则》等多部法律中。因此，我们应借鉴美国商业秘密保护的有益经验，完善我国商业秘密保护体系。

注释：

①王宾.放好“源头活水”，让知识产权做创新发展“顶梁柱”.中华人民共和国中央人民政府网.网址：http：//www.gov.cn/xinwen/2017-03/11/content_5176426.htm.访问日期：2017年3月11日.

②See David W. Raack， “A History of Injunctions in England Before 1700”， Indiana Law Journal， Vol. 61， No. 4 （1985-1986）.539-540.

③W. Buckland & A. Mcnair， “Roman Law and Common Law： A Comparison in Outline”， 420 （2d ed. 1952）.

④See Holdsworth， “The Relation of the Equity Administered by the Common Law Judges to the Equity Administered by the Chancellor，26 Yale L.J. 1， 22 （1916）.

⑤Newberry v. James and Others， 2 Mer. 446， 35 Eng. Rep. 1011 （1817）.

⑥Williams v. Williams， 3 Id. 157.

⑦36 Mass. （19 Pick.） 523 （1837）.

⑧See Restatement （First） of Torts （1939） €？757 comment e.

⑨See Uniform Trade Secrets Act （1979） €？2 （a） （b）.

⑩Peabody v. Norfolk [98 Massachusetts， 452]， Jan. 1868， 664-666.

参考文献：

[1]祝磊.美国商业秘密法律制度研究.长沙：湖南人民出版社.2008.

[2]北京大学法学百科全书编辑委员会、周旺生，等主编.北京大学法学百科全书：法理学·立法学·法律社会学.北京：北京大学出版社.2010.

[3]沈强.TRIPS协议与商业秘密民事救济制度比较研究.上海：上海交通大学出版社.2011.

[4]刘兆兴主编.比较法学.北京：中国政法大学出版社.2013.

[5]Catherine L. Fisk， “Working Knowledge： Trade Secrets， Restrictive Covenants in Employment， and the Rise of Corporate Intellectual Property， 1800-1920”， Hastings L. J.， Vol. 52 （2000-2001）.

[6]D. Kirk Jamieson， “Just Deserts： A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions”， Nebraska Law Review， Vol.72 （1993）.