零部件销售导致组合物专利权利用尽研究——以美国、德国判例为视角

张韬略 张伟君

零部件销售导致组合物专利权利用尽研究
——以美国、德国判例为视角

张韬略 张伟君

在规制零部件销售与组合物专利权利用尽的问题上，美、德两国所持的立场和原则是相同的，即防止专利权人就相同的专利发明重复获得许可费。因此，美、德两国都承认零部件销售可以导致组合物专利的权利用尽，但需要满足一定的前提：该零部件必须体现了组合物专利的“实质特征”且不具有任何“非侵权用途”。“实质特征”是指系争权利要求与现有技术相比时具有可专利意义的显著技术特征；零部件具有“非侵权用途”是指其可以被“合理地”以非侵权方式加以使用。在零部件没体现组合物实质特征时，美国从 默示许可理论出发，根据个案和销售不具有“非侵权用途”零部件的事实，推论出使用组合物专利的默示许可，德国判例虽未明确阐释但也与之暗合。上述裁判思路值得我国法院借鉴。

零部件 组合物专利 专利权用尽 默示许可

一、问题的提出

专利权用尽原则，或称首次销售原则，①不少美国文献称该原则为首次销售原则，参见Hillary A. Kremen, Note, Caveat Venditor: International Application of the First Sale Doctrine, 23 SYRACUSE J. INT'L L. & COM. 161(1997); John W. Osborne, A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness, 20 Santa Clara High Tech. L.J. 643 (2003)。但相对而言，首次销售原则的表述多见于版权法领域，专利法领域多用专利权用尽的表述。是指专利产品在专利权人自己或经他许可首次销售之后，就脱离了专利权的控制，无论任何人都可以自由使用、许诺销售或销售该产品。这是对专利权的一项重要限制。②汤宗舜著：《专利法教程》（第三版），法律出版社2003年，第186页。专利权用尽原则以立法或判例③19世纪末和20世纪初，英美德都以判例的形式确立了专利权用尽原则，例如英国的Betts v Wilmott, (1870-71) LR 6 Ch App 239; 美国的Adams v Burke, 84 US (17 Wall) 453 (Sup Ct, 1873); 德国的Guajakol-Karbonat , 51 RGZ 129 (Mar. 26, 1902)。的形式出现在许多国家的专利法里。我国1984年开始施行的《专利法》就确立了专利权用尽原则，④1984年《专利法》第62条规定，专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者销售该产品的，不视为侵犯专利权。现行《专利法》第69条进一步将该原则的适用范围扩大到了“许诺销售”“进口”的专利产品上。⑤现行《专利法》第69条规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。

但是，根据第69条的字面含义，权利用尽仅适用于合法售出的“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品”。据此严格解释的话，假如专利权人或其被许可人售出的并非专利产品，而仅是专利产品的零部件，一般并不发生组合物专利的权利用尽。⑥尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第793-794页。然而，有问题的是：如果该零部件属于仅能用于实施组合物专利的核心构件，在专利权人售出该零部件之后，买家是否有权将之继续组装为专利产品并销售？换句话说，零部件的销售是否也同样会导致组合物专利的权利用尽？专利权人能否就组合物专利的生产和销售再收取专利许可费？这在理论上或实务中都容易引起争议。⑦参见后面的德国、美国判例以及Daniel C. Winston, Choate Hall & Stewart LLP, Applying Exhaustion To Combined Components, Law360,New York (February 17, 2010, 1:13 PM EST), https://www.law360.com/articles/144351/applying-exhaustion-to-combined-components.

早在十年前，因为我国DVD生产企业与国外专利权人引发的专利纠纷就产生过这样的讨论。⑧张伟君：《零部件专利权用尽与默示许可》，2007年10月31日，载“伟君的博客”，http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f4101000b1v.html.现在这个问题在信息技术背景下更加突出。因为以计算机为基础的信息产品通常建立在众多零部件的基础之上，系统制造商必须从众多零部件制造商那里获得零部件，再进一步组装为半成品或者成品。而不管是零部件、半成品还是成品，都有可能受到不同的专利权或专利权利要求的保护。在这种情况下，设备、系统的制造商往往会主张：由于特定零部件销售本身已经获得了授权，因此系统专利权也已用尽；但专利权人会认为：零部件并不等于系统，系统专利的权利并不会因为零部件的销售而用尽。⑨例如LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2d 1589 (N.D. Cal. 2002).这个问题的答案不仅涉及专利权人权利的边界，还涉及系统制造商（直接）侵权责任乃至众多零部件供应商（间接）侵权责任的认定。

针对这种情况，我国司法机关曾尝试将其纳入专利权用尽的范围。例如，北京市高级人民法院颁布的《专利侵权判定指南（2017）》第131条第（三）项规定，“专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品”，不视为专利侵权。但由于该规定并非正式的司法解释，加之过于简单且没有相关判例予以细化，因此本文拟通过梳理美国与德国的相关判例，比较其规则的异同并做出评价，期待能够抛砖引玉，为我国司法实务所借鉴。

二、美国相关判例的立场

与我国不同，美国专利立法并没有明确规定专利权用尽原则。作为对抗专利侵权指控的积极抗辩方式之一，专利权用尽是由美国普通法判例发展而来。⑩早期判例如Bloomer, Inc. v. McQuewan, Inc, US,1852; Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873)；美国联邦最高法院在最新利盟案中指出，权利用尽原则的立足点在于禁止限制财产转让的普通法原则，参见 Impression Products Inc v. Lexmark International Inc., 137 S. Ct.1523, at 1531；see also Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. 519, 538, (2013)(…exhaustion has "an impeccable historic pedigree," tracing its lineage back to the "common law's refusal to permit restraints on the alienation of chattels.").

较之于德国，美国有关零部件销售而产生组合物专利权用尽问题的判例比较丰富，其涉及的争议焦点主要有两个：一是销售零部件是否导致组合物专利的权利用尽；二是零部件销售能否推导出实施组合物专利的默示许可。

（一）销售零部件可以导致组合物专利的权利用尽

1. 美国联邦最高法院（SCOTUS）的判例回顾

（1）Ethyl Gasoline案

在1940年裁判的Ethyl Gasoline案[11]Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940).中，专利权人拥有四乙基铅、抗爆燃油添加剂及其利用的多项专利，包括针对化学品、汽油的产品专利以及在汽车发动机中使用该汽油的方法专利。专利权人精心设计了许可计划：首先仅向炼油厂销售燃油添加剂，然后许可添加剂采购商将其用于实施其他专利；其次固定汽油的价格，并严格限制被许可人可以销售汽油的客户类型。专利权人借此控制了美国制造和销售汽油的大部分市场，导致政府提起反托拉斯法诉讼，专利权人则主张其合理行使专利权。

SCOTUS在认定构成垄断的同时，援引专利权用尽原则指出，“通过销售燃油添加剂给炼油厂，（专利权人）已经放弃了对使用该专利汽油的排他权；通过许可炼油厂生产并将汽油销售给被许可的批发商，也已经放弃了销售含铅汽油的排他权。”也即专利权人销售燃油添加剂的行为，导致根据该添加剂最终形成的汽油的权利用尽。[12]Id. 457.

（2）Univis Lens案

在1942年裁判的又一例专利反垄断案件Univis Lens案[13]United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).中，专利权人拥有多项与镜片有关的产品专利和方法专利，专利权人制造镜片毛胚，并销售给三类被许可人，即批发商、配镜商和成品零售商，但要求被许可人必须按其固定的价格销售。[14]Id. at 244.SCOTUS同样通过扩大专利权用尽原则的适用来处理该案，并再次确认，半成品的销售可能会导致成品专利的权利用尽。SCOTUS认为，专利权用尽与产品的完成程度是不相关的，“不管被许可人销售成品状态的专利产品，还是仅销售半成品并有意让买家完善之后去销售，都同样放弃了该产品，并将其转让给了买家。在这两种情况下，他都放弃了专利垄断权，并在销售价格中获得专利垄断权的利益。”[15]Id. at 249.

这里的关键是：首先，该半成品“体现了专利发明的实质特征从而落入专利保护范围，而且专利权人已经指定该半成品由购买者按照专利技术方案加以完善”，因此“就发明包含或体现在该半成品上而言，专利权人就已经销售了他的发明。”[16]Id. at 250-251.而该案就属于这样的情形：镜片毛胚本身虽然不受系争专利保护，但已经体现了所有系争专利的“实质特征”，一旦打磨、上光之后，就落入系争专利的保护范围，而打磨程序仅属于普通的标准程序，并非专利的实质部分。其次，SCOTUS认为，每个镜片毛胚“在没有被打磨和上光变成专利成品镜片之前，是没有实用性的。……如果授权销售的产品仅能用于实施专利的话，那么该销售行为将导致销售物上的专利权用尽。”[17]Id. at 249.当然，如果是未经许可的制造商将毛胚镜片销售给了未经许可的镜片打磨商，则构成帮助侵权行为。[18]Id.

通过该案，SCOTUS不仅明确了专利权用尽原则可以扩展到专利半成品的销售，而且还明确了扩张适用的条件：第一、该半成品必须体现了专利发明的实质要件；第二、体现有专利实质要件的半成品不具有任何非侵权用途。

（3）Quanta案

时隔半个世纪，SCOTUS在Quanta案[19]Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., 553 U.S. at 631(2008).中再次遭遇类似问题，并援引Univis Lens案进行断案。在该案中，专利权人LGE与被许可人Intel有交叉许可协议，据此Intel可以在制造、销售微处理器和芯片时，使用LGE的产品专利、方法专利以及包含有被许可的微处理器和芯片的计算机系统专利。SCOTUS认为，即便Intel制造、销售给Quanta等的零部件（微处理器和芯片）并没有直接实施系统专利，但它们充分体现了系争专利发明，从而导致系统专利的权利用尽。SCOTUS还同时纠正了下级法院有关方法专利不适用权利用尽的观点。[20]

法院的理由包括：第一，系争零部件属于系统专利的创造性内容，除此没有其他创造性内容。[21]Id. at 633( Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products.).第二，系争零部件除了组装为LGE的系统专利产品，并没有其他合理的用途；[22]Id. at 631.第三，零部件体现了系争专利方法的实质特征，因为其余下步骤就是在这些零部件基础上再添加标准的配件诸如存储器和电路，而且由于方法可以具化在产品中，所以方法专利可以通过体现该方法的产品的销售而发生权利用尽。[23]Id. at 632-633.

2.美国联邦法院的其他经典判例

（1）Cyrix案

在1994年判决的Cyrix案[24]Cyrix Corp. v. Intel Corp. 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex 1994), aff'd without op.,42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994).中，专利权人Intel与德州仪器缔结了包括系争微处理器专利的交叉许可协议。德州仪器根据Cyrix的请求制造微处理器并提供给Cyrix。Intel专利的权利要求1覆盖了微处理器，当该微处理器与外部存储器结合时，则落入Intel专利的权利要求2及其权利要求6的保护范围。[25]Id. at 538.Cyrix主动提请不侵权的宣告判决，Intel则提起了侵权诉讼。

地方法院审理后认为，该案的微处理器跟Univis案的镜片毛胚是一样的，唯一用途就是加工为专利产品，因此应认定零部件销售导致系统专利的权利用尽。[26]法院认为，应该禁止Intel向Cyrix及其顾客主张侵权诉请，“因为Cyrix持有的受权利要求1覆盖的微处理器如果不侵犯Intel专利的权利要求2、6，是根本无法使用的，这些微处理器没有商业上可行的非侵权用途。因此Intel专利的权利要求1、2和6都已经用尽。”[27]Id. at 541.联邦巡回上诉法院无判词地维持了地方法院的判决。[28]Id. at 522.

（2）LGE案

在2002年判决的LGE案[29]LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2d 1589 (N.D. Cal. 2002).中，LGE为专利权人，被许可人Intel制造并销售微处理器和芯片，Asustek和其他设备制造商从Intel购买这些零部件并组装成完整的计算机系统。为了避免专利权用尽原则的适用，LGE争辩如下：第一，专利权用尽仅针对销售专利产品，但Intel微处理器自身并没有包含系争5个专利的任何一个权利要求，因此这些专利权没有用尽。[30]Id. at 1596.言下之意是，合法投放的产品至少应包含系争专利某个权利要求的所有技术特征，才可能发生系争专利的权利用尽，零部件销售不可能导致组合物专利权利用尽。[31]美国学术界持这种观点的如Amber L. Hatfield, Patent Exhaustion, Implied License, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields?,2000 COMP. L. REV. & TECH. J. 1, 6.；持相反观点的如John W. Osborne, 同注释①引文，第657页。第二，这些零部件也可以作为替换件使用，因此具有实质非侵权用途。

但法院认为该案应适用Univis案和Cyrix案的规则。首先，Intel销售的微处理器和芯片的唯一用途就是使用在受LGE专利保护的计算机系统中。要求这些零部件仅作为耗材使用是不合理的，因为被告属于计算机制造商，要求被告购买这些计算机零部件之后仅用于零部件转售，不符合商业常理。[32]LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2d 1589, 1600 (N.D. Cal. 2002).其次，Univis等案所确立的规则在本质上是禁止专利权人向零部件购买者主张组合物的组装权利，收取额外许可费，但前提是已购零部件体现了组合物的实质特征，因此本案“对外销售或者许可了专利设备的实质性要件，将耗尽专利权人排除他人制造、销售或使用该设备的法定权利。”[33]Id. at 1595.

（二）零部件销售推导出使用组合物专利的默示许可

在某些案件中，美国法院并没有明确讨论涉案零部件是否体现了组合物专利的“实质特征”，而是从销售“不具有非侵权用途”零部件的行为出发，根据个案情况，推断存在实施组合物专利的默示许可。但应该指出，默示许可是从合同法理论出发，与专利权用尽原则有着完全不同的法理基础。

1.根据零部件销售可以推断存在使用组合物专利的默示许可

在1986年裁判的Met-Coil Sys.案中[34]Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, 803 F.2d 684, (Fed. Cir. 1986).，涉案专利是用在加热和空调系统中的金属管道连接部分的装置和方法。Met-Coil制造轧制成型机并卖给采购者，采购者用其弯曲金属导管端部的整体法兰，从而实施专利发明。Met-Coil还销售用于整体法兰的特殊角件。Korners制造用于Met-Coil整体法兰的角件，并将其出售给Met-Coil机器的采购者，Met-Coil起诉Korners，认为其引诱Met-Coil机器的采购者侵犯其专利权。Korners则主张，专利权人销售成型机给采购者，已含有实施专利的默示许可，因此采购者不可能侵犯该专利，他也不构成引诱侵权。地方法院认为，“整体法兰是Met-Coil专利管道连接系统的实质部件”，“这些法兰除了实施该管道连接系统之外没有其他用途”，因此认定Met-Coil机器的购买者享有实施专利的默示许可。联邦巡回上诉法院支持该判决，认为销售用以实施专利发明的非专利零部件，会产生实施专利发明的默示许可，但有两个前提：第一，该非专利零部件不具有非侵权用途；第二，销售的实际情况“明显意味着可以推断存在默示许可”。[35]Id. at 684, (Fed. Cir. 1986)(plainly indicate that the grant of a license should be inferred).

在1996年裁判Elkay案[36]Elkay Mfg. v. EbCo Mfg., 1996 U.S. App. LEXIS 28092.中，涉案专利权利要求1公开了一种卫生液体分配系统，包括安装装置、进料管、带有易碎连接的瓶盖以及用于容纳这些部件的装置组合。Elkay向Blackhawk授予了制造、使用和销售易碎瓶盖的独家许可。后者销售这种易碎瓶盖，用于分水系统的饮用水瓶。被告生产和销售的液体分配组件，该组件可以与被许可人Blackhawk生产和销售易碎瓶盖组合成为涉案专利系统。专利权人起诉被告构成帮助侵权和引诱侵权。地方法院驳回该指控，认为该案不可能存在专利侵权，因为专利权人授权制造和销售发明构件（易碎瓶盖）的行为已经包含了将该瓶盖用于实施系争专利的默示许可，从而放弃了针对被许可人的顾客提起专利诉讼的权利。[37]Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 1993 U.S. Dist. LEXIS 3074, No. 92-C-2487 (N.D Ill. Mar. 9, 1993).联邦巡回上诉法院支持该判决并重申了Met-Coil案确定的证明默示许可的两个前提要件。[38]同注释[34]，第5页。

根据上述判例[39]类似的还有Anton/Bauer案。该案专利涉及将电池组连接到照相机的连接器，其中阴板与照相机或电池充电器等设备连接，阳板连接到电池组，但没有任何权利要求单独覆盖阴板或阳板，而阴板或阳板通常单独销售。该案法院认为，专利权人出售阴板是对该阴板所有权的完全转让，由于该阴板只能用于专利组合中，并且该组合必须由买方实施完成，因此，专利权人已经授予了顾客实施该专利组合的默示许可，顾客不可能构成直接侵权，被告也就不可能构成引诱侵权或辅助侵权。See Anton/Bauer, Inc, v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343 (Fed.Cir. 2003).，当零部件并没有体现组合物专利的“实质特征”时，专利权人或其被许可人销售零部件的行为会产生实施组合物专利的默示许可，但有两个前提：一是该零部件不具有非侵权用途；二是销售的实际情况意味着可以推断存在一个默示许可。但要满足这两个条件并不容易。例如就“非侵权用途”要件，Elkay案法院指出，证明系争侵权构件没有非侵权用途也即除了实施专利发明之外没有其他用处，对被控侵权人而言是一个沉重的举证责任，因为非侵权用途可做宽泛理解，只要“合理”或者“实际可行”就可以，转售、修改等方式都属于合理的非侵权用途。[40]Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d at 925, 223 U.S.P.Q. (BNA) at 998（认为转售、修改和闲置都属于合理的非侵权用途）。第二个要件的存在，更意味着专利权人可以轻易规避默示许可，因为只要专利权人在销售零部件时设置了明示的限制，且不违反反垄断法或者专利滥用原则，就可以排除默示许可。这种观点既有判例的支持，[41]See Western Elec. Co. v. General Talking Pictures Corp., 16 #5 F. Supp. 293, 300 (S.D.N.Y.1936), affd, 91 F.2d 922 (2d Cir. 1937), affd, 304 U.S. 175 (1938), affd on rehearing, 305 U.S. 124 (1938)（判决销售部件时附带限制条件排除实施组合物专利且购买人知道时，专利权不用尽）；Gordon v. Village of Lawrence, 443 N.Y.S.2d 415 (App. Div. 2nd Dept. 1981), af'd, 453 N.Y.S.2d 683 (Court of Appeals, 1982)（专利许可协议的明示条款与不动产中的限制协议类似，如果后续购买者知晓该限制时，可以约束该购买者）；Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 701 (Fed. Cir. 1992).也基本为实务界所认可。[42]See Daniel C. Winston, Choate Hall & Stewart LLP, Applying Exhaustion To Combined Components, Law360, New York (February 17,2010, 1:13 PM EST), https://www.law360.com/articles/144351/applying-exhaustion-to-combined-components.

综上所述，UKA手术具有手术时间短、总失血量少、术后住院天数少等特点。但无论是UKA或是TKA手术方式，术后隐性失血占总失血量百分比均较大，且手术时间与围手术期总失血量呈明显正相关。临床医生应提高手术技术，手术过程中简化手术步骤，缩短手术时间以减少围手术期总失血量；术后警惕隐性失血的状况，尤其应了解TKA手术治疗单侧间室膝骨关节炎时围手术期隐性出血量明显增加。重视围手术期的护理与治疗，对比术前与术后3 d Hb和Hct的变化有助于及时发现隐性失血，降低围手术期风险。

2.Lexmark案明确了不能以合同排除专利权用尽原则的适用，但不当然适用于所有零部件销售的情况

不过，2017年3月份SCOTUS判决的Lexmark案[43]Impression Products Inc v. Lexmark International Inc., 137 S. Ct. 1523 (2017).彻底改变了“明示限制排除专利权用尽”的规则，这对上述先例确立的以明示约定排除实施组合物专利的默示许可，蒙上了一层不确定的阴影。

在Lexmark案中，SCOTUS认为，“专利权人一旦将产品出售给公众，就用尽了该产品中的所有专利权利，不论专利权人是否采取了明示的限制。即便Lexmark合同对顾客的限制在合同法之下是清晰和可执行的，也无法让Lexmark保留已售出产品之上的专利权。”“如果专利权人通过合同限制购买人使用或者转售该物品，专利权人可能有权依据合同法来实施该限制，但是不可以通过专利侵权诉讼来执行该限制。”[44]Id. at 1533.因此，即便Lexmark针对回收型墨盒设置了明确的限制性条件，但一旦其销售了该墨盒之后，也不再拥有根据专利法来控制该墨盒的权利，不能针对被告提起专利侵权诉讼。SCOTUS据此明确推翻了联邦巡回法院以往确立的判例，即专利权人可以通过明示的合法的售后限制来避免专利权用尽的适用。

尽管该案并不涉及零部件销售的问题，但其确立的专利权用尽新规则，是否可以结合Univis等判例，影响到零部件销售的组合物专利权利用尽或者默示许可规则，值得进一步关注。站在专利权人与零部件购买者利益平衡的角度，本文认为Lexmark的规则不应该全面适用于零部件销售领域，或者至少应该区分系争零部件是否体现了组合物专利的“实质特征”，给予不同的对待。因为这两类零部件对专利权人“重复获利”可能性的影响完全不同。在零部件体现了组合物专利的“实质特征”的场合，由于零部件与组合物具有相同的可专利实质特征，如果允许专利权人约定排除专利权用尽，很容易导致专利权人“重复获利”，因此针对这类零部件的销售，应该适用Lexmark案的规则，不允许当事人约定排除专利权用尽原则的适用。相反，在零部件没有体现组合物专利“实质特征”而仅是不具有非侵权用途的专用品的情况，由于专利发明并未体现在零部件上，如果认定当然发生专利权用尽，会过度限制专利权，此时给予默示许可的空间，根据个案判定是否存在实施组合物专利权的默示许可，就更加合理。

三、德国相关判例的立场

德国的专利权用尽原则基本是由德国国内学术及司法判决发展而来的。[45]1900年科勒根据“实施方式的相互联系”理论，认为自合法制造之后专利权就已经用尽，为司法判例吸纳权利用尽原则提供了理论准备。参见［德］鲁道夫•克拉瑟著：《专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法》（第6版），单晓光、张韬略等译，知识产权出版社2016年，第978–980页。德国专利立法并没规定专利权用尽的一般规则，[46]《德国专利法》第9条规定了专利权的排他实施方式，第11条规定了专利权不能控制的八种行为，但其中并不包含专利权用尽的情形。同注释[45]，第867页。只是为了转化欧盟相关指令的规定而对生物材料专利权用尽做了专门规定。[47]为引入《生物技术发明法律保护指令》第10、11条，《德国专利法》第9b条和第9c条引入了权利用尽的规定。同注释[45]，第979页。德国联邦最高法院（BGH）就此曾在判决中总结认为，在专利权用尽的问题上，现行《德国专利法》除了协调欧盟法原则性规定和德国法之外，并没有实质改变德国原有的专利权用尽原则。[48]BGH, Brochure Rack (Prospekthalter), 26.09.1996 X ZR 72/94, (IIC 1998, 208).而欧盟与权利用尽的相关立法[49]参见《欧共体条约》第28、29、30条（对应于《罗马条约》第36条）和第295条；《欧共体专利公约》（CPC）第28条、第76条。和判例[50]托马斯•海斯：《欧盟的专利权用尽》，载竹中俊子主编，《专利法律与理论——当代研究指南》，知识产权出版社2013年第一版，第479-481页。也没有任何有关权利用尽是否适用于零部件销售的规则，因此该问题仍得根据德国国内判例加以判断。

（一）德国早期判例不同于美国法院的立场

但早期这些判例并没有涉及零部件销售的问题。就此，德国实务界有观点认为，根据德国原有判例，专利权用尽一般仅针对完全落入系争专利权保护范围的产品，而不针对专利产品零部件的首次销售。[53]See Wolfgang von Meibom and Matthias Meyer, Licensing and patent exhaustion: a comparison of German and US case law, Licensing in the Boardroom 2008, p.30, www.iam-magazine.com.1996年BGH的Prospekthalter案判决[54]同注释[48]，第207页。BGH, Brochure Rack (Prospekthalter), 26.09.1996 X ZR 72/94, (IIC 1998, 207).似乎强化了这种推断。

在该案中，系争专利发明是用于摆放宣传册和其他平面材料的架子。被告从原告被许可人那里购买该专利架子的配件并转售，同时还单独或者配套销售一种垫片。这些垫片可以加插到组装好的架子的轴凸上，从而将最初容纳A4纸的架子，缩小尺寸以容纳A5大小的材料。原告认为被告侵犯其专利权，因为系争专利权利要求8披露了在宣传册架上加插垫片从而缩小尺寸的技术方案，但许可协议并不包含实施该权利要求，也即被许可人并没获得在宣传册架上加插额外垫片的权利，而且实际也从没销售过。地方法院驳回起诉，但上诉法院推翻原判，认为构成专利侵权，BGH推翻了上诉法院判决。BGH认为，上诉法院没有准确把握系争权利要求的保护范围，导致判断错误。因为所属领域技术人员在阅读权利要求8之后会认为，其保护对象并非是一种已配备好垫片后变化的架子，而是一种可采用垫片作补充组件从而灵活调整尺寸的架子。而从被许可人投放市场的架子来看，其具有轴突，能够依照权利要求8的技术方案加插垫片调整尺寸大小，因此架子本身已落入权利要求8的范围。因此被许可人不可能因为提供该架子而构成专利间接侵权。[55]Id. at 210.

虽然BGH在该案中并没有从零部件销售角度去分析权利用尽，但在论述专利权用尽原则时，BGH明确指出，“对专利权人法律特权施以这种限制的正当理由在于，被专利权人直接或经由其许可投放于市场的处分对象实施了系争的专利权。只有在这种情况下，在处分行为发生之时，专利权人才放弃了后续的权利。除此之外并没有限制该排他权的正当理由。”[56]Id. at 208-209.按照BGH“投放市场的产品必须实施了专利技术方案”的观点，从技术特征全面覆盖的角度予以解读，似乎可以推断，如果仅是投放了不落入系争专利保护范围的零部件，不应该发生专利组合物专利的权利用尽。

（二）德国最新判例允许将专利权用尽原则适用于零部件销售

在2013年裁判的Datenübertragungssystem专利侵权案中，杜塞尔多夫地方法院认为其面临的新问题是：如果专利权人自己或经他人将专利设备的零部件投放市场，是否会以及（如果会）在哪种情况下会导致专利设备的专利权用尽。[57]LG Düsseldorf, Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.尽管法院最后驳回了专利权用尽的抗辩，但法院明确指出，如果被合法投放市场的零部件实质体现了组合物专利，则合法投放该零部件的行为，可以导致包含该零部件的组合设备的专利权利用尽。

涉案专利是一个德国专利，其权利要求8是指向一个数据存储系统的独立权利要求，该系统包含两个组件，一个数据存储器，一个存储器控制器。被告在德国销售含有标准存储器系统的服务器，其存储系统包含的数据存储器由一个供应商提供，而位于处理器中的存储器控制器由另一个供应商提供。法院在审理之后，认定系争专利是该标准存储器系统的必要专利，该标准存储器系统侵犯了系争专利，因此关键问题是被告提起的专利权用尽和默示许可的抗辩。就此被告主张，向其提供数据存储器的供货商与原告签订了交叉许可协议，覆盖了当事人的“半导体设备”专利。被告还主张，向其提供存储器控制器的供货商也与原告签订了交叉许可协议，覆盖了“处理器”相关专利。但法院审理后认为，虽然供应商提供的数据存储器和存储器控制器都属于许可协议覆盖的范围，但是系争专利数据存储系统既不是“半导体设备”也不是“处理器”，因此并没有被两个许可协议覆盖。换而言之，供应商仅就系统部件获得了专利许可，但并没有获得整个系统的专利许可。[58]Id.

法院认为，按照判例，通常只有当合法投放市场的特定产品落入系争专利保护范围时，才出现专利权用尽，因此如果专利权人仅同意销售数据存储系统的某个部件，由于零部件本身并不实施专利技术方案，原则上不会导致存储系统本身专利权的用尽。但法院接着指出，如果被合法投放市场的零部件“实质体现”整个发明或者属于发明的关键组件，为了避免专利权人重复获利，可以扩张适用专利权用尽，也即所谓的“扩大的权利用尽概念”（erweiterter Erschöpfungsbegriff）。[59]Id.法院接着陈述了相应的理由，以及对该案不适用“扩大的权利用尽概念”的原因。

首先，对价值创造链条的不同环节授权专利许可费，会导致专利权人重复获利，这种情况在高新技术产业中频繁出现。例如在同一个专利中，如果有的权利要求覆盖了整个设备或系统，有的权利要求覆盖了设备或系统的某个零部件，在同时收取许可费的情况下，就可能出现重复获利的情况。但法院认为本案不属于这种情况，因为系争的专利仅覆盖了数据存储系统的权利要求，零部件本身并没有受到专利权利要求的保护，因此，本案能否适用“扩大的专利权用尽”是有疑问的。[60]Id.

其次，如果整个设备或系统受到一个专利的保护，而其零部件受到另一个专利保护，也有可能出现二次收费的情况。但法院认为，这种情况不应该适用“扩大的专利权用尽”原则，因为零部件专利权的用尽，并不导致另一个（覆盖系统）专利权的用尽。法院认为，本案的属于这种情况。但即便涉及两个不同专利，法院认为，特殊情况下也有适用“扩大的专利权用尽”的可能，例如两个专利的“实质发明构思”是相同的并且都实质体现在涉案零部件上，[61]Id. (原文为wenn der wesentlich Erfindungsgedanke beider Patente identisch ist und im Wesentlich in dem Einzelbauteil verkoerpert ist).但本案不是这种情形。

最后，就默示许可的抗辩，法院认为，即便被告主张属实，即涉案的数据存储器和存储控制器只能装配为受专利保护的存储系统，但由于专利权人与供货商之间的许可协议有明示的限制，零配件供应商已经接受了其客户必须再次请求许可才可以使用整个系统专利的风险，因此无法推断本案存在使用系统专利的默示许可。但法院同时指出，如果是专利权人本人销售该零配件，或者零配件供应商同时获得了系统专利的许可时，则可能认定存在默示使用系统专利的许可。[62]Id.

四、美国、德国判例的异同及分析

通过上述判例梳理可以发现，在零部件销售是否导致组合物专利权利用尽或者默示许可的问题上，美国和德国的立场基本是相同的，某些规则虽然表面不完全一致，但有趋同的迹象，值得仔细分析。

（一）两国都缺乏专利立法层面的专利权用尽规定，但都规定了专利间接侵权

美国和德国专利法中都没有明文规定专利权用尽原则，而是由司法判例承担起明确、细化专利权用尽原则内涵的责任。这虽然确保了个案适用专利权用尽原则的灵活性，但一定程度上也牺牲了法律的稳定性。例如，美国联邦最高法院2017年裁判的Lexmark案，就改写了下级法院多年来确立的有关明示合法约定可以排除专利权用尽适用的规则；而德国联邦最高法院至今尚未审理过零部件销售的权利用尽案件，导致了德国规则的不明朗。

值得注意的是，《美国专利法》[63]《美国专利法》第271条（c）款规定：“任何人在美国境内许诺销售、销售或者进口到美国境内构成发明实质部分的专利装置、产品、组合品或者组合物的部件，或者用于实施专利方法的材料或者装置，如果行为人明知这样的部件、材料或者装置是专门为侵犯专利权所制造或者改造的，并且不是常用商品或者具有实质性非侵权用途的商品的，应承担辅助侵权之责任。”和《德国专利法》[64]《德国专利法》第10条规定：“（1）专利权还有进一步的效力，即在本法适用范围内，任何第三人未经专利权人同意，不得向没有权利实施专利的人提供或者许诺提供发明的实质要件，当其明知或者根据情势应知这些行为有助于且明确用于专利发明的实施的。（2）当上述行为涉及日常交易中可以获得的普通商品时，不适用第（1）款的规定……。”都明确规定了专利间接侵权制度，允许专利权人在一定程度上控制构成“发明实质要素”“非常用品”或“不具有实质非侵权用途”的零部件的提供行为。前述判例也大多发生在专利间接侵权的背景下，而且两国法院在承认组合物专利权用尽时，都引入了专利间接侵权制度中使用的“发明实质特征”“非侵权用途”概念。这种概念借鉴并不偶然，其背后是禁止专利权人重复获利的朴素的衡平思想：既然专利权人可以通过专利权控制特殊零部件的市场并获得第一次收益，那么在特定情况下就不应该就成品组合物再次获得专利垄断收益。

（二）两国有关专利权用尽的立论基础曾有差别，但逐渐趋于一致

从专利权用尽的立论基础来看，两国尽管在过去存在差异，但目前逐渐趋于一致。就德国而言，德国判决基于科勒的理论，一直认为专利权用尽属于依法的强制性规定（zwingendes Recht），是一种内在限制，与专利权人授权无关，与默示许可也没有关系，当事人不能通过法律行为加以排除或限制。也即专利权人不能禁止使用和进一步销售的理由在于这些行为本身根本就不需要获得权利人的同意，而不在于这些行为被认为获得了授权。[65]同注释[45]，第980页。从这点看，德国最新判例的“扩大的权利用尽概念”也不以默示许可为基础，因此不能以明示约定的方式排除其适用。

美国则正在经历着从“默示规则主义”过渡到“强制用尽主义”的重大历史转折。早先美国联邦巡回法院大多判决与英国普通法判例[66]有关英国的判例可参见Christopher Stothers, Patent Exhaustion: the UK Perspective, 16th Annual Conference onIntellectual Property Law and Policy, 27-28 March 2008.一致，认为合法的售后限制可以排除专利权用尽原则的适用，因此专利权用尽仅发生在默示许可的场合。[67]Renold S. Chisum on Patents, 16.03[2][a]，转引自刘强、沈伟：《专利权用尽的售后限制研究——以专利权保留规则的构建为视角》，载《知识产权》2016年第2期，第57–58页。但SCOTUS在Lexmark案中明确否定了这点观点。SCOTUS认为，下级法院之所以得出这种观点，是因为站在《专利法》第271条a款有关专利侵权规定的角度去理解专利权用尽规则：只有“未经许可”的实施行为才构成专利侵权，而专利权人销售专利产品的行为在没有明示时通常可以“推断许可”购买者使用和转售该产品。这种逻辑把权利用尽规则变成了“默示规则”（a default rule），从而只要专利权人有明示保留，就可继续主张专利权。[68]同注释[43]，第1533–1534页。但SCOTUS明确提出，专利产品销售之后的使用、销售或者进口物品的权利源自所有权，这些权利独立于《专利法》，因此专利权用尽是对专利权的固有限制，而不是销售时的默示规则。[69]

（三）两国都有判例承认零部件销售可能导致组合物专利的权利用尽或默示许可，但判例的权威性、稳定性不同

如前所述，美国最高司法机关很早且不止一次确认，零部件销售可能导致组合物专利权的权利用尽或者实施组合物专利权的默示许可，各级法院也出现了众多判例，从而形成了较为权威和稳定的规则，具有较为明确的市场指导意义。相比之下，德国目前仅有杜塞尔多夫地方法院作出了相关判决，德国最高司法机关至今没有任何相关的判例，而从BGH已有判决的字面表述来看，似乎可以推断出相反的结论。因此，德国相关规则的权威性不够，仍有待德国司法最高机关的进一步确认。

（四）两国判例都以禁止重复获取许可费（double royalties）为原则，适用专利权用尽的前提条件实质相似

如前所述，根据美国Univis案以来的判例，零部件销售导致组合物专利权利用尽的前提条件包括：（1）该零部件体现了组合物专利的“实质特征”；（2）该零部件不具有任何“非侵权用途”。反观德国，杜塞尔多夫法院虽然没有明确提到第二个要件，但同样提出，适用“扩大的权利用尽概念”的前提是被合法投放市场的零部件是技术发明的“实质要件”或者属于发明的关键组件。

就何谓“实质特征”，美国判例认为，体现了专利发明的“实质特征”是指系争零部件体现了系争权利要求（与现有技术相比时）所具有可专利意义的显著技术特征。例如在前述Univis案中，镜片毛胚已充分体现了系争专利权利要求的实质特征，打磨和上光仅是余下的常规步骤；[70]同注释[13]，第249页。在Quanta案中，Intel投放市场的微处理器和芯片已经体现了系争专利方法的实质性特征，余下实施步骤仅是添加标准配件诸如存储器和电路。[71]同注释[24]，第632–633页。而为了作出该判断，美国法院必须比对零部件与系争权利要求，甚至全面审查专利申请历史，以明确权利要求保护范围。例如在Cyrix案中，法院在全面审查专利申请历史之后认为：（1）现有技术具有芯内分割电路并要求可操控外部的存储器，而Intel系争专利的进步在于增加了芯内分页电路和在单纯分割模式或者与分页组合分割模式之间进行切换的能力，该增加的内容有别于现有技术，属于系争专利权利要求的“实质特征”；（2）Intel提供给Quanta的微处理器（零部件）已经体现了该实质性特征；[72]同注释[24]，第537页。（3）外部存储器对体现在微处理器中的发明而言，不具有可专利意义。[73]Id. at 538.尽管Intel在该案中主张，系统组合专利的权利要求也指向外部存储器中的可具有专利性的区别特征，但法院认为Intel该主张与其专利申请历史和专利许可中的观点相悖，所以不予支持。[74]Id. at 531.有学者据此进一步指出，如果零部件被另一个与之相比具有区别的专利权利要求所覆盖时，针对该具有区别特征的权利要求而言，就不能适用Univis确立的专利权用尽规则了，因为该零部件与该权利要求并不共享相同的实质特征。[75]John W. Osborne, 同注释①引文，第674页。反观德国，杜塞尔多夫法院的判例虽然没有详细阐释何谓“实质特征”，但也采取了与美国类似的判断标准。例如法院认为，如果零部件与组合物各自受不同专利覆盖时，通常一个专利的权利用尽不会导致另一个专利用尽，但是如果这两个专利的“实质发明构思”是一样的而且实质体现在该零部件上时，可以适用“扩大的专利权用尽概念”，两个专利都权利用尽。[76]同注释[57]。可见，无论美国还是德国，都是通过具体考察系争专利权利要求的实际发明构思，并以零部件是否体现了该实质构思为标准，来判断相关专利或权利要求是否权利用尽。

就零部件必须不具有“非侵权用途”的要件，美国和德国的判断标准也可能是类似的。从美国判例来看，正如Elkay案所阐释的，只要零部件可以被“合理”“实际地”以非侵权方式加以使用，包括通过合理修改，那么该零部件就具有“非侵权用途”，从而可以排除专利权用尽原则的适用。[77]同注释[36]。也即美国的“非侵权用途”判断并非采取绝对标准，而是合理性标准。反观德国判例，尽管杜塞尔多夫法院没有明确阐释该问题，但因为零部件销售问题与专利间接侵权有着密不可分的联系，因此相关德国判例可以随时被引用，而在这类判例中，同样存在“合理性标准”。例如BGH曾在专利间接侵权的判例中指出，“只有针对不侵犯专利权就无法合理使用的物品”，才会给予完全的供货禁止。[78]BGH 7.11. 1978 Schiessbolzen GRUR 1979,149.

（五）两国判例都允许根据个案和零部件销售的事实，推论出使用组合物专利的默示许可，但适用范围是否一致仍待观察

根据美国Met-Coil等案，即便系争零部件没有体现专利发明的“实质特征”，只要其符合“非侵权用途”的要件，且根据销售的实际情况“明显意味着可以推断存在默示许可”，也可以推断有使用组合物专利的默示许可，最终起到与专利权用尽类似的限制组合物专利权的效果。据此也可认为，在美国法之下，默示许可制度发挥作用的场合，是系争零部件没有体现专利发明的“实质特征”的情况。

德国判例同样允许适用默示许可制度。但需要进一步观察和分析的是，在德国法之下，如果零部件体现了组合物专利发明的“实质特征”，是直接导致专利权用尽，还是仍旧可以通过明确的合同约定，排除实施组合物专利的默示许可？也即就零部件销售而言，德国的默示许可制度是否适用范围更大？就此而言，德国判例并没有给出十分明确的答案。但基于杜塞尔多夫法院判词的前后表述，似乎可认为法院持与美国判例近似的观点。

首先，我们注意到，德国判例在分析“扩大的权利用尽概念”时，都仅从零部件体现组合物发明实质特征的角度进行分析。例如杜塞尔多夫法院提出，“‘扩大的权利用尽概念’适用于被合法投放市场的零部件实质体现整个发明或者属于发明的关键组件的情况”，而且法院认为，如果两个专利的创造性概念相同而且都实质体现在系争零部件上，可能适用“扩大的权利用尽概念”。[79]同注释[57]。其次，与美国判例一样，德国判例在谈及默示许可时，同样切换到了销售不具有“非侵权用途”的专用零部件的语境之下，并不涉及零部件体现组合物发明实质特征的情况。例如杜塞尔多夫法院指出：“即便诚如当事人所主张的，涉案数据存储器和存储控制权只能合理用于实施专利系统，但由于当事人已经明确限制了供货商有关零部件的许可，所以排除了实施专利系统的默示许可”。[80]Id.与此相呼应，德国法院在方法专利权人销售专门用于实施专利方法设备且合同无明示限制的场合，也频频根据合同诚实信用原则和交易习惯的解释，推定存在默示许可或者至少提供方有义务容忍使用该专利方法。[81]同注释[45]，第991页。据此可以推断，德国法在零部件销售领域支持默示许可的存在，并不包含“扩大的专利权用尽”的适用情形即零部件体现了组合物发明实质特征的情况，而主要是针对一般专用品销售的场合。因此美、德两国在零部件销售适用默示许可的具体范围上，可能完全是一致的。

五、我国法院的立场和存在的问题

如前所述，除了北京市高级人民法院内部指导意见之外，目前我国尚无直接回应零部件销售是否导致组合物专利权利用尽的生效司法解释和司法判例。

但不久前北京知识产权法院裁判的西电捷通诉索尼一案，[82]参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。已经从另一个侧面开始触及该问题。在该案中，被告为他人实施专利方法提供设备，而该设备最初是被告由原告专利权人处购买的，法院审理后认为，“在我国现行法律框架下，方法专利的权利用尽仅适用于‘依照专利方法直接获得的产品’的情形，即‘制造方法专利’，单纯的‘使用方法专利’不存在权利用尽的问题……‘使用方法专利’不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴”。据此，即便实施专利方法的专用设备被专利权人合法投放市场，该使用方法专利也不可能发生权利用尽。

本文认为，尽管我国专利权用尽立法与美、德两国不同，但结合专利权用尽原则的本意和精神来看，西电捷通诉索尼案判决过于简单绝对的说理和结论，完全忽视了方法专利（包括使用方法专利）也可能存在重复获利的情况，而且也与北京市高级人民法院提出的指导意见相左，[83]《专利侵权判定指南（2017）》的131条第（4）款规定：“方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利”，不视为侵犯专利权。可能会导致利益天平过于偏向专利权人一方。同样过于简单和绝对的规则设计，也体现在北京市高级人民法院的相关指导意见中，其规定如果销售的零部件属于专用部件，则“将其组装制造专利产品”的，当然不视为专利侵权。[84]《专利侵权判定指南（2017）》第131条第（3）项规定，“专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品”，不视为专利侵权。这种当然推定专利权用尽的做法，也可能会使利益天平过于偏向零部件采购方。[85]有观点认为这种情况并不构成专利权用尽，这种实施行为得根据《专利法》第11条、第12条判定是否构成侵犯相关联专利权的行为。同注释⑥。司法机关上述的法律适用与规则设计，能否达致专利权用尽原则的初衷，值得我们认真检讨与继续反思。

结 语

通过梳理和分析美、德两国的判例可以发现，两国法院都承认，零部件销售可以导致组合物专利的权利用尽，但需要满足一定的前提条件，即该零部件必须体现了组合物专利的“实质特征”且不具有任何“非侵权用途”。就此两国司法还不谋而合地发展出了类似的规则，例如“实质特征”是指系争权利要求与现有技术相比时所具有可专利意义的显著技术特征（美国），或者是“实质的发明构思”（德国），而零部件具有“非侵权用途”是指其可以被“合理地”以非侵权方式加以使用。此外，在零部件没体现组合物实质特征时，两国法院从默示许可理论出发，认为可以根据个案情况以及销售不具有“非侵权用途”零部件的事实，推论出使用组合物专利的默示许可。这种趋同性表明美、德两国在规制零部件销售与组合物专利权利用尽的问题上，所持的立场以及原则是相同的，都是为了防止专利权人就相同的专利发明重复获得许可费。美国和德国在这个问题上的裁判思路值得我国法院借鉴。

US and Germany share the same position and principle regarding the relationship between the component sales and the exhaustion of combination patent, i.e. to prevent the patentee from obtaining double royalties. Case laws show that both countries recognize the sale of component can lead to the exhaustion of combination patent, but certain prerequisites must be met, i.e. the component must reflect the “essential features”of the patented combination and does not have any “non-infringing use”. “Essential features” refer to patentable technical features that are distinguishing over prior art, and “non-infringement use” means components can be“reasonably” used in a non-infringing manner. When the component does not reflect the “essential features” of the patented combination, US use implied license theory to infer the licensing use of the combination patent;German court shares the similar view. These experiences are beneficial to Chinese peers.

component; combination patent; patent exhaustion; implied license

张韬略，同济大学法学院副教授

张伟君，同济大学法学院教授

本文获得国家社科一般项目（1 5 B F X 1 7 0）“网络环境下专利权的扩张及应对研究”、教育部人文社科项目（1 4 Y J C 8 2 0 0 7 7）和上海市哲学社会科学规划一般课题（2 0 1 4 B F X 0 0 2）“中美信息技术产业专利危机及专利制度优化比较研究”的资助。