中、美、欧以妨害公共利益为由的审查实践比较

吴小瑛

中、美、欧以妨害公共利益为由的审查实践比较

吴小瑛*

中、美、欧对涉及妨害公共利益的专利申请不予授权的立法目的或遵循的原则是相同的，但审查实践却不完全相同。本文对中、美、欧以妨害公共利益为由的审查实践进行了比较，并提供建议供专利代理同行和申请人借鉴。

妨害公共利益 中、美、欧 审查实践

因涉及妨害公共利益不予授权的中国专利申请虽不属普遍情形，但仍属于不符合《专利法》第5条的一个重要考虑因素。妨害公共利益，是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。涉及妨害公共利益的申请不能是因滥用而造成妨害公共利益，①参见：《专利审查指南》（2010版）第二部分第一章第3．1．3节。而应是发明本身或唯一用途会导致妨害公共利益。

一、中、美、欧的规定及美国判例

《专利法》第5条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。该条款的设置目的是为防止对可能引起扰乱社会、导致犯罪或者造成其他不安定因素的发明创造被授予专利权。②尹新天． 中国专利法详解［M］． 北京：知识产权出版社，2011：13．《专利审查指南》（2010版）也列举了妨害公共利益的一些例子，例如严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康都属妨害公共利益。③参见：《专利审查指南》（2010版）第二部分第一章第3．1．3节。European patents shall not be granted in respect of:(a)inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not bedeemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States．

欧洲也有类似规定，《欧洲专利公约》第53条（a）规定，一项发明如果其商业使用会妨害公共秩序或公德，则该发明不能被授权。④Article 53 Exceptions to patentability欧洲专利局审查指南指出，该规定的目的是防止可能引起暴乱或破坏公共秩序，或导致犯罪或造成其他不安定因素的发明创造被授予专利权。⑤Matter contrary to "ordre public" or morality Any invention the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality is specifically excluded from patentability． The purpose of this is to deny protection to inventions likely to induce riot or public disorder, or to lead to criminal or other generally offensive behaviour (see also FII, 7．2)．

在美国，类似法理体现在实用性规定（utility requirement）。在 Lowell v. Lewis（1817）中，巡回法院认为如果一项发明是用来毒害或杀害他人的，则该发明不能被授权。⑥All that the law requires is, that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society． The word "useful", therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral．For instance, a new invention to poison people, or to promote debauchery, or to facilitate private assassination, is not a patentable invention．法院的该观点与公共政策理论（public policy doctrine or ordre public）相符。

二、中、美、欧的立法目的或遵循的理论原则相同

根据欧洲规定和美国判例，可以看到欧美与我国在妨害公共利益方面的规定从立法目的或遵循的原则来说是相同的，即对他人造成伤残，可能破坏公共秩序或造成不安定的发明创造是不能获得专利权的。体现了将保护具有垄断性和私权性的专利权与保护社会利益、公众健康相结合。

妨害公共利益的发明创造不包括仅其实施为国家法律所禁止的发明创造。TRIPS第27条第2款规定，各成员为了维护公共利益或者社会公德，包括保护人类、动物或植物的生命或健康，或者避免对环境造成严重污染，有必要禁止某些发明在成员地域内进行商业性实施的，可以排除这些发明的专利性，但是以这种排除并非仅仅因为其法律禁止实施为限。⑦Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law．对于该规定的理解，换言之，就是这类发明创造禁止商业性实施的理由是否在于维护公共利益或者社会公德，而不是其他。与中国《专利法实施细则》第10条的规定类似，欧洲Article 53(a)明确如此规定。

妨害公共利益都不能是因为发明创造的滥用而导致，即应是发明创造本身或其唯一用途是否会导致妨害公共利益。中国《专利审查指南》（2010版）和欧洲专利局审查指南⑧Offensive and nonoffensive use Special attention should be paid to applications in which the invention has both an offensive and a non-offensive use, e．g． a process for breaking open locked safes, the use by a burglar being offensive but the use by a locksmith in the case of emergency non-offensive． In such a case, no objection arises under Art． 53(a)．都有相关规定。

三、中、美、欧的实践

虽然中、美、欧在妨害公共利益方面的立法宗旨相同，但中国与美、欧的审查或审判实践却不尽相同。根据中国国家知识产权局专利复审委员会官网公布的案件，可以看到其中有相当比例是食品、化妆品领域的案件以妨害公共利益为由被驳回或无效。这些申请或专利被认为妨害公共利益，都是以国家食品药品监督管理总局等部门的行政规定为主要依据，认为属于妨害公共利益的情形。根据欧洲专利局官网公布的上诉案件，欧洲没有类似情形。美国的判例也没有类似情况。⑨Offensive and nonoffensive use Special attention should be paid to applications in which the invention has both an offensive and a non-offensive use, e．g． a process for breaking open locked safes, the use by a burglar being offensive but the use by a locksmith in the case of emergency non-offensive． In such a case, no objection arises under Art． 53(a)．

（一）美国实践

美国判例Juicy Whip, Inc. v Orange Bang, Inc. (Fed.Cir. 1999)中，被告Orange Bang以原告Juicy Whip的专利故意欺骗消费者为理由提出无效，地方法院据此宣告该专利无效。但上诉法院认为⑩The Court found that there was no basis for holding that an invention was unpatentable for lack of utility simply because it has the capacity to fool some members of the public．The Court noted that Juicy Whip's drink machine was perfectly legal, and if Congress didn't like it, they were free to change the law． However, it was not the job of the USPTO to displace the police powers of the States and promote the health, order, peace,and welfare of the community．· The patent system is not a regulatory body, it only gives you the right to exclude others． It is for other agencies to determine if the invention can be legally marketed．o For example, even if you can get a patent on a drug, you can't sell the drug until you get approval by FDA．一项发明不能因为它有欺骗公众的可能就不能授权，专利法赋予了专利权人阻止他人使用该专利技术，但专利局并不被赋予替代警察的权利。专利局不是行政部门，一项发明能否合法化上市，还需要其他部门的批准，就好比一个药品获得了专利，但只有经过FDA的批准才能够上市销售一样。

（二）欧洲实践

根据欧洲专利局公布的上诉案件，欧洲专利局以EPO Art. 53（a）拒绝的申请或专利绝大多数都是生物领域案件，如人类胚胎的商业使用等，即属于Rule 28①Rule 28Exceptions to patentability(1) Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:(a)processes for cloning human beings;(b)processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;(c)uses of human embryos for industrial or commercial purposes;(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes．(2) Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process．规定的情形。只有极个别的案例涉及其他情形，例如，T0149/11案是因为该专利申请的权利要求13的商业使用触犯了人权，因此妨害公共秩序，而落入《欧洲专利公约》第53条（a）规定的不授予专利的范畴。②The Board considers that “ordre pubic”must be seen in particular as defined by norms that safeguard fundamental values and rights such as the inviolability of human dignity and the right of life and physical integrity．T0866/01案是欧洲申请（EP92902903.1）的权利要求1的组合物包含致死量的麻醉剂，权利要求4定义了给药剂量，但其中的给药剂量是依据哺乳动物体重来计算的。上诉委员会（Board of Appeal）认为由于哺乳动物包括人，因此权利要求4属于《欧洲专利公约》第53条（a）规定的违反公共利益的情形。在异议程序中，专利权人将哺乳动物修改为低等哺乳动物之后，克服了该问题。③The composition of claim 4 wherein the dosage form provides between 0．15 and 0．35 ml per kg of a maximum body weight of a lower mammal．

（三）中国实践及与欧美的比较

1.案例

【案例1】

发明名称为“对老化食用油进行复鲜的方法”的中国专利申请（申请号为200680026451.6），权利要求要求保护的方法是通过加入棕榈酸抗坏血酸酯而对老化的含有PUFA的食用油或含有此类油的组合物进行复鲜的方法，实质审查以权利要求不符合《专利法》第5条第1款的规定驳回了该申请。经过复审，合议组维持了驳回决定。合议组评述，妨害公共利益，是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。该申请中所述的复鲜方法处理的老化的食用油，已经发生变质或者被大众认为变质，其营养价值降低，并且会产生有害于人体健康的物质，而该老化食用油进行复鲜的方法，仅仅改善食用油的感官品质，即掩盖油脂劣变气味，给人造成油脂质量良好的假象，并不能去除食用油老化产生的有害于人体健康的物质，长期食用此类已经变质的食用油会对人体健康构成危害。因而该对老化食用油进行复鲜的方法的使用会妨害公共利益，属于《专利法》第5条第1款规定的不能授予专利权的申请。

在上述中国专利申请对应的欧美申请，在审查中并没有遇到类似的审查意见。欧洲专利局还于2015年7月8日签发了授权通知书，其接受的权利要求1就是中国专利申请实审阶段的权利要求1。美国申请虽然没有被授权，但整个审查程序涉及的只是创造性问题，妨害公共利益的问题从来没有提及。

【案例2】

发明名称为“苄氧基乙胺衍生物作为防腐剂的用途、防腐方法和组合物”的中国专利申请（申请号为201080055926.0）。实质审查部门于2014年10月17日发出驳回决定，驳回理由是：权利要求2请求保护式（I）化合物或其盐作为化妆组合物、皮肤用组合物或药物组合物的防腐剂的用途，然而式（I）所示的苯氧基乙胺衍生物及其盐不属于卫生部颁布的《化妆品卫生规范》中许可使用的安全的防腐剂，且其是现有技术中公开的存在健康危害的化合物，并且该申请对于苄氧乙胺的安全用量没有记载，没有足够的数据表明在何种情况下使用是安全的。因此，由于权利要求2的使用会给公众的身体健康造成危害，进而对社会造成危害，妨害公共利益，属于《专利法》第5条规定的不能授予专利权的申请。合议组于2016年6月12日签发“复审决定书”，维持了驳回决定。

该中国专利对应的欧美申请都已授权，且授权的权利要求包括将所述化合物用于化妆品的应用且没有对用量进行限定。

【案例3】

发明名称为“杀虫化合物混合物”的中国专利申请（申请号为200880118847.2），权利要求书1是，包含组分A乙虫腈和组分B甲胺磷的组合物。审查员以包括农业部、国家发改委的几个部委公告第632号《禁止包括甲胺磷在内的五种高毒有机磷农药在农业上使用》为依据，认为该权利要求妨害公共利益，于2014年12月09日以权利要求第1～4项、说明书及说明书摘要属于《专利法》第5条规定的不授予专利权的范围为由驳回了该申请。在复审中，申请人删除了甲胺磷，将其替换为毒死蜱，并将说明书、摘要中涉及“甲胺磷”的内容删除。基于该修改文本，复审委于2015年12月22日签发复审决定书，撤销了驳回决定。

该中国申请没有对应的美国申请，对应的欧洲申请由于缺乏单一性而被申请人放弃该申请。

【案例4】

专利号为ZL03806097.3的授权专利，授权公告时的权利要求共8项，涉及的技术方案为用含有雷托巴胺或其盐的猪的饲料添加剂改善生长后期的猪肉品质的方法，以及包含雷托巴胺的饲料添加剂。该专利于2011年10月17日被全部无效。专利复审委员会评述，专利雷托巴胺为肾上腺素受体激动剂，属于瘦肉精的一种。本领域公知，用瘦肉精作为饲料添加剂喂养猪，会由于瘦肉精在猪内脏中的残留而造成对人体的危害，因而雷托巴胺为农业部、卫生部、国家药品监督管理局明令禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种。该专利请求保护的饲料添加剂中使用了雷托巴胺，其实施将会影响公众的身体健康，对社会公众造成危害。因此，该专利为妨害公共利益的发明创造，根据《专利法》第5条的规定，不能被授予专利权。

该中国专利没有对应的欧洲申请，对应的美国申请不涉及妨害公共利益的问题，是因为缺乏创造性被驳回。

2.专利审查不同于行政部门的审查

在中国，审查员以妨害公共利益为由拒绝给予授权的食品、化妆品或农药领域的申请或无效专利，大多是基于国家行政管理部门如国家食品药品监督管理总局或农业部的规定而审查的。如果权利要求中的物质是国家行政管理部门的规定所明确禁止使用的,则审查员会认为该物质的所述使用属于妨害公共利益情形，上述【案例3】和【案例4】都属于这种情况。

审查员在审理案件时，以国家行政管理部门的规定作为判断的主要依据，是有一定道理的。作为审查员，虽然《专利审查指南》（2010版）中罗列了一些妨害公共利益的情形，但在审查具体案件时，审查员并没有明确的可操作性标准来衡量一项发明创造是否属于妨害公共利益。然而，国家行政管理部门的规定通常都是在经过技术专家论证和考证之后慎重作出的，至少在规定生效期内，在认识水平上，被国家行政管理部门的规定明令禁止的物质可以帮助审查员判断是否对公众健康有危害的物质，据此来判断是否妨害公共利益。

但需要避免的是，审查员切忌充当起国家行政管理部门的职责，不是从专利申请角度来审查案件，而是从市场准入角度来审查。众所周知，出于安全考虑，食品、药品、化妆品在上市之前都必须经过相关行政审批准许可，药监局对请求上市的药品、化妆品进行审查，考核其有效性和安全性是否满足上市要求。专利是用来鼓励技术创新，为专利权人提供阻止他人不经准许而使用其发明创造的权利。专利制度和国家食品药品监督管理总局等行政规定的立法目的不同，审查标准也自然不同。欣慰的是，专利复审委员会在审查中对此有清晰的认知。例如，针对中国专利申请（申请号200710307789.5）的驳回决定，在专利复审委员会于2012年8月21日签发的复审决定中，合议组认为，《专利法》第5条第1款规定对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权，目的在于防止可能扰乱正常社会秩序、导致犯罪或者造成其他不安定因素的发明创造被授予专利权，而不是要求专利行政部门替代发明所属技术领域的国家监督管理部门对相关技术的商业性实施进行管控。然而，笔者注意到，专利复审委员会也有不同的审查结果，如本文【案例2】中的化合物并不是被明令禁止的物质，虽然所述化合物没有出现在《卫生部卫生规范》中所列允许添加的防腐剂中，但也不是被明令禁止使用的物质。该案件目前正在行政诉讼程序中，笔者期待着法院的观点。

四、建 议

由于对妨害公共利益的申请不授予专利权或者授权后也是被无效的理由，在面临可能涉及妨害公共利益的发明创造时，申请人需要认真考虑如何避免或克服权利要求落入这个不授权范畴。鉴于此，笔者建议如下。

（1）当一项发明创造具有可能涉及妨害公共利益的风险时，在撰写专利申请文件时，尽可能从不同的角度全方位地描述技术方案，并为各种技术方案提供实施例，为日后审查过程中修改文件，删除其中不合法的内容、保留合法的内容，使申请具有授予专利权的可能性做准备。

（2）随着时间的推移和社会的进步，公共利益的内涵和外延也在不断发生变化，当前被认为妨害公共利益的发明创造可能在以后会发生认识的转变。因此，对于目前审查员以妨害公共利益为由不予授权的专利申请，尤其是一些PCT申请在进入中国后才意识到面临妨害公共利益的问题，但从商业利益角度而言获得专利权至关重要，则申请人可以考虑尽可能地使该专利申请处于存活状态，期待着将来可能发生的审查动向的改变。

（3）由于中国审查实践有别于欧美，因此需要欧美申请人在撰写专利申请文件时能提前做好准备和布局，为日后进入中国留有修改的退路。

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