在先著作权主张中“接触”的审查与判断

文/马军

在先著作权主张中“接触”的审查与判断

文/马军

申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。如果商标注册人与商标设计者为同一主体或者取得了商标设计者的授权，就不会产生著作权与商标权的权利冲突的问题；如果未经权利人许可，擅自将他人享有著作权的作品申请注册商标或者作为商标加以使用，就会造成与他人著作权的冲突。以著作权作为在先权利进行主张的，需要证明诉争商标与其所享有著作权的作品构成实质性相似，还要证明诉争商标注册人接触或者有可能接触到所享有著作权的作品。其中，在判断是否接触或可能接触时，需要结合作品的独创性、日常经验等因素综合判断。

商标法；著作权；可能接触与接触；审查判断

一、据以研究的案例

第6881367号图形商标（简称诉争商标）由上海艺想文化用品有限公司（简称艺想公司）于2008年8月5日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出申请注册，指定使用商品为第16类：笔；钢笔；钢笔套；墨水；绘画材料；文件夹（办公用品）；笔记本；除家具外办公必需品；文具；文具盒（全套）等。商标局对诉争商标予以初步审定并公告。在公告期内，毕加索国际企业股份有限公司（简称毕加索公司）针对诉争商标向商标局提出异议。商标局依法受理后，艺想公司在规定期限内进行了答辩。商标局认为，诉争商标与著名画家毕加索的名作《梦》主体部分基本相同，毕加索自逝世至今不足五十年1著名画家毕加索于1973年4月8日逝世，生前创作了《梦》等许多知名作品。，其继承者对该画作所享有的著作权仍然有效，故诉争商标已构成对他人在先著作权的侵犯。商标局于2012年5月15日作出（2012）商标异字第26882号“图形”商标异议裁定：毕加索公司所提异议理由成立，诉争商标不予核准注册。

艺想公司不服商标局（2012）商标异字第26882号“图形”商标异议裁定，于2012年8月1日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）申请复审，其主要理由为：毕加索公司不能证明其引证的《梦》作品为毕加索创作，且毕加索公司亦非毕加索著作权的合法继承人，因此诉争商标侵犯毕加索及其继承者所拥有的《梦》作品的著作权不成立。综上，请求核准被异议商标的注册。

毕加索公司答辩的主要理由为：诉争商标侵犯了著名画家毕加索及其继承者所拥有的《梦》油画美术作品的著作权。请求依据2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第三十一条的规定不予核准被异议商标的注册。毕加索公司向商标评审委员会提交了画家毕加索的作品《梦》的网络资料、法国巴黎高等法院判决书及中文翻译、有关协议书及中文翻译、授权文件、使用资料等主要证据。

2013年11月11日，商标评审委员会作出商评字〔2013〕第132940号关于第6881367号图形商标异议复审裁定（简称第132940号裁定），认定：诉争商标图形与著名画家毕加索知名作品《梦》主体部分基本相同，毕加索逝世至今不足五十年，其继承者对该作品所享有的著作权仍然有效，鉴于《梦》作品已世界闻名，艺想公司应该可以接触到该作品，且艺想公司未提交证据证明诉争商标申请注册已经过《梦》作品著作权人的许可，故诉争商标侵犯了他人的在先著作权，违反了2001年《商标法》第三十一条关于不得损害他人现有的在先权利的规定。综上，艺想公司所提异议复审理由不成立。商标评审委员会裁定：诉争商标在复审商品上不予核准注册。

艺想公司不服第132940号裁定，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。艺想公司向原审法院提交了作品登记证书复印件及附图。

二、争议的主要焦点及法院裁判要点

艺想公司的主要诉讼理由是：1.毕加索公司不能证明其引证的《梦》作品为毕加索创作，且毕加索公司亦非毕加索著作权的合法继承人，因此，诉争商标的注册侵犯毕加索及其继承者所拥有的《梦》作品的著作权不成立。毕加索公司以侵犯他人在先权利为依据提出异议时，应当取得有关权利人的授权。2.即使此《梦》作品存在，艺想公司从未接触过，更谈不上抄袭或模仿。诉争商标是艺想公司法定代表人王红新自行创作，并于2001年9月20日完成的作品，上海市版权局作品登记证书登记号：沪作登字—2014—F—00160791号。

一、二审法院经过审理作出如下裁判：商标评审委员会认定艺想公司关于毕加索公司不是毕加索著作权继承人也不是著作权利害关系人的主张与本案无关之处理正确，予以支持。诉争商标图形与著名画家毕加索知名作品《梦》主体部分基本相同，毕加索逝世至今不足五十年，其继承者对该作品所享有的著作权仍然有效，鉴于《梦》作品已世界闻名，艺想公司应该可以接触到该作品，且艺想公司未提交证据证明诉争商标申请注册已经过《梦》作品著作权人的许可，故诉争商标侵犯了他人的在先著作权，违反了2001年《商标法》第三十一条关于不得损害他人现有的在先权利的规定。商标评审委员会对此认定正确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第132940号裁定。

三、法律评析

一般来说，著作权与商标权的客体在法律性质上并不相同。著作权保护的是作品的独创性，其客体属于智力劳动成果,而商标权保护的是商标的显著性或者说是识别性，其用以区分商品或服务的提供者，其客体属于工商业标记。如果商标注册人与商标设计者为同一主体或者取得了商标设计者的授权，就不会产生著作权与商标权的权利冲突的问题；如果未经权利人许可，擅自将他人享有著作权的作品申请注册商标或者作为商标加以使用，就会造成与他人著作权的冲突。

(一)主张在先著作权的举证要点

在我国的商标权利保护制度中，针对这种商标权与著作权的冲突，《商标法》（2001年修正）第三十一条明确规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《商标法》（2013年修正）第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。该条规定的“在先权利”指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权、外观设计专利权、肖像权、商号权等。当事人在主张在先权利时，应该明确主张何种在先权利。在审判实践中，有的当事人仅仅主张在先权利，这种没有明确权利主张的请求一般不会得到法院支持。同时，应针对所主张的在先权利提供证据予以证明，主张不同的权利所承担的举证责任也不同，比如，主张在先商号权就要举证证明其商号在相同或类似商品或服务上在先使用并有一定知名度等。

本案中，毕加索公司主张诉争商标侵犯了著名画家毕加索及其继承者所拥有的《梦》油画美术作品的著作权。《著作权法实施条例》第二条规定，著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。该条例第四条规定，美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。根据《著作权法实施条例》的上述规定，构成我国《著作权法》意义上的美术作品，应当具备独创性并有一定的审美意义。按照以上要求,在诉讼中主张在先著作权应当完成以下几个举证要点：所主张的作品具有独创性，符合作品的构成要件；该作品的著作权权利归属；该作品完成日期早于诉争商标申请日；诉争商标与其所享有的著作权的作品相同或实质性相似；还要证明诉争商标注册人接触或者有可能接触到所享有著作权的作品。

(二)在先著作权主张中关于接触认定的争议

诉争商标是否侵犯在先著作权的问题，与一般情况下的著作权侵权行为的认定并没有本质区别，采用的都是“接触加实质性相似”的判断标准。“接触加实质性相似”是通过多年著作权保护实践总结出来的一个规则，所以在商标授权确权诉讼中进行在先著作权主张的还要证明诉争商标注册人接触或者有可能接触到其所享有著作权的作品。

如何进行接触与可能接触的审查与判断在有些案件中也是存在争议的。在“ADO及图”系列商标异议复审案中2参见北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1302号行政判决书。，商标评审委员会与原审法院的主要分歧就在于如何“判定接触”，即判定诉争商标注册申请人是否接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。在此案中，法国欧尚集团提交了其“Auchan及A小鸟图形”商标在法国注册的商标公告（1983年申请注册）、“A小鸟图形”商标在美国的商标注册情况（1990年申请注册）、“Auchan及A小鸟图形”商标国际注册证（1988年申请注册）及其在国外的宣传海报等证据。商标评审委员会认为，法国欧尚集团提交的证据不足以证明其“小鸟图形”版权作品在诉争商标申请注册前（1998年1月21日前）在中国大陆进行了使用或宣传以及第三人在申请注册诉争商标前曾接触或有机会接触到欧尚集团的“小鸟图形”版权作品，并抄袭该版权作品作为商标申请注册。而原审法院则认为，第三人在内的公众可以通过公开的途径得知欧尚集团在国外的商标注册情况尤其是国际注册的情况。结合诉争商标的图形部分与欧尚集团享有著作权的“A小鸟图形”相同的情况，可以认定第三人在申请注册诉争商标前接触过法国欧尚集团的“A小鸟图形”。在该案中，商标评审委员会认为“实质相似”与“接触可能”是判定商标权是否侵犯在先著作权的两个必备条件，缺一不可。原审法院则以“实质相似”推定存在“接触可能”，并未对“接触可能”单独进行判定。该案件的争议提出是否可以仅凭“实质相似”即可推导出接触或者可能接触？

关于以上问题的争议，在美国司法实践中也存在不同看法。著作权法上的基本原则是“没有抄袭就没有侵权”，独立创作的作品，即便与他人作品雷同，也不侵害他人著作权。在Three Boys Music Corp.v.Bolton 案件中，Nelson法官认为，根据判例法，实质性相似与接触是密不可分的两个问题。根据所谓的“反比规则”，当证明接触的可能性很大时，那么，对实质性相似的证据要求相对较低。而且，在没有关于接触的任何证据的情况下，著作权人仍然能够通过证明惊人的相似来证明侵权。第9巡回法庭的反比规则要求，在接触方面有较强证据时，实质相似的证据可以弱一些。本案中，证明接触的证据较弱。但是，我们从未指出，在接触方面证据较弱时，反比规则要求更强的实质相似的证据。我们无意重新定义实质相似测试标准。本案中有实质性相似的证据，利用这些证据陪审团可以认定本案存在接触和实质相似。而在Selle v.Gibb案件中，一审法官认为，原告没有能够证明被告接触过原告的歌曲。没有接触，则无论两个音乐作品是何等的相似，也不能认定侵权。一审法官拒绝接受基于实质性相似或者惊人相似这一事实来推论被告接触过原告作品。作为最低限度的要求，原告至少有其它一些证据证明被控侵权者有接触诉争作品的合理可能性。陪审团不能仅仅依据猜测和臆想来推断存在接触。3参见崔国斌：《著作权法原理与案例》，北京大学出版社2014年9月第1版，第655-662页。

(三)在先著作权主张中接触与接触可能的审查与认定

著作权法并不排斥不同的主体各自独立创作完成相同或相近的作品。笔者认为，有关著作权接触的判定一般应遵循以下几个步骤:第一，判断必要性。接触判断以作品相同或者实质性相似为前提，如果作品不相同或者不实质性相似,就没有判断是否接触的必要，只有相同或者实质性相似，才有判断是否接触的必要。第二，接触证据的认定。证明接触事实的证据既可以是直接证据，比如诉争各方存在业务联系、曾经进行过磋商、存在劳动关系等可以证明实际接触，也可以是间接证据予以证明，比如作品已经发表在先、作品的知名度比较高、作品曾经参加展览等。对直接证据各方争议不大，但在间接证据认定方面存在如上文所述的不同做法。第三，判断作品的独创性。在判断接触这一事实时，除了能够依据直接证据证明实际接触以外，还要根据作品独创性的高低，采用不同的接触判断标准。在这一环节就存在适用“反比原则”的空间。结合作品的类型（写实的、写意的，简单的、复杂的等类型）来综合判断独创性的高低。作品独创性较高的，作品雷同的可能性相对较小，在这种情况下，通过间接证据推定被告接触了原告作品的可能性则较大。当然，独创性的认定有一定的规则，也有一定的主观性，需要结合创作特点、日常经验全面判断。第四，侵权的认定。在通过以上是否相同或者实质性相似、独创性、接触事实的审查，进而作出是否侵犯在先著作权的认定。以下几点也有助于这种判断：被告的作品与原告独创性较高的作品实质性相似，足以可以合理排除被告独立创作的可能性；被告的作品中包含有与原告作品中相同的瑕疵，而这些瑕疵又不是容易出现的；被告的作品中包含着与原告作品中相同的特点、相同的风格或者相同的技巧，而这些相同之处很难用偶然的巧合来解释等。通过以上要件和步骤的分析，得出的结论就是显而易见的事情了。

（四）小结

本案中,艺想公司主张即使此《梦》作品存在，艺想公司从未接触过，更谈不上抄袭或模仿。诉争商标是艺想公司法定代表人王红新自行创作，并在版权局取得了作品登记证书。按照以上判断过程可知，诉争商标与《梦》作品实质性相似，这一点不争自明，一目了然。艺想公司在此主张其从未接触过《梦》作品，更谈不上抄袭或模仿。这就产生了判断是否接触的必要。在案证明接触事实的证据不存在直接证据，即诉争各方不存在业务联系、未进行过磋商、亦不存在劳动关系等证据。但是，《梦》这一作品具有一定的抽象性，凝聚了创作者很多心血，具有较高的独创性，作品偶然雷同的可能性相对较小，况且作品已经发表在先、作品的知名度比较高、在这种情况下，通过间接证据推定被告接触了原告作品并无不当。综上，二审法院认定诉争商标图形与著名画家毕加索知名作品《梦》主体部分基本相同，毕加索逝世至今不足五十年，其继承者对该作品所享有的著作权仍然有效，鉴于《梦》作品已世界闻名，艺想公司应该可以接触到该作品，且艺想公司未提交证据证明诉争商标申请注册已经过《梦》作品著作权人的许可，故诉争商标的注册侵犯了他人的在先著作权，违反了2001年《商标法》第三十一条关于不得损害他人现有的在先权利的规定并无不当。

Reviewing and Judging the Definition of "Access to" in Prior Copyright Claims

Trademarks in application for registration shall not be in conflict with the prior legitimate rights obtained by others.Where the registrants of trademarks are the same as the designers of trademarks or the registrants have obtained the authorization of the designers of the said trademarks, there will be no conflict of rights between the copyright and the trademark right; in case of application for registration of trademarks with regard to the works where others have copyright or use the said works as trademarks without the permission of the holders of rights, it will give rise to a conflict with the copyright of others.In case of filing a claim based on the copyright as the prior rights, the claimant shall prove the substantial similarity between the trademarks in dispute and the works where the claimant has copyright and that the registrant of the trademarks in dispute has access to or possibly has access to the said works.The originality of the works, daily experience and etc.shall be taken into consideration as for determining whether the registrant has access to or possibly has access to the said works.

Trademark Law; Copyright; Access to; Review or judgment

马军，北京市高级人民法院知识产权庭审判员。