论“商业成功”的创造性认定标准

文/陶冠东

论“商业成功”的创造性认定标准

文/陶冠东

根据《专利审查指南》的规定，“商业成功”成为专利获得创造性认定的辅助性证明标准。而自商业成功被纳入创造性评判标准以来，几乎没有一件专利申请因主张商业成功而最终被认定具有创造性。其原因在于，商业成功与创造性之间并不存在必然的逻辑联系，而现有审查标准要求二者关系的建立，应以区别技术特征直接导致商业成功为前提，而非广告宣传等其他因素所致。如何证明商业成功的直接原因是区别技术特征而非其他因素，成为专利申请人、专利审查员和法官面临的重要难题。在鼓励技术创新、激励技术市场应用日益成为国家乃至世界趋势的今天，我们应当更加关注此类专利申请，明确其审查标准，更加灵活地处理此类商业成功专利创造性认定问题。

商业成功；专利审查；技术创新；经济价值

《专利审查指南》第二部分第四章第5.4节规定，如果发明获得商业成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而具有创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。作为专利获得创造性的辅助性证明标准,商业成功是发明创造社会经济价值的直接体现，具有很强的技术导向性，是经济社会对技术创新的另一种形式的认可，更直接也更真实。然而，商业成功在专利审查实践中，一直难以为专利审查机关或者司法机关所认可,其在此类申请的审查标准和证明责任上，要求极为严格。自商业成功被纳入专利评价体系二十余年来，几乎没有一项专利申请因主张商业成功而获得创造性认可。笔者认为，在当前专利审查实践和司法裁判规则下，专利申请人很难完成《专利审查指南》所要求的证明责任，商业成功的创造性评判实际上被变相地置于空置状态，违背了其设定初衷。

一、商业成功创造性主张的实践困境

（一）商业成功主张创造性的现状

虽然条文意义上的《专利审查指南》为主张商业成功获得创造性的专利申请提供了较为明确的指引，即专利申请人只需证明发明的技

术特征直接导致了商业成功，但是申请人欲证明商业成功的直接原因是发明的技术特征实际上很难，通常需要通过排除其他因素如销售技术、广告宣传等与商业成功的关联性来进行佐证，从而加大了申请人的证明责任。事实上，自商业成功作为辅助性标准被纳入专利申请审查体系以来，我国并未对任何一项主张商业成功寻求创造性的专利申请给予过支持，1唐宇、张涛，耿苗：《从两个案例看对商业成功的专利保护》，载《企业技术开发》2014年10月第33 卷第28 期，第19页。专利申请人获得的为数不多的阶段性支持也在随后的程序中被复审机关或者司法机关驳回。

究其原因，专利申请审查机关秉持的观点，以及司法机关在代表性案例中的态度，或许能够说明商业成功难以获得创造性认可的原因。如韦国举与专利复审委员会专利行政纠纷案中，法院认为“原告既没有举证证明其商业上的业绩，也没有证明该业绩是由于本专利的技术特征直接导致的，因此对于原告该主张法院不予支持。”2北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第653号行政判决书。东莞清溪三中万宝表业厂与专利复审委员会专利行政纠纷案中，法院认为“万宝表业厂……也不能证明这种市场业绩是唯一地由本专利的技术方案带来的。”3北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第951号行政判决书。郑桂军与专利复审委员会专利行政纠纷案中，法院认为“商业上获得成功只是判断创造性的条件之一，仅根据相关产品在商业上的成功并不能认定技术方案具有创造性。”4北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第454号行政判决书。

（二）商业成功主张创造性的实践要求

在“女性计划生育手术B型超声监测仪”案中，专利审查机关即专利复审委员会申请再审时认为，商业成功获得创造性支持应具备三项标准：一、基于某个区别技术特征，而非现有技术方案；二、不能是销售策略、销售手段等其他因素导致；三、基于技术方案的产品能够被销售出去，且技术效果使其获得商业上成功优于现有产品。最高人民法院也认为，“对于商业上成功的考量应当持相对严格的标准，只有技术方案相比现有技术作出改进的技术特征是商业上成功的直接原因的，才可以认定其具有创造性。”5吴蓉：《专利创造性判断中的商业成功——最高人民法院（2012）行提字第8号判决评析》，载《知识产权》 2013年9期，第44页。

由此可见，专利申请实践对于商业成功的创造性评价持“相对严格”标准，只有区别技术特征是商业成功的“直接原因”，创造性主张才有可能获得认可。本案也是最高人民法院第一次对作为专利创造性判断辅助因素的商业成功进行详细分析和阐述，6唐宇、张涛、耿苗：《从两个案例看对商业成功的专利保护》，载《企业技术开发》2014年10月第33卷第28期，第20页。对商业成功的创造性判断具有重要意义，为此类问题的处理确立了规则。而在卡比斯特制药公司与专利复审委员会专利行政纠纷案中，最高人民法院虽然认可该公司取得了商业成功，但认定其商业成功是非区别技术特征所导致，并非专利审查体系中的“商业成功”，从而未对其请求予以支持。7最高人民法院（2012）知行字第75号行政判决。

二、专利审查标准的局限性与“商业成功”创造性的认定

（一）创造性判断的现有标准

三步法标准是判断专利申请是否具备

创造性的主要审查标准，8我国《专利审查指南》在判断一项发明是否具有创造性时，通常接受了欧洲专利局的做法，采用“三步法”，（1）确定最接近的现有技术，（2）确定发明的区别特征和发明实际的技术问题，（3）判断要求保护的发明对本技术领域的技术人员来说是否显而易见。也是创造性判断的充分必要条件。就创造性判断而言，三步法标准已经是创造性判断中的基本操作范式，被专利审查实务和司法实践所广为接受，商业成功作为辅助性证明标准，并非每个个案中所必然的考量步骤，所以常态下对于专利审查而言经过三步法标准的判断后必须得出有或无创造性的结论。9朱明雅、郭鹏鹏：《商业成功与创造性判断》，载《中国发明与专利》2011年第5期，第67页。三步法标准判断过程中，任何一步都基于事后虚拟的“本领域普通技术人员”在设计技术方案时想法或者做法，而实际上却是根据发明的方案倒推确定“发明实际解决的技术问题”，所谓的“后见之明”在所难免。不得不指出，在专利实践中往往存在一种可能，做出发明创造轻而易举，而发现技术问题却需要创造性劳动。这种情形下，适用三步法标准对发明人无疑是不公平的。基于此方面的考虑，各个国家和地区在如三步法等客观标准之后，又增加了其他考量因素，如商业上的成功、超过预期的效果、克服了技术偏见、在先的失败等等。

当然，商业成功等其他因素在专利审查体系中居于辅助地位，在三步法标准无法得出明确结论时才予以考虑。10《专利审查指南》第二部分第四章第5节，发明是否具备创造性，通常应根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易做出发明不具备创造性的结论。之所以将商业成功列入辅助证据，则是因为他们与创造性之间并不具备逻辑上的必然联系，既非创造性存在的充分条件，也非必要条件，只是供审查员或者法官综合权衡时的辅助考虑因素。11崔国斌：《专利法：原理与案例》（第二版），北京大学出版社2016年2月第2版，第301页。

（二）商业成功难以认定创造性的原因

如上所述，由于商业成功与创造性之间不存在内生的逻辑必然性，其关系的建立较为复杂，存在诸多干扰因素，如营销策略、广告宣传等，因此，两者之间的联系也就需要经过多层假设和推理，排除其他因素带来的可能影响方能成立。商业成功与创造性之间逻辑关系的建立是一个逻辑倒推的过程，推导过程中需排除营销策略、广告宣传等其他因素对商业成功带来的影响，直至证明该技术方案中的区别技术特征带来了商业成功，从而是具有创造性的。

然而专利申请人需要面对的不利现实，或者说需要克服的障碍在于，在设计技术方案时，其并没有受此规则指引而完成该发明。因此，在当前的审查制度下，发明取得商业成功的技术方案并非易事。12同注释11，第302页。同时，市场对该产品作出积极反应，也说明该产品不同于先前的产品，可能具有一定的创新成分。专利制度下的技术方案最终目标在于获取市场价值，实现经济收益，该技术方案可能的商业成功能够为其他主体所感知，驱使社会公众向该技术领域发展。专利申请人商业成功基于且仅仅基于该项技术方案项下的区别技术特征取得，推理过程中其他因素的附带影响则会使商业成功的创造性主张受到影响。

三、“商业成功”审查标准的比较法分析

将商业成功作为一项辅助性判断因素，其他国家和地区也有类似相关规定。欧洲专利局审查指南第C部分第4章“可专利性”中规定，审查指南提供了评述创造性的辅助性因素，包

括……发明在商业上取得了成功……等。日本的专利审查指南在对商业方法专利创造性的判断也将商业上获得成功明确作为一项判断标准，但这类商业成功，仅仅限于根据专利申请人的主张和举证、基于要求权利要求的发明本身的特征所产生的事实。13同注释9，第66页。

在认定商业成功的创造性问题上，我国当前的要求与欧洲和日本类似，国内理论界所持的立场与审查机关和司法机关类似。有学者认为：“在商业上取得巨大成功对发明创造性的支持是比较弱的，只有此种成功是由于发明的技术特征直接导致的，该发明才具备创造性。本案原告提供的发明‘价值评估’以及‘推广统计表’，证明该专利有巨大的商业利用价值，但不能证明该发明所取得的商业上的成功是由于该技术特征直接导致的。”14张广良：《知识产权实务及案例探析》，法律出版社1999年版，第280页。根据这一观点，专利申请人需要证明商业成功与创造性直接存在关联，而不是由非发明因素导致的。

相对于我国严格的审查标准，较早适用商业成功创造性判断的美国在此问题上的态度则相对较为开放，其制度安排中的举证责任分配对专利申请人也较为有利，只要求相对人举证排除商业成功与创造性之间存在关联，并未将举证责任分配给专利申请人，即相对人如果反驳专利申请人的商业成功主张与创造性之间存在联系，必须自行承担举证责任，证明专利申请人的商业成功是由于其他因素，如营销策略、广告宣传等方面的原因。对于这一举证责任分配的安排方式，美国专利法权威著作中的观点具有一定的代表性：由于商业成功与创造性之间并不直接关联，专利申请人通过主张商业成功证明技术方案的创造性时，需要充分证明该商业成功与申请的技术方案的先进性之间的关系。需要专利申请人举证证明存在商业成功，而成功的商品与权利要求之间存在联系。15Martin J.Adelman，Randall R.Radar，John R.Thomas，Harold C.Wegner，Case and Materials on Patent Law，Second Edition，Thomson West，2003，pp，367—369.要求专利申请人排除其他的可能因素，对于专利申请人而言过于苛刻，不符合一般的证据规则。

需要指出的是，美国专利实践中对商业成功的创造性问题持开放立场，早在1944年就已经有因主张商业成功而获得最高法院对专利创造性支持的案例；16唐宇、张涛、耿苗：《从两个案例看对商业成功的专利保护》，载《企业技术开发》2014年10月第33卷第28期，第20页。在1966年，美国最高法院Graham案中也明确提出将“商业成功”列为判断发明的非显而易见性（即创造性）的一项辅助性判断标准。但也有部分人士在此问题上持保守立场，同样是在Case and Materials on Patent Law 中，作者之一Adelman教授认为，“商业上的成功可能源于大众的一种广泛需求，那么无须专利的保护就能够保证权利人从中获利，这时如果赋予其垄断地位的专利优势，将进一步扩大这一差距。因此，法院应当谨慎判断这种专利的效力。”17Martin J.Adelman，Randall R.Radar，John R.Thomas，Harold C.Wegner，Case and Materials on Patent Law，Second Edition，Thomson West，2003，pp，368.而Robert P.Merges在《商业成功与专利标准：创新的经济视角》一文中，则直率地认为商业成功对于证明创造性的帮助非常有限。18Robert P.Merges，Commercial Success and Patent Standards：Economic Perspectives on Innovation，76 Calif.L.Rev.803（1988）.

四、我国现行“商业成功”创造性认定标准的思考

（一）商业成功创造性认定对专利法价值的实现作用

考虑到当前我国科技创新的提高、市场经济的发展、对外交流的便捷以及我国专利审查水平的提高等多方面的因素，审查制度或者人员素质已不是阻碍商业成功获得创造性的主要因素，在其背后有着特定的社会现实因素考量。在商业成功的创造性问题上对判断因素的考量，归根到底是对创造性判断标准的考虑，反映出一个国家对一项发明专利授权标准的控制。19朱明雅、郭鹏鹏：《商业成功与创造性判断》，中国发明与专利，2011年第5期，第67页。即便是对商业成功持开放姿态的美国，在著名的“Amazon一次点击案”中法院的态度也曾多次反复，其背景则是当时商业方法专利申请量和授权量的急剧增加，该案的判决与鼓励商业方法申请专利的社会大背景相适应，反映了社会发展趋势和经济需要。

《中华人民共和国专利法》第一条立法目的中明确指出，专利制度的重要目的在于通过对发明创造的鼓励推动，促进科学技术进步和社会经济发展。商业成功是社会经济发展的判断指标，因而作为创造性认定的判断标准的“商业成功”重点在于“发明创造”，即仍应以技术方案的肯定性评价为基础；作为辅助性证明标准，其只能是技术贡献的补充。作为经济指标的商业成功被纳入专利创造性评价体系中，并非基于技术角度，而是从市场经济学角度出发，体现了对商品市场经济中业绩的认可。在商业成功的专利申请实践中，首先要证明商业成功，用来佐证商业成功的事实依据，往往也是经济上的数据，如销售业绩、利润增长、财务报表、统计数据等，与三步法标准通过技术特征比对衡量技术贡献有着不同的处理思路。商业成功更加侧重经济和动机而非技术方案，比纯粹的技术因素更加容易影响人们对非显而易见性的判断。

（二）商业成功证明标准的思考

虽然通过商业成功来表明发明具备创造性存在较大难度，在适用上存在很多复杂的问题，但随着国内技术创新发展尤其是与商业成功关系较为紧密的计算机软件类发明创造的增多，可以合理地预见今后以商业成功主张发明具备创造性的专利申请必将增加。20欧阳石文：《商业成功支持发明的创造性探析》，载《中国发明与专利》2011年第10期，第103页。因此，有必要对相关规定进行细化说明和规则调整，进一步明确判断思路，为专利申请人和相关审查机关提供更具操作性的参考。

一方面，对于专利申请人而言，考虑到商业成功与专利授权并不存在必然的关联，主张商业成功寻求专利授权时，应坚持现有审查标准，第一，主张的基础必须是某个或者某几个技术特征；第二，申请的技术方案应具有新颖性；第三，商业成功必须基于区别技术特征，该技术特征应予商业成功相关联，证明程度应当使得审查员合理信赖该技术特征是导致商业成功的直接原因。另一方面，对于专利审查机关而言，应当在专利审查时明确专利审查中商业成功的证据类型，给予专利申请人以明确的指示，尽可能列举其需要提交的证据。21而在证明材料上，认定驰名商标的标准或许具有一定的参考价值。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。作为获得商业成功的事实材料，可以从以下几个方面进行考虑：（1）产品销量的纵向对比，专利产品投入市场后应取得明显的销售业绩；（2）存在同类产品的情况下，考虑同类产品的横向比较，专

利产品的性能、业绩、评价等应高于同类产品；（3）一定地域范围内有较好的业绩；（4）其他证明材料，如财务报表、销售业绩、国家奖励、行业评价等。

在为数不多的商业成功获得阶段性支持的专利申请中，后续程度驳回的理由主要在于专利申请人未能将其他因素予以的排除，不能完全证明其技术方案中区别技术特征与商业成功关系的唯一性。笔者认为，从举证责任方面来说，商业成功虽然有着较为普遍认同的评价标准，如销售数量、产品利润、地域范围、奖励奖章等主要评价指标，却并不存在一个确定的具体范围，没有人能够列举甚至穷尽商业成功的评价指标，将商业成功其他因素排除的举证责任分配于专利申请人，对于专利申请人来说负担过重。从专利基本理论而言，专利是国家代表社会与发明人签订的契约，发明人为社会贡献技术发明，国家代表社会赋予发明人一定时期的垄断权限，契约双方是社会与发明人，具体而言是其他市场竞争主体、产品消费者。在商业成功申请专利中，发明人获取的非合理性专利授权，受到侵害的主体是其他市场竞争主体、产品消费者，对于非合理性因素即所谓的“其他因素”主要评价指标的排除，应交由他们来承担。

结语

商业成功作为三步法标准创造性判断的补充性辅助证据，是基于商品社会经济价值角度对发明可否获得创造性的评价因素，反映了对专利制度和专利权合理性的另一种价值解读。专利制度鼓励发明创造，促进科学技术进步和经济社会发展目标的实现，有赖于发明创造成果的经济生产力转化，从这一角度上说，体现经济社会发展目标的商业成功应当被给予更多的关注和重视，在对商业成功创造性认定上，专利审查实务和司法实践中应更加灵活，从而更加全面地实现专利制度的基本价值追求。

On Commercial Success as A Criterion for Judging Inventiveness

Guidelines for patent examination stipulates that "Commercial success" is the auxiliary proof standard of inventiveness.But since commercial success became one of the criteria of inventiveness, no patent application based on commercial success has been recognized as inventive step.The reason is that there is no logical connection between commercial success and inventiveness, and the existing review standard requires that the establishment of the relationship between them should be based on this situation, in which commercial success is caused directly by distinguishing technical characteristics, rather than other factors such as advertisings.How to prove that commercial success caused directly by distinguishing technical characteristics, rather than other factors, becomes an important issue faced by patent applicants, the patent examiners and judges.Nowdays, since technological innovation and technology application are playing an increasingly important role in the word, we should pay more attention to the patent application of commercial success, to clear the examination standard and to deal with inventiveness of commercial success flexibly.

Commercial success; Patent examination; Technological innovation; Economic value

陶冠东，上海知识产权法院法官助理。