制售假冒玩具之行为定性研究

冯颢宁

(华东政法大学 知识产权学院，上海 200050)



制售假冒玩具之行为定性研究

冯颢宁

(华东政法大学 知识产权学院，上海 200050)

分析制售假冒玩具的行为可以发现，其不构成商标侵权，但属于著作权侵权和不正当竞争行为。实质上，制售假冒玩具的本质还属于商品化行为。因为这类行为在行为客体、行为方式等方面与著作权法、商标法和反不正当竞争法的相似或重合，所以现行法对其存在知识产权保护模式。但商品化情形无法被某一知识产权部门法所完全涵摄，能否实现全面保护还有赖于对商品化权权利性质的深入研究。

假冒玩具；商品化；商标；著作权；不正当竞争

一、问题的引出——对现实疑难的切入

上海迪士尼乐园开园在即，值此契机，届时卡通玩具必将迎来销售高峰。从世博会经验看，假冒海宝曾为展会的知识产权保护工作带来了极大挑战。此类案件一旦高发，势必将严重影响迪士尼的运营收益及我国知识产权保护的国际形象。例如，2015年10月29日，多地165名警力对惠州某公司开展统一行动，查获假冒迪士尼等品牌玩具成品、半成品、包装箱等约100多万件,涉案价值金额约1.2亿元。侵权如此猖獗，但目前对制售无标识假冒玩具的行为本质缺乏认识，且实践中的定性争议已经存在，实有明确之必要。

为方便论述，现以典型情况为例：即行为人制售无标识的米老鼠玩具是否对迪士尼构成侵权？显而易见的是，从著作权角度看，米老鼠形象作为美术作品，将其制作为立体玩具属于典型的复制行为(从平面到立体或从立体到立体的复制)，销售立体玩具则构成发行行为，对作品未经授权且无合理免责事由的复制、发行侵犯了作品著作权(不考虑保护期问题)。但除明显的著作权保护之外，相关保护还可能存在于商标法和反不正当竞争法，所以下文拟从这两个方面继续分析。

二、商标法的定性——对商标使用的判断

如果权利人在我国将平面米老鼠形象(商标与玩具的形态相同)在玩具商品类别进行商标注册，那么他人未经许可，制造、销售无其他标识的米老鼠玩具是否构成商标侵权呢？因为市场竞争需要，经营者申请商标多多益善,而且为凸显显著性，现今商标的设计都十分精美，所以出现商标与玩具形象相似的情形具有必然性。

有观点认为，既然权利人已经在玩具上注册了米老鼠形象的商标，那么擅自制造和出售与米老鼠形象相同形状的玩具，就是在相同商品上使用同一商标的行为，对商品的来源进行了混淆，可能导致消费者误认，构成商标侵权*参见“(2011)沪二中刑终字第303号案”中上海市人民检察院第二分院的观点。。

也有观点认为，行为人将米老鼠平面商标用作玩具的外形，标识了玩具的来源，属于商标法意义上的商标使用行为；但由于平面商标和立体商标的表现形态明显不同，不构成相同商标，即使在同一种商品上使用，仍然不构成商标侵权[1]。

还有观点认为，平面玩具形象与立体玩具不可能构成“同一商标”，而且消费者也不会把玩具本身作为视为区别玩具来源的标志，即使权利人想注册立体形象商标，也会因为“美学功能性”而无法获得注册[2]。

不难看出，上述观点的分析前提都无法脱离系争行为是否构成“商标使用”这个关键点。按照商标侵权的判定逻辑，应当先分析制售立体假玩具是否构成商标侵权意义上的商标使用，此乃侵权之前提，如若被控侵权行为连商标使用都不构成，则可以直接由此判定此行为正当[3]。笔者认为，商标使用的构成需实现两个要件：(1)行为的对象是权利人享有商标权的商标；(2)行为构成对系争商标的使用。两个要件缺一则难以成立“商标的使用”。

(一)不存在权利人的商标

首先，需要明确假冒玩具的制售过程中是否存在迪士尼享有商标权的商标。最高人民法院指出，商标侵权意义上的“商标使用”应以起到标识来源和生产者的作用为必要条件。如果行为要构成对“商标的使用”，需得消费者足以感知其为商标,并因此联想到商品的特定来源。有观点认为，不管消费者事实上是否已经将其视为识别商品来源的标识，都不能否认该商品形状具有识别来源的可能性。但如果只要消费者有识别来源的可能性就能构成商标使用，那么商标将会极度泛滥，严重限缩语言和表达的公有领域。其实，立体玩具形象与平面商标属于完全不同的商标，消费者感知到的玩具各种要素均不是迪士尼的注册商标，在制售过程中并没有权利人商标的介入。

上述结论可借由对现行《商标法》第57条第(一)项的分析得出。该项系由2001年《商标法》第52条第(一)项直接修改而得，要求权利人与被控侵权人使用的商标相同，“相同商标”的用语也是继承而来。在没有特殊释义指明的情况下，一脉相承的术语语义具有对应性。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》曾经对2001年《商标法》第52条第(一)项做出过详尽的解释*《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条：“商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。……”第9条：“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准；(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；……”，鉴于此，该解释对理解现行法中的“相同商标”同样具有参考价值。笔者认为，平面商标与立体形象在视觉上存在较大差别，消费者的一般注意力很容易区分两者。

不仅如此，因为商标法规定了三维标志也可和平面标志一样获得注册，但在第12条额外陈述了三维标志禁止注册的情形，可见立法将三维标志和平面标志进行了区分，两者不属于“在视觉上基本无差别”。此外，即使迪士尼想要注册立体玩具形象的三维商标，同样也存在障碍。不仅在我国，即使在日本，将商品本身所具有的三维形状注册为商标也较为困难。因为一旦商品的三维形状被注册为商标，相当于变相授予永久专有权，有可能导致限制竞争的效果。除非能够证明该三维标志已经产生获得显著性(虽然米老鼠形象能满足上述要求，但对其他形象，可注册性的障碍是存在的)。既然都不存在权利人的系争商标，也就更谈不上对系争商标的使用了。

(二)不构成商标性使用

退一步讲，还需要讨论是否“使用”了系争商标。根据2013年新《商标法》第48条的定义，强调了“商标使用”是指“用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，……用于识别商品来源的行为”。但将平面商标制为立体玩具是否是用于识别商品来源，商标法语焉不详。

在制售假冒米老鼠玩具情况下，米老鼠形象既作为商品，也是注册商标，是否能够称之为“将商标用于……上”存有疑问。从法条用词而言，“将商标用于……上”通常应当认为商标与附着对象间相互独立且具有主次之分，而这点在米老鼠玩具上很难实现。

再退一步讲，即使迪士尼公司将立体的米老鼠形象注册在玩具商品类别上，使立体玩具与该立体商标构成“相同”，也不能因此认定其构成商标侵权。因为这种情况下该立体商标(同样也是玩具本身)不具有作为商标的显著性，而无显著性的标志不可能起到标示商品来源的功能。如果迪士尼公司将立体米老鼠形象在玩具类别注册为立体商标后，授权出售一个挂有米老鼠小挂链的唐老鸭玩具，消费者可能会意识到挂在玩具后的立体米老鼠是用于标识唐老鸭玩具的出处。但当消费者拿到一只完整的无其他标识的米老鼠卡通玩具时，其必然是顾客因喜爱该形象而欲购买的商品，而非将该玩具作为商品来源的标识，当然也就无所谓对来源产生的混淆。简单来说，即使权利人注册了相同的立体商标，但是因为行为人不涉及权利人的注册商标、又无法构成商标使用、导致不会对来源造成混淆。他人制造、销售的假冒卡通玩具本身不可能起到识别玩具来源的作用。

综上所述，如果因为标记的装饰作用或其本身具有的价值才在商品上对其进行使用，而不是将之用于区别商品来源，则商标权人对此显然不应对该标识的使用享有专有权利。Dogan教授和Lemley教授也如是认为：如果商标即是商品，赋予一方当事人以专有权利将与法律预设的竞争目的相冲突，而且认定此类混淆的理由常常与商标混淆无关[4]。

三、反法的定性——对行为正当性的判断

虽然假想例中，权利人能够从著作权法处得到救济，但若玩具形象因为低独创性或其他原因导致无法构成作品时，结合上文定性中不侵犯商标权的结论，权利人在知识产权法上有救济无门之虞，所以有必要讨论在反不正当竞争法(以下简称“反法”)上对该行为的定性。

作为对知识产权的兜底，当版权、专利权或商标权等不能实现妥适保护时，权利人或可请求法院依据反法制止他人的不正当竞争行为从而得到救济。曾陈明汝教授曾称：“商标侵害之态样，层出不穷，刁顽之徒辄以诡谲欺诈之手段，剽取他人营业信誉，非仅及于商标本身，亦且扩张至商品之包装、容器、色彩、标签以及广告等等，诚非一般商标之保护所能克尽厥职，必有赖于不正当竞争法规始能收其宏效。”

(一)类型化的不正当竞争行为

首先，需要依据《反法》判断制售无标识假冒玩具的行为是否属于第二章中的不正当竞争行为。在十一种典型不正当行为中，唯一有可能加以适用的即是第五条第(二)项。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“反法解释”)第2条的规定，只有“具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢”才有通过《反法》第5条第(二)项得到保护的可能。从细化规定中可见，其对仿冒行为的禁止落脚于对识别功能的保护，可见在实质上，该条保护的客体更像是未注册商标。如果该条解释尚不足以说明的话，《反法解释》第7条就更昭示了《反法》第5条第(二)项的本质。该条对“使用”商品的名称、包装、装潢所下的定义，与《商标法》第48条对“商标使用”的用语如出一辙*《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第7条：在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，应当认定为《反不正当竞争法》第5条第(二)项、第(三)项规定的“使用”。。就立法解释而言，《反法》第5条第(二)项其实与商标法存在衔接，因此根据该条对制售假冒玩具行为的定性，实质上重复了上文商标法的论证思路。结合前文的讨论，且不论立体玩具形象是否在名称、包装、装潢之列(若不是，该行为更无不正当之可能)，制售无标识假冒玩具的行为已无法满足“使用”的要件，故而该行为不属于反法第二章中类型化的不正当竞争行为。

(二)一般条款在定性上的适用

不构成十一种不正当竞争行为的任何一种，并不代表完成了反法对特定行为的评价。不同于对具体侵权行为的规定，对没有专门规定予以禁止的行为，如果确属违反诚信或公认的商业道德、商业惯例并且有损害事实，不制止不足以维护公平竞争秩序时，可以予以制止。亦如最高人民法院在(2009)民申字第1065号民事再审裁定书中所述：“反不正当竞争法作为管制市场竞争秩序的法律不可能对各种行为方式都作出具体化和预见性的规定。因此，在具体案件中，人民法院可以根据《反不正当竞争法第》第2条第一款和第二款的一般条款对那些不属于反不正当竞争法第二章列举规定的市场竞争行为予以调整，在保证反法开放性的同时，以保障市场公平竞争。”因此，我们还应当考察反法的一般条款即该法第2条能否规制制售无标识假冒玩具的行为。

我国《反不正当竞争法》第2条的核心是竞争行为的公平性标准。根据该条第二款的规定，不正当竞争行为的构成，应具备三个条件：一是法律对该种竞争行为未作出特别规定；二是其他经营者的合法权益确因该竞争行为而受到了实际损害；三是该种竞争行为因确属违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性或者说有责性*参见：(2009)民申字第1065号民事再审裁定书。。由是观之，无标识的假冒玩具制售者与权利人在玩具市场发生同业竞争，并在权利人已对玩具形象的创作、市场的推广等进行投入后，违反诚实信用原则和市场公认的商业道德，对玩具市场的良性竞争造成危害，该行为应构成不正当竞争。可见，该种行为仍可受到反不正当竞争法的限制。

四、行为的本质——基于WIPO报告的分析

制售假冒玩具行为不仅复制和发行假冒作品，还构成扰乱市场秩序的不正当竞争，但为何独独在《商标法》上难以为继?郑成思教授尝言：“在英美法系那些没有统一民法典的国家，近些年在民法与版权法之间，以及在商标、商誉法与版权法之间，产生了一个新的边缘领域。”[5]笔者认为，在上文从知识产权法角度对制售行为进行分别定性后，为全面认识该行为的本质，尚有在这一“边缘领域”对其进行分析之必要。因此还需解决的问题是：知识产权能够规制这一行为的原因何在？

笔者以为，在本质上，制售假冒玩具的行为属于典型的商品化(merchandising)，而前文所有探讨的实质其实是在知识产权法中寻求对商品化权的保护。在世界知识产权组织(WIPO)的“角色商品化”报告中，列举过典型的商品化情形，其中第一个即是制售立体玩具行为：将作为虚拟角色的米老鼠制成立体复制件的玩具。依据WIPO所下的定义，“角色商品化”为：虚拟角色的创造者或自然人或若干经授权的第三人基于角色对顾客的吸引力，为创造潜在顾客购买产品或消费服务的欲望，而在各种商品或服务上对角色的基本性格特征(如名字，图像或外形)进行的改编或二次利用。

对于商品化权的探讨,国内学术界的观点不尽一致。梅慎实先生认为：“所谓商品化权,是指将著作中的角色,使用作为商品标志的权利。此种作法,在于利用该角色的知名度,亦即利用消费者(即著作的读者、观众)对于该角色之喜好, 以刺激消费者的购买欲。”[6]还有学者认为，作品中的角色形象以至名称用于商品上或服务上,往往会强烈地唤起消费者的消费欲望,取得商业上的成功,“这种谋求作品中角色(名称)的商品实用化的权利被称为商品化权”。与此意义相近的另外一个定义是“商品化权是指能够产生创造大众需求的语言、名称、题目、标记、人物形象或这些东西的结合用于商品上使用或许可他人使用的行为”。虽然上述定义各有侧重，对行为客体和方式的界定亦有宽窄之别，但不难发现，商品化行为的共同点都是利用对顾客的既有吸引力，在转嫁后进行商品促销实现收益。

五、现有保护的局限——对客体与行为的关注

(一)著作权的局限

那么，制售无标识假冒玩具的商品化行为为何能受到著作权法的规制呢？答案可从角色商品化的定义中寻得。一些角色的形象要素(如性格特征、外形)虽为商品化的客体，但同时又符合著作权法对作品的要求，如电影(如007系列电影)刻画的人物性格、漫画(如丁丁历险记)描绘的角色形象等。易言之，部分角色中可版权的独创性表达,使之具有区分保护的可能性。而商品化的最终目的在于将角色的吸引力转化为产品销量，无可避免地涉及复制、发行、公开传播等行为，导致著作权与商品化发生重合。虽然制售假冒玩具受到著作权法的规制，但面对客体和行为的双重要求，与其说这种责任是有意为之的“规制”，毋宁说是不幸中万幸的“巧合”。

比如因为思想/表达两分法的原则，文字作品中的人物形象可能因流于思想而无从得以保护；以及著作权法对作品独创性的要求，使简短的名称、代号等因为缺乏独创性空间而无法构成作品。例如“熊出没”案中，被告生产的商品上印有“熊出没”三字，原告作为动画片和相关美术作品的著作权人，对盗用动画片名称的被告提出著作权侵权主张，但因名称的不可版权性而遭到法院驳回*参见：(2014)常知民初字第152号一审民事判决书。。

(二)商标法的局限

单就上文定性来看，不合常理处尤以商标法为甚。制售无标识假冒玩具的行为竟无须承担商标侵权责任，自然有其深层原因。若形象作为商标，是依靠其自身固有的显著性或经使用而获得的“第二含义”来实现识别功能的。而形象进行商品化的核心动因，就在于对消费者的吸引力，权利人才将形象要素中的既存吸引力转嫁于商品之上。可见，相近的制度功能使得商品化有着与商标使用行为相近的外观。但商标法规制商品化行为的不适应，根本原因也在于功能定位的偏差。

通说认为，商标具有以下主要功能：即识别商品来源、保证商品质量和投资(广告)，其中识别商品来源是商标最重要、最基础的功能。而商品化则不限于识别功能，它包括商品包装装潢、制作出售立体形象等。2010年日本亚太工业产权中心公布的《角色和商品化权》报告即认为：“如果品牌标志持有人不生产产品，则品牌标志就无法起到‘指明来源’的作用，而仅能够提升对顾客的吸引力。”可见商标与商品化虽因功能的部分重合存在交集，但存在的偏差导致部分商品化行为无从在商标法上得到保护，制售无标识假冒玩具即是明示。

(三)反法的局限

商品化行为的保护能援引反不正当竞争法，笔者认为有两个原因：其一是反法与知识产权法间特殊的附加保护关系；其二是商标法、著作权法的特殊要求使得很多形象不能被纳入知识产权法的保护中。此时，权利人提起反不正当竞争之诉就成为必然之选。商品化的驱动因素是“搭自己的便车”，其实质在于“将文学、美术、电影、电视等领域中已获得较高声誉和较大影响的角色形象、作品名称、片段以及广为人知的标志进行商业性使用，使其信誉‘移情’于商业领域，进而吸引广大消费者，达到扩大市场、创造商业效益的目的”。商品化和不正当竞争行为同样不限行为、不限客体，所以合法与否的区别唯在于“搭便车者”是否正当。

虽然反法是对知识产权的兜底保护，还有可适用的一般条款，其提供的保护范围无疑相当全面。但反法一般条款在第2条第三款存在主体上的限制。商品化过程中，权利主体有时候并不直接从事商品经营或营利性服务，因而很难与被控侵权者存在直接竞争关系，无法满足适用不正当竞争法的先决条件，例如“五朵金花”案。自然人原告作为剧本《五朵金花》的创作人，在被告卷烟厂将“五朵金花”注册为商标后，原告以不正当竞争为由向被告提起诉讼，但法院认为“反不正当竞争法调整的是平等的市场经营主体间在市场竞争中发生的法律关系，目的是保障社会主义市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益”*参见：(2003)云高民三终字第16号二审民事判决书。，而原告并非市场经营主体，与被告也不存在竞争关系，不正当竞争法对被告的行为束手无策。

综上所述，制售假冒玩具行为侵犯了玩具形象的著作权，但形象中的可版权要素若不足以构成作品，权利人尚可借助反不正当竞争法得到保护，但商标法对此无能为力。但据WIPO报告和国内普遍的观点，从转嫁顾客吸引力的共性上看，制售行为在本质上又是一种商品化。因为商品化与各知识产权部门法在客体和行为方式上存在重合之处，这是对商品化权之所以存在知识产权保护模式的根本原因。但在将商品化权与著作权法、商标法和反不正当竞争法进行全面的比较分析后可见，在现有知识产权法的体系下，均无法将商品化权归入任何一部现有部门法中，即使仰仗反不正当竞争法一般条款的兜底，亦有疏漏之虞。具体应否保护商品化权，以及如何保护的问题，仍有待于对商品化权权利性质的进一步分析。

[1]袁秀挺,凌宗亮.平面商标商品化立体使用的行为判定——由“假冒海宝”案引出[J].河北法学,2014,(1).

[2]王迁.知识产权法教程[M].北京:中国人民大学出版社,2014:404.

[3]祝建军.判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考[J].知识产权,2014,(1).

[4]曾陈明汝.商标法原理[M].北京:中国人民大学出版社,2003:151.

[5]郑成思.版权法[M].北京:中国人民大学出版社,1997:578.

[6]梅慎实.角色的权利归属及其商品化权之保护——兼论济公活佛角色的权利归属之争[J].法学,1989,(5).

[责任编辑:刘晓慧]

2016-04-11

冯颢宁(1992-)，男，浙江宁波人,2015级知识产权法专业硕士研究生。

D913.4

A

1008-7966(2016)05-0068-04

①资料来源：http://news.jcrb.com/jxsw/201510/t20151030_1558818.html.(访问时间2015年12月27日)。