涉外贴牌加工行为的商标侵权认定

梅　竹

（天津市雍阳律师事务所，天津301700）



涉外贴牌加工行为的商标侵权认定

梅竹

（天津市雍阳律师事务所，天津301700）

摘要：在涉外贴牌加工中使用他人商标的行为是否构成侵权，需要考量两个要件：该行为是否该认定为使用商标和是否会涉及对商品来源的混淆。由于该类产品往往销往境外，在国内并未涉及对商标的实际使用，且在该境外是否会造成商品混淆，已不属国内法的管辖，因此，涉外贴牌加工行为不应被认定为商标侵权行为。但是，我国《商标法》在商标侵权方面并没有规定，在相同的商品中使用相同商标之时，需要构成公众混淆。这就造成了理论和司法实务中对涉外贴加工行为定性上的差异。要让涉外贴牌加工货物的司法裁判保持一致，就需完善相关立法，以解决混淆要件的功用，明确涉外贴牌加工行为的性质。

关键词：涉外贴牌加工；商标侵权；使用；混淆

国外公司委托我国企业加工制造商品，将制成品再出口到该委托方国家，并在国外销售的情形，是我国大多加工企业的经营模式。委托加工方通常需要加工企业在产品上贴上指定的商标，这被称为涉外贴牌加工。假若涉外贴牌加工的产品使用的商标并未经过商标持有人准许，抑或与另一商标相近似，这类加工企业就可能受到商标持有人的指控。目前，天津及其周边地区劳动力价格相较国内外仍有一定优势的情况下，涉及出口的初级、中级加工产业，在天津市的经济发展中占据重要地位，司法实践当中出现了许多有争议的案件纠纷，法院的认定不一，存在实践与理论的差距，需要在理论上做出更多的界定与澄清。在商标持有人、使用人和市场之间谋取利益的平衡，需要载法理层面对涉外贴牌加工行为是否构成侵权进行认定，因此准确认定这一富有争议的出口加工行为，对天津出口产业的发展具有重要的现实意义。

一、司法实务中对涉外贴牌加工产品商标纠纷的认定

涉外贴牌加工行为构成商标侵权行为，这在我国早期的司法实务界，得到了较多司法判决的支持。但与此同时，许多学者的质疑也从未停止。受到法学理论界的影响，近些年来，法院的观点渐渐向另一边倾斜，出现了认定贴牌加工不构成侵犯商标权的倾向。这主要涉及一个无法回避的逻辑问题，即涉外贴牌加工产品的销售是在国外的。既然涉外贴牌加工制造出的产品无一例外都是出口到委托方所在国，并不涉及国内销售，那就并没有在加工国本国国内触发商标所具备的商品来源识别功能，就不能再按传统的思路去草率地断言该类工厂实施了一种商标使用行为。同理，虽是同一个商标，可并不在同一个国家区域内销售，就不会导致公众对商品来源的混淆，于是贴牌加工商品是否构成侵犯国内商标持有人的商标权也不知从何谈起了。如今，这种法律判定风向的变化导致了司法实务界在法律适用上的观点分歧。

（一）早期判决构成侵权的案例分析

在我国，最早对涉外贴牌加工产品商标侵权纠纷作出判决的是美国耐克公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权一案①。在本案中，原告提出主张认为，其在中国享有耐克商标的专用权，被告未经其许可在其加工的商品上贴附该商标，是对其权利的侵害。被告则提出抗辩称，其产品所使用商标的真正权利人为西班牙塞得体育公司，该公司在西班牙享有NIKE注册商标专用权人的授权。因此，被告主观上没有侵权故意，况且产品都销往国外，美国的公司在西班牙并不享有商标权。因此，其加工行为没有给原告造成损失。另一被告西班牙塞得体育公司也宣称其没有侵犯原告商标权，其理由也与银兴制衣厂相类似，即原告在西班牙并不享有NIKE商标的商标专用权，原告所认为被侵犯的商标权在西班牙实际上是由FLORA BERTRANDMATA享有。本案委托加工的商品并不在中国销售，因此在中国，消费者并不可能对由FLORA享有的NIKE商标权与美国在中国享有的商标权产生混淆。但从中国领域看，这并不属于商标法中明定的使用行为，因为商标只有投入在该商标保护范围内的市场，才能将其看为使用。

针对本案原被告之间的争议，我国审理法院在判决书中进行了分析。判决理由为，本案原告在中国对NIKE商标享有专用权，其合法权益应受到中国法律的保护。虽然西班牙塞得体育公司在西班牙对涉案商标拥有使用权，但在中国法院的管辖领域内，原告对商标享有的相关权益，有权获得相应的保护。在本案中，被告西班牙塞得体育公司未经原告许可在中国委托他人加工并由其出口贴有涉案商标的商品；被告银兴制衣厂接受西班牙塞得体育公司的委托加工，都侵犯了原告的商标权。

（二）近期判决不构成侵权的案例分析

有关加工商品的商标侵权纠纷，还有另一个典型的案例，即鳄鱼恤公司诉青岛瑞田服饰公司商标侵权一案。该案基本案情为：2011年1月，青岛海关查获了被告瑞田公司意图出口的一批涉嫌侵权的商品，该商品上使用了原告鳄鱼恤公司经注册享有专用权的商标“CROC-ODILE”。而经过原告的确认证实，被告并未得到原告使用该商标的授权。原告认为被告的行为属于对其商标专用权的严重损害，要求被告赔偿损失。对此，被告辩称，其行为实为正常合理的涉外贴牌加工行为。虽然该行为在外观上存在侵权嫌疑，但涉案产品中所使用的商标得到了其他公司的依法授权，该加工行为从侵权的要件来看不存在主观的过错，同时鳄鱼恤公司并未因此蒙受任何损失或遭受任何不利影响，所以不应当认定涉案产品侵犯了鳄鱼恤公司的商标专用权。

案件经过上诉至二审法院。受理的山东省高院做出了相应的分析和判断。法院认为，识别功能为商标的最本质功能，即区分不同的商品或服务，使购买者所享有购买选择权能够通过商标充分实现的功能。无论商标侵权行为的表现形式如何多种多样，其都离不开对商标识别功能的破坏这一本源特征，其结果都是相关公众对商品来源产生的错误认识。要来到相关公众对商品的商标进行识别的阶段，就必须存在商标法层面上的在先使用商标的行为，否则无从体现。因此，法院认为本案的争议焦点在于判断被告被指控的侵权行为从商标法的角度上是否属于使用行为，只有解决这一问题，双方的争议才能得到公平解决。而商标法层面上的商标使用，应当是为了实现商标的本质价值而使用。商标的识别功能只有商品进入流通领域才得以体现，商标法层面上的商标使用行为强调将商标标识于商品进行销售，或者进行其他交易，强调与商品流通相联系的使用行为。本案中的加工产品全部出口，意味产品流通销售的区域并不是中国市场，于是涉案加工商品在中国境内并未触发商标的基础性、本质性功能。因此，加工方的行为在中国实质上与商标的识别功能无关。另外，本案被告瑞田公司是接受国外相关公司的委托对产品进行加工制造的企业，其并不知道该注册商标的专有使用权在原告手中，同时也对委托方的吊牌和领标标识做了合理审查，主观上无侵害原告权利的故意。综上，瑞田公司不构成侵权②。

通过比较就可看出，上述两个关于商标加工贴牌行为性质判断的司法实例，对两个基本相似的商标使用行为，做出了截然相反的认定。而上述观点也基本代表了司法实务中对该类案件性质判断的两种派别与变化轨迹。通过进一步比较能够发现，后一案例中法院的判断受政策观念的影响较小，分析更为深入浅出，细致入微，更为符合法理逻辑，与现行商标法对该问题的基本立场也更加贴近。关于涉外贴牌加工行为法学理论界又是如何分析与界定的，其与司法实务界的做法达成了哪些方面的一致，又存在什么样的细微差别，下文即对此进行具体的展开。

二、涉外贴牌加工行为是否属于商标使用行为

在判断涉外贴牌加工行为是否属于商标使用行为之前，我们需要先确认法律对商标侵权行为的正面规定。关于商标权人可以禁止的他人侵犯其注册商标专用权的行为，我国《商标法》第57条规定了6种（兜底条款不计算在内）较为明确的属于商标侵权的行为，其中前两项与贴牌加工行为关系较为密切。他们都是未经许可使用商标的行为，其不同之处主要在于第一项是“在同一商品上使用与其注册商标相同的商标”的行为；而第二项则是“在同一或者类似商品上使用与其注册商标相同或相似的商标，容易导致混淆”的行为。从上述法条可见，无论何种商标侵权行为，其本质基础都逃不开“使用”二字。“使用与商标侵权构成关系密切。各国商标法一般规定，只有未经商标权人同意在商业中使用了该商标，才能构成商标侵权行为”［1］。因此，欲判断涉外贴牌加工中的贴附标识行为是否属于我国的商标侵权行为，必先明确该行为是否应该归入我国《商标法》第57条中所明定的商标使用行为，因为这是判断该行为是否构成商标侵权的一大前提。

（一）商标法中对“使用”的定义

我国《商标法》对“使用”的定义为：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”从这一规定可旋即总结出，我国关于商标“使用”的总体界定包含两层含义：首先是要在商业活动中使用，即“商业性使用”；其次还得是以区分商品或服务来源为目的的使用，意即“区别性使用”，二者缺一不可。这两层含义与国际条约和各国国内法对商标“使用”的界定几乎是一致的。

当界定何为“商业性使用”时，根据世界知识产权组织的专家对“在商业活动中”一词的学理性解释可知，这个词语包含在买卖商品和服务领域中的各种直接或者间接性的行为活动，包括促销、存储下销售以及推销的行为。欧洲法院曾将“在商业活动中的使用”解释为“在商业活动中为了获得经济利益而非为个人事项的使用”，“必须影响或者可能影响所有人的商标的功能之一的使用”［2］。由此可以看出，使用商标是以追逐商业利益为目的的，这也是商标侵权行为不能包括非基于商业目的的合理使用的原因。至于“区别性使用”，就更是判断使用问题时的关键。例如，当一个商标设计的专家未经允许展示并分析了某一注册商标的设计理念与特点，即使这个分析是商业性有偿的，也不属于商标法所指称的侵权。与此同理，涉外贴牌加工行为也存在这方面的问题。需要一再强调并反复明确的是，商标在待出售的商品上贴出正是帮助购买者判断商品或服务的来源，这具有指示或者关联商标所有人或者使用人的重要作用。

（二）贴牌加工贴附标识的行为不构成商标意义上的“使用”

分析可以得知商品只有在实际的商品交易市场上，商标的识别作用才真正触发，只有在商品的流通领域，才是商标真正发挥其基础性功能之地。在商品进入流通领域之前，其所贴附的商标并不存在识别商品的功能，只不过是一个符号而已［3］。在涉外贴牌加工中，加工方只是在遵照委托方的要求，完成一道与其他步骤别无二致的工序，其对商标的利用与帮助分清商品的来源毫不相关。所以，如果只看贴牌加工行为本身，是不可能推导出侵权行为的。商品最终是要进行交易的，不进入到流通领域的商品还不能认为是商品，而一旦进入流通领域就会将归入商标意义上的“使用”，至少属于一种辅助的使用行为。可另一个问题在于，商标权的保护是有区域性的，如果商品的实际流通领域超出了商标权保护的范围，就再次切断了贴牌加工行为与商标使用之间的联系。

涉外贴牌加工行为是否属于“使用”的认定就遵循上述逻辑。从“商业性使用”角度来说，贴牌加工行为也没有因为利用商标的价值而获得额外的收益。其没有损害中国境内注册商标的来源识别功能［4］。其产品是在出口到境外，境外的委托者将加工品投放市场后，才从商标中赚取了利润，而截至加工方将产品交付的那一刻，加工方都没有从“商标中”获取任何额外的利润。由此可见，依附在商标上的巨大经济利益与价值的实际利用者是委托方，并非加工方；加工方贴附标识的行为不能构成商标法意义上的商标使用。

三、“混淆”在涉外贴牌加工货物商标侵权认定中的地位

避免造成混淆，是防止不正当竞争，保护商标权的重要法律根据。涉外贴牌加工货物是否侵犯他人商标专有权的问题，与“造成混淆”这一特殊的法定状态有密切关系。商标侵权的一个重要形式，便是不同商品在消费者面前呈现出的混淆状态。制止刻意的商品混淆行为，也就成了各国商标法的核心。“造成混淆”与上文提及的“区别性使用”联系密切。既然连“区别性使用”都不涉及，就更不会“导致混淆”。可涉外贴牌加工问题的特殊性在于，其属于我国商标法列举的侵权行为中的第一种，即使用相同商标的侵权行为。在该种侵权中，“混淆”的结果没有提及。故也有观点认为，在这种情况下，并不用考虑混淆的因素。“侵权产品并没有进入流通领域不可能产生混淆并不能成为否定商标侵权的理由”［5］。

（一）“混淆”是否为商标侵权的要件

回溯《商标法》第57条关于商标侵权的前两项规定即可发现，根据第2项的规定，在同一商品上使用相似的商标，或者在类似商品上使用相同或者近似的商标，是需要考虑混淆要件的。而根据第1项的规定，在同一商品上使用相同的商标，是不需要考虑混淆要件的。

为何两项规定对待“混淆”的态度会大不相同？《TRIPS协定》规定了相同货物或服务使用相同标记的情况时是推定混淆的存在的。有学者指出，添加这一法律推定的主要目的在于调和欧盟的商标法和美国的商标法之间在商标侵权方面的制度差异［6］。欧盟商标法的规定中找不到要求造成混淆才认定为商标侵权的情况，这源自于欧洲主流对商标权的保护理念与政策，即“绝对保护”的理念。很显然，尽量减少商标侵权的构成要件是有利于商标权人的。而美国《商标法》则与之不同，其需要大量运用到“混淆”理论来解释每个具体案例是否构成商标侵权。出于一种实用主义、灵活性考虑与平衡意识，“造成混淆的可能性”成为了美国在判定商标侵权时的一个必要条件。当不同国家法律规定所呈现的差异来到国际条约的规范范围内时，相关国际法律就需要有针对性地进行协调。《TRIPS协定》第16条第1款有关商标侵权的具体规定实质上沿袭了美国关于商标侵权的规则制度，因此该协定主要持实用主义一方的观点，即认为“造成混淆的可能性”是一个必要的因素。同时，为了照顾欧盟商标法中不用考虑“混淆可能”的情况，该款就增加了混淆的可能是推定的表述。综上可得一个初步的结论，即“混淆”问题是否应该作为商标侵权的构成要件之一，在我国虽然有了相对明确的规定，但更多的是一种价值利益的平衡与政策的考量。当我国在涉外贴牌加工货物问题上未做明确规定，涉及法官自由裁量之时，就需要对具体问题进行区别对待，而不能进行简单的法律套用。

（二）涉外贴牌加工货物不会造成商品来源的混淆

尽管我国商标法在部分情形中有将“混淆”作为判定商标侵权的必要条件的规定，但无论何种规定，如果涉外贴牌加工产品并不在中国境内出售，都不会造成中国领域内混淆的情况发生，因此涉外贴牌加工货物不构成商标侵权。这一个观点在我国的司法实务中得到很大支持，并逐渐成为判决趋势。受理案件的法院经过审理多认为被告所加工行为全部用于国外出口，当侵犯商标权的商品是完全销往国外时，不会造成混淆而导致侵权。由此可见，涉外贴牌加工行为不构成侵权，从法律逻辑上已经为司法实务界所逐渐接受。但同时也有学者认为，在相同的商品上使用相同商标的情况下，是不需要考虑混淆的因素的。对混淆因素的排除将进而免去了对产品是否需要进入流通领域的考查。他们由此断定，在涉外贴牌加工的情形中强加一个是否混淆的因素是不恰当的。与之相对应，在司法实务中，如浙江省高院在一个类似案件的判决书中就认为：“是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。”涉外贴牌加工的性质认定还需要进行区别对待，在相同的商品上使用相同商标的情况下，构成侵犯商标专用权的行为③。

上述两个观点不得不说都具有一定的合理性，尽管前一种观点已渐渐形成司法实务中的主流。但无论何种观点，都认为涉外贴牌加工行为并没有牵涉混淆问题，只不过前者由此得出了不构成侵权的结论，而后者却恰恰通过将混淆排除出侵权构成要件而直接推出了侵权的结果。虽然司法实务中的观点分歧有利于保持法官裁量时的灵活性与个案平衡，法院或许能借此从容应对知识产权领域侵权形态的瞬息万变，但法律的确定性毕竟是其重要的内在原则。将混淆问题纳入商标侵权体系中，会更符合法律逻辑与社会现实。但这一论证结果毕竟与现行法规定有所冲突。所以无论如何，该问题在我国立法上都还需要进一步加以明确，以弥补法律在涉外贴牌加工问题上规定的缺失。

四、关于商标侵权的立法建议

将“混淆”要件完整纳入商标侵权的认定中是较为符合商标法保护的立法目的的。商标最本质的功能在于显示商标的来源，商标法则保护商标所有者和使用者的合法利益，防止商标在社会中产生混淆，这样才能保证商标的故有价值。在本文对涉外贴牌加工问题性质的论证中就可明显看出，混淆要件在认定商标侵权和审查合法商标的过程中有着举足轻重的作用。但是，我国《商标法》在相同商品使用相同商标的侵权认定上却回避了这一问题，这不能说不是一种立法缺陷［7］。因此，尽快确立混淆要件在商标侵权认定中的作用，应是对商标侵权相关规定进行修订的题中之义。现行《商标法》对相同商品使用相同商标侵权认定的条款避开混淆这一概念，使得商标法律司法实践呈现不同判决。按照法律文义解释，对相同商品使用相同商标的情形，法律没有规定需要构成“混淆”采认定侵权；而如果按照《商标法》保护的商标标示功能解释，使用商标应构成消费者混淆才能认定为侵权。这种模糊不清的状况不能仅靠学界之中相互的说服。为了使我国立法符合《商标法》立法宗旨，立法机关仍有责任完善相关规定，对特殊情况另行指明并做出解释。

有学者认为该部分内容不须修订，但其着眼点不在于对“混淆”要件的漠视，而是存在另一种逻辑上同样富有生命力的论证。该观点认为，对于在同种商品上使用相同的商标的情形，法律虽然没有明文规定“可能混淆”的要求，但立法者并不是觉得这种情况不需要考虑混淆因素，而是因为其根据通常的生活经验，已经可以推定在这种情形下存在混淆可能。这样一种安排仅仅是基于立法简洁性与法律适用的方便而做出的。即使在“同种商品上使用相同商标”的情形下，遇到特殊的商标侵权类型时，就不能再按照日常的生活经验去推定了，原来所省略的“混淆”要素就需要重新显现出来。以上论断，被称为关于商标侵权中“混淆要素”的“隐性要件理论”［8］。

关于立法机关应在上述分歧的观点中选取何者并作何解释，目前《商标法》将商标侵权行为划分为在“相同商品上使用相同商标”、“相同商品上使用近似商标”、“类似商品上使用相同商标”和“类似商品上使用近似商标”。对这四种情况的商标侵权要件采取了不同标准，即：第一种情况直接认定侵权，后三种情况是否构成侵权要看是否引起了混淆。这样的划分对于解决共同市场和相同消费者的商标侵权问题是不全面的，因为面对共同市场和相同消费者时，在“相同商品上使用相同商标”的行为方面就需考虑《商标法》的立法目的，即是否构成混淆。在贴牌加工贸易中，由于加工方完成的产品全部销售到海外市场，这个市场和消费者与国内市场和消费者完全没有什么关系，相同的商品在同一行业不会导致国内市场和消费者的混淆，所以不应该被直接认定为商标侵权。基于此，立法需要明确，是否涉及商标侵权，应统一按照“混淆”标准认定。

五、结论

涉外贴牌加工行为与其他使用商标的行为是有本质区别的。其只是将使用商标行为作为产品生产中的一道工序看待，而且产品出厂后是销往国外的。而在认定商标侵权的过程中，我们既需要寻找商标法意义上的使用，还需要判断混淆状态是否已经发生。根据商标权本身具有的区域保护性，商业性及区分功能，涉外贴牌加工行为既不属于商标法层面上的使用，也没有制造需要商标法追责的混淆状态。但这种看来符合逻辑的论证并不与商标法的现行规定完全一致。而这也是实务界处理案件存在分歧与派别的重要原因。当今的对外贸易环境，与处于转型敏感期的外贸加工业，要求我国司法实务界在该问题上有着相对一致、不偏不倚、合乎法理的认定与审理，非如此不能为我国经济创造良好的司法环境。法律的日臻完善是永无止境的，虽然我国的商标法于2013年新修订，实务界仍希望能及时完善“混淆”要件在商标侵权中的地位与作用。

注释：

①（2001）深中法知产初字第55号。

②（2012）鲁高民三（知）终字第25号。

③（2005）浙高民三（知）终字第284号。

参考文献：

［1］周家贵.商标侵权原理与实务［M］.北京：法律出版社，2010.31.

［2］［6］孔祥俊.商标与不正当竞争法——原理和判例［M］.北京：法律出版社，2009.175.319.

［3］张玉敏.国际贸易“定牌”加工性质分析［J］.重庆工学院学报（社会科学版），2008，（1）.

［4］王莲峰.海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年〈中国海关知识产权保护状况〉的分析［J］.知识产权，2015，（1）.

［5］张伟君，魏立舟，赵勇.涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定［J］.知识产权，2014，（2）.

［7］中国社会科学院知识产权中心，中国知识产权培训中心编.〈商标法〉修订中的若干问题［M］.北京：知识产权出版社，2011.356.

［8］宋育鑫.商标侵权“推定混淆”探析［J］.中国知识产权，2011，（2）.

（责任编辑：郭鹏）

·司法理论与实践·

Research on the Recognition of OEM Trademark Infringement

MEI Zhu
（Yong Yang Law Firm in Tianjin，Tianjin 301700，China）

Abstract:We need to consider two elements in deciding whether using other's trademark in a foreign OEM commodities acts constitutes infringement：first，whether the act is recognized as the use ofthe trademark；secondly，whether it will involve confusion about the source of goods.Since these products are often sold abroad，which do not involve the actual use of the mark at home.In addition，whether it will cause confusion in the other countries is not under the jurisdiction of domestic law，therefore，foreign OEM processing behavior should not be regarded as trademark infringement.However，China's Trademark Lawdoes not provide regulations and rules on the trademark infringement，so using the same trademark in the same commodity need to constitute public confusion.This has resulted in the difference between theory and judicial practice of foreign posted on qualitative processingbehavior.Sowe need to improve the relevant legislation to solve the confusion of elements of function，make the nature of the behavior of foreign OEMclear，and make judicial judgment on foreign OEMgoods consistent

Key words:foreign oem；trademark infringement；using；confusion

中图分类号：D923.43

文献标识码：A

文章编号：1674-828X（2016）02-0061-06

收稿日期：2016-03-19

作者简介：梅竹，男，天津市雍阳律师事务所律师，主要从事民商法学研究。