职务发明的判定及其权利归属问题研究——兼论《专利法修改草案》第6条的修改和完善

向 波

职务发明的判定及其权利归属问题研究
——兼论《专利法修改草案》第6条的修改和完善

向 波

内容提要：从司法实践来看，我国大部分地方法院持比较宽松的态度解释“物质技术条件标准”，由此可能不适当地扩大了职务发明的范围。考察其他国家专利制度中有关职务发明的法律规则，在判定职务发明时基本上都采纳了与我国类似的“任务标准”；而对于发明人在研发过程中利用雇主提供的物质技术条件所完成的发明创造，其是否属于职务发明，各国立法并不统一。在职务发明的权利归属方面，存在着“雇主优先”与“发明人优先”两大模式。对于“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，不应强制将其纳入职务发明的范围；对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，在优先归属发明人的前提下可由双方约定其权利归属。

职务发明 专利申请权 专利权 权利归属

2015年4月，国家知识产权局公布了《专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称为《专利法修改草案》），其中对有关职务发明的判定标准、其专利申请权及专利权归属、发明人的奖励与报酬等规则作了一定程度上的修改与完善。由于职务发明在我国专利申请及专利授权数量中所占比例越来越高，a比如截至2015年12月，国家知识产权局在2015年全年受理的国内外职务发明专利申请比例占整个发明专利申请量的82.3%，其中受理的国内职务发明专利所占比例为80.2%；而授权的国内外职务发明专利比例为整个发明专利授权量的92.7%，其中国内职务发明专利所占比例则为90.7%。2015年受理的国内外职务发明实用新型与外观设计的专利申请比例分别为76.8%和50.1%，其中国内职务发明实用新型与外观设计的申请比例分别为99.3%与96.9%；而授权的国内外职务发明实用新型与外观设计所占比例分别为79.3%和55.2%，其中国内职务发明实用新型与外观设计的所占比例为99.1%和96.3%。参见http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjyb/2015/201601/P020160114531916715830.pdf，2016年5月2日访问。《专利法修改草案》中相关规则的修改对发明人及发明人所在单位利益影响重大，需以谨慎的态度对待有关职务发明相关规则的修改问题。在有关职务发明的法律规则中，合理而又明确的确权规则既有利于激发发明人和单位机构的积极性，也有助于职务发明的后续交易及商业利用。笔者通过“北大法宝”数据库抽样查阅了近30件涉及职务发明权属争议的纠纷案例，以此为样本揭示我国司法实践中适用职务发明相关规则的特点及存在问题，并在此基础上对职务发明的判定标准、相关权利归属等问题展开讨论。

一、我国地方法院适用《专利法》第6条规定的现状分析

按照我国现行《专利法》第6条的规定，在判断一项发明创造是否属于职务发明时，可供判断的标准有两项：一是“任务标准”。如果该发明创造属于执行本单位任务而完成的成果，该发明创造即为职务发明；b按照《专利法实施细则》第12条规定，发明人在本职工作中做出的发明创造，在履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造，以及在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内做出的上述发明创造都属于执行本单位任务而完成的成果。二是“物质技术条件标准”。如果该发明创造是发明人在主要利用所在单位物质技术条件c按照《专利法实施细则》第12条第2款规定，所谓的“物质技术条件”，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。的情形下所完成的成果，该发明创造亦属职务发明。从这两项判定标准的逻辑关系来看，一方面，只要相关发明的研发情形满足其中任一标准，就可被认定为职务发明。不过，当发明创造属于执行本单位任务而完成的成果时，发明人所在单位在研发期间往往也会投入各种物质技术资源加以支持，这样就可能同时满足“物质技术条件标准”。当发明人与其所在单位就此发明的权利归属发生争议纠纷时，为了加强判决的说服力，受理法院会同时适用两项判定标准认定涉案发明为职务发明；d如在“中国人民解放军北京军区总医院诉李健民专利权权属纠纷案”中，法院认为，被告的本职工作虽是医生，但自1989年起即在原告的领导下从事“组合式防旋转髓内针”的研究开发及临床应用工作。特别是1997年，原告所属骨科将“组合式自锁髓内针力学行为及临床应用”列为其研究设计的课题，还与原告签订了《九七年度院科研课题协议书》，被告作为该课题研究的负责人，故应认定被告在1997年接受了原告所下达的科研任务，而且按照双方约定该课题的科研成果归原告所有。另外，法院还认为，“在被告进行涉案专利技术的研究设计过程中，原告及原告所属骨科也为被告提供了研究所需的骨干等物质资料及临床应用病例等方面的技术资料”。最终法院将涉案发明专利申请权归属于原告中国人民解放军北京军区总医院。参见（2003）二中民初字第9799号民事判决书。其他的类似案例还有：“宁波美侬咖啡机有限公司诉傅兰光等专利权权属纠纷案”，参见（2014）浙甬知初字第195号民事判决书；“邹谋炎与秦皇岛聚波电子科技有限公司发明专利权属纠纷上诉案”，参见（2014）高民（知）终字第3430号民事判决书；“柳州市龙潭饮料总厂诉莫柳书、羊春雄、覃小军专利权属纠纷案”，参见（1996）南市经初字第12号民事判决书；“合肥普天机电设备贸易有限责任公司与蒋家善专利权属纠纷案”，参见（2000）合知初字第36号民事判决书；“姜牧、吴小平与TCL王牌电子有限公司、深圳TCL新技术有限公司、齐齐哈尔大学专利申请权纠纷案”，参见（2006）粤高法民三终字第15号民事判决书。另一方面，如果发明创造不属于执行本单位任务而完成的成果，法院还需判定涉案发明是否属于发明人主要利用所在单位物质技术条件所完成的成果。只有在断定涉案发明既不满足“任务标准”，也不满足“物质技术条件标准”的情形下，法院才能将其认定为非职务发明。e在“浙江欣炜机械有限公司诉张勋专利权权属纠纷案”中，法院认为，“原告既不能证明涉案专利与被告在原告处工作期间承担的本职工作或原告分配的任务相关，亦不能证明涉案专利系主要利用原告的物质技术条件所完成，故涉案专利不属于与原告相关的职务发明创造”。参见（2015）浙温知民初字第67号民事判决书。按照我国《专利法》第6 条规定，对于职务发明，其专利申请权和专利权皆属于发明人所在单位。对于执行本单位任务而产生的职务发明，司法实践中一般不允许双方通过约定事先改变该职务发明专利申请权、专利权的归属。f如在“上海昂丰矿机科技有限公司与钱鸣技术合同纠纷案”中，原被告双方是以专利使用协议的方式对涉案专利的权属进行约定。本案一审、二审法院皆认定涉案专利属于原告昂丰公司确立的生物质发电领域物料运输技术的研发任务，是被告钱鸣为执行本单位的任务所完成的职务发明创造，原告与被告签订的专利使用协议对涉案专利并不适用。参见（2013）沪高民三（知）终字第129号民事判决书。而对于发明人主要利用所在单位物质技术条件所产生的职务发明，根据《专利法》第6条第3款规定，发明人与其所在单位可通过约定改变其权利归属。

从两项判定标准的内容来看，“任务标准”可以从发明人的本职工作、交付任务、时间等相对客观的因素加以判断，相对比较明确。g在“北京市京海鹰矿山工程设备公司与王梓奇等专利权权属纠纷案”中，一审法院认为，在京海鹰设备公司未能证明已向王梓奇等三人分配了研制“双腔回转颚式破碎机”后续改进技术任务的前提下，三人从事的研制行为不属于其本职工作。涉案专利技术应归属发明设计人，即王梓奇等三人。二审法院则认为王梓奇、徐正一除股东身份外，与京海鹰设备公司还存在事实上的劳务关系，孙成林亦与京海鹰设备公司存在事实上的劳务关系，因此，涉案发明是在本职工作中完成的发明创造。参见（2013）高民终字第61号民事判决书。而在“上海第一生化药业有限公司诉上海惠海生化制品厂等专利申请权案”中，法院认为系争专利是第三人在原告处退休后1年内作出的，与第三人在原告处承担的本职工作和原告分配的任务有关的发明创造，故应认定为职务发明创造，申请专利的权利属于原告。参见（2013）沪一中民五（知）初字第94号民事判决书。而“物质技术条件标准”则需要区分“主要”与“非主要”利用两种情形，相对模糊，不易作出判断。一方面，按照《专利法实施细则》第12条第2款规定，“物质技术条件”包含了资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等要素。从此款规定的措辞来看，似乎立法者认为即使发明人只是利用了“物质技术条件”中任一要素，都可能被认定为主要利用了所在单位的物质技术条件。h作出此项判断的理由在于《专利法实施细则》第12条第2款规定中采用了“或”字连接不同的要素，也就意味着这些要素之间是一种“选言”的逻辑关系。不过，按照现行《专利法》第6条规定，立法者并没有认为发明人只要利用了所在单位的物质技术条件，其所完成的发明创造就当然成为职务发明。在发明人与其所在单位就相应发明发生权属争议时，法院需要判断涉案发明是否属于发明人主要利用本单位物质技术条件所完成的发明。而在解答这一问题时，实际上就需要法院在“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位物质技术条件”之间作出区分，满足前者属于职务发明，满足后者则属于非职务发明。

从笔者查阅的有关职务发明权属争议纠纷案例的判决书来看，可以发现我国地方法院适用“物质技术条件标准”的方式主要表现为以下情形：首先，在断定涉案发明不满足“任务标准”后，受理法院一般还会通过双方提交的证据判断发明人在研发过程中是否利用到所在单位的物质技术条件。如果不能得出肯定的结论，那么涉案发明就不能被认定为职务发明；i在“黑龙江乳业集团总公司诉李世春专利权属纠纷案”中，二审法院认为，“李世春与开发中心、检验中心签订的协议虽然约定由李世春承包负责研制、开发和销售乳品检测专用仪器及专用试剂，但开发中心没有按协议约定提供开发费用和其他物质条件”，由此涉案发明既非执行本单位的任务，也非利用单位的物质条件，不属于职务发明。参见（1997）黑经终字第218号民事判决书。类似案件还有：“湖南高雷同层排水科技有限公司与张超专利权权属纠纷案”，参见（2012）长中民五初字第0334号民事判决书；“张振民与范维发明专利权权属纠纷上诉案”，参见（2011）高民终字第4318号民事判决书；“朱卓敏等诉刘宗孺等专利申请权权属纠纷案”，参见（2015）浙杭知初字第501号民事判决书。其次，当受理法院认为发明人在研发过程中利用了所在单位的物质技术条件时，会将其直接定性为“主要利用了本单位的物质技术条件”；j在“吴林祥、陈华南诉翟晓明专利权纠纷案”中，二审法院认为，一匙通公司自注册成立两年来，投入大量的财力和人力开发自主知识产权的“一匙通数码智能锁”，可以认定“涉案发明创造的研发完成主要利用了一匙通公司的物质技术条件”。参见《最高人民法院公报》2008年第1期总第135期。类似的案例再如“罗绍远与广州市富华工贸发展有限公司专利权权属纠纷案”，参见（2004）穗中法民三知初字第510号民事判决书。第三，有法院认为在发明人“利用本单位物质技术条件”情形下，涉案发明同样属于职务发明；k在“上海铁路联合电子技术研究所与沈介源专利权权属纠纷案”中，一审法院认为原告委托南方电子厂将被告构思的专利技术方案制造出产品草样，并且由原告委托相关部门对产品进行了测试，从这一角度可以说明被告利用了原告的物质技术条件使其专利技术方案最终得以完善。另外，被告获得的涉案实用新型专利年费实际均由原告承担，因此，从这一角度也可以说明被告利用了原告的物质技术条件。从上述两项因素考虑，该案系争的发明创造应认定为职务发明创造。参见（2004）沪高民三（知）终字第124号民事裁定书。第四，也有法院意识到并非发明人只要利用了所在单位的物质技术条件，涉案发明就满足“主要利用物质技术条件标准”，尚需判断单位提供的物质技术条件对于涉案发明的完成发挥了多大程度的贡献。l在“浙江欣炜机械有限公司诉张勋专利权权属纠纷案”中，受理法院认为，专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料对完成发明创造技术方案的设计发挥了主要的或实质性的贡献。由于该案原告未能举证证明涉案专利系被告利用了原告的资金、设备、零部件、原材料等其他物质条件，因此受理法院直接认定涉案专利不属于主要利用了原告的物质技术条件所完成的发明创造，没有就“如何判断本单位物质技术条件对完成发明创造技术方案的设计发挥了主要的或实质性的贡献？”这一重要问题展开详细阐述。参见（2015）浙温知民初字第67号民事判决书。类似的案件还有“上海气动成套公司三分厂与吴登奎等专利权权属纠纷上诉案”，参见（2015）沪高民三（知）终字第18号民事判决书。就此而言，我国大部分地方法院并没有严格区分“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位技术条件”。当法院通过双方提交的证据认定发明人在研发过程中利用了单位的物质技术条件，涉案发明就有极高的概率被判定为职务发明。只有在涉案发明既非本单位的任务，也没有利用本单位的物质技术条件时，法院才会将其认定为非职务发明。m如在“临朐县三利自动化给水设备厂诉姜校林专利申请权纠纷案”中，一审法院认为，姜校林在三联集团本职岗位中既不承担研制开发职责，也未参加三利（1998）第071号科技成果的研制开发任务，但在研制“自来水管道无吸程二次加压增流供水设备”中，主要利用了本单位的物质技术条件，该成果应确认为职务技术成果，归属于三利厂。二审法院则认为三利公司没有证据证明姜校林在完成“自来水管道无吸程二次加压增流供水设备”过程中主要利用了三利厂的资金、设备、零部件、原材料，由此撤销了一审判决，并判决驳回三利厂的诉讼请求。参见（2000）鲁经终字第338号民事判决书。类似的案件再如：“洛阳铁路分局洛阳电务段等因专利权属纠纷上诉案”，参见（2000）豫经一终字第299号民事判决书；“韦孚（杭州）精密机械有限公司诉杭州韦孚智能科技有限公司等专利权权属纠纷案”，参见（2015）浙杭知重字第3号民事判决书；“北京养鸡业协会等诉李庆康专利权权属纠纷案”，参见（2014）苏知民终字第0182号民事判决书。如此一来，当我国大部分地方法院采用如此宽松的态度适用“物质技术条件标准”时，职务发明的范围实际上可能被不适当地扩大了。

二、职务发明的判定及其权利归属规则之比较分析

专利权属于财产权。通过专利权的行使，专利权人可在市场上获得一定期限的市场垄断地位。从市场的角度来看，专利权人行使专利权的行为就体现为一系列的市场交易行为，而从法律上明确专利权的归属是这些市场交易行为顺利进行的前提条件之一。考察职务发明的创造过程，发明人的创造行为与单位机构的投入资源均属于完成职务发明的必要条件，如何权衡发明人与其所在单位的利益关系从而确定职务发明的范围及其专利申请权、专利权的归属，对于激发发明人与其所在单位的积极性、充分发挥职务发明的社会价值都至关紧要。当然，基于各国历史文化、法律传统等方面的差异，各国关于职务发明的判定规则也大相径庭。从英国、法国、德国、日本、美国等国专利制度中有关职务发明及其权利归属规则n其中英国、法国、日本等专利制度相应规则参见《十二国专利法》，清华大学出版社2013年版。来看，在职务发明的判定规则方面，基本上都采纳了与我国类似的“任务标准”。而发明人是否利用了雇主提供的设备、原料等物质技术条件，在某些国家同样成为给予雇主适当利益倾斜的考量因素；在职务发明的权利归属方面，存在着“雇主优先”与“发明人优先”两大模式。

（一）职务发明的判定规则： “任务标准”+“其他要素”

按照《英国专利法》第39条规定，在以下两种情形中，一项由雇员作出的发明应被认定为职务发明：一是当雇员在其正常任务的过程或者在特别分派的任务的过程中作出，可以合理预期由其任务的完成所产生的发明；二是在作出发明的时候，雇员由于其任务的性质和由其任务的性质产生的特定责任，他对增进雇主产业的利益附有特别的义务，在此情形下雇员在其正常任务的过程中所完成的发明。 可以看出，《英国专利法》关于职务发明的判定规则与我国《专利法》中的“任务标准”规则相当，不同之处在于《英国专利法》第39条规定还就这两种情形分别增加了“合理预期”或者“特定责任+特别义务”判断要素。日本则在其《专利法》第35条规定了涉及职务发明的判定规则。按照该条规定，如果雇员或法人的工作人员、国家或地方政府的公务员（以下简称雇员）做出的发明依其性质属于雇主、法人、国家或地方政府（以下简称雇主）的业务范围，并通过该雇员现在或过去为雇主履行职责的行为所完成，则该发明属于职务发明。从此条规定来看，《日本专利法》主要通过“业务范围”与“履行职责”两项判定标准来判断一项发明是否属于职务发明。

德国关于职务发明的规则规定于2009年修改后的《雇员发明法》中。根据《德国职务发明法》第4条规定，在雇佣工作关系存续期间，雇员在企业或行政管理中承担的任务，或者主要基于企业或行政管理中的经验或工作而完成的发明都属于职务发明。“雇员承担的任务包括其本职工作以及本职工作之外的特别委托的任务”；而“主要基于企业或行政管理中的经验或工作，包括如基于先前所做实验及实验报告或顾客的反馈建议等”。o范长军著：《德国专利法研究》，科学出版社2010年版，第61页。可以发现，《德国职务发明法》第4条规定中的“承担任务”近似于我国《专利法》第6条采用的“任务标准”，但其中“主要基于企业或行政管理中的经验或工作”的外延范围则明显大于我国《专利法》第6条中的“物质技术条件标准”。而《法国知识产权法》“工业产权”部分第L611-7条规定了有关职务发明的判定标准，其中第1项规定，如果受雇人的工作合同包括发明任务，其职务与此发明任务相符，或受雇人被明确指派了研究任务，受雇人在执行此合同过程中做出的发明，以及受雇人从事明确委托给他的设计或研究工作而做出的发明都属于职务发明；按照本条第2项规定，当受雇人的发明是在完成本职工作过程中或在企业活动范围内做出的，考察或者使用了企业专有的技术、设备、资料等，相应发明也被认定为职务发明。

相比较而言，美国并没有在其《专利法》中就职务发明的判定规则作出明确的规定，这些规则需要从美国司法实践中的有关判例归纳出来。从1840年至今，美国法院关于职务发明的态度经历了“强调个人创意时期”、“按照贡献分配专利权时期”和“强调契约合同时期”，p参见王重远：《美国职务发明制度演进及其对我国的启示》，载《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2012年第1期。演变至今，美国法院一般是依据雇佣合同的约定来确定相应发明是否属于职务发明，从而确定其权利归属。当雇佣合同明确约定受雇人应将其发明让与雇主，或者雇佣的目的在于从事特定的研发任务或解决特殊问题时，雇主自得主张其对相应发明的权利。而当受雇人在做出发明的过程中利用了雇主的设备、材料等，该发明并不当然作为职务发明对待。q参见曾陈明汝著：《两岸暨欧美专利法》，中国人民大学出版社2007年版，第245页。

（二）职务发明的权利归属：“雇主优先”抑或“发明人优先”

所谓“雇主优先”，即法律直接规定职务发明的相关权利优先归属于雇主。如按照《英国专利法》第39条规定，当一项由雇员作出的发明满足法律规定的条件被认定为职务发明时，其权利归属于雇主所有。而按照《法国知识产权法》“工业产权”部分第L611-7条规定，满足该条第1项规定条件的职务发明其权利直接归属于雇主；而满足该条第2项规定条件的职务发明，雇主有权按照行政法院法令规定的条件和期限申请将发明的工业产权归为己有，或者享有专利权带来的部分乃至全部保护。

而“发明人优先”，即法律明确规定职务发明的权利优先归属于发明人。根据曾陈明汝先生的考察，当雇佣合同明确约定了受雇人做出发明的权利归属时，美国法院会支持该约定。如果“雇佣契约未就受雇人发明权益之归属有所规定，则受雇人对其发明享有独占权”。而当发明属于受雇人时，如其在研发过程中有利用雇主设备、材料等情形时，雇主可对相应发明享有无偿的“营业权”。日本也可纳入“发明人优先”的模式范围。依据《日本专利法》第35条规定，对于职务发明，雇主一般可享有该专利的普通实施权。雇主也可根据协议、工作规则及其他规定取得专利申请权、专利权或者独占的许可实施权，但应向雇员支付合理的对价。德国的规则较有特色，按照其《雇员发明法》的相关规定，首先由雇员享有职务发明的权利，但雇员需及时以书面形式向雇主申报相关事宜，而雇主可以在申报到达后4个月内决定是否向雇员请求职务发明的归属。当雇主以书面形式或其他形式声明请求职务发明的归属时，r按照《德国雇员发明法》第6条第1款规定，在申报到达之后的4个月内雇主对于雇员的申报未作出反应，即未以书面形式放弃请求职务发明的归属的，视为提出了请求职务发明归属的声明。参见范长军著：《德国专利法研究》，科学出版社2010年版，第61页。除发明人的人格权（即发明人的署名权）外，发明人对职务发明的所有财产权利转移于雇主，雇主就此成为发明人的权利继受人，从而享有要求专利的实体权利。s有学者认为，美国与德国都在逐渐走向“厚雇主主义”，而法律之所以“偏爱”雇主，在于将职务发明归雇主有利于技术转化，符合经济理性。由于交易成本的存在，将多项发明的所有权分散在不同雇员手中，会导致所谓的反公地悲剧，而统一在雇主手中则可以避免。《专利法修订草案》第6条将“利用单位物质技术条件”所完成发明创造的所有权在没有协议时完全配置给发明人，第16条强化额外报酬制度，都偏离了职务发明制度向厚雇主主义演进的大趋势。参见和育东：《美、德职务发明制度中的“厚雇主主义”及其借鉴》，载《知识产权》2015年第11期。

三、对《专利法修改草案》第6条规定的完善建议

在2015年4月国家知识产权局公布的《专利法修改草案》中，第6条只将“执行本单位任务所完成的发明创造”规定为职务发明，其专利申请权、专利权归属于发明人所在单位。而对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，一方面不再区分“主要利用”与“非主要利用”两种情形；另一方面则允许发明人与其所在单位通过合同约定相关发明创造的权利归属。没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人。就此而言，本条规定的修改内容实际上主要是针对“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”。按照同时公布的有关说明（即《关于〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉的说明》），如此修改的原因主要在于给予单位与发明人之间在权利归属方面更大的自主空间；消除实践中对第三款规定的“利用”是否包含“主要利用”情形存在的不同理解；促使单位事先约定好利用单位物质技术条件完成发明创造的权利归属，从而预防纠纷的发生。下面将分别从职务发明的判定规则与权利归属规则两个方面展开讨论。

（一）职务发明的判定规则：是否仍然保留“物质技术条件标准”

在2008年《专利法》第三次修改过程中，当时公布的《专利法修改草案（征求意见稿）》也曾对第6条t关于《专利法》第6条规定的来龙去脉，参见陶鑫良：《职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励——我国专利法第四次修订中有关职务发明若干问题的讨论》，载《知识产权》2016年第3期。进行修改，同样保留了“执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造”这一内容，而准备将“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”修改为“主要是利用本单位的技术秘密所完成的发明创造为职务发明创造”。这一修改思路实际上也在于进一步明确职务发明的判定标准，方便法院在司法实践中的适用操作。不过，当时立法部门并没有采纳这一意见，最终未对《专利法》第6条进行任何修改。从前述我国法院适用此条规定的现状来看，我国大部分地方法院并没有严格区分“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位技术条件”，从而导致职务发明的范围被不适当地扩大。而从上述英国、法国、德国、日本、美国等国家的专利制度中相应规则来看，发明人利用所在单位的物质技术条件并不必然导致所涉发明应当被纳入职务发明的范围。总的来说，本文赞成《专利法修改草案》的修改意见，对于“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，不应将其强制纳入职务发明的范围。

有种观点认为，当前的技术研发越来越依赖于一定的物质技术条件，或者说物质技术条件对于发明创造完成的贡献力度越来越高。从这个角度来说，将主要利用所在单位物质技术条件所完成的发明规定为职务发明具备较为充分的合理性与现实基础。如有学者认为，“在职务发明过程中，既有单位的物的投入，也有发明人的智力投入，而职务发明法律制度的功能就在于确认物的投入重于智力投入，所以职务发明的第一受益人是单位而非发明人”。u参见王鸿：《职务发明专利申请权的法律解读》，载《学海》2009年第4期。这种观点有时也会反映在有关发明权属纠纷的判决书中。但是，此种观点未能公平衡量发明人所投入的创造价值与相应物质技术条件的贡献价值。v有学者认为，发明是由物质资本和人力资本共同投入的结果，那么从产权归属理论上来说，发明的原始权利就应该归属于货币资本和人力资本投入者共同所有，而不应归属于雇主一方。职务发明专利的归属通过契约加以约定有利于综合平衡发明人与其雇佣单位之间的权利与义务，促进职务发明成果快速有效地利用。参见张小玲：《职务发明专利归属模式比较研究》，载《研究与发展管理》2007年第6期。就发明创造所需的资源来说，具体包括创造力、知识储备、时间、资金、物质设备等要素。以这些创造要素能否与创造者即发明人发生分离为标准，可将创造力、知识储备、时间等要素称为内部要素，它们与发明人不可分离；而资金、物质设备等要素则属于外部要素，它们与发明人可以发生分离。为了公平地评价发明人的创造行为与物质技术条件对发明的贡献价值，本文认为可以从“可替代性”的角度来进行思考。一方面，发明人的创造行为及其价值与发明人自身的天赋、知识水平等因素相关，尤其是创造力、知识储备等内部要素的可替代性低，而溢出价值较高。这也是为何各国专利制度在将职务发明的权利归属于雇主的同时，还要在法律上明确规定发明人享有获得奖励与报酬权利的原因之一。另一方面，就物质技术条件来说，比如资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料，其中大部分属于外部要素，而只有不对外公开的技术资料，发明人可通过阅读、学习和理解将其转化为自身知识储备的内容。总体而言，资金、设备、零部件、原材料等物质技术条件的可替代性比较高，只有在少数情形下物质技术条件的可替代性相对较低，比如价格昂贵、数量稀少的仪器设备，或者是处于保密状态的技术资料。所以，考虑到“可替代性”对于发明创造投入要素价值的影响，即使发明的完成越来越依赖于物质技术条件，除了极少数情形以外，并不意味着发明人所投入的要素价值就一定低于物质技术条件的贡献价值。w如在1993年“陆郁诉鞍山市兰鹰技术研究所专利权属纠纷案”中，原告陆郁与兰鹰技术研究所曾草拟过一份技术合作协议，因双方未共同签字盖章协议未能生效，但实际双方在研制过程中进行了一年多的合作。合作期间，尽管双方对技术权属事先没有约定，但陆郁是研制技术课题的主要成员。后来陆郁到兰鹰研究所工作后，在研制该项技术上又继续做了大量工作。兰鹰研究所为研制开发该项技术积极参与合作，提供了试验室、器材等物质条件，聘请了有关专家参加研制，做了一系列实质性工作。一审法院由此认为，上诉人到被上诉人单位工作后，利用了被上诉人单位物质技术条件所完成的技术成果，应由双方合理分享，该专利权属于双方共同所有。参见（1993）辽经终字第248号民事判决书。

从前述我国地方法院适用职务发明条款的分析内容来看，法院未能严格区分“主要利用本单位物质技术条件”与“非主要利用本单位技术条件”的主要原因在于信息成本高、审核难度大。如在“刘飞与深圳市斯超威科技有限公司专利权权属纠纷案”中，二审法院试图从诉争专利的情况、诉争专利的完成时间与发明人的离职时间、发明人是否接触并在诉争专利研发过程中利用了所在公司的业务资讯三个方面x第一，诉争专利的情况。该专利技术特征及所需零部件较为复杂，需要特定的技术环境才能完成；第二，诉争专利的完成时间与刘飞的离职时间。诉争专利的完成时间与刘飞的离职时间。刘飞主张其在离职后一个月时间内自行完成该专利的研发、物资的购置、技术方案的撰写和专利申请等工作，不符合日常生活常理；第三，刘飞是否接触并在诉争专利研发过程中利用了斯超威公司的业务资讯。该案二审法院还认为职务发明创造的认定需综合考量员工的技术背景、任职岗位、工作任务、是否主要利用单位物质技术条件和离职时间等因素。参见（2014）粤高法民三终字第1198号民事判决书。判断涉案专利是否主要利用了单位的物质技术条件。但从其表述来看，只有第一个方面的内容真正与是否属于“主要利用本单位物质技术条件”的问题相关。该案二审法院认为涉案专利技术特征及所需零部件较为复杂，需要特定的技术环境才能完成。就涉案专利属于主要利用本单位的物质技术条件所完成的成果这一论断，该案二审法院实际上仍然没有举出足够的理由加以支撑。当然，我国也有法院意识到应该从“单位提供的物质技术条件对于发明创造的完成发挥了主要或实质性的贡献”这一角度去认定“涉案专利主要利用了发明人所在单位的物质技术条件”，但司法实践中缺乏可供操作的具体评价标准。有学者提到，当日本企业依照《日本专利法》第35条规定获得发明的相关权利时，在确定企业向雇员支付的合理对价方面，对价的数额“须根据雇主通过该项发明所得到的利益及发明者所做出的贡献程度的不同而定”。y参见俞风雷：《日本职务发明的贡献度问题研究》，载《知识产权》2015年第6期。当然，此处所谈的贡献程度是针对企业获得的市场利益而言，而非发明本身，但其思路可资借鉴。换句话说，在判断“发明是否属于主要利用发明人所在单位的物质技术条件”时，实际上就需要衡量创造者的创造行为与单位提供的物质技术条件二者对于发明的价值贡献力度。z有学者通过设定经济模型，运用微积分核算投入职务发明中的各要素如资本、创造性劳动的贡献率。当然，如此得出的结果仅具参考价值。参见万小丽、张传杰：《职务发明收益分配比例的经济学分析》，载《科学学研究》2009年第4期。但是，如此就会极大地增加原被告双方的举证负担，受理法官也需要花费大量的时间和精力去核实原被告双方的主张，包括原被告双方的信息提供成本和法院的信息审核成本在内的诉讼成本都会大幅度地增加。

总之，从比较法的角度来看，将“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”纳入职务发明的范围并没有成为各国普遍施行的规则；从可替代性的角度来说，发明人所实施的创造行为的价值也并不当然低于物质技术条件对于相关发明创造的贡献价值；从制度成本的角度来说，要求原被告双方提供、法院审核与此相关的事实信息也会极大地增加诉讼成本。所以，本文赞成不将“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”明确规定为职务发明的做法。

（二）职务发明权利归属规则的选择：减少干预与降低交易成本@7有学者认为，可根据智力投资与物质投资的不同来源将职员发明细分为任务发明、职责发明、岗位发明和自由发明，然后再依据雇员与雇主在发明创造活动中的角色及其贡献分别确定发明成果的权利归属及利益分配规则。参见何敏：《新“人本理念”与职务发明专利制度的完善》，载《法学》2012年第9期。

对于“执行本单位任务所完成的发明创造”，我国专利法将其明确规定为职务发明。考虑到发明人所在单位的各方面投入、需求及使用效率，我国专利法将其专利申请权、专利权归属于发明人所在单位，有其合理之处，这也是大多数国家采用的通行规则。但其问题在于，按照我国专利法的规定及司法实践中法院的态度，关于“执行本单位任务所完成的发明创造”的权利归属规则属于强制性规则，不允许当事人加以变更。究其原因，大多为基于保护单位利益之需要。但实际上，在发明人与其所在单位之间，其单位一般具有谈判优势，足可凭借自己的谈判优势获得有利地位。如果发明人与其单位通过合同对职务发明的权利归属作出不同于法律规定的安排，即约定将相应发明的专利申请权、专利权等归属于发明人，殊无反对之必要。尤其对于私人企业而言，当企业愿意将本属于自己的职务发明的相关权利转由发明人享有时，一方面表明了相关发明对于企业方面并不重要，或者无力进行市场开发，另一方面发明人则可能能够更好地利用相关发明创造。@8有学者认为，应该更强调对雇主单位权利的承认，以鼓励更多的科研投入，更有效地整合科研资源以获得更多高质量核心技术创新成果。除此之外，还应该对雇主单位转化运用专利技术给予更多的动力或压力，提升科技进步对经济发展的贡献率。参见马碧玉：《论职务创新成果权利归属规则改革——兼评〈职务发明条例草案（送审稿）〉相关内容》，载《学术探索》2015年第9期。在此情形下，法律强行予以禁止，未必合理。所以，对于“执行本单位任务所完成的发明创造”，其相关权利优先归属于发明人所在单位。但是，当发明人所在单位（尤其是私人企业）愿意在合同中约定职务发明的相关权利归属于发明人时，法律也应承认此约定之法律效力，无须一概加以禁止。

而对于利用所在单位的物质技术条件所完成的发明创造，如前所述，其权利归属规则并不统一。法国将考察或者使用了企业专有的技术、设备、资料等物质技术条件的相应发明规定为职务发明，其权利归属于雇主。而德国将“主要基于企业或行政管理中的经验或工作”而完成的发明创造纳入职务发明的范围，雇主可向雇员请求职务发明的归属。在美国，当发明属于受雇人时，如其在研发过程中有利用雇主设备、材料等情形时，雇主可对相应发明享有无偿的“营业权”。英国、日本则未就此问题进行规定，对于利用雇主的物质技术条件所完成的发明创造，在英国、日本应属于非职务发明，其权利归属于发明人。而我国现行《专利法》第6条第1款将“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”规定为职务发明创造，其专利申请权、专利权归属于本单位。@9当前法律规定，“主要是利用本单位的物质技术条件”做出的发明成果属于职务发明成果，并将其产权归于单位是不合理且无绩效的。这种产权安排使得职工为避免自己的权益被剥夺，而采取很多隐蔽的形式侵占该成果，或者干脆使用 “弱者的武器”，不进行这些方面的创新，从而打击了职工从事发明创造的积极性。尚玉玺、张伟：《构建理想的职务发明制度》，载《科技管理研究》2013第3期。按照第6条第3款规定，对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，单位与发明人可约定其权利归属。对于此款规定中的“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”包含的范围，理解并不一致。从字面含义的角度来说，所谓“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”既包含了主要利用的情形，也包含了非主要利用的情形。但按照第6条第1款规定，“非主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”应为非职务发明，此种基于字面含义的理解方式显然不利于发明人。有学者则认为，从立法本意来说，我国现行《专利法》第6条第3款规定的发明创造实际上只包含或者主要包含“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，而不包含非主要利用的情形。#0参见陶鑫良：《职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励——我国专利法第四次修订中有关职务发明若干问题的讨论》，载《知识产权》2016年第3期。应该说后种理解方式更为合理一些，但由于司法实践中并未严格区分主要利用与非主要利用，本款规定的适用范围仍然可能包含了主要利用与非主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，实施状况仍然不利于发明人。不过，按照《专利法修改草案》第6条的修改内容，不再区分主要利用与非主要利用两种情形，单位与发明人可以约定相应发明的权利归属。没有约定或者约定不明确的，发明的相关权利归属于发明人。本文赞同这样的修改思路，既节约了发明人、其所在单位及法院提供或审核信息的成本，又尊重了发明人与其单位的自治意思。当然，具体的规则还应该进一步细化。一方面，当发明创造的权利归属于发明人时，如果发明人确实在其研发的过程中利用了所在单位的物质技术条件，在此可以借鉴美国的做法，在法律上明确赋予单位机构对于相关发明创造拥有一定期限的、非独占的、不可转让的普通实施权；另一方面，当发明创造的权利归属于单位时，发明人享有获得奖励与报酬的权利。为了保证发明人的合法利益和获得奖励与报酬权利的顺利实现，需要进一步修改和完善与此相关的法律规则。#12015年4月国务院公布了《职务发明条例草案（送审稿）》，在此草案中对有关发明人获得奖励和报酬权利的相关规则作了更为细致的规定。当然，其中的部分规则还需要进一步的讨论。对此问题，笔者将另外著文探讨。

结 语

从当前《专利法》第6条规定的司法适用现状来看，由于规则本身存在的模糊性，司法适用的结果更有利于发明人所在单位，在一定程度上会损害到发明人的创造积极性，需要在本次《专利法》的修改当中及时予以解决。在专利诉讼成本高昂的情形下，进一步明确职务发明与非职务发明的界限及相关权利的归属规则，能够减轻相关主体就此问题发生的诉累，降低交易成本。从制度经济学的角度来说，不同的权利配置规则会对相关主体的行为产生不同的激励影响。#2无论“雇主优先”原则，还是“雇员优先”原则，在涉及权利归属规则时，雇主与雇员之间都形成分权制衡机制。通过这样的分权制衡机制，雇主和雇员对职务发明的利益都得到了保障。参见张宗任：《职务发明的权利归属和报酬问题研究》，载《知识产权》2014年第10期。为了激发发明人的创造积极性，法律不宜将利用（包含主要利用与非主要利用）单位的物质技术条件所完成的发明创造一概强行纳入职务发明的范围；而为了激励单位机构（尤其是私人企业）加大对技术研发的资源投入，在法律上也需对单位的正当利益给予保护。#3有学者认为，职务发明认定和利益分配标准要考虑两个方面：从专利法角度要激励创新和促进技术成果的实施；从劳动法角度要保障作为劳动者的发明人的正当利益。由此出发, “执行本单位的任务”，应当仅限于执行单位明确其有发明创造职责的工作任务，相应发明创造的专利权归属于单位，发明人分享收益并享有实施请求权；主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，专利权利归属于发明人，单位分享收益。参见郑其斌：《我国职务发明认定和利益分配制度的完善》，载《社会科学》2009年第5期。但是，保护单位的正当利益并非必须通过在法律上明确把发明创造的相关权利直接配置给单位的方式才能实现。鉴于单位相对于发明人所具有的一般谈判优势，立法者也无需总是抱着“家长式”的态度为相关发明创造的权利配置做出有利于单位机构的制度安排。

Seeing from judicial practices， most local courts in China tend to interpret the term “material and technological conditions” leniently， which may inappropriately expand the scope of service invention. The counterpart stipulations in other countries use the assignment standard in evaluating service invention，quite similar to the practices in China. Whether an employee's invention， which is accomplished by using the employer's material and technological conditions， falls into the category of service invention， legislations regarding this problem vary in different countries. There are two distinguished modes as to the ownership attribution of service invention， namely， employer priority and inventor priority. Those inventions， which are accomplished mainly by using the employer's material and technological conditions， should not be mandatorily categorized as service invention. Those inventions， which are accomplished by using the employer's material and technological conditions， while giving priority to inventors in claiming the ownership， both parties can also agree on the ownership attribution.

service invention； right of patent application； patent right； right attribution

向波，法学博士，南开大学法学院副教授

本论文系作者主持的2013年天津市哲学社会科学规划项目（编号：TJFX13-003）阶段性成果，本研究项目还得到南开大学亚洲研究中心资助。