产业技术创新战略联盟知识产权管理机制的契约安排——以陕西省实践为例

王宇红，冶　刚，周　音(西安理工大学，陕西　西安　710054)



产业技术创新战略联盟知识产权管理机制的契约安排
——以陕西省实践为例

王宇红，冶刚，周音
(西安理工大学，陕西西安710054)

摘要:规范高效的知识产权管理机制是保障产业技术创新战略联盟良性发展的基石。以契约为基础的联盟内部知识产权管理机制包括知识产权评估、归属、共享、转让、收益分配及纠纷解决机制。在考察和评价陕西省已有联盟的知识产权管理运行实践基础上，从完善成员间知识产权管理的合同约定、健全联盟共享知识产权管理机制等方面提出优化陕西省联盟知识产权管理契约安排的对策建议。

关键词:产业技术创新战略联盟;知识产权管理机制;契约安排;联盟共享知识产权

1　产业技术创新战略联盟知识产权管理机制的构成

1. 1联盟知识产权管理机构设置及职责

知识产权管理的有效性需要健全的组织机构和清晰的工作职责作为保障。联盟应设立专门机构和专职人员，并以章程明确其主要职责:负责联盟知识产权的取得与维持、许可转让、保护及知识产权信息管理和服务，健全联盟知识产权内部管理制度。

1. 2知识产权评估机制

知识产权评估机制的建立是联盟知识产权管理得以运行的起点，有利于鼓励联盟成员投入自有背景技术，扩大联盟技术共享范围，推动联盟知识产权的许可转让和市场化。知识产权评估机制包括评估主体、评估对象、评估内容、评估方法和法律责任等要素。

1. 3知识产权归属和共享机制

不同类型的联盟知识产权归属有不同要求和特点:①根据联盟中知识产权形成的时间标准，可分为背景知识产权和前景知识产权。［1］联盟成员投入联盟的背景知识产权通常仍归原权利人所有，只有投入者明确授权的情况下其他成员才能够获取和利用;而前景知识产权一般归属参与投入和合作的联盟成员共有。②根据知识产权的来源标准，可分为成员知识产权和共有知识产权。前者包括成员自有知识产权和部分成员间合作或委托创造完成的知识产权，其权属归属成员个体或合作各方或受托完成方;后者主要包括联盟协议(章程)中明确约定归联盟全体成员共有的成员投入的知识产权，以及联盟全体成员投资设立的联盟基金资助研发的知识产权等，可由全体联盟成员无偿使用，并由全体共有人共同处分。

1. 4知识产权许可转让和收益分配机制

联盟知识产权许可转让可分为内部许可转让和外部许可转让。①内部许可转让中，成员知识产权的内部许可转让，可以是有偿或无偿的，许可转让收益归技术所有人独享或分享;共有知识产权的内部许可转让，通常是默认全体共有人相互给予其他共有方无偿实施该共有知识产权的许可。②外部许可转让包括成员知识产权和联盟共有知识产权向联盟外主体许可转让等两种情形。前者通常由成员知识产权权利人自主决定并以合同条款确定许可方式和条件，所得收益归权利人独享或共有人依约定分享;后者由全体联盟成员依联盟协议(章程)共同决定共有知识产权的许可或转让及所得收益的分配。

1. 5知识产权纠纷解决机制

联盟成员之间、成员与联盟外部合作者之间、联盟与成员或联盟与外部合作者之间发生的知识产权纠纷呈现出主体复杂、类型多样、专业性强等特点，可在章程或合作合同中自主约定采取仲裁或诉讼等前置性纠纷解决方式。

2　陕西省产业技术创新战略联盟知识产权管理契约安排的实证分析

2. 1代表性联盟知识产权管理概况

笔者先后走访了陕西省钛及稀有金属材料产业专利联盟、西安石油服务产业联盟、陕西省高功率激光器及应用产业联盟等三家知识产权工作推进较为有力的代表性联盟，其知识产权管理各有特色:①陕西省钛及稀有金属材料产业联盟制定《知识产权共享管理办法》和《知识产权资助办法》，为联盟企业知识产权及专利运营工作指定专门代理机构，并配合宝鸡高新区知识产权办公室组织申报国家专利导航产业发展实验区，为区域内企业开展知识产权专题培训、质押融资和咨询服务。②西安石油服务产业联盟与西北工业大学、西安石油大学、西安理工大学等多所高校签订产学研合作战略框架协议，申请“西安石油服务产业联盟”注册商标，举办年度联盟峰会，积极与西安市科技局联系，由政府、联盟和成员三方共同征集项目、筹措资金，为企业知识产权工作提供法务及金融服务。③陕西省高功率激光器及应用产业联盟制定联盟章程对知识产权管理进行专项规定，为联盟企业搭建技术共享平台，报告知识产权工作进展情况，建立知识产权优先优惠共享制度，强化联盟成员和联盟工作人员的保密义务和制裁措施。

2. 2联盟成员间产学研合同知识产权约定的实证分析

笔者以西安石油服务产业联盟成员之一的陕西某高校(合同乙方) 2013年度与其他成员企业、政府及科研院所(合同甲方)签署的产学研技术开发、咨询、许可及服务等合同，以及其作为成员参与的联盟合作协议共计330份为样本进行了知识产权约定的分析。

图1　产学研合作技术合同类型分布

(1)产学研合同知识产权约定比例。在330份样本中，完全没有涉及知识产权安排的合同计67份，占到合同样本总数的20. 3%，这一比例超出了笔者的预期，说明知识产权的契约安排在产学研合作合同签订和履行过程中远未得到应有的重视。

(2)涉及知识产权约定的技术合同类型。笔者对涉及知识产权约定的263份合同做了进一步分析(见图1)，表明以高校为一方主体的产学研合作大多属于技术研发领域，其中高校接受企业或其他主体的委托进行研发的合同比例最高，专利技术许可合同的低比例间接反映出高校获得的专利技术市场转化率不高。

(3)知识产权归属约定。表1反映出技术开发合同的权属约定比技术服务和咨询合同的权属约定更为全面细致;合作各方对项目研发成果知识产权归属的重视程度相对较高，而对背景技术和后期改进技术的权属约定不够重视;采用科技部合同范本的协议约定比自定文本更规范。内容丰富多样的权属安排也显现出双方投入、研发实力以及谈判水平的差异和博弈。

表1　知识产权归属约定

(4)知识产权收益分配和财产归属。通过数据分析可以看出，未约定收益分配的合同比例高达29. 3% (见表2) ;约定“另行协商”的比例基本相当，反映出合作各方对收益分配的灵活态度;双方对半分配的约定以及委托开发方独享收益的情形也比较常见。利用一方或双方共同投入的研究开发经费所购置与研究发工作有关的设备、器材、资料等财产的归属是另一项与知识产权密切相关的约定。实践中未约定或放弃约定的合同数量惊人，比例高达62%;已有约定的合同中归属开发方或服务方的比重最大，基本符合委托企业支付研发费用买断技术、研发费由开发方自主支配的现实需求。

(5)技术保密约定。在此次收集的190个技术开发合同文本中，除了有2份合同明确约定研发成果申请专利权外，其余188份均约定采用技术秘密方式来保护研发成果(见表3)，因此技术保密条款至关重要。在技术服务和咨询合同中同样存在信息和服务内容以及咨询报告的保密问题。反观上述合同样本，未约定技术保密条款的合同超过半数，在已有约定的合同中，亦存在保密范围过于空泛、保密义务主体设定不全面、保密期限约定不尽合理、法律责任缺漏等突出问题。

表2　知识产权收益分配和财产归属

表3　技术保密约定

(6)知识产权争端解决。从产学研合作协议中的争端解决条款看，协商解决是首选。而在法律解决途径选择方面，仲裁约定占到半壁江山，超出诉讼解决方式2倍，而未进行约定的合同也不在少数。究其原因，与合作各方选择科技部示范合同文本不无关系，也与仲裁的专业性、灵活性和便捷性特点日益深入人心密切相关。然而，仲裁条款不规范致使约定无效的情形也不鲜见，如未明确仲裁地和仲裁机关、同时选择仲裁和诉讼等等(见表4)。

表4　知识产权争端解决

3　陕西省产业技术创新战略联盟知识产权管理契约安排存在的问题

3. 1联盟成员间涉及知识产权管理的合同约定不尽合理

由于联盟合作成员各方的研发实力、知识产权管理知识和能力存在差异及局限，具体的知识产权条款存在如下突出问题:①成员各方关于投入的背景技术以及共同研发技术的知识产权价值评估约定近乎空白，直接影响到知识产权后期利益的主张和分配;②合作各方相对重视项目研发成果知识产权的归属，而忽视了背景技术和后期改进技术的权属约定;③知识产权权益分配的约定过于粗糙，与研发相关的财产归属约定不明;④技术保密条款的范围、主体、期限等约定不尽合理;⑤知识产权纠纷的法律解决条款约定不规范。

3. 2以协议(章程)为基础的联盟共享知识产权管理机制尚未建立

知识产权共享是联盟组建的重要目的之一。在笔者调研的西安高新区10余家联盟中，在组建协议和章程中规定联盟知识产权管理细则的仅有2家，对联盟共享知识产权管理机制进行约定的几乎空白。大多数联盟缺乏专门的知识产权管理机构，没有对联盟共享知识产权的技术来源、价值评估、共享范围和方式、对外许可、收益分享以及退出和新入联盟成员的共享权利及义务、防止联盟成员不正当竞争等基本问题进行明确规定。

4　优化陕西省产业技术创新战略联盟知识产权管理契约安排的对策

4. 1完善联盟成员间知识产权管理的合同约定

(1)建立贯穿联盟知识产权创造、投入、应用、转化、分配等各环节的知识产权评估机制。将第三方专业评估纳入知识产权契约安排，在章程中细化联盟知识产权价值评估主体、方法、程序、标准及结论的确认程序，建立规范的评估业务流程，以评估推动关键技术、前瞻性技术的市场化。

(2)完善成员各方关于知识产权归属的契约安排，重视背景技术和后期改进技术的权属约定。有必要在联盟成员合作协议中明确:“合作各方投入的背景技术知识产权归投入方所有;其他合作方经投入方许可有权依约获得并使用投入方的背景技术知识产权。”对于后续改进技术的归属，应本着“谁改进、谁享有所有权”的基本原则，并包容“允许非改进方有偿使用改进技术”的其他弹性安排，但不得作出限制改进方主张对改进技术权益的不公平约定。

(3)明确联盟知识产权利益分配的基本原则。针对成员合作合同中常见的推迟或搁置利益分配条款的做法，遵循谁投资多谁收益大、谁承担风险大谁收益多的原则，同时灵活采用研发费一次支付、分期支付、技术收益提成和入股等分配办法，兼顾高校和科研机构应得收益与企业成员的经济效益。

(4)合理约定技术保密条款。应确立更广泛的保密范围，将合同一方披露给他方与合同履行相关的信息均列入保密范围(公知信息除外)，并辅之以各方对等的保密义务;保密期限的约定无论长短，均应以“保密信息未被公开”作为限定条件，避免“永久保密”的无效约定。

(5)规范知识产权纠纷仲裁解决条款。在选择仲裁解决方式时，应注意约定的合法性和规范性，明确具体约定仲裁机关、仲裁地点及仲裁规则，避免仲裁条款无效而丧失通过意思自治高效解决纠纷的机会。

4. 2健全以协议(章程)为基础的联盟共享知识产权管理机制

(1)建立联盟知识产权管理机构，为联盟共享知识产权管理提供组织保障。根据陕西省松散型联盟较多的特点，可在联盟常设执行机构——秘书处中设立知识产权管理办公室，并聘请专业管理人员，负责如下工作:①制定联盟共有技术的保护方案，负责联盟专利权、商标权、著作权以及其他共享知识产权的确权和维持;②起草和审查联盟共享知识产权的转让许可合同，并参与合同谈判;③寻求解决联盟知识产权外部侵权或纠纷的途径和法律救济，调处成员间知识产权纠纷;④建立联盟知识产权信息数据库，分析联盟技术产品领域知识产权发展动态，开展知识产权培训;⑤健全符合联盟特点的知识产权规章制度，包括知识产权管理人员聘任、知识产权申报登记、许可转让审查、奖励与利益分享、商业秘密管理、维权与法律救济等制度［2］。

(2)合理界定联盟共享知识产权的来源和范围。从来源看，联盟共享知识产权可以包括成员许可或转让的知识产权、联盟成员共同出资设立的联盟基金项目研发获得的知识产权、以联盟名义申请获得的知识产权等;从权利属性看，联盟共享知识产权可分为所有权共享和使用权共享两大类。如能合理使用技术工具，优化产学研知识联盟知识共享，能有效提高共享效率和水平［3］。因此对纳入联盟共享知识产权的成员许可或转让的知识产权，应注意审查权利客体的先进性、权利的有效性和共享授权的方式，对于依托联盟基金项目研发取得的知识产权应在联盟章程中明确其归属于联盟共有知识产权，避免出现项目研发方和联盟其他成员间的权属纠纷。

(3)明确联盟共享知识产权的权属归属。要清晰界定知识产权的归属，强化知识产权保护以防范和化解风险［4］。对于联盟成员投入的使用权共享知识产权，应在明确成员拥有所有权的前提下由联盟全体其他成员平等享有使用权，未经所有权人同意不得实施再许可;对于所有权共享知识产权，应明确规定由全体联盟成员共同共有，每一个成员平等地使用该共享知识产权，而权利的处分必须征得全体共有人同意，或依据联盟章程规定的决策程序进行。对联盟成员在共享知识产权基础上完成的后续改进技术，应在肯定改进人所有权的基础上允许联盟其他成员共享使用权。需要指出的是，联盟共享知识产权归属的契约安排除了考虑不同类型知识产权的特点之外，在具体的合作协议中，相关条款的最终达成还取决于诸多因素:合作各方投入、研发项目本身性质、研发成果市场应用前景及可替代性、合作各方前期知识产权积累及后续改进能力、合作各方谈判地位及水平等等［5］。

(4)确立联盟共享知识产权的许可转让及收益分配规则。联盟共享知识产权在联盟内部应允许成员无偿使用;而对联盟外部的许可转让则应具体问题具体分析:对于联盟成员享有所有权而其他成员共享使用权的知识产权，可通过章程对所有权人另行单独许可非联盟成员的行为予以限制，即联盟全体其他成员获得的是排他性许可使用权，以维持向联盟投入共享知识产权的权利人间的合作制衡状态;对于所有权共享知识产权的对外许可转让及所得收益的分配，则应由全体共有人依约定决策。同时，还有两个问题需要特别关注:一是后续改进技术归属的约定问题，二是许可转让收益的确定和支付问题。联盟共享知识产权许可或转让后，无论是权利人还是被许可人或受让人，都可能在原有技术基础上进行改进或创新，必须明确约定创新后的成果归属及利益分配。一般情况下，如是双方共同改进技术成果，应以协议形式明确双方对该新技术的共同占有或支配;如是一方后续改进技术成果，通常由完成该项后续改进的一方所有，其他各方无所有权，但可以约定享有使用权。

在收益分配时，应适当考虑该共享知识产权研发人作出的贡献、联盟科研项目出资各方资金多寡等因素予以倾斜。对知识产权和市场份额合理分享，最大限度地实现权利义务的平衡［6］。同时，可在专业评估基础上灵活确定和支付联盟共享知识产权许可转让费:对于技术比较成熟以及市场前景明确的项目，可以采用总额一次付清的方式;还可根据市场前景和销售情况，采取首期支付约定支付数额，后续分期支付余款的方式完成，以适应知识产权收益的动态变化。

(5)规定联盟成员的知识产权义务，以及加入和退出联盟者的权利义务。联盟成员在享有对联盟共享知识产权权益的同时，还应承担相应的义务:一是保护联盟共享商业秘密;二是不得违反章程单独对外许可联盟共享知识产权;三是不得利用联盟共享知识产权实施不正当竞争、侵犯其他成员正当权益。同时，联盟共享知识产权是一个开放的系统，通过不断吸纳新成员带来的新技术，淘汰失效或落后的技术来保持共享技术的先进性和权益分配的公平性。在联盟成立后新加入的成员应自动享有其他联盟成员的权利，其投入联盟的共享知识产权适用联盟章程的管理规则;退出联盟的原成员将不再享有对联盟共享知识产权的共有权或使用权，如因违反联盟协议或章程设定的义务而被联盟除名的，还应承担违约责任。

参考文献:

［1］Richard Binns，Bryan Driscoll. Intellectual Property Issues in R＆D Contracts［J］．PSTT，1998，(01) :95－99．

［2］冯晓青.我国企业知识产权管理存在的问题与对策［J］．科技管理研究，2005，(05) :38－40．

［3］魏奇锋，顾新.产学研知识联盟的知识共享研究［J］．科学管理研究，2011，(03) :4－5．

［4］王京安，赵顺龙，胡雁南.技术联盟内知识产权管理与分配——以江苏省三家联盟为例［J］．科学学研究，2011，(08) : 1223－1230．

［5］王兵等.知识产权基础教程(第二版)［M］．北京:清华大学出版社，2010:83－86．

［6］付晔，欧阳国桢.基于知识链的产学研合作中知识产权问题研究［J］．科技管理研究，2014，(11) :5－6．

(责任编辑谭果林)

Contractual Arrangement of Intellectual Property Mechanism in Industry Technology Innovation Strategic Alliance
——Based on Practice of Shaanxi Province

Wang Yuhong，Ye Gang，Zhou Yin
(Xi'an University of Technology，Xi'an 710054，China)

Abstract:Standardized and efficient intellectual property management is important for the development of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance. Alliance inner intellectual property management mechanism based on contractual arrangement consists of evaluation，ownership，share，transfer and dispute resolution mechanisms. Following analysis on the practices of alliance intellectual property management in Shaanxi province，it is suggested that contract clauses between alliance members on intellectual property management be improved，and alliance joint-owned intellectual property management mechanism be completed，in order to improve contractual arrangement of alliance intellectual property management in Shaanxi province.

Key words:Industrial technology innovation strategy alliance; Intellectual property management mechanism; Contractual arrangement; Alliance joint-owned intellectual property

收稿日期:2015－01－23

基金项目:陕西省知识产权战略研究课题“陕西省产业技术创新战略联盟的知识产权管理和保障机制研究”(ZL2013－13)，2014陕西省教育厅高校哲学社会科学重点研究基地项目“理工科大学生知识产权教育研究”(14JZ028)，陕西省社会科学基金项目“转基因食品安全监管的公众参与法律机制研究”(13F077)。

文献标识码:A

中图分类号:DF523

作者简介:王宇红，(1971－)，女，山西万荣人，西安理工大学人文学院副院长，教授，博士，硕士生导师;研究方向:科技法、知识产权法。