欧盟关键词广告侵犯商标专用权判例中的商标投资功能

文/何一舟

欧盟关键词广告侵犯商标专用权判例中的商标投资功能

文/何一舟

一、商标功能理论与欧盟商标法

（一）传统商标三功能理论回顾

现代商标理论一般认为, 商标的功能主要包括来源功能（origin function）、品质担保功能（quality or guarantee function）和投资或广告功能（investment or advertising function）。1.W.R.Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, don Sweet ＆ Maxwell, 1996, p527.商标的来源功能，是指商标即帮助消费者对相似商品或服务的多个供货商进行区分的工具。消费者开始将特定的商标视为质量的符号谓之商标的品质担保功能。商标的广告功能，是指商标可以作为符号工具, 被用之于广告宣传。毫无疑问，商标不是随着人类社会出现而产生的，它是人类社会发展到一定阶段的产物。商标的三大功能也是随着商品经济的历史发展逐渐丰富和发展起来的。随着生产规模的增长，销售地域的扩大，零售商的出现，消费者逐渐远离货源，消费者无从判断真正商品生产来源。此时商标的出现承担了弥合消费者与生产厂商之间的裂缝的作用，此为商标的“识别功能”。随着中世纪贸易的迅速发展，欧洲出现了大量手工业行业协会。行业协会商标开始承担起保证本行业质量标准的功能。除了行业协会商标以外，手工业厂商自己的商品商标自然也给消费者传递出今日购买的商品与昨日购买的贴有同一商标的商品完全相同的品质担保。蒸汽机改进后，工业革命使得人类不可逆转地进入到全新的资本主义发展阶段，机械生产创造出史无前例的商品规模和渴望开发新市场的雄心。商标作为与商品本身最贴近的天生宣传媒介，自然被商人们看重，被委以向大众进行广告宣传的重任。

（二）欧盟判例法中的商标功能理论

欧盟法院在一系列判例法中积极回应电子商务时代商标专用权人辛苦建立的声誉及其为树立、维持声誉付出的巨大投资，将商标专用权范围从“指示来源”的基本功能拓展至“广告、投资”等其他功能，并将商标的投资功能与广告功能相区分，使其各司所职。欧盟商标法加强对声誉商标的保护的趋势已经十分明显，商标投资功能正是商标财产论的最新表现形式。

商标功能；广告功能；投资功能；声誉商标；关键词广告

虽然根据1989年的《欧洲商标法指令》（The Trade Marks Directive）的规定，商标侵权有三类：第一类，双重侵权（在相同商品上使用相同标记）；第二类，基于侵权的混淆；第三类，侵犯商标声誉。满足第5条第1款a项规定的双重侵权行为，须达到以下六个条件：“（1）第三方须在相关领域内使用该标记；（2）使用须在贸易过程中；（3）使用须未经商标所有权人同意；（4）使用的标记须与涉案商标完全相同；（5）是否使用在与涉案商标所注册的相同商品或服务上；（6）使用须影响或可能影响商标的功能。”实际上，在司法实践中欧盟判例法中真正将影响商标功能（“effect on function”）作为判定商标侵权与否的条件，则是由Arsenal Football club plc v Matthew Reed 案2.Arsenal Football club plc v.Matthew Reed, URL:http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2003/696.html.真正引入的。

不 过， 欧 盟 法 院（European Court of Justice）判例法已经认可了多种商标功能：识别功能3.Hoffmann-La Roche ＆ Co.AG v.Centrafarm Ver-triebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, C-102/77.、品质担保功能4.Case C-10/89.、广告功能5.Case C-323/09.和沟通功能6.Souza Cruz SA v.Hollywood, R283/1999-3; and Sigla.。事实上，早在1997年Copad v.Christian Dior案中，原告Dior就已经提出保护除了商标的标示来源和品质担保以外的“沟通、投资、广告”这些其他的功能。但当时法院认为“沟通、投资、广告”这些功能属于来源功能的衍生，即使在特定情形下这些功能需要商标法保护，法院仍然强调解释商标法最合适的出发点是商标的指示来源功能。7.Case C-337/95[1997]ECR I-6013．此后，欧洲法院也一直都未将“商标功能”具体化。在L'Oreal v.Bellure案之前，指示来源功能是欧盟商标法认可的商标唯一功能。到了L'Oreal v.Bellure案，欧洲法院改变了长期积累起来的侵权标准，认为在商标及其覆盖的产品或服务均相同的案件中，即使该使用没有损害商标指示来源的基本功能，只要影响商标任何一种其他功能（沟通、投资、广告等功能）时，则构成侵犯商标专用权。8.Case C-487/07[2009]ECR I-0000．从此，在欧盟商标法体系下，商标的功能理论得到了极大的丰富，商标专用权人的权能被极大地扩展了。

（三）欧盟判例法中的商标的广告功能与投资功能混同认识时期

在Interflora诉M＆S案9.Interflora Inc ＆ Anor v.Marks and Spencer Plc ＆ Anor [2013] EWHC1484(Ch)(12June2013), URL:http://www.bailii.org/ew/ cases/EWHC/Ch/2013/1484.html.Cite as: [2013] EWHC 1484 (Ch).判决之前，在欧洲商标法中，投资功能（investment function）与广告功能（advertising function）并未严格区分，更多的情况下法官和学者更倾向于直接使用“广告功能”的说法，而鲜见“投资功能”的措辞。欧盟判例法中的认可商标的广告功能的论述是这样的：“商标所有人不仅有通过商标指示商品和服务来源的目的，而且还要通过使用商标达到告诉并说服消费者的广告目的。”10.Joined Cases C-236/08 to C-238/08.而Sigla SA v.OHIM案11.Case T-215/03.判决中法官尽管用到了“广告中的投资”（”investments in advertising”）这样的说法，但没有明确使用”investment function”来确认商标的投资功能。该案中法官已经更强调对于商标使用过程中的广告费用“投资”问题，而非仅仅表达商标作为广告载体的功能。换言之，商标所有人对于商标广告和营销推广方面的“投资”是值得欧盟商标法保护的。但由于本案并非电子商务环境下的关键词广告侵权案件，侵权手段并不隐秘，技术性不强，故欧盟法院没有形成投资功能独立于广告功能的迫切必要性需求。

直到Interflora诉M＆S案，欧盟法院才将商标的投资功能正式与商标的广告功能区分开来，使两种商标功能在欧盟商标法的语境下各有侧重，各司其职。

二、商标投资功能在近年关键词侵犯商标专用权案件的提出与确认

电子商务环境下，域名侵犯商标专用权已经逐渐被纳入到各国商标法律规范中，然而电子商务这个天然的“创新场”又不断制造出形式更新、技术手段更隐蔽的涉嫌侵犯商标专用权的营销行为——关键词广告和类似关键词广告运作的营销技术手段。从2010年的LV v.Google France案12.Case C-236/08.到2014年的Lush v.Amazon 案13.Case C-521/11.，欧盟法院已经在涉及关键词广告侵犯商标专用权的一系列判例中适用并发展了商标功能理论。

（ 一）LV诉Google France案 关 键 词侵犯商标专用权六结论

LV诉Google France案是一起典型的关键词广告侵犯商标专用权案件，该案在欧盟判例法中树立了六项结论：其一，该使用行为是否是在贸易过程中的使用，即是否构成商业性使用；其二，须与该商品或服务相关；其三，广告人的使用是否影响商标功能由成员国法庭个案评估；其四，一个商标的功能是否被负面影响，尤其取决于广告呈现的方式；其五，涉及商标的基本指示功能是如何被负面影响的（此处不赘述）；其六，通常的关键词广告不会对某个商标的广告功能造成负面影响。

（二）Interflora诉M＆S案中的商标投资功能的提出

1.主要案情

原告Interflora Inc.是一家成立于美国密歇根州的公司，运营跨国鲜花配送网络。该公司有自己的网站。“INTERFLORA”不仅是英国商标还是共同体商标。目前，该公司的鲜花配送服务在英国和欧盟其他成员国都享有显著的声誉。被告Marks ＆ Spencer（以下简称M＆S）是英国最主要的零售商之一。该公司通过门店网络和自己的网站，经营类别众多的零售商品和服务。M＆S公司的业务服务之一是销售和配送鲜花。该业务与Interflora是竞争业务，且不属于Interflora的系统。M＆S挑选“Interflora”、与“Interflora”相关的各种误拼单词以及包含“Interflora”在内“Interflora Flowers”, “Interflora Delivery”, “Interflora.com”, “interflora co uk”等词汇作为关键词在Google's AdWords上使用。因此，当网络用户在Google搜索引擎中键入以上关键词时，M＆S的广告将会出现在竞买的链接底下。Interflora认为M＆S购买并使用其商标作为Google's AdWords的关键词的行为侵犯其商标专用权。

2.商标投资功能的提出

2012年欧盟法院对Interflora v.Marks ＆ Spencer案作出的判决中第一次明确将商标的广告功能和投资功能分别论述。该判决认定M＆S的行为不伤害商标的广告功能，但伤害商标的投资功能。法庭认为关键词广告的目的仅仅是为了给网络使用者提供一种该商标专用权人商品或服务的选择，认为关键词广告是为了给消费者保持和提高形象的依据不足，故M＆S的行为不伤害商标的广告功能。法庭同时认为，应由成员国法庭决定该记号的使用是否危害了商标的投资功能——商标所有权人对吸引消费者并保持消费者忠诚的声誉的维持。到了Interflora v.Marks ＆ Spencer（2013）的判决中，欧盟法院进一步阐释了关键词广告与商标投资功能的关系：“如果第三方关键词广告对某个商标的声誉造成了负面影响，诸如商标所传达出来的形象被损害了，即是对该商标的投资功能产生了负面影响。”至此，欧盟法院已经正式认可商标具有投资功能，并将商标的投资功能与广告功能区分对待。

（ 三）Lush诉Amazon案对商标investment功能的确认

1.主要案情

原告Lush为Lush商标专用权人，是一家化妆品制造商和供应商。Lush以其彩色香皂和沐浴“泡泡弹”（bath bombs）出名，且Lush是“泡泡弹”的发明者，与“泡泡弹”的名字联系最为紧密。被告亚马逊为亚马逊商标专用权人，是亚马逊在线购物集团的组成部分。亚马逊声称自己是全球最大的在线购物零售商，其通过自己的网站销售自有商品和第三方商品。

由于原告Lush指控被告亚马逊多项侵权行为，法庭将原告诉求分为了三项：第一项，亚马逊在第三方搜索引擎中竞买并使用Lush商标作为关键词是否侵犯Lush商标专用权；第二项，第三方搜索引擎的自然搜索结果包含Lush商标关键字是否侵犯Lush商标专用权；第三项，在亚马逊购物网站内部的搜索引擎中使用Lush商标作为触发关键词，然后在搜索结果中向消费者推送其他竞争品牌的同类产品是否侵犯Lush商标专用权。而这三项指控还基于一个重要事实，即亚马逊网站上并不销售Lush商标的任何商品。

法庭根据Google France案的结论，判决原告对被告的第一项指控成立，构成侵权，第二项指控不成立，不构成侵权。而第三项才是本案的焦点，因为此前并无相关判例研究诸如亚马逊这类在线购物网站内部搜索引擎中关键字侵权的问题。为了深入了解亚马逊的运营，需要对亚马逊网站上销售的商品进行分类。亚马逊网站上的商品来源并不相同，假如我们在亚马逊网站的搜索栏中键入关键词“Lush”请求，则被展示的产品可以分为三类，尽管三类并未被在亚马逊网站上清晰区分，相反这些产品是全部被混合在一起展示的。第一类为亚马逊自有商品，由亚马逊销售和履行订单。第二类为第三方所有的商品，由亚马逊提供履行服务（诸如储存、订单派送和顾客服务与退换等一系列服务）。第三类包括第三方所有且由该第三方或其他第三方人履行销售义务的商品。就最后一类而言，亚马逊仅仅是给消费者提供了一个购买第三方商品的机会。根据本案材料，大多数基于搜索“Lush”的请求而展示出来的商品都是属于前两类。也就是说，消费者在亚马逊网站搜索栏中键入关键词“Lush”后，会得到与Lush产品同类相竞争的亚马逊自有产品和由第三方供货但由亚马逊服务的产品。之所以会出现这些搜索结果，而非出现“找不到商品”的反馈信息，是因为亚马逊给与Lush同类相竞争的自有产品和第三方产品设置了关键词触发器——Lush。这种触发器不仅包括Lush单词本身，还包括一些误拼Lush的字母组合。案件的焦点就在于这种行为是否侵权了Lush的商标专用权。根据笔者前文所述，在欧盟商标法中，对商标的功能产生负面影响已经成为判定商标侵权成立与否的一项附加要件。因此亚马逊以上行为是否伤害Lush商标的功能，伤害商标的哪种功能就成为案件争议的核心所在。

2.商标投资功能的确认

Lush诉Amazon案中，法庭判决商标专用权人有权阻止他人在给竞争性产品做广告时使用其商标作为关键词触发器。因为这种使用显著地阻碍了所有权人使商标获取或者维持吸引消费者和保持其忠实度的声誉。法庭认为商标专用权人在市场上发展出来的“声誉”，是基于商标专用权人在商标上的“投资”。Lush商标的良好声誉是因其一直致力于采用道德贸易和环境友好贸易。法庭同时认为本案非常有助于让商标专用权人理解一个商标可以保护的范围，即他人在网络广告中使用其商标的时候可能是违法的。当某个商标与一定（声誉）“特质”相连，就已经超越了商品和服务本身，此时法律赋予此商标“额外的保护层”。这意味着竞争者不能搭该商标的便车，否则可能伤害该商标的投资功能，涉嫌侵犯商标专用权。欧盟法院和英国法庭的以上论述都是在表达现代商标法开始关注商标背后的“品牌文化”，并承认商标专用权人在商标背后注入的对品牌文化的投资是值得保护的。

3.将商标投资功能与广告功能相区分的理由

诸如亚马逊和M＆S这类网站利用搜索引擎关键词广告和在通过网站内部的搜索引擎中设置关键词触发器向消费者推送竞争品牌商品的手法相较与非电子商务环境下的侵权手段更具有技术隐秘性。以上判例表明当传统的商标功能包括广告功能在内都无法保护商标专用权人利益时，欧盟法院认为有必要对商标功能理论进行升级和再造，将投资功能与广告功能相区分：由商标的广告功能负责承担商标向消费者顺利宣传商品的作用。商标的投资功能负责传达经过商标专用权人悉心投资而获得的商品或服务背后的独特“声誉”，以维持消费者对产品或服务的忠实度。按照欧盟商标法判例的逻辑，广告功能是任何一个商标都可以拥有的，任何一个商品都可以通过商标进行宣传广告。而投资功能只有具有特定声誉的商标才可拥有，普通商品或服务的商标因不具有声誉，而不存在对其特殊保护的需要。

三、商标投资功能与“声誉商标”的关系

“声誉商标”，是欧盟商标法中的一个概念。根据欧共体法院GM v.YPLON案14.Case C-375/97.中的解释，声誉商标是指在与该商标有关的相当一部分公众中知名的商标。但欧共体法院没有明确声誉商标是否需要具有绝对显著性。

德国法兰克福地区法庭于2014年5月的作出一起关键词广告侵犯商标专用权的判决15.Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke durch "keyword advertising", URL:http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/6dt/page/bslaredaprod.psml?pid=Dokumentanzeige＆showdoccase=1＆js_peid=Trefferliste＆documentnu mber=1＆numberofresults=2＆fromdoctodoc=yes＆doc.id=KORE211722014＆doc.part=L＆doc.price=0.0＆doc.hl=1#focuspoin.表明，商标专用权人可以基于其商标已经建立起一定的声誉，对其竞争对手不公平利用其商标作为在线广告关键词的行为主张侵权。本案的原、被告双方分别为名叫adult entertainment business Beate Uhse的成人娱乐企业和Eis.de成人网站。案件的基本情况是Eis.de成人网站使用Beate Uhse的商标作为一条网站标签（a tag）来推广自己的广告。广告内容为通过该成人网站的自有商店购买Beate Uhse的产品可以节约94％。即当网络用户在Google 中搜索Beate Uhse时，该广告会出现在搜索结果中。法庭判决认为根据欧盟商标法，Beate Uhse须证明其商标具有足够的声誉，且被Eis.de不公平利用才能认定Eis.de的行为构成侵权。法庭认定普通的网络用户根据Eis.de的优惠广告会对Beate Uhse的商标形成负面印象。这种负面印象来源于相比Eis.de自有商店提供的商品价格，Beate Uhse官网上卖得太贵了，消费者因此会被引诱而使用Eis.de购买商品。德国的此类案例在认定侵权结果上和英国案例并无差别，但德国法院并未运用商标的投资功能理论，而是直接根据是否伤害商标已经建立起来的声誉作为侵权的构成要件。

四、电子商务时代的商标财产论

Lush诉Amazon案的法官在判决中曾有过这样的表述：“公众连接技术进步的权利不允许商人撘知识产权的便车。”那么相比传统的交易模式，电子商务是如何更易于商家搭他人商标专用权便车的呢？

既然Lush诉Amazon案中原告的第三项诉求——在亚马逊购物网站内部的搜索引擎中使用Lush商标作为触发关键词，然后在搜索结果中向消费者推送其他竞争品牌的同类产品是侵犯Lush商标专用权的，那么在现实交易场景中，商场或超市的导购人员在听到消费者要购买Lush品牌的沐浴产品后，向消费者推荐购买其他竞争品牌的产品和网站的关键词技术设置是否没有本质区别？显然，在现实交易场景中，导购推荐消费者购买竞争品牌的事情司空见惯，根本不会涉及到对所谓商标“投资”功能的损害，进而侵犯商标专用权的问题，而是正当的营销手段。既然如此，为何到了电子商务环境下，商标专用权似乎变得极端脆弱，使得欧盟商标法语境中非得引入“投资功能”对商标专用权人在经营商标声誉方面的投资进行特殊保护？要回答这个问题，我们必须直面网络时代电子商务营销技术手段的特点。相比电子商务营销技术手段，传统交易环境下竞争品牌的商家想要达到“拦截”消费者购买目标产品，引诱其购买自家产品的人力成本投资是巨大的，得靠无数的导购人员才能达到效果，而电子商务就一劳永逸的多，只需对诸如Amazon这样的购物网站的关键词竞买进行一次性资金投资就可以轻松达到效果。且这种技术手段更加隐秘、自然，不至于遭到消费者反感。想象一下，现实生活中消费者进入商场或超市想要购买Lush品牌的沐浴产品，其他竞争品牌的导购人员看出或询问得知了消费者的这种需要，进而向其推荐竞争品牌的同类产品的行为无疑更容易招致忠诚于Lush商标的消费者的反感。故电子商务环境下的技术性营销手段相比现实中的导购推荐更容易让消费者接受并持续稳定地诱导消费者购买竞争性品牌产品。是否因此，在电子商务环境中法律需要对商标保护采取更加激进的立法、执法和司法尺度？网络时代，特别是如今高度发达的电子商务时代，我们是否要高举商标财产论的大旗？不可忽视的是，客观上是网络的发展，是电子商务交易手段的普及使得商标保护更加激进。商标的投资功能正是在这种交易场景下被提出、确定和发展出来的。通常认为商标专用权只是一种准财产权。商标专用权与专利权、著作权不同，只有具有相当知名度的商标才有资格获得额外保护,而不承认所有商标之上存在泛财产权。所以将商标专用权范围从“指示来源”的基本功能拓展至“广告、投资”等其他功能，等于扩大了“不正当利用他人商誉”的范围，站到了保护投资与全面保护商誉的立场，顺应了财产论的潮流。

随着投资对商誉凝结的贡献越来越大，在欧盟商标法语境下，传统混淆理论对商誉保护已经显得力不从心。欧盟法院在一系列判例法中积极回应电子商务时代商标专用权人辛苦建立的声誉及其为树立、维持声誉付出的巨大投资，将商标专用权范围从“指示来源”的基本功能拓展至“广告、投资”等其他功能，加强对声誉商标的保护的趋势十分明显。

Investment Function of a Trademark in the Exclusive Right of the Trademark Infringed by Key Words Advertising Case in EU

European Court of Justice respond positively to the reputation which trademark owner has established hardly and the investment which trademark owner has paid for establishing and keeping the reputation of trade marks in a series of key words advertising cases in electronic commerce time, expand the scope of the functions of a trademark from origin function to investment and advertising function.Besides, investment and advertising function was separated, perform their duties.There is an obvious trend that EU trademark law has strongly protected the trademarks with a reputation.Investment function is the new form of the theory of trademark property.

functions of a trademark; advertising function; investment function; trademarks with a reputation; key words advertising

何一舟，西京学院经济贸易系助教。