中国语境下专利蟑螂之诉讼契机及其防范

周 逸

(西南政法大学 法学院,重庆 400031)

中国语境下专利蟑螂之诉讼契机及其防范

周 逸

(西南政法大学 法学院,重庆 400031)

专利蟑螂大量收购专利,但本身并不使用这些专利进行生产或提供专利服务,而专门通过诉讼或以诉讼相威胁来获取收入。被控侵权人的高额应诉成本与专利诉讼制度的倾斜保护是专利蟑螂诉讼策略得以成功的关键。我国的专利侵权诉讼制度为专利蟑螂提供了巨大的诉讼契机,在防范专利蟑螂时应当坚持审慎原则与诉讼成本规制原则,除限定合并审理条件、明确具体的侵权细节、完善诉前停止侵权制度、限制停止侵害的适用及建立败诉方付费规则外,还应当探索建立专利蟑螂认定程序。

专利蟑螂；诉讼策略；诉讼契机；防范措施

专利蟑螂(又称专利海盗、专利流氓、专利地痞等)是对某些专利经营公司一般意义上的贬称,这些公司的主要营利手段为向其他公司、研发机构或个人发明者购买专利的使用权或所有权,但本身并不利用这些专利生产产品或提供专利服务,而专门通过专利诉讼或以诉讼相威胁,从而牟取巨额利润。这种生存方式符合经济学领域中的“蟑螂性生存法则”,①“蟑螂性生存法则”往往是那些更能适应环境的优胜者而非那些做出更大贡献的优秀者得到生存和繁衍，而且，这些优胜者往往是以攫取他人或社会的利益为条件来维持自身的存在和发展。一般地，一个人攫取他人或者社会利益的能力越强，其内含的蟑螂性征就越强，相应地得到生存和繁衍的成功率往往也就越大。正因如此，人类社会往往充斥着这种蟑螂性人物：他们本身对社会发展没有实质性的积极作用，却在不公正的社会制度中具有极强的生存能力，他们转移了广大社会大众所创造的大量价值或财富，而成为人类社会中那些具有高度征服欲和掠夺性的“财富精英”(“资本精英”)或“权力精英”(“官僚精英”)。参见朱富强：《“蟑螂性生存”还是“优胜劣汰”——基于现实收入分配之决定机制的思考》，载《社会科学战线》，2012年第12期，第36页。然而社会的发展根本上有赖于人们之间的分工,要实现人尽其才、物尽其用,以此标准,“蟑螂性生存”显然并不符合人类社会的整体利益和发展要求,从而是不合理的。[1]专利蟑螂主要产生并兴起于美国,近年来频繁的诉讼给美国创新和经济发展带来了巨大的损害,美国总统行政办公室签署的《专利主张与美国创新》报告指出,美国专利案件中标的额较小的案件,司法平均成本为65万美元,而一起专利蟑螂提起的超过500万美元的诉讼所产生的法律费用平均达到2500万美元。[2]另外,从1990年到2010年期间,与专利蟑螂相关的案件使得被告企业损失5000亿美元,尤其在后四年内,被告企业每年平均损失800亿美元。[3]近年来,专利蟑螂逐渐有向其他国家拓展业务的趋势。早在2008年,全球最大的专利经营公司——美国高智发明公司(Intellectual Ventures)就正式进驻中国,随后一方面大量购买专利,另一方面在诸多高校设立高额的发明基金研究项目以支持大学教师从事科研并申请专利。[4]该公司目前已拥有超过30000项专利,而中国已经成为高智公司“专利库存”的第二大来源国。虽然高智公司一直强调自己不是一个通过诉讼威胁来获取收入的专利公司,但该公司2012年提起的专利诉讼却证明了这个强调只不过是个伪装而已,②2012年12月,高智公司首次以自己的名义向美国特拉华州地区法院起诉9家公司侵权其专利权,打破了公司成立十年来零诉讼的记录。此次被告的9家公司分别为:赛门铁克、Macfee、趋势科技(Trend Micro)、Check Point等4家电脑安全公司;海力士(Hynix)、Elpida Memory等2家闪存及DRAM提供商;以及Altera、 雷特斯半导体公司(Lattice Semiconductor)、Microsemi等3家FPGA(现场可编程门阵列)提供商。诉讼涉及高智发明所拥有的电脑病毒扫描、电子邮件分析、内容识别、电子邮件安全等多个方面的专利。目前其中五家被告已与高智公司达成和解协议。在随后的一年内,该公司又对包括摩托罗拉在内的13家世界知名公司提起专利侵权诉讼,[5]由此其专利蟑螂的面目表露无遗。在专利蟑螂的营利模式中,诉讼是最为关键的一环,现有的专利侵权诉讼在他们眼里仅仅是作为和解谈判的有利筹码。我国目前处于知识产权战略发展的关键阶段,国家政策也以鼓励创新为主,诉讼程序的设计也是围绕着如何保护权利人来进行,而这种诉讼模式恰恰给专利蟑螂带来了巨大的牟利空间。虽然到目前为止专利蟑螂在中国还只是处于收购专利的准备阶段,并未在中国提起专利侵权诉讼,但我国作为该公司“专利库存”的第二大来源国,若不及早采取应对措施,将来一旦专利蟑螂开始大规模、频繁地诉讼,必然会给我国专利制度及专利诉讼造成巨大的挑战,损害创新及经济发展,因此着手于我国专利诉讼制度的完善,是为将来应对专利蟑螂的应有之义。

一、专利蟑螂的诉讼策略

美国专利诉讼中的高额损害赔偿是专利蟑螂兴起的主要动机之一。在美国,被告败诉后需要承担的赔偿额平均为1200万美元,[6]但同时应当注意到的是,虽然败诉有如此高的赔偿额,但专利侵权诉讼被告的败诉率仅为29%。因此,专利蟑螂主要依靠诉讼来获取收入。但这并不意味着他们热衷于将诉讼进行到底,因为倘若诉讼果真进行到最后的判决阶段,无论何方胜诉,对双方的成本都是巨大的损耗。于是普遍的做法是,在起诉之后,专利蟑螂往往会选择与被诉方进行和解谈判,而被诉方在经过一番成本分析之后,也往往会同意与之和解,以支付高额和解费来息诉止纷。专利蟑螂的诉讼策略可以简要表述为:在收购专利后,对侵权者提起专利侵权诉讼,再与侵权者进行谈判,协商和解或赔偿。具体而言:

首先,专利蟑螂会大量对外收购专利。专利蟑螂选择收购的目标专利大多为权利内容比较复杂并且权利要求范围不明确的专利。*专利出现权利要求范围不明确的原因主要有两个：一是内部原因，即专利本身便带有一定的模糊性。权利要求书是确定申请人请求专利保护范围，即申请人请求保护的发明或实用新型的技术特征范围的文件，也是判定他人是否侵权的根据。但有时所申请专利本身具有高度复杂性，有关权利要求范围的文字表述会不可避免的出现模糊的情况，所以就像法律条文需要被解释一样，权利要求书中有些关于权利保护范围的内容只有在被解释之后才能确定，而在解释之前，其权利保护范围是不明确的；另一个是外部原因，即由于专利审查程序不严而导致一些垃圾、劣质专利的出现，这些专利的权利要求范围极不明确。客观来说，在这其中，有些专利产品或方法中的技术特征与市场现有的专利存在着重合的部分，根本不符合再授予专利的要求。而一旦被授予专利，便成为了专利蟑螂积极寻求收购并用来提起诉讼的对象。事实上，在我国确实存在大量这种问题专利，甚至占到了授权专利总量的80%。参见彭行洋：《垃圾专利横行与中国专利申请总量世界第一》，载《IT时代周刊》2006年8月20日，第27页。专利蟑螂瞄准这些权利要求范围模糊的专利的原因在于,这些专利的复杂性与模糊性所导致的严重的信息不对称会将大量无过错的公司卷进侵权漩涡,而卷进来的公司越多意味着专利蟑螂潜在的起诉对象越多。因为在原告起诉被告侵犯其专利权的案件中,往往需要通过法院的审查认定,才能确认专利是否侵权,即法院是认定专利是否侵权的权威机关,任何专利在经过法院认定是否侵权之前,在法律上都是处于不确定的状态。因此在起诉阶段,被诉方往往很难预判到自己是否侵权,而专利的权利要求范围越模糊,被诉方就越难作出判断,这也是专利蟑螂所希望的,因为对裁判结果的不确定往往会迫使被诉方趋于和解。

其次,在获得专利的所有权或者使用权后,专利蟑螂便会隐藏专利并伺机对市场上的其他实体企业提起诉讼,他们会等待他人侵权之后起诉,甚至往往会等到实体企业参与者进行不可逆转的投资后,再提出其专利侵权的权利主张。*在中国，由于中国的专利质量普遍较低，企业的知识产权意识不足，侵权现象较为严重，因此专利蟑螂在我国甚至不需要等待太久便可发起诉讼。参见贺宁馨，袁晓东：《专利钓饵对中国专利制度的挑战及其防范措施研究》，载《科学学与科学技术管理》，2013年第1期，第17页。使得其他实体企业一方面在毫无准备的情况下遭受“突袭诉讼”,另一方面又无法在诉讼之前放弃对侵权专利的使用,只能被迫选择应诉或者和解。专利蟑螂的起诉对象大多为资产不算雄厚的中小型企业,因为这些企业往往无力承担高额的损害赔偿甚至高额的应诉成本,在起诉阶段便会积极寻求和解,在自认倒霉的心理下支付一定和解费或许可费以摆脱专利蟑螂的纠缠。

最后,在起诉之后,专利蟑螂往往会与侵权公司进行谈判,寻求和解方案。被告在应诉之后往往会对诉讼结果进行预测分析,无非两种结果:一是法院判定侵权成立,一旦侵权成立,则法院会近乎自动地颁布永久禁令*永久禁令是英美法的称谓，在我国与之相对应的称谓是停止侵害民事责任，即法院在判定侵权成立后，根据申请人的申请判决被申请人永久不得实施侵权的行为。,并要求支付高额的赔偿金;二是法院判定侵权不成立,如此虽然不会承担永久禁令及高额赔偿的损失,但需要承担高昂的诉讼成本以及诉前也是近乎自动颁布禁令所带来的损失。不论出现何种结果都会驱使被告在判决之前选择与专利蟑螂进行和解,以求支付较低额度的许可费来结束“敲诈”。*从被告成本的角度来看，Schaerr与Loshin的研究报告表明，被告的和解费平均为50万美元，若坚持应诉有29%的败诉可能，而败诉后的赔偿金额平均为1200万美元，因此被告往往倾向于和解。参见Schaerr G C,Loshin J R.Doing Battle with Patent Troll’s Lessons from the Litigation Front Lines[R].Winstin Strawn LLP,2011.转引自贺宁馨，袁晓东：“专利钓饵对中国专利制度的挑战及其防范措施研究”，《科学学与科学技术管理》，2013年第1期，第13页。在整个策略中,专利侵权诉讼是专利蟑螂屡屡得手的关键,在诉讼中,专利蟑螂仍然被作为弱势群体来对待,法律给予了他们充足的“保护”,而那些无过错的侵权人只要进入诉讼,不论结果如何,都不可避免地要承担损失,所以实际上在诉讼中,他们才是真正的弱势群体。

二、专利蟑螂在中国的诉讼契机

专利蟑螂惊人的破坏力使得很多国家遭受了巨大损失。在我国,就已有本国的企业在海外遭受专利蟑螂控诉的案例,如2007年,Sivel对中国MP3制造商发起攻击,华旗资讯最终与该公司达成协议,根据协议华旗公司获得该公司的相关专利,但同时也将自己的2项专利委托其代理;2010年,Helferich Patent Liencing以5项专利遭到侵权为由起诉华为;2011年Lodsys向包括联想在内的多家企业发起专利诉讼,其中涉及联想的2项与打印技术和网络收集信息有关的专利。[4]102-103虽然在我国本土还未发现典型的专利蟑螂诉讼,但值得一提的是,在湖南有家公司名叫长沙巨星轻质建材股份有限公司,总经理名叫邱则有,到2007年4月25日,在他手上已有3637项已获授权和公开公告的专利,被誉为中国专利第一人。*以下关于邱则有的相关信息主要来源于百度百科http://baike.baidu.com/link?url=Sky24opAF0eyG_02a_JGGLVyl_OCmuhQ9Vxk0hEGRGV0MPEKl4cCVB4vPku85v64_OMXpumc0-dYVQw5LXnzkK从2003年开始,邱则有高举维权大旗,不到两年时间,他便启动了39宗专利诉讼,全部胜诉,并且其中大部分诉讼是在对方的要求下和解结案,这些诉讼使得他获得了上千万元的专利赔偿金。*邱则有算过这样一笔账：“如果用20个专利分别起诉对方，对方必将缴械投降。因为用20个专利分别起诉，对方只要应诉，不管是胜是负，首先将要支出近1000万元的费用。我一审诉讼费大概只要花30万元，而对方请律师所花费的代理费大约就要200万元，二审诉讼费用对方还要花几百万元。另外，对方必将同时启动专利无效程序，20个专利又要100万元，无效程序结束后，对方还得到中院或高院打行政诉讼，这样一来还得要几百万元。专利诉讼还没打完，对方就已经付出了大量的费用，与其这样，他还不如老老实实交专利许可费！这样合算得多。”参见http://baike.baidu.com/link?url=Sky24opAF0eyG_02a_JGGLVyl_OCmuhQ9Vxk0hEGRGV0MPEKl4cCVB4vPku85v64_OMXpumc0-dYVQw5LXnzkK他的诉讼行为虽然在很大程度上符合专利蟑螂的特征,但我们现在还没有理由去断定邱则有已经步入专利蟑螂的行列,因为至少在他所拥有的3000多项专利中,有很大一部分是自主研发并获得专利授予,另外他也通过巨星公司对自己的专利进行了实际的投资生产。但即便如此,我们仍然不能就此认定邱则有以及他的巨星公司在将来也不会蜕变成专利蟑螂,因为目前看来,他已具备了成为专利蟑螂的条件。另外对我国专利市场具有潜在威胁的还有美国的高智发明公司,如前文所述,高智公司已经在我国收购了大量的专利,并且在2010年就已摇身一变成为一只巨大的专利蟑螂,在美国肆意的起诉其他企业获取高额利润。虽然高智公司在我国还只是处于收购专利的布局阶段,但疑问已经存在:高智公司抑或其他的专利蟑螂是否在将来的某个时候在中国对本土的企业提起诉讼。笔者认为,虽然依目前的情况,无法完全作出肯定的回答,但从我国专利市场及我国专利侵权诉讼制度现状的角度来看,专利蟑螂在中国提起专利侵权诉讼存在着巨大的潜在市场与推动力。

自2008年国务院颁布《国家知识产权战略纲要》以来,国家对专利权的保护力度逐年加强,截止2015年6月,我国的发明专利授权量累计已达到5680037件,[7]已然跃居世界第一,但其中相当数量的专利处于分散、闲置或休眠状态,专利的实际利用率至为低下,这给专利蟑螂在我国通过低价购买技术成果提供了可乘之机,[8]也为其将来提起诉讼提供了充足的专利资源,也带来了很大的诉讼便利。因为这些专利存在一个共同的特点:权利内容与权利要求范围模糊,专利蟑螂使用这些专利进行诉讼增加了被诉方的应诉困难与风险,也会迫使被诉方趋于选择和解。

在我国,《专利法》、《民事诉讼法》是我国专利侵权诉讼制度的主要法律依据。2015年4月1日,中国知识产权局发布了专利法第四次修改草案(意见征求稿),草案涉及实质性修改的条文共30条,修改的内容包括扩大专利保护范围和期限、加大专利保护力度等方面,[9]将对我国专利侵权诉讼产生重要的影响。自1985年4月我国法院开始受理专利纠纷案件以来,经过三十年的立法与司法实践,我国已经形成了具有中国特色的专利侵权诉讼模式,然而这种模式下的一些规定和制度,会成为未来专利蟑螂选择在中国提起专利侵权诉讼的重要原因。

(一)起诉条件

关于专利侵权诉讼的起诉条件,《专利法》并没有特别作出规定,司法实践主要依照的是《民事诉讼法》的规定。*《民事诉讼法》第119条规定：“起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”总体来说,我国专利侵权诉讼的起诉条件比较宽松,虽然《民事诉讼法》规定原告起诉必须要有具体的事实和理由,但并没有规定原告起诉的事实和理由需要具体到什么程度,也就是说,没有一个标准来判定怎样才是具体。在实际情况中,法院只能根据各自的经验来判断,所以不可避免地会出现各地法院对案件受理的标准高低不一的情况,而这也在一定程度上给原告提供了较大的起诉空间。而在2015年实行立案登记制以来,原告的这一空间似乎又扩大了不少。根据最高人民法院《关于人民法院登记立案若干问题的规定》的规定,在立案的过程中,在证据部分,原告只需要提交与诉请相关的证据或证明材料即可成功立案。*最高人民法院《关于人民法院登记立案若干问题的规定》第6条规定：“当事人提出起诉、自诉的，应当提交以下材料：(一)起诉人、自诉人是自然人的，提交身份证明复印件；起诉人、自诉人是法人或者其他组织的，提交营业执照或者组织机构代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书；法人或者其他组织不能提供组织机构代码的，应当提供组织机构被注销的情况说明；(二)委托起诉或者代为告诉的，应当提交授权委托书、代理人身份证明、代为告诉人身份证明等相关材料；(三)具体明确的足以使被告或者被告人与他人相区别的姓名或者名称、住所等信息；(四)起诉状原本和与被告或者被告人及其他当事人人数相符的副本；(五)与诉请相关的证据或者证明材料。”所以在立案登记制实行以来,司法实践中就经常出现立案的时候,当事人提交的材料仅仅只有几页纸,证据材料寥寥无几,而法院依然予以立案的情况。这在给当事人提供诉讼便利的同时也给专利蟑螂省下了许多成本,如此一来,假若专利蟑螂在中国法院起诉,也只要提交很少的材料便可以立案,而只要立案成功,他们的目的便已经达到,接下来即便法院以证据不足驳回起诉也无关紧要。

(二)诉前停止侵权

我国《专利法》、《专利法实施细则》及《若干规定》对诉前停止侵权(也叫诉前禁令)制度作出了系统的规定,形成了一套具有中国特色的诉前停止侵权制度。*诉前禁令又称临时禁令，是国外的称谓，我国与之相对应的称谓为“诉前停止侵权行为”，两者只是在称谓上存在差异，并没有实质性的区别。该制度具有启动时间快、执行具有不可撤销性、期限时间长等特征,这些特征都表现出了我国诉前停止侵权的利益保护单边化倾向。比如虽然我国《若干规定》规定了程序方面的条件,但程序内容简单粗糙,法院对有关事项多采取询问、当事人陈述、证据交换等方式进行,*最高人民法院《关于人民法院登记立案若干问题的规定》第9条规定：“人民法院接受专利权人或者利害关系人提出责令停止侵犯专利权行为的申请后，经审查符合本规定第四条的，应当在四十八小时内作出书面裁定；裁定责令被申请人停止侵犯专利权行为的，应当立即开始执行。人民法院在前述期限内，需要对有关事实进行核对的，可以传唤单方或双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。人民法院作出诉前责令被申请人停止有关行为的裁定，应当及时通知被申请人，至迟不得超过五日。”使得被控侵权人在诉前停止侵权的审查期间缺乏足够的参与度,无法作出充足的抗辩。另外,《若干规定》中在法院裁定中止诉讼的情形下,对已执行的禁令措施能否解除,我国法律和相关司法解释尚无明确规定。[10]值得一提的是,2015年最高人民法院发布了《关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》(以下简称《解释》),若该解释通过,《若干规定》将同时废止。然而通过比较《解释》和《若干规定》,发现两者在对诉前禁令的程序规定上并无多大差异,而《解释》制定的目的也仅仅是为了统一调整著作权法、专利法及商标法领域中诉前停止侵权行为。

虽然诉前停止侵权设置的目的就是能及时的对专利权人进行救济,以免专利权人遭受不可逆转的损失,但我国诉前停止侵权制度在保护专利权人的同时在一定程度上忽视了被诉方的程序权利,使得专利权人在诉讼中占有绝对的优势。对专利蟑螂而言,对专利权人加大保护力度就意味着给自己增加法律的庇护。但对被诉方而言,《若干规定》并没有具体规定有效的错误申请的救济措施,故一旦法院颁发禁令,自己将遭受不可逆转的损失,如此被诉方在遭受专利蟑螂控诉之时将显得非常被动。

(三)停止侵害责任

根据《民法通则》第118条,原告在专利权受到侵犯的时候可以向法院寻求停止侵害救济。停止侵害的目的在于阻止已经发生的知识产权侵权行为继续存在,避免损害的发生或进一步发生。停止侵害是一项非常普遍的民事责任,它的构成要件只有一项,即行为人实施了侵犯知识产权的行为并且该侵权行为仍在继续,[11]这意味着只要侵害存在并且仍在继续,权利人便有权要求停止侵害,而不论行为人是否有过错,不论权利人是否受到实际损害。在专利侵权的审判实践中,原告一般都会在诉讼请求中提出停止侵害的主张,而法院一旦认定侵权成立,通常也会支持这项主张。如前文所述,专利蟑螂与普通专利维权者最大的区别在于其本身不对专利进行投资,即不会生产专利产品或提供专利服务。由于并没有专利产品或服务在市场上流通,因此认定侵权人继续使用专利技术就会对其造成难以弥补的损失很难让人信服,法院对其提供停止侵害救济也有失公允。[12]相反,停止侵害会对被控侵权人造成的损失是巨大的:生产的专利产品将会被查封,生产工具将会被没收,已经在市场上流通的产品也将被强制召回,而采取这些措施是对社会资源的另一种浪费,对社会公共利益而言也是一种损失。因此停止侵害责任作为一项具有巨大杀伤力的制裁手段本应该被谨慎使用,但司法实践中却是普遍被适用,而这也可以说正中专利蟑螂下怀,他们在谈判桌上可以借此给对方施加压力以提高和解费用,而这也是被诉方不得不考虑的一项风险成本。

(四)损害赔偿数额

《专利法》第65条规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

我国对知识产权侵权诉讼的损害赔偿采取的是填平原则,也称全部赔偿原则,即加害人应对受害人因侵权造成的实际损害进行全部赔偿,旨在使受害人能够再处于如同损害行为发生前的水平。[11]571但在实践中往往会出现当事人对赔偿数额的举证困难和法院的认定困难的情况,对于受害人所受到的实际损失往往难以确定,故实际上很难达到全部赔偿的标准。而侵权人因侵权所获得的利益往往也同样难以确定,故我国法院在审判实践中往往依据法定赔偿额计算方法来酌情确定赔偿数额。*如四川省知识产权侵权赔偿案中90%的案件都是采用酌情定额赔偿方法计算赔偿额。参见四川省高级人民法院民三庭：《四川省法院审理知识产权案件情况评析》，http://www.chinaprlaw.com/spxx/spxx120.htm。我国法定赔偿额的范围在一万元至一百万元之间,与美国动辄上亿美元的赔偿额相比是偏低的,这也是专利蟑螂还没有在我国大量出现的重要原因之一,“专利蟑螂不太可能通过诉讼和诉讼威胁在中国获得高额赔偿,尤其是当其自身并不生产产品,没有可用以确定‘损失’的市场份额时,‘专利权人’最多只能获得一个‘停止侵权’的判决。”[13]有人据此认为我国目前知识产权赔偿额度偏低具有一定的合理性,但笔者认为这种说法不具有合理性,损害赔偿是国家保护知识产权、鼓励创新政策在司法层面上的体现,若损害赔偿数额偏低,则会大大打击企业市场的创新热情,保护创新也将失去应有的价值,相应的鼓励创新的激励机制也会缺失。所以我们有理由认为,随着国家专利申请量与授予量的逐年递增,权利意识也将越来越强,加大侵犯知识产权的损害赔偿力度也将成为一种必然的趋势。但赔偿数额的加大也会刺激越来越多的专利蟑螂将目标对准中国,另外还值得注意的是,我国被告败诉的概率高达76.1%,远高于美国的29%,而这也给专利蟑螂提供了很大的营利空间。[13]

(五)律师费及其他合理费用

根据《专利法》第65条的规定,侵权人需要支付的赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。就专利侵权诉讼的高度复杂性与专业性而言,若没有律师的参与,当事人是难以独自完成调查取证、法庭调查及法庭辩论等诉讼程序的,因此虽然法律没有明文规定,但律师费包含在权利人的合理开支内是合理和必要的。但应当注意的是,根据《专利法》的规定,支付律师费等合理开支仅适用于权利人胜诉的情形;当原告提起专利侵权诉讼,被告胜诉后,原告是否应当向被告支付律师费等合理开支,法律并没有规定。在实践中被告胜诉后,要求原告支付其为了应诉而花费的律师费等合理开支的诉讼请求也常常因为缺乏法律依据而不被法院支持,这对被告而言难免有失公允。这种不平等的对待将不仅减少专利蟑螂的诉讼成本,还将增加其获取的收入,因此我国有关律师费承担的规定也将一定程度上刺激专利蟑螂在我国的发展。

三、防范专利蟑螂的建议

2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院。2014年,北京、上海、广州知识产权法院分别挂牌成立,并开始受理知识产权纠纷案件。知识产权法院的成立,符合知识产权专业化、国际化的发展趋势。[14]设立知识产权法院,让更专业的法官队伍通过更具针对性的程序来审理专业性较强的知识产权纠纷,不仅体现了我国法治化进程的不断加快,也是将来能有效应对专利蟑螂的制度保障。笔者认为,应当加快知识产权法院在全国范围内的普及,并在现有民事诉讼制度的基础上,根据知识产权各领域内出现的不同纠纷案件,各自建立一套具有针对性的诉讼制度,以更专业更有效的方式审理知识产权纠纷,实现实体和程序的公正。就应对专利蟑螂而言,应当在完善现有的专利侵权诉讼制度基础上再进行积极的探索,在保证真正的专利维权人能得到有效救济的同时,又能达到遏制专利蟑螂的目的。

(一)防范专利蟑螂的原则

1.审慎原则

由于专利蟑螂具有较强的隐蔽性,表面上看起来他们与普通的专利维权者并无二致,就他们所提起的单个诉讼而言,他们都符合法律规定的起诉条件,也没有违反诉讼程序的相关规定,因此他们是混在专利维权群体中“披着羊皮的狼”,而在打击专利蟑螂的同时,稍有不慎便会损害真正维权人的合法利益。如近年来我国不断有学者撰文研究应对专利蟑螂的策略,其中就有学者建议在起诉主体资格上,借鉴美国《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》(简称《SHIELD法案》)的做法限定专利诉讼主体资格,将提起专利侵权诉讼的主体限定为三类:原始发明人、专利开发人、大学或技术转让机构,其中所谓专利开发人是指能够向法院提交文件,证明通过专利的生产或销售在专利的开发过程中进行了实质投资的投资方。[8]这种做法旨在将没有对专利进行实际投资的专利蟑螂排除出来,以此来遏制专利蟑螂。这一做法看似合理有效,但笔者认为这种做法有矫枉过正的倾向,并且企业对专利进行投资和专利遭受侵权的不定时性,决定了这一做法缺乏合理性。因为这样一来,便无端剥夺了那些不属于专利蟑螂但只是还没有对专利进行投资的实体企业的诉权,并且将会出现一种较为荒诞的现象:比如某企业在向其他企业购买一项专利的所有权的不久,还未来得及对专利进行投资便发现市场已出现他人未经许可便使用该项专利进行生产的情形,此时该企业要想通过起诉获得救济,就必须自己先对专利进行实际生产或者销售之后才能获取诉权,在此之前也只能任由他人侵权。由于专利蟑螂具有隐蔽性,在其真正采取行动(如大规模提起侵权诉讼)之前,其与普通的专利公司并无多大区别,若在起诉主体资格上设置门槛,虽然可以一定程度上遏制专利蟑螂,但同时也将真正需要维权的实体企业挡在司法大门之外,他们的权利也将得不到有效的救济。因此从保护正当维权人的角度出发,坚持审慎原则存在固有的合理性与必要性。在讨论如何对专利蟑螂进行规制的时候,所采取的打击专利蟑螂的手段或措施不能过于绝对,在规制专利蟑螂的同时也应当注重保障正当维权者的合法利益。

2.诉讼成本规制原则

专利蟑螂之所以能够出现并呈井喷式发展,最根本的原因在于专利蟑螂与被控侵权人之间在诉讼成本上的巨大差异。对于专利蟑螂而言,其主要的成本包括专利购买费用、诉讼费用及律师费等其他合理开支,即便败诉也无需承担损害赔偿的责任;相反若胜诉,按我国《专利法》的规定若权利人胜诉,权利人的律师费及其他合理开支由败诉方承担,由此可以看出专利蟑螂提起诉讼的成本非常低廉。而关于被控侵权人的诉讼成本,根据前文有关专利蟑螂的诉讼策略我们可以得知,假如被控侵权人应诉,其成本主要包含应诉成本及对裁判结果无法预知的风险成本等,其中应诉成本包括律师费、举证费用及其他必要的开支,风险成本主要指败诉之后需要承担的赔偿数额与停止侵害带来的损失,而负担这些成本足以让资本积累不算雄厚的中小企业出现破产危机。因此,在探索规制专利蟑螂的具体策略时,应当从增加专利蟑螂诉讼成本的角度出发,以平衡诉讼中双方当事人的利益天平。实际上美国近几年进行的专利改革主要的出发点也是增加专利蟑螂的诉讼成本及减少诉讼利益,如《发明法案》就提出严格合并审理的条件的要求,《创新法案》则要求原告在起诉时明确具体的侵权细节,同时减少被告在证据开示中所要求披露的信息,并规定了“费用承担转移条款”等,[15]这些具体的改革措施及其体现的成本规制原则都是值得我们借鉴的。

(二)完善专利侵权诉讼制度的建议

通过分析专利蟑螂在我国的诉讼契机可以看出,我国专利侵权诉讼制度存在不少需要完善的地方。为遏制专利蟑螂,防止诉讼职能异化成为专利蟑螂的牟利工具,除应当坚持审慎原则和诉讼成本规制原则外,还应对专利侵权诉讼中具体的相关制度和规定进行完善:

第一,明确专利侵权细节。如前所述,在我国专利侵权纠纷案件的起诉阶段,原告往往只需要提交少量的材料即可登记立案,如此将刺激专利蟑螂将来更加轻率地提起诉讼。专利蟑螂在美国起诉同样也不需要耗费太多成本,对此,美国《创新法案》规定原告在起诉阶段需要向法院明确具体的诉讼细节,主要包括:要求原告指出侵权专利的各项权利主张、主张所所涵盖的“被控侵权工具”(包括方法、机械、产品和组合物质)、各个被控侵权工具的名称或型号(若无名称或型号则要求提供每件被控侵权工具的具体描述)和它们是如何满足被控侵权的资格条件的,以及向法院提供对指控侵权方从事的主要业务的清晰描述和各项专利是否符合特定许可要求的说明。[16]由于指控侵权的标的专利为原告所有,专利的权利要求书及相关材料也在原告手中,故要求原告提供上述信息并不意味着给原告提高不合理的起诉门槛。故笔者认为可以借鉴以上做法,在立案过程中要求原告明确侵权专利的相关信息以及侵权的具体事实。

第二,限定合并审理的条件。在我国,法院可以对必要共同诉讼和非必要共同诉讼案件进行合并审理,其中必要共同诉讼必须合并审理,而非必要共同诉讼则需要经过双方当事人同意才可合并审理。由于专利侵权诉讼的门槛较低,导致专利蟑螂可以进行大规模的频繁诉讼,甚至一次可以起诉上千家公司。而法院为了简化诉讼程序,节省司法资源,避免出现相互矛盾的判决,往往会应当事人的申请将多个诉合并审理,而这同时也给专利蟑螂提供了极大的便利。对此笔者认为美国《发明法案》第19条的规定对我国有一定的借鉴意义,该条规定,除有特别情况,多个被控侵权的被告要合并在一个诉讼或者反诉中,或者将他们各自的诉讼进行合并审理应当符合以下条件:(1)各自针对原告主张的救济权是共同的,或在美国境内制造、进口、销售同种被控侵权的专利产品;(2)与所有被告或反诉被告有关的事实问题是一样的。[17]我国在审理专利侵权案件中可以借鉴这种做法,在决定是否可以合并审理之前应当审查各个诉针对原告的救济权是否共同,或者与所有被告有关的事实问题是否一致,若原告提起的多个诉讼的被告仅仅是各自在诉讼中都侵犯了专利权,而无其他关联性,则法院不能合并审理。

第三,完善我国诉前停止侵权制度。我国诉前停止侵权制度主要存在的问题是利益保护的单边化、担保方式单一化及错误禁令救济机制的缺失等。对于此笔者认为应当从保护被申请人的角度完善我国的诉前停止侵权制度:(1)明确专利侵权诉前禁令的听证程序,并在听证中实行质证和辩论,增强被申请人的程序参与性;(2)增设禁令的限制规则,如要求申请人善意,申请行为“没有瑕疵”,否则被申请人可根据申请人行为的瑕疵进行抗辩;(3)是建立错误禁令的救济机制,对于恶意申请禁令行为给被申请人带来的损失提供救济,以此规制申请人的恶意申请行为。

第四,严格停止侵害的适用。由于专利蟑螂并不从事实际投资生产,因此侵犯其专利权并不必然会导致其遭受难以弥补的损害,往往通过损害赔偿便足以使之得到救济,随意地作出停止侵害的判决,不仅会造成惩罚过度的后果,还会有损社会公共利益。所以法院在适用停止侵害责任时,不能仅仅以行为人实施了侵犯知识产权的行为并且该侵权行为仍在继续为由当然的作出停止侵害的判决,还应当充分考虑损害赔偿是否足以弥补损害或者判决停止侵害是否会有损社会公共利益等因素,以避免出现惩罚过重的情况。

第五,建立败诉方付费规则。《专利法》应当明确规定败诉方承担胜诉方为诉讼所支出的律师费及其他合理开支,而不是只承认权利人胜诉时被告应当承担权利人的律师费等合理费用。这样不仅可以迫使专利蟑螂今后更加谨慎地提起诉讼,也可以鼓励被控侵权人积极应诉。采用败诉方付费规则,也符合民事诉讼当事人权利平等的基本原则,彰显司法公正。

(三)建立专利蟑螂认定程序的探索

虽然对专利蟑螂的界定目前还没有一个统一的认识,但随着研究的更加深入,对专利蟑螂行为的本质与特征将会有一个更清晰明确的了解,人们对专利蟑螂的认识也将越来越成熟和统一。据此笔者认为,在知识产权法院审理专利侵权诉讼中,可以在现有的民事诉讼程序基础上,探索设立一项专利蟑螂的审查认定程序,即在原告向法院提起专利侵权诉讼之后,被告在应诉之后可以向法院提出启动专利蟑螂认定程序的申请,或者由法院主动启动,经过审查之后,若法院认定原告为专利蟑螂且最终原告败诉,则原告将承担一定的法律后果。具体可以从以下几方面进行考虑:

第一,启动方式与时间。可以采取当事人申请和法院主动审查同时并行的双轨制。当事人(通常是被告或反诉原告)若有理由认为原告具有明显的专利蟑螂的特征,可向法院申请对原告进行审查;法院在审理的过程中若发现原告存在专利蟑螂的倾向,也可以主动进行审查并对其作出认定。当事人在法庭辩论结束之前向法院提出申请,法院应当受理,法院在法庭辩论结束之前认为应当启动的,也可以主动审查认定,并应当通知双方当事人。

第二,审查事项。法院在启动审查程序之后,至少应当考量以下因素:首先是原告的专利及其来源,如原告拥有多少专利、专利的获得是通过申请还是购买或者各自所占的比例多少等;其次是公司运营模式(或个体营利模式),如原告每年的收益及来源、是否对专利进行投资、是否存在隐藏的空壳公司等;最后是原告的诉讼记录,法院应当审查原告是否有过起诉记录(这里的起诉记录应当限定在专利侵权案件的范围内),提起诉讼的数量有多少以及案件的审理结果或者结案方式等内容。

第三,法律后果。若经过法院的调查取证,认定原告为专利蟑螂,并且最终法院判决侵权不成立,则原告除需要负担本案的诉讼费与被告的律师费等合理开支外,还将被列入法院系统的专利蟑螂名单,实行全国联网(类似于现在的失信被执行人名单制度),以对其之后的起诉(限定在专利侵权诉讼范围内)进行一定的限制:今后不论其在何时何地提起专利侵权诉讼,在起诉时若无法提交证明其已对侵权专利进行了实际有效投资的材料,则法院将不予立案。

第四,错误认定的救济。在法院审查认定期间,应当就审查的事项举行听证,并通知原被告到场,允许双方分别发表意见,法院应当在听取双方当事人意见及听证意见的基础上作出认定。在法院作出认定的裁定之后,双方当事人对裁定不服的,可以向法院申请复议一次,法院应当在一定期限内作出答复。在该案件结案之后若原告有新证据认为裁定有错误的,可以向法院提出申诉,要求法院撤销之前的裁定,法院认为确有错误的,应当撤销之前的裁定。

[1]朱富强.“蟑螂性生存”还是“优胜劣汰”——基于现实收入分配之决定机制的思考[J].社会科学战线，2012(12).

[2]Executive Office of the President.“PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION”[EB/OL].[2015-07-02].http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf.

[3]张昕竹，张艳华，王宏伟.“专利海盗”对我国竞争与创新的影响和政策启示[J]电子知识产权，2014(4).

[4]魏世杰.“高智发明”经营模式的冲击与启示[J].高科技与产业化，2012(10).

[5]魏世杰.“‘高智发明’模式：创新天使还是魔鬼”[EB/OL].[2015-06-28].经济参考网，http://jjckb.xinhuanet.com/2013-04/11/content_438581.htm.

[6]Schaerr G C,Loshin J R.Doing Battle with Patent Troll’s Lessons from the Litigation Front Lines[R].Winstin Strawn LLP,2011.

[7]国家知识产权局.专利业务工作及综合管理统计月报[EB/OL].[2015-07-01].http://www.sipo.gov.cn/tjxx/.

[8]易继明.遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示[J].法律科学，2014(2).

[9]陈长会.浅解《中国专利法第四次修改草案》动态[EB/OL].(2013-04-25)[2015-07-04].中国民商法律网，http://www.aiweibang.com/yuedu/27345869.html.

[10]邓卓.论我国知识产权禁令制度的完善[J].知识产权,2013(9).

[11]张耕.知识产权民事诉讼研究[M].北京：法律出版社，2004:560.

[12]张体锐.专利海盗投机诉讼的司法对策[J].人民司法,2014(17).

[13]张维.反击“专利流氓”亟待出台国家政策[EB/OL].(2013-04-25)[2015-07-04].法制日报，http://www.legaldaily.com.cn/htm.

[14]孙应征.知识产权法律原理与实务解析[M].北京：人民法院出版社，2004:33-37.

[15]Innovation Act,H.R. 3309,113th Cong[EB/OL].http : //www. gpo. gov/fdsys/pkg/ BILLS-113hr3309rfs/pdf/BILLS-113hr3309rfs. Pdf[EB/OL].

[16]易继明.美国《创新法案》评析[J].环球法律评论，2014(4).

[17]Leahy-Smith America Invents Act(AIA Acts),Public Law112-119-SEPT.16,2011,125STAT.[EB/OL].[2015-07-11].284.http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf.

[责任编辑:岳林海]

Litigant Opportunity and Precautions of Patent Trolls in Chinese Context

ZHOU Yi

(Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 400031, China)

The Patent Trolls buy lots of patents, while they don’t put these patents into producing or providing patent service, but they earn money with litigation or with the threats of litigation. The key of strategy used by the Patent Trolls is the expensive litigate costs and the slant protection of patent litigation. The patent tort action provides lots of chances to the development of Patent Trolls in China. To keep the Patent Trolls away from China, we should insist the principle of prudence and regulating litigate cost, and except restricting the qualification of prosecution subjects strictly, making the details of patent infringement more clear, complementing the temporary restraining order, restricting the apply of cessation of infringement and establishing the losing party payment rules, we should try to establish the Patent Trolls confirmation process.

Patent Trolls;litigant strategy;litigant opportunity;precautionary measure

2015-07-24 作者简介: 周逸(1992-)，男，江西吉安人，西南政法大学法学院2013级硕士研究生，研究方向：民事诉讼法学。

1671-5977(2015)03-0051-08

D922.17

A