商标许可终止后“后发商誉”的分配——基于分离性原则的分析

商标许可终止后“后发商誉”的分配——基于分离性原则的分析

张梓湘

中山大学法学院，广东广州501275

摘要：商誉是商事主体在日常经营中形成的积极的、能够增强其经营竞争力的无形资产。按照使用商标时间节点的不同，如果在后商事主体的使用使商标具有较高的知名度，此即后发商誉。商标许可终止后后发商誉的分配，是一个具有理论和实践价值的重要问题，但司法实践中并没有统一的认识。商誉可分配的前提是商誉的载体与许可商标可相分离而独立存在，本文借鉴实用艺术作品中判断实用性与艺术性“观念上分离”的标准，将是否造成消费者混淆作为商誉载体与商标能否分离的判断依据。进而根据“分离性”原则探讨了后发商誉中的知名包装装潢、广告语片段两类载体与许可商标的分离可能性和分配必要性，本文认为知名包装、装潢和广告语片段因分离后不会造成混淆而具有分离可能性和分配必要性，应该归被许可人所有，许可人不得使用。

关键词：后发商誉；分离性；包装、装潢；广告语片段

中图分类号：D923.43

作者简介：张梓湘(1991-)，男，中山大学法学院2014级硕士研究生，研究方向：民商法、知识产权法。

一、引言

“商标许可合同终止后，被许可人停止使用被许可商标，除个别例外，被许可商标上积累的商誉归许可人所有，几乎是商标法领域的共识。”但香港鸿道集团与广药集团关于王老吉商标一系列争端的出现，给司法实践带来了难题，也引发了社会对后发商誉分配的讨论：以上共识是否不可推翻、后发商誉分配需考虑哪些因素、司法实践中应如何分配等。故后发商誉分配是一个值得重视和研究的问题，也表明我国商标许可使用制度还需进一步完善。

二、相关概念的界定

(一)商誉

吴汉东教授认为：“商誉是一种不依附物质实体而独立存在的财产，属于经营资信类财产的范畴。”商誉具有无形性、可变性、价值型、积累性、载体的多样性等特征，据此，商誉的定义如下：“商誉是商事主体日常经营中在生产、商品、服务、信用等方面形成的积极的、能够增强其经营竞争力的无形资产。”

(二)后发商誉

1.后发商誉的概念

商誉具有积累性，两个不同的商事主体在不同的时间段使用同一商标，那商誉的产生情况有两种：一是在前的商事主体使用期间商标已产生了一定知名度，此即先发商誉；二是在前使用期间商标并没有一定知名度，而是经过在后商事主体的使用使得商标具有一定知名度，此即后发商誉。

2.后发商誉的载体

(1)商标。商标是后发商誉最重要的载体，因为消费者评价商事主体往往看其商标，在激烈的市场竞争中，商家要立于不败之地必须充分提高商品的质量，故商誉会凝集在商标之中，对消费者产生巨大的吸引力。

(2)知名的包装、装潢。许可使用期间，被许可人为使产品获得消费者的青睐，会想尽各种办法设计一个符合消费者口味的独特外观包装，并以图案、绘画、色彩或文字以装饰、美化、宣传商品，此谓装潢。包装、装潢的作用在于美化和宣传商品，以美感引起消费者需求欲望，而需求欲望及其他的部分商誉会凝聚在包装、装潢上。

(3)广告语。在资讯媒体发达的社会中，独特的广告语能让消费者迅速了解商品的特点，相应指向关系以最快的速度在广告语与商品之间建立起来。广告语片段与商标之间具有很强的结合性，通常提起广告语片段，就会让消费者联想到商标。如“好空调，XX造”，就会让人想起格力，比如“怕上火，喝王老吉”中，经过长期宣传，消费者对“王老吉”牌凉茶的印象、好感会有所提升。如果广告语具备承载具有指向性的信息，即内在显著性，则同样具备区分商品或服务的功能。

三、后发商誉分配问题的提出及其理论基础的构建

(一)后发商誉分配问题的提出

许可终止后许可商标归许可人，被许可人不得使用，这是商标许可合同的根基，所以凝聚在商标上的部分后发商誉没有分配的余地。但是，后发商誉的中的知名包装、装潢和广告语，在许可终止后，却没有明确的权属划分规则。导致了许可终止后许可人和被许可人使用同样或者近似的包装、装潢和广告语，最典型的就是王老吉和加多宝案件，许可终止后，加多宝的广告语是“怕上火，喝加多宝”，王老吉的广告语则是“怕上火，就喝王老吉”；而王老吉和加多宝同样采用红罐的包装，红罐上采用近似的字体图案的排列组合。消费者如缺少对许可双方的法律关系的认知，就会将此商品误认为彼商品，造成混淆。而后发商誉是依靠被许可人大量的投入而形成的，在许可终止后，不对其他的后发商誉载体进行分配，会打击被许可人的创造热情。

(二)后发商誉分配的既有观点及其不足

1.后发商誉不可分论

认为后发商誉不可分的理由有以下几种：商标属于谁，商誉就属于谁；后发商誉分配是个伪命题；造成消费者的混淆。

2.后发商誉可分论

认为后发商誉可分配的理由如下：商誉载体具有可分性；不分配后发商誉有违公平原则和诚实信用原则。

持可分论者也对后发商誉的分配提出了若干设想：加强事前引导；根据评估计算出商标在许可期间的增值，并根据实际情况进行分割；根据经济学中的层次分析法对后计算许可双方的贡献率，根据贡献率进行分配。

3.既有观点的不足

尽管对后发商誉的分配有相对的观点，但是关于可分配性的分析却不够全面和不具备可行性。事前以合同约定利益分配毕竟只是引导作用，其普及作用有限。经济学分割方法需考虑的因素多，相对复杂，其科学性有待考察。而评估的方法在我国的评估体系下操作可行性不强。故对可分配性的分析不能仅停留在直观的道德评价上，应更深入地从法理上去考察分配的可能性，不能脱离分配可能性这一基本的落脚点，且分配方式应充分考虑后发商誉的无形性和许可双方间复杂的关系。

基于后发商誉的无形性，可借鉴实用艺术作品中实用性与美感“观念上分离”的判断标准，来考察其他后发商誉载体与许可商标的分离可能性，只有具备了分离可能性，才有讨论后发商誉分配必要性和具体分配规则的余地。

(三)后发商誉分配的理论借鉴——分离性原则

1.实用艺术作品中的分离性原则

我国《著作权法》第三次修改草案将实用艺术作品作为作品的类型之一加以保护，这是在立法上首次将实用艺术作品作为独立的作品类型加以保护。我国司法实践中已经形成了判断实用艺术作品能否受著作权保护的分离性理论，其中“观念上的分离”是为了区分那些实用性与美感融为一体无法在物理上分离的实用艺术品。物理上的分离与本文论点不相关，在此不赘述。王迁教授认为“观念上的分离”判断应基于：“如果改动实用艺术作品在艺术部分的设计，影响了实用功能的实现，则艺术成分与实用功能就是无法在观念上分离的；反之，如果不影响，则可在观念上分离。”笔者比较赞同该观点，因为实用艺术作品的首要性质是实用性，对人类的生活具有实用价值，如果改变艺术部分设计对实用价值造成影响，那么就不能实现其基本功能。

2.分离性原则在后发商誉分配中的引入

将实用艺术作品中美感与实用性“观念上分离”的判断标准引入到后发商誉分配可能性中的思路如下：商标的本质在于区分产品和服务的提供者，如果在商标许可终止后，某一后发商誉载体组合被许可人的其他商标一起使用，不会影响消费者对商品服务提供者的判断，不会造成混淆，则两者之间具有分离可能性；反之，如果造成混淆，则不具有分离可能性。”与实用艺术作品的判断原理相同，如果影响了商标的识别、区分功能的实现，则无须考虑许可人与被许可人各自对商誉之贡献程度，没有分配的可能性与必要性。因此，以“分离性”作为判断标准，符合商标的本质。分离性原则在后发商誉的分配中具有适用的合理性，在后发商誉载体与许可商标可分离的前提下，才能进一步考察其他影响分配必要性的因素。

四、分离性原则下后发商誉分配的具体规则

(一)后发商誉载体与许可商标的分离可能性考察

如果在许可终止后，包装、装潢、广告语被许可人的其他商标一起使用在商品上，导致消费者对商品服务提供者的混淆，那么两者之间就是不可分离的，如果不会导致混淆，那么两者就是可以相互分离的。从一般消费者的认知来看，在琳琅满目的商场货架上，消费者的第一视觉反应是

该商品外包装的独特颜色、图案、文字的排列组合，其次才注意到包装上的商标。因此在消费者的直观认知是：该包装装潢指向该消费者使用过的特定质量的商品，比如特定口味的凉茶、特定直径的水桶、特定保温性能的保温杯等。

虽然广告语片段与商标之间具有很强的结合性，但是广告语中的商标只是一个符号，符号背后代表的是产品的质量，像“好空调，格力造”，形容的是商家制造的空调质量好，在商标许可的情形下，存在许可人和被许可人双方，许可终止后，被许可人将广告语结合自己的商标加以宣传，如“怕上火，喝加多宝”，此时广告语的指向并没有改变，指向的还是被许可人生产的特定质量凉茶。

综上，在商标许可终止后，如果该包装、装潢、广告语片段组合被许可人的其他商标一起使用，其指向性并没有改变，因为生产产品的生产者不变，质量亦不变，所以并不会导致消费者的混淆，即特定的包装、装潢、广告语片段与许可商标是可以相互分离而独立存在的，即具有分配可能性。

(二)后发商誉分配的具体规则

商标许可终止后，知名的商品包装、装潢，广告语片段应当归被许可人所有，且许可人不得使用相同或近似的包装、装潢和广告语。理由在于：

1.组合使用的前提是许可协议的存在。因为商标是区分商品和服务的标志，其受保护依据是《商标法》及其司法解释，包装、装潢既可以美化商品外观，也有区别商品来源的功能，包装、装潢视为一种商业标识而存在，其受《反不正当竞争法》的保护，保护知名商品的包装、装潢不被人所抄袭或模仿。而广告语若获得了标识作用，也可受保护。如果没有许可协议的存在，被许可人不得在产品的包装、装潢、广告语上使用许可商标，同样，许可人也不得使用相同或近似的包装、装潢、广告语。一旦许可协议终止，两者就丧失了组合使用的基础。

2.允许许可人使用相同或近似包装、装潢和广告语组合许可商标，会造成消费者的混淆。在许可期间，商标与包装、装潢和广告语组合一起使用，其指向的是被许可人生产特定质量的产品，如果在许可终止之后，许可人用同样的商标组合相同或者近似的包装、装潢和广告语，则指向的是许可人生产的不同质量的产品，而许可人与被许可人之间生产的产品即使是同类，也是相互有区别的。

3.允许许可人使用相同或近似包装、装潢和广告语组合许可商标将打击被许可人的经营积极性，不符合商业标识中保护所有人投资积极性的立法目的。被许可人对该包装、装潢投入了精力、时间和金钱，却未得到相应的保护，缺乏激励作用，最终也不利于促进商标许可使用制度的发展。

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