主动分案策略与实战

薛 松

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，湖北 武汉430070

随着国家对自主创新政策和知识产权战略的推进，我国的发明专利申请数量已经连续四年位居全球第一。对国内申请人而言，在完成发明创造之后，提交专利申请对其智慧成果进行保护的意识也日益增强。但是，仅仅提交一件专利申请，却未必能够充分保护申请人的相关利益。来自美日等国的申请人在中国申请专利时，往往通过主动分案的方式衍生出多件专利申请，从“一枝独秀”变成“多点开花”。

关于分案，见于专利法实施细则第四十二条[1]的规定:一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请;但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

在实践中，常见的情况是申请人基于审查员提出的单一性审查意见被动地进行分案。此外，申请人也可以根据需要主动提出分案，由于分案享有与原始申请(下称母案)相同的申请日，因此，在实行先申请制的我国，提出分案申请相较于重新提出一件申请具有时间上的优势。下面结合分案申请的相关规定和实际案例的操作方法，论述如何通过主动分案充分保护申请人的利益。

一、主动分案的提出时机

主动分案并非在母案提出后的任何时间内均可提出。上述细则第五十四条

第一款规定的期限，是指收到国家知识产权局发出的授予专利权通知之日起两个月内。也就是说，如果母案经实质审查具有授权前景，申请人可以提出分案的最晚时间点是在收到母案的授予专利权通知之日起再加上两个月。超出上述期限，则不能再请求分案。

此外，细则第五十四条规定的“专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”上述所称“驳回、撤回”是指最终生效的状态，并非是指申请人收到国家知识产权局相关决定的状态。以驳回为例，尽管母案经过审查被驳回，由于申请人在收到驳回决定起三个月内仍有权向复审委员会请求复审，因此此时驳回决定并未最终生效，申请人在这一阶段仍然能够提出分案;相似地，在复审阶段，或者申请人对复审维持驳回的决定不服而向法院提出上诉的阶段，由于此时驳回决定仍未最终生效，申请人仍然能够提出分案。

从以上内容可以看出，从申请人提出母案申请之日起，到母案最终结案生效的时间阶段内，申请人均能够提出分案申请。由于从提出申请到审查结案的时间周期通常在二十个月以上，这就意味着申请人有较为充分的时间去设计和完善分案请求保护的内容。需要注意的是，对于基于一件分案再次提交分案的情形，其提交分案的时间期限是以最原始的母案来计算。

二、主动分案的保护内容

主动进行分案，其目的是为了完善母案权利要求书的保护范围。需要注意的是，分案申请必须满足的一个前提是:分案申请不能超出母案记载的范围。也就是说，在分案申请中不能出现母案未记载的技术方案。一般而言，分案的说明书和母案说明书的内容完全相同，区别主要在于两者权利要求书请求保护的内容不同。也就是说，主动分案主要用于保护在母案说明书中有所记载，但是未在母案权利要求书中请求保护的技术方案。而申请人主动分案提出通常出于以下两种考虑:

(一)弥补母案权利要求的撰写缺陷

根据专利法第五十九条的规定，发明的保护范围以权利要求的内容为准。然而，由于申请人或代理人经验水平有限或者时间准备不足，有可能最初在母案的撰写过程中将权利要求的保护范围限制过小。而根据《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 节的规定[2]，在发明的实质审查过程中，申请人不得主动删除独立权利要求中的特征，或者主动改变独立权利要求中的特征，以扩大请求保护的范围。

但是，申请人通过主动分案，在分案中进行上述修改，则可以不受上述规定的限制。例如，申请人可以在分案中主动将母案权利要求中出现的“螺旋弹簧”特征修改为更加上位的“弹性部件”，只要在母案说明书相关的技术方案中记载了“弹性部件”即可。又如，对于母案的权利要求存在多余指定了非必要技术特征的情形，申请人可以通过分案将上述多余特征进行删除，以扩大保护范围。

(二)保护其它可挖掘的技术方案

对于经验丰富的申请人而言，其更多是在母案说明书中挖掘出未请求保护的技术方案，并通过分案予以保护。方案的挖掘一般可以从两方面展开:一是寻找与母案发明点相近似的变型实施方式:另一是寻找与母案发明点相关联的其它技术内容，例如沿着相关发明所处的产业链位置，向上游或下游进行搜索。例如，母案请求保护一种新的产品A，那么可以考虑母案说明书中是否还记载了该产品A的其它变型形式，例如产品的材质、形状、内部结构是否存在可替换的其它实施方式;从产品A的关联性来看，可以考虑产品A的制造方法;用于制造产品A的设备;产品A的工作方式;产品A的使用方法;产品A的核心部件，该产品A可应用的设备或系统;上述内容都是分案申请可以寻求保护的内容。通过上述内容的挖掘，能够实现围绕一个主要发明点的专利布局。

由于分案能够请求保护的内容与母案说明书所记载的内容是息息相关的。我们在分析分案申请可以挖掘哪些内容进行保护的同时，事实上也是对母案说明书撰写内容的提出的要求。也就是说，在撰写母案的说明书时，宜记载与主要发明点相关联的多方面内容，并尽可能以多种变形的实施例予以呈现，从而确保说明书有充足的技术方案供申请人能够通过分案予以保护。

三、主动分案的应用实例

以日本为代表的国外申请人在利用主动分案进行专利布局具有比较丰富的经验。下面以日本企业古河电气工业株式会社(下称申请人)的专利申请为例，分析一下申请人的分案策略。

申请人于2007年6月27日向国家知识产权局提交了一件申请号为200710109515.5的专利申请，其涉及一种把持件，该把持件用于将内置有光纤的金属箍进行把持，使用该把持件可将内置有光纤的金属箍搬运至熔接机进行光纤熔接作业。

该申请(下称母案)共包括9项权利要求，其独立权利要求如下:

(一)一种金属箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其将金属箍的筒状部从该金属箍的连接端面侧插入并把持;柄部，其在所述把持部的相反侧延设。

经过实质审查，申请人根据国家知识产权局提出的审查意见进行了修改，国家知识产权局于2012年5月16日发出授予专利权通知书，授权的独立权利要求如下:

(二)一种金属箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其将金属箍的筒状部从该金属箍的连接端面侧插入并把持;柄部，其在所述把持部的与把持所述筒状部的一侧相反的一侧延设，所述柄部由富于挠性的绳或没有挠性的棒构成。

可见，最终获得授权的独立权利要求的保护范围比申请人预想获得的范围要小。申请人于2012年7月25日基于上述母案分别提出两件分案申请20121026 0611.0(下称分案一)和20121026018.9(下称分案二)。

我们首先注意一下分案递交的时间，由于推定申请人收到授予专利权通知书的时间是在国家知识产权局发出通知书之日起加上两周的时间，即2012年5月30日。因此，申请人提交分案的时间满足收到授予专利权通知书后的两个月内。并且由于申请人主动分案的时间距离截止日期非常之近，表明该分案很大程度上是申请人基于母案授权范围所作出的策略性调整。

上述分案一包括19项权利要求;分案二包括9项权利要求。在上述分案中，申请人请求保护与母案的把持件结构特征略有不同的把持件，更进一步地，申请人在分案中进一步要求保护夹持有上述把持件的金属箍夹具，固定有上述金属箍夹具的光纤熔接机，以及使用上述金属箍把持件的光纤制造方法。可见，申请人通过主动分案一方面将保护范围扩大至相对母案具有简单变形的把持件，另一方面把保护范围延展至把持件所应用的下游装置，把持件的使用方法，有意实现多层次，多方位的权利保护。

我们再看一下两件分案中关于把持件的独立权利要求和母案有何不同。

其中，分案一涉及的独立权利要求如下:

(一)一种金属箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其将金属箍的筒状部从该金属箍的连接端面侧插入并把持，所述金属箍中配置有内置光纤;柄部，其在所述把持部的与把持所述筒状部的一侧相反的一侧延设，所述把持部和所述柄部由包括塑料、PVC和橡胶在内的弹性材料构成。

(二)一种金属箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其将金属箍的筒状部从该金属箍的连接端面侧插入并把持，所述金属箍中配置有内置光纤;柄部，其在所述把持部的与把持所述筒状部的一侧相反的一侧延设，与所述把持部一体地形成。

分案二涉及的独立权利要求如下:

(一)一种金属箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其将金属箍的筒状部从该金属箍的连接端面侧插入并把持，所述金属箍中内置有需要与光纤心线连接的光纤;柄部，其在所述把持部的与把持所述筒状部的一侧相反的一侧延设，呈绳状。

可见，申请人在分案中分别对把持件柄部的材质、形态、结合方式进行了进一步限定，从而分别请求保护不同的把持件。尽管母案最终获得的保护范围比申请人的预期要小，但是申请人通过分案，将把持件可能存在的实施形式均涵盖在分案的保护范围中，一定程度上弥补了母案保护范围受限的缺陷。

此外，在母案的审查过程中，申请人于2011月3月31日还提交一件分案申请(分案三)，其涉及一种用于加持金属箍把持件的金属箍夹具，包括15项权利要求。

从上述案例可以看到，最初的母案仅包括9项权利要求，保护的内容仅涉及金属箍把持件以及金属箍的搬运方法。申请人通过主动提交三件分案申请，母案和分案总计包括52项权利要求，可保护的内容涉及金属箍把持件、夹持金属箍把持件的金属箍夹具，具有金属箍夹具的光纤熔接机、金属箍的搬运方法，以及带有金属箍的光纤的制造方法。可见，通过主动分案，申请人获得了内容更多样，层次更丰富，范围更广阔的保护范围。上述策略值得我们国内申请人借鉴，以充分保护申请人的智慧成果。

本文通过对分案申请相关规定的介绍和实际案例的分析，论述了通过分案实现利益保护最大化的常见方法。希望对国内创新主体和广大申请人制定专利保护策略时具有一定的启示意义。

[1]＜中华人民共和国专利法实施细则＞2009年修订.

[2]专利审查指南[M].北京:知识产权出版社，2010.