从审查实践反思实用新型专利申请

经验人：田飞飞 罗晓雅

自1985 年4 月1 日《中华人民共和国专利法》开始施行，我国就建立了囊括发明、实用新型、外观设计三种专利的专利制度。笔者在国家知识产权局专利检索与服务系统（简称S系统）中，进入CNABS数据库进行查询得出，2014 年，发明、实用新型、外观设计三种专利分别获得授权公告的件数为233863、700577、364283，其分别占授权专利总量的18%、54%、28%。由以上数据可以看出，实用新型专利在2014 年三种获得授权中所占比例最大，这也是以其审查周期短、审批程序简单、费用低、有利于专利市场化等优点受到申请人热切关注的直接体现。经过专利法的几次修改，目前，我国实用新型专利的保护期限为10 年，并于2001 年7 月开始实施初步审查加评价（检索）报告制度，2008 年修改后的《专利法》进一步将其完善为专利权评价报告制度。

本文从有关实用新型的审查实践，提出实用新型专利申请需注意的问题，对于国内申请人更好地了解和利用实用新型制度，更快、更好地获得适当的专利保护具有一定的指导和借鉴意义。

实用新型专利权的取得

每件实用新型专利申请必须符合专利法关于实用新型的相关规定，经过国务院专利行政部门受理、初步审查合格后，才能获得专利权。笔者认为，申请人要想快速取得实用新型专利权，需在提交专利申请时注意如下几个方面。

（1）注意提交申请的主题必须为产品。因为实用新型只保护产品，其应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。如果盲目申请保护一种技术、工艺、方法、计算机程序或产品的特定用途，其必然不符合要求。

（2）申请文件要完整，必须有附图。对于实用新型专利申请，依照专利法第26 条的规定，“应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件”，专利法实施细则第38、39 条规定实用新型必须包括附图，缺少幅图，国务院专利行政部门将不予受理。对于申请文件中必须有附图的要求，是实用新型区别与发明的重要区别之一，提交的实用新型专利申请没有附图，连获得初步审查的机会都没有。因此，完整的实用新型的申请文件应当包括“请求书、说明书、说明书附图、摘要附图、权利要求书、说明书摘要”（以下简称“五书”）。

（3）正确解读审查员发出的通知书，仔细补正，积极与审查员进行交互、沟通。初步审查是实用新型专利申请是否能获得授权的必经程序，《专利审查指南2010》对实用新型专利申请的初步审查作了具体规定，实用新型专利申请的初步审查包括形式缺陷审查和明显实质性缺陷审查。对涉及五书、补正文件、签章及部分著录项目变更、申请文件中文字、图片格式以及其他文件如优先权、专利代理委托书、部分费用等可通过补正克服的形式缺陷的实用新型专利申请，审查员会发出补正通知书；对涉及有关保护客体、是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益、向外申请的保密审查、新颖性、实用性、单一性、权利要求清楚简要/得到说明书的支持、说明书清楚完整等不可能通过补正克服的明显实质性缺陷的实用新型专利申请，审查员会发出审查意见通知书。

上述两种通知书的答复期限均为自收到通知书之日起两个月，期满未答复的，专利申请将被视为撤回。然而，其导致的法律后果却不尽相同，对于前者所指出的缺陷，经申请人补正以后仍存在原缺陷的，审查员会再发一次补正通知书，当申请人再次补正后，仍未克服原缺陷的，本申请将被驳回；然而，对于后者所指出的缺陷，经申请人补正未克服原缺陷的，将直接导致本申请被驳回。换句话说就是二者的驳回时机不同，前者属于“多补驳回”，后者属于“一次驳回”，对于补正可克服的缺陷，申请人多了一次听证机会。补正通知书是实用新型专利申请中最常见的通知书，其通常也表示本申请具备授权前景，只要申请人按照通知书的要求克服存在的缺陷，即可获得专利权，然而“多补驳回”暗含了国务院专利行政部门协助申请人获得权利同时又兼顾节约审查资源的意思。因此，申请人并不会有无限制地修改下去机会。然而，如果只是因为小小的形式缺陷而被驳回，错失专利权是很可惜的，即便申请人进一步修改好申请文件以后走向复审获得了专利权，也会是对申请人精力财力的浪费，延长了获得专利权的时间，同时也无疑增加了专利复审委员会的负担，也是一种不必要的行政资源的浪费。对于此类通知书的答复，笔者认为，申请人应仔细阅读通知书内容，并逐条对照修改，尽量避免遗漏问题导致的多次补正；另外，要适当利用电话讨论，加快审查进程，补正通知书涉及的形式缺陷尤其适于讨论，申请人可拨打通知书末尾审查员的电话，来消除对于通知书中审查意见的疑问，以更好更快地克服缺陷。

（4）采用电子申请以提高申请、补正效率。为了更快捷、方便地获得专利授权，申请人可以采用电子申请代替纸件申请，由于节约了邮路时间，通知书于发文日当天即可到达申请人，而申请人在收到通知书以后，在当天作出答复，审查员也因此可以更快地看到申请人的补正文件，并继续审查。即电子申请将大大节约审批时间，加快了专利申请的审查，便于申请人快速取得专利权。申请人有关电子申请的问题可以拨打国家知识产权局电子申请咨询电话010-62088050。

稳定、有效的专利权的构建

由于实用新型专利不进行实质审查，没有经过检索，只是在初步审查合格后即获得授权，因而授权后的权利稳定性相对发明较低。因此，申请人若想获得一个稳定、有效的专利权，上述审查制度对实用新型专利申请文件的撰写实际上提出了比发明甚至更为严格的要求。

（1）应当注意说明书的清楚完整。专利法第26 条第3 款规定了“说明书应当对实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。而由于初审任务量大、单件案子的审查时间短，初审员很难发现不明显的公开不充分的缺陷，在实用新型申请不存在其他缺陷的情况下作出授权决定。如果这种实用新型专利在无效阶段或在作出专利权评价报告时才被发现说明书存在的公开不充分的缺陷，则由此带来的损失也只能由申请人自行承担。

（2）注意权利要求书中保护范围的层叠嵌套。专利法第59 条第1 款规定了“实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，足可见权利要求书的撰写是一个专利的关键，其保护范围的设置直接影响到专利运用的效能。保护范围过小，容易使他人绕过该专利，使专利作用大大减弱；保护范围过大，又容易使专利被无效。由于无效宣告程序中仅允许对权利要求进行删除与合并的修改，因此，设置层叠嵌套的保护范围就非常必要，通过撰写多个从属权利要求以及满足单一性的并列从属权利要求可以限定出由大到小、相互交叉的保护范围，并为今后的修改留出较大余地，从而增强专利的稳定性。当然专利申请的费用与权利要求的数目相关，需要申请人在权利要求的设置与费用之间作适当折中。

实用新型专利申请中需注意的特殊问题

（1）正确认识专利权评价报告。如前所述，专利权评价报告制度是我国实用新型专利制度的重要组成部分。虽然专利权评价报告的作出包括了检索、对专利新颖性、创造性等的评价，类似于实质审查，然而，它只是比较客观的对相关专利权的稳定性进行评价，在报告作出的过程中并没有与当事人的交互，如通知书、补正文件的来往。专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷时可以采用的证据，它既不是行政决定，当事人不能就此专利权评价报告提起行政复议和行政诉讼，也不是用来判断专利权是否有效的证据，不能代替无效宣告程序。

（2）注意同日申请发明和实用新型的情形。我国专利法明确规定同一申请人可同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。同时申请发明和实用新型可以使申请人较快的获得实用新型专利以得到最早的保护，当发明申请经过实质审查阶段授权以后，申请人可以通过放弃在先取得的实用新型专利，获得发明专利，从而使该发明创造得到及时且延续的保护。申请人在提出专利申请时需分别进行说明，即在请求书中选中同日申请栏。另外，特别需要注意的是，当申请人在提交申请文件时遗漏了附图，而此时，又符合专利法实施细则第40 条所说补交附图可修改申请日的情形。在这种情况下，建议申请人将补正文件同日提交到相应的实用新型、发明中，以免由于二者补交附图日期不同导致修改后的申请日不同，从而造成二者中的一个成为另一个的抵触申请，影响权利的正常取得。

结束语

我国的实用新型专利制度主要是为了对中小企业创新成果的小发明、小创造，技术含量低于发明专利却同样有利于促进科技进步和经济发展的这类发明创造提供保护从而建立的。希望本文从审查实践提出的关于实用新型专利申请的注意事项能够对我国企业或个人申请实用新型专利给予一定的启示和借鉴意义，从而进一步激励自主创新，促进科技进步和经济社会发展。