美国商业方法专利的存亡规则研究

金 春 阳

(西安交通大学 法学院,陕西 西安 710049)

商业方法能否成功获取美国专利权？取得美国专利权的商业方法能否在他人提起的专利无效宣告审查程序中存活下来？这些问题的答案只有在美国专利法第101条(以下简称第101条)及其相关条文中找寻。其中的任何一个条文都可成为拒绝专利申请和宣告专利权无效的依据，左右着商业方法专利的命运。这些商业方法专利的存亡规则之间是否存在一种内在联系？它们在适用时是否有先后之分？应当怎样理解第101条才能正确把握其内涵和外延？这些问题需要人们认真思考、集思广益，在司法实践中求索答案。关于商业方法与专利的研究，我国主要集中在对美国联邦最高法院判决的比尔斯基案及该判决以前的判例法状况的研究；对于比尔斯基案判决后美国判例法动向的研究则是浅尝辄止、只鳞片爪；对于第101条与其他条款之间的关系，我国的研究都只能是付诸阙如了。拙作一孔之见，希存引玉之效，又于我国相关法律的解释略有裨益。

一、商业方法专利存亡规则的适用顺序

美国专利法第101条是从宏观的角度对于可以获得专利的主题类型进行了一般性的正面规定，而其相关条款第102条、第103条和第112条则是从实质层面排除了那些虽然属于可获得专利的主题但却因新颖性、创造性不够或者对发明的内容披露不够而无法获得专利权的发明。一般而言，法院在审理案件时，应当尽量不直接适用宽泛的规定，而适用较窄层面的、更为具体的法律条文。也就是说，在有更具体的法律条文的情况下，法院应避免诠释较为宽泛的规定。就美国专利法而言，法院应当优先适用更为具体的专利法第102条、第103条和第112条，而尽量避免直接适用宽泛的第101条[1]。

在美国联邦巡回上诉法院于2012年7月9日判决的交收银行案(CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd)中，法院的多数意见认为，虽然第101条已被视作“门槛测试”条款，而且可以在触及其他条款之前先行用此条款进行检验，从而将不能获得专利权的对象排除在外，但是这并不意味着总是需要首先如此检验，特别是当法官适用其他条款能够迅速、透明、具有可预测性地解决争议时更是如此。法院的多数意见得出结论认为，应当在考虑司法效率的基础上来决定评估专利有效性时所适用条文的顺序。

法院首先依据专利法第102条、第103条和第112条而非第101条来审查某项商业方法专利申请能否获得专利权，能够缩短专利审查时间，提高专利审查效率，有利于解决众多悬而未决的专利申请，因此具有很高的实践价值。当权利要求被抽象和升华为区别于现有技术的内容，划定了明确的界限外延，并有完备的说明书支撑从而易于实施，实践证明，权利要求通常都不会因为引用了抽象概念或宽泛的基本概念而被判定为不属于可以获得专利的主题。换言之，此种权利要求将抽象概念应用于解决实际问题，突破了抽象概念的藩篱进入了可获专利的范畴[2]。

当然，交收银行案判决的多数意见也遭到了一些质疑。在该案的判决书中，普罗斯特法官提出异议认为：①多数意见创造了一种全新的框架，实际上使得法院可以按照自己的意愿回避第101条，从而不对权利要求是否属于可获专利的主题作出判断；②此种框架违背了美国联邦最高法院对可获专利的主题需要具体案件具体分析的态度，不仅观点内容有待商榷，而且处理方法本身就有问题。普罗斯特法官提出的异议不仅预示着该案的纷争还将继续下去，而且预示着关于第101条及相关条款关系的宪法解释也很有可能面临联邦最高法院的审查。

二、“机器或转换”检验法的回顾

交收银行案中法官意见的对立预示着美国专利法第101条终究是商业方法在申请专利时以及无效宣告审查中绕不过去的关口。美国法院对于第101条的解读常常左右着某个商业方法的命运。而对于如何判定商业方法是否符合第101条的规定，美国联邦巡回上诉法院进行过诸多尝试，终于在2008年判决的比尔斯基案中就此作了进一步的分析，提出了两条检验法加以判断：第一，权利要求描述的方法是否使用了特定的机器或装置；第二，权利要求描述的方法能否实现对特定物体的转换。这就是“机器或转换”检验法，该检验法对权利要求的范围施加了限制，确保权利要求指向实施抽象概念的方法，而非抽象概念本身，通过其验证合格的商业方法才符合第101条的规定。

比尔斯基案最后被美国联邦最高法院受理，于2010年6月28日作出判决，九位大法官的依据理由虽然稍有不同，但一致认为本案的权利要求不得授予专利。联邦最高法院的多数意见强调了三点：第一，抽象概念本身不得授予专利；第二，在判断商业方法是否符合美国专利法第101条的规定时，“机器或转换”检验法并非唯一的测试方法，没有通过“机器或转换”检验法的测试不等于商业方法不符合第101条的要求；第三，尽管“机器或转换”检验法不是唯一的测试方法，但联邦最高法院没有否定“机器或转换”检验法，也不反对联邦巡回上诉法院探索符合美国专利法精神的测试标准。就当前美国的专利实践而言，“机器或转换”检验法依然具有十分重要的意义。

在美国联邦最高法院对比尔斯基案作出判决后的一个月，美国专利商标局发布了一个临时指南，阐释其对于第101条内涵的理解。该指南指出，审查员在判断一项商业方法专利申请是否符合第101条的要求时，应以“机器或转换”检验法为主，以是否有明确证据指向抽象概念为辅。总体来看，该指南在力图遵循比尔斯基案最高法院的判决精神同时，认可了“机器或转换”检验法的实践价值。

三、“无非就是”检验法的提出

由于美国联邦最高法院在比尔斯基案的判决书中既没有认可也没有否认“机器或转换”检验法，这使得美国法院对于商业方法的态度依旧混沌不清。但值得庆幸的是，美国联邦最高法院在比尔斯基案判决书中确认，在一定条件下，商业方法有可能符合第101条的要求，这为商业方法获取专利权和在无效宣告审查中存活留下了一些空间。

在此后发生的交收银行案中，美国法院对可获专利主题的界定进行了新的尝试。此案的案情如下：2007月5月，交收银行针对阿里斯公司拥有的商业方法专利权，以不属于第101条规定的可获专利的主题为理由提起确认之诉。阿里斯公司随之起诉交收银行侵权。一审法院明显受到了比尔斯基案的影响，认为阿里斯公司专利的主题为抽象概念，虽然采用了计算机作为媒介，但该计算机却并未直接指向特定机器，不符合美国专利法第101条的规定，因此判定其所获专利权无效。阿里斯公司随后提出上诉。在该案中，阿里斯公司起诉交收银行侵犯其4项专利权，涉及一种用于债务交换的计算机交收平台，即为消除交收风险，可信赖的受托第三方在当事人双方之间进行债务交收。交收风险系指只有一方的债务获得了偿付，而另一方的债务则无法获得偿还。这些专利包括方法、系统和计算机程序产品等权利要求。

在上诉中，美国联邦巡回上诉法院重申抽象概念不属于可获专利的主题，但还是以阿里斯公司专利不属于抽象概念为理由，推翻了一审法院的判决。在认定何为抽象概念时，美国联邦巡回上诉法院在判决中指出，尽管有大量的先例和诠释，但抽象概念的具体含义仍不明确，其具体外延仍未得到清晰界定。美国联邦巡回上诉法院回顾了“机器或转换”检验法和一些关于商业方法的具体判例，并从中提炼出规则认为，针对借助计算机实施某种商业行为的特定方式而提出的权利要求，是可以获得专利的；但无非就是在计算机上实施某种商业行为的设想则不可获得专利。但是，即便如此，此规则在界定抽象概念的内涵和外延时仍存在很大的不确定性。

在此背景下，美国联邦巡回上诉法院并没有试图针对抽象概念给出具体的定义。相反，法院采用了一种新的规则，最大限度地减少了做出这种决定的必要性，即当权利要求涉及任何可能被视为某种抽象概念时，应当遵循以下步骤进行判断：①在审查所有权利要求的详细内容后，当无明显证据可证明权利要求直接指向不可获得专利的抽象概念时，则该权利要求不得因为此种原因而被视为不满足美国专利法第101条所规定的可获专利的主题；②除非单一且最为合理的理解是该权利要求直接指向的无非就是一种基本的原理或无形的概念，且该权利要求对于该概念适用到特定的应用程序没有任何限定，不得依据美国专利法第101条认定权利要求直接指向的是抽象概念。这就是“无非就是”检验法。依据该方法，美国联邦巡回上诉法院指出，由于阿里斯专利的权利要求借助计算机进行的限定构成了发明实施中的重要组成部分，使得权利要求限定于一项非常具体的媒介概念应用，通过这种媒介帮助完善各方之间的交收，因此阿里斯公司的权利要求直接指向的是属于可获专利的主题。

四、“无非就是”检验法面临的挑战

知识产权作为促进企业发展的核心要素，越来越受到重视，如何解释知识产权法，也成为广为瞩目的话题[3]。而怎样对专利法作出合理的解释，从而为商业方法专利的创造与生存开辟应有的法律空间，已经成为主要发达国家共同关注的研究对象[4]。随着科技的不断发展和经济形势的不断变化，“机器或转换”检验法和“无非就是”检验法本身的合理性也必将受到时代的挑战。

在交收银行案中，普罗斯特法官表示不同意多数法官提出的“无非就是”检验法，指出该检验法有悖于美国联邦最高法院于2012年3月20日作出的普罗米修斯案判决。在该案中，美国联邦最高法院对第101条的解释是，方法权利要求要成为可获专利的主题必须含有“发明构思”才可，纵使方法权利要求应用了抽象概念，但该方法不过是技术领域中众所周知的基本知识，则不具备“发明构思”，不属于可获专利的主题。普罗斯特法官认为，交收银行案的涉案权利要求仅是借助计算机实施的抽象而老旧的想法，不属于可获专利的主题。简言之，交收银行案法官之间争论的核心在于双方对于美国专利法第101条所述的“发明”采用了迥然不同的解释方法。多数法官认为“发明”需严格依据权利要求进行定义，不能忽视权利要求的限定而将一种方法抽象成一种基本原理，并指出普罗斯特法官的谬误就在于此。而普罗斯特法官在承认权利要求的重要性同时尖锐地提问：“那么，发明在哪里呢？”一言以蔽之，多数法官在解释“发明”的概念时采用了专利法上的通用方法，而普罗斯特法官采用的方法更接近于美国联邦最高法院在普罗米修斯案所遵循的方法。

围绕第101条的解释产生的这些争议预示着这是一个悬而未决的问题，而这些关于美国商业方法存亡规则的疑问，也只有在法院对法律条文的不断诠释中才能得到解决。

五、结语

我国专利法规定智力活动的规则和方法不能授予专利，在一定程度上限制了商业方法获取专利的机会。我国法院应当尽量避免直接适用这一宽泛的条款，而优先从新颖性、创造性、实用性以及是否充分披露等方面判定是否授予专利，并在分析权利要求时批判地借鉴“机器或转换”检验法和“无非就是”检验法，深刻理解抽象概念与抽象概念的运用之间的区别与联系，从而对于商业方法是否超出智力活动的范畴、是否可以获取专利权等问题给出令人信服的解答。

[1] Robert L Harmon. Harmon on Patent[M].Chicago：BNA Books,2007:299.

[2] 阿瑟·R·米勒,迈克·H·戴维斯.知识产权法:专利、商标和著作权(影印本)：第三版[M].北京:法律出版社,2004:21.

[3] 金春阳.知识产权的合理边界研究[M].西安:西安交通大学出版社,2013:118.

[4] 村林隆一,小松阳一郎.专利及实用新案的法律咨询[M].东京:青林书院,2004:44.