美国专利案件中的律师费承担规则及其发展

徐棣枫 郄志勇

美国专利案件中的律师费承担规则及其发展

徐棣枫 郄志勇

根据“美国规则”，诉讼中一般是由双方各自承担律师费用，虽然美国《专利法》第285条特别规定，专利案件中的败诉方承担胜诉方律师费，但仅适用于“例外情况”。实践中，美国联邦法院对“例外情况”又设定了一定的门槛，导致该条的实际适用非常有限。美国新近的专利法改革措施之一是改变诉讼律师费用的承担规则，就在各方对此方案争论不休之时，美国的司法实践做出了积极回应，联邦最高法院在近期的两个案件中进一步明确第285条的适用条件，尝试让轻率发动专利侵权诉讼的原告在败诉时承担胜诉方律师费用，以引导专利权人慎重提起专利侵权诉讼。有必要介绍和分析美国联邦最高法院新近判决，结合中国实际，加以借鉴。

专利诉讼 律师费 转移支付

美国诉讼中的一般规则是双方各自承担己方的律师费用，虽然美国《专利法》第285条特别规定，专利案件中的败诉方承担胜诉方律师费，不过该规定存在着一定的限制性条件，仅在“例外情况”下法院才可判决败诉方承担胜诉方的律师费用。在实践中，美国联邦法院对“例外情况”又做了一番解释，设定了一定的门槛，导致该条的实际适用非常有限。因此，美国政府和国会议员试图通过立法修法而进一步放宽《专利法》第285条的适用条件。近日，美国联邦最高法院在2014年4月29日公布了2起有关《专利法》第285条的判决，改变了下级法院长久以来的做法，赋予了联邦地方法院在判决败诉方承担胜诉方律师费用这一问题时更高的自由裁量权。美国业界普遍认为美国最高法院的判决将对专利诉讼行为产生重要影响。aSee，Wilson Eiser, Jura Christine Zibas and Gregory N. Brescia, The U.S. Supreme Court makes effort to provide recourse against patent trolls ,available at http://www.lexology.com/library/detall.aspx?g=ea74f44b-24b4-402d-85f3-63319052d599,last visit date 2014-06-10.and ,Akin Gump Strauss Hauer& Feld LLP, Steven M. Zager,David M. Stein and Pratik A. Shah, Supreme Court makes it easier for district courts to sanction unreasonable patent litigants,availableat http;/www.lexology.com/library/detail.aspx?p=dbfc5d54-4659_ed&u tm=content=lexology+Daily+Newfeed=2014-05-20&utm_term+ visit date 2014-6-9. Womble Carly Sandridge & Rice LLP, Kik W. Watkins and Christine Dupriest,Supreme Court issues landmark rulings in two patent cases, further admonishes Federal Circuit and lowers the bar for patent challenges,available at http:www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cb2561f9-4afd-4ae4-9730-1d896b47ef10,last visit date 2014-06-9.

一、律师费承担的惯例和成文法规定

（一）美国规则：双方各自承担律师费

美国诉讼中的一般规则是双方各自承担己方的律师费用，即美国规则（American Rule）。bMarx v. General Revenue Corp., 568 U. S. (2013) .美国最高法院1796年在Arcambel v. Wiseman案cArcambel v. Wiseman, 3 U.S. 306, 306(1796).中确立了这项被称为“美国规则”的原则，即“胜诉方不得要求败诉方支付其律师费作为赔偿”。美国规则默认，除非法律允许，胜诉方不得要求败诉方支付其律师费作为赔偿。dAlyeska Pipeline Serv.Co. v. Wilderness Soc’y, 421 U.S. 240,262(1974).不过美国国会则绕过了这一规则，通过在某些法律中以条文明确规定律师费转移支付的方法来贯彻某些重要的法律政策。以这种立法方式保障律师费转移支付的例子目前体现在克莱顿法以及民权法中。

（二）《联邦民事诉讼规则》第11条规定律师费转移：轻率的诉讼

美国《联邦民事诉讼规则》在第11条规定，如果诉讼为轻率的（fPark-In-Theatres, Inc. v. Perkins, 190 F. 2d 137, (CA9 1951).rivolous），则被告可以请求法院判定提起诉讼的一方支付被诉方的律师费。法院在适用此条时的判断标准为客观的合理性（an objective standard of reasonableness），而并不需要起诉方具有恶意（bad faithEmily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees. 28 BERKLEY TECH. L.J.）。《联邦民事诉讼规则》第11条b项要求，向法院提交的诉讼文书以及其他文件，是在经过合理地调查并竭尽其本人的知识、信息及信念的情况下作出的，并符合以下要求：（1）目的是正当的，不是为了骚扰他人、不必要的拖延诉讼或增加诉讼费用；（2）最终推断该行为并非轻率；（3）关乎事实的争论有或可能有证据支持。按照第11条c项，法院可对违反了第11条b项的当事人及其律师给予适当的制裁，在必要的情况下，法院可以应请求而作出由违反规定者承担对方合理的费用和律师费的命令。

一般而言，法院在判断是否构成第11条的轻率诉讼上具有自由裁量权，但是实践表明法院适用此条较为宽松，原告较为容易符合第11条的要求。此外，第11条还包含一个安全港条款，被告请求法院判定对方诉讼为轻率并支付律师费的期限为法院正式受理后21天，原告可以通过及时的撤诉而避免被判承担对方律师费。显然，第11条的规定对于保护被告免受轻率诉讼的作用有限。eDaniel Roth, Patent Litigation Attoneys’ Fees: Shifting From Status to Conduct, Chi-Kent J. Intell, Prop, 25(2013-2014) .

（三）《专利法》第285条 ：例外情况

直到在1946年国会修法之前，美国专利法中并没有针对败诉方承担另一方律师费用的规定，即在专利法的层面上，美国专利案件亦是遵循前述“美国规则”的。1946年美国国会修改《专利法》，在当时的第70条规定，法院可依自由裁量判定败诉方承担胜诉方的合理律师费用。从当时的司法实践看，法院并不是当然地适用第70条的规定判定败诉方承担胜诉方的律师费，第70条的规定并不是对败诉方的惩罚性规定，而是仅在特定 情 况下 的 一 种 措 施 。在fPark-In-Theatres, Inc. v. Perkins, 190 F. 2d 137, (CA9 1951).1952年 对 《 专利 法 》的又一次修改中，美国国会将“例外情况”的要求加入到了专利法的律师费承担条款之中。不过这一增加并不认为是改变了法条原有之意，仅是为了明确法条本来之义。gGeneral Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U. S. 648 (1983).在法条层面，美国《专利法》第285条规定，在“例外情况”下，联邦法院可判令专利诉讼中败诉方承担对方的合理律师费用，但是对于什么是“例外情况”，美国专利法本身并没有作出更加细致的规定。为了能够依据《专利法》第285条获得律师费专利支付，胜诉方必须通过清晰且令人信服的证据证明该案的特殊性。“例外情况”的发现必须建立在从请求到请求的基础上，并且每一个论点都必须得到巡回法院的认同。这些类型的案例呈现出不一致的标准，并不能为地区法院提供一个清晰的指导方针hEmily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees. 28 BERKLEY TECH. L.J.，尽管被告人越来越渴望通过律师费转移来收回成本并且防止原告在未来滥用诉讼地位，但在现行专利法之下，诉讼当事人很难满足专利费转移的“例外情况”标准。而且，国会未能将律师费转移规则编入最近的专利改革法案（the American Invents Act of 2011）。

二、SHIELD法案改革建议：律师费转移支付

联邦议员Peter DeFazio和Jason Chaffetz在2012年和2013年单独或联合提出了《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》（Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，简称SHIELD法案），iSaving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012, HR 6245 (112th Congress) Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013, HR 845(113th Congress).SHIELD法案的提出是以美国专利诱饵泛滥，从而引起关注和质疑为背景的，该法案试图通过改变美国《专利法》中的律师费承担制度而遏制专利诱饵。总体上看，法案提出了一种融合美国规则与英国规则的制度，要求除原始发明人或已对专利涉及的产品的生产或销售做出实质性投入的主体、大学或附属大学的科技成果转化组织之外，当事人需要提交一份足够支付诉讼费用（包括律师费）的保证金（bond）。这一保证金的要求使得原告在提起诉讼前需慎重考虑。此外，不同于在2012年提交的SHIELD法案，2013年的版本中规定败诉方自动承担胜诉方的律师费，除非败诉方为原始发明人或已对专利涉及的产品的生产或销售做出实质性投入的主体、大学或附属大学的科技成果转化组织，或者案件存在特殊情况以致虽然不符合前述主体类别的要求，但若判决承担律师费则不公平（unjust）。

不难看出SHIELD法案是直接针对专利诱饵的，但是有批评者认为，在律师费转移承担豁免上，只有原始的发明人或已经对专利做出过实质性投入的主体才能豁免，这样在专利市场上购买专利的人就会产生担忧，在其对专利进行实质投入之前，如果提起诉讼，有可能被要求承担对方律师费。因此，批评者认为这将影响到专利交易市场。也有研究认为，该法案通过的可能性并不高。jGovTrack.us,H.R.845:Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013(EB/OL),http://www.govtrack. us/congress/bills/113/hr645(May 28,013), 转引自易继明：《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》，载《法律科学》2014年第2期。对SHIELD法案的评价和分析可进一步参考易继明文。

三、司法实践的最新动态

在美国的司法实践中，被告使用《专利法》第285条规定并被法院支持判令原告承担被告律师费的非常有限。有报导称，在2011年近3000件专利诉讼案件中，法院仅支持了21件案件由败诉的原告承担被告律师费。kRandall R. Rader, Colleen V. Chien & David Hricik, Make Patent Trolls Pay in Court, N.Y. Times (June 4, 2013),http://www.nytimes. com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0.第285条如此低的适用率使得其并未对遏制轻率地提起专利侵权诉讼发挥应有的作用。其主要原因在于法院认为这类诉讼必须满足以下两个方面的要求：第一，主观上恶意提起（brought in bad faith ）；第二，客观上无依据（objectively baseless）。l法院的态度在近期有了新的发展，2014年4月29日，美国联邦最高法院就败诉方承担另一方律师费的问题公布了两个最新判决，一个是Octane Fitness诉Icon Health & Fitness案，另一个是Highmark Inc.诉Allcare Health Management System, Inc.案， 这两个判决一改之前司法实践的态度。

（一）Octane Fitness诉Icon Health & Fitness案marlcTec,LLC v. Johnson & Johnson, 664 F. 3d 907, 916(Fed. Cir. 2012) (quoting iLOR, LLC v. Google, Inc., 631 F.3d 1372,1377 (Fed. Cir. 2011). Octane Fitness v.Icon Health & Fitness,, 572 U.S. (2014).

Octane Fitness诉Icon Health & Fitness案缘于Icon Health& Fitness起诉Octane Fitness专利侵权。Icon Health & Fitness拥有一项关于训练设备（exercise equipment）的专利（No. 6,019,710），但Icon Health &Fitness本身却从未销售过含有该专利的产品。Icon Health &Fitness起诉理由是Octane Fitness（同样生产训练设备）侵犯了其拥有的No.6,019,710专利，而Octane Fitness认为Icon Health &Fitness的起诉是基于商业策略。最终Octane Fitness赢得了该专利侵权诉讼，且进一步援引美国《专利法》第285条之规定请求法院判定Icon Health & Fitness承担己方在诉讼中的律师费用。但联邦地区法院基于美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC ）之前的有关第285条的案例驳回了Octane的诉讼请求。

美国联邦巡回上诉法院在Brooks Furniture Mfg., Inc.诉Dutailier Int’l, Inc.案中认为，第285条规定的“例外情况”是指个案中含有“实质的不恰当行为（material inappropriate conduct）”或 个 案 既 在 “ 客 观 上 无 依 据 （objectively baseless）”且在“主观上恶意提起（brought in subjective bad faith）”，而且美国联邦巡回上诉法院要求主张构成“例外情况”的一方需提出“清楚且令人信服的证据（clear and convincing evidence）”。美国联邦巡回上诉法院对“例外情况”的解释使得第285条的适用有着较高的门槛，数据表明，美国实践中只有1的专利案件得以适用第285条。nMayergoyz, Anna," Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls", 42 Cornell Int'l L.J. 241 2009.

美国联邦最高法院通过对第285条的文义解释和历史解释，认为美国联邦巡回上诉法院在Brooks Furniture诉Dutailier案确定的标准过于严格（unduly rigid），过分地限制了第285条的适用。美国联邦最高法院认为，从文义上看，“例外情况”就是在通过（结合所适用的法律和案件事实）分析案件双方当事人的诉讼地位的实质性力量对比而判断案件是否与其他案件不一样，法院在判断“例外情况”时应考虑案件整体情况，采取个案分析的方法，拥有自由裁量权。而且美国联邦最高法院认为联邦巡回上诉法院在Brooks Furniture诉Dutailier案中确立的标准虽然确立了两类可判令承担律师费的情况，但对此却过度限制，且实质上与已确立的在具有不端行为（misconduct）或恶意（bad faith）案件中判令败诉方承担另一方律师费的规则一致，而这正似乎使得美国《专利法》第285条成为多余的规定，但从第285条的背景看，本条规定恰恰是对美国诉讼费承担一般规则（即American Rule）的例外规定，不可能是多余的。另外，美国联邦最高法院认为联邦巡回上诉法院对于“例外情况”的证据要求（即“清楚且令人确信的证据”）于法无据，应采用优势证据（preponderance evidence）的规则。

（二）Highmark Inc.诉Allcare Health Management System, Inc.案oHighmark Inc.v.Allcare Health Management System, Inc.,572 U.S. (2014).

在同天公布的另外一起案件Highmark Inc.诉Allcare Health Management System, Inc.中，美国联邦最高法院认为联邦地方法院判定个案是否构成“例外情况”是行使自由裁量权的体现，因而上诉法院针对是否构成“例外情况”的上诉进行审查应以判断下级法院是否滥用裁量为标准，而不需对个案是否构成“例外情况”重新（de novo）进行审查，即如若地方法院没有滥用裁量，上诉法院应尊重地方法院的判决。

整体上看，美国联邦最高法院的两件新近判决赋予了联邦地方法院在专利案件中的高度自由裁量，提高了专利权人在诉讼中承担另一方律师费的可能，而且由于上诉审查仅限于是否滥用自由裁量，因此一审联邦地方法院的判决得到最终实施的可能性加大。另外，考虑到美国专利诉讼中的高额律师费（如，在Highmark案中，一审法院判决Allcare支付Highmark律师费近500万美元），美国联邦最高法院的判决似乎将有利于遏制专利诱饵的诉讼活动。不过尽管两个判决整体而言与奥巴马政府和部分议员的专利法改革思路一致，但是，两个判决并没有明确使用专利诱饵或者是非实施主体这些词语，而且判决也没有更进一步明确法院应当在涉及到专利诱饵的案件中判定败诉方承担另一方的律师费用，因而其实际效果还有待联邦地方法院的实践来证明。

四、律师费转移支付的启示

（一）律师费转移支付与遏制专利滥诉

无论是美国政府还是国会议员，在有关遏制专利诱饵的方案中都涉及到改革律师费的承担方式，或称律师费的转移支付机制（Fee-Shifting Mechanisms）的改革。这从一个侧面说明了律师费的承担在遏制专利滥诉行为中具有重要的作用，而这背后的原因有：第一，美国专利诉讼中律师费成本较高（或者说过高），如前述美国联邦最高法院新近公布的案例之一中，所涉及到的律师费高达近500万美元。第二，现有的“美国规则”是原被告各自承担自己的律师费，律师费并不施行转移支付，转移支付还没有成为一种救济。第三，可以预见的是，在现实中，被告将进行诉讼成本评估，如果被告赢了诉讼，律师费并不转移给败诉的原告承担，仍要由被告自担高额律师费。其结果是，一方面诱使被告支付比律师费低的许可费，与原告和解，从而放弃继续诉讼；另一方面，将鼓励原告动辄提起诉讼，以诉讼为威胁，获取专利许可费，而这正是专利诱饵运营的主要方式。因此，不难理解律师费承担规则的变动对引导专利权人谨慎行使诉权，遏制专利滥诉具有的重要意义。

（二）美国实践的启示

美国法院在立法层面的修改和完善尚存争议之时，通过对《专利法》第285条适用条件的调整，积极回应司法实践中的新问题，为胜诉的被告提供律师费转移支付的措施，规范专利权行使，保证权利的平衡，实现当事双方力量平衡的做法，颇具借鉴意义。

首先，可以引导原告谨慎行使诉权。因为，难以让轻率提起无意义的诉讼的专利权人承担胜诉的被告方诉讼成本，某种意义上可以说就是鼓励原告滥诉。而引入律师费转移支付的规则，原告在启动诉讼攻势前，就会仔细分析评估胜诉的把握，而避免轻易发起诉讼。其次，可以鼓励并不侵权的被告积极应诉，防止诉讼成为“敲诈”手段。如果律师费不转移支付，在高昂的律师费和相对较低的和解金——专利许可费，以及复杂而耗时的应诉与简单和迅速的和解之间，还有禁令的风险与许可的可能之间，风险偏好将使得被告选择放弃诉讼，寻求与原告和解。相反，采用律师费转移支付，并配合e-bay 案之后的禁令发放条件，诉讼风险的评估要素发生了变化，被告可能会改变原来的做法，从放弃诉讼改为积极应诉。第三，利用专利诉讼进行“敲诈”的成本和风险将提高，这将平衡专利权人与公众对专利制度的运用。专利法不仅激励和保护专利的产出，还激励和保护专利的实施。有效保护和鼓励实施，是专利法的两大支柱和核心。专利制度的有效运行，要求不但鼓励技术创新的产出，还鼓励技术创新的实施。如果任由专利权人轻率地提起诉讼，动辄挥舞诉讼大棒，经营者可能因考虑回避专利侵权诉讼风险而失去使用新技术的兴趣，专利法的天平似乎向专利权人倾斜，但却可能使市场主体实施新技术的热情退却。而引入律师费转移支付规制，将使得天平倾斜的一端得到补充，在专利的创造产出与专利的实施运用之间构建平衡，为创新活动特别是为创新成果——专利的实施提供合理的空间和公平竞争的市场环境，发挥专利法对创新活动的全过程应有的激励和保护作用。

虽然我国《专利法》第65条规定了侵权成立情况下败诉方承担对方（即专利权人）为制止侵权行为所产生的合理支出，但这条规定的适用范围较窄，仅适用于权利人胜诉的情况。相反，原告提起诉讼后，如若被告应诉并胜诉，被告为应诉所支出的费用却无法得到补偿。诚然现阶段中国专利诉讼成本并没有美国那么高昂，但从遏制专利滥诉行为，引导专利权人慎重行使诉权，规范专利诉讼行为的需要而言，有必要借鉴美国律师费转移支付的制度，打造我国更加全面的诉讼成本转移体系。

It is the general rule in the USA that the parties in legal proceeding should undertake their attorney fee respectively, although the losing party should undertake the attorney fee of the winning party in patent lawsuit under art. 285 US Patent Law, which only applies “exceptional cases”. In practice, the US Federal Court has established barriers to the exceptional cases and therefore the its application is quite rare. Recently, the US Patent Law changed the allocation rule of attorney fee, which caused to controversy on this proposal. And the US Federal Court made a further statement on the application requirements of art. 285 in two cases recently, trying to impose the obligation to undertake the attorney fee of the other party on the prosecutor who brought patent infringement actions before the court irresponsibly. It is necessary to introduce the two recent cases at the Supreme Court of U.S. and to draw lessons from them in combination with China's practices.

patent litigation; attorney fee; transfer payments

徐棣枫，法学博士，南京大学法学院教授郄志勇，法学硕士，英国品诚梅森律师事务所上海代表处顾问

本文为国家社科基金“专利权的不确定性与专利诱饵的法律规制研究”阶段性成果之一，项目编号： 13BFX122，并受南京大学985三期项目资助。