关于本国优先权中在先申请享有优先权的生效时机的研究

[摘 要] 本文是针对当在先申请要求了优先权时，在先申请是否享有优先权对在后申请的影响，以及如何消除优先权审查过程的随机因素对优先权结论的影响，从而提出生效时机的概念，给审查工作和申请人提供指导性的意见。

[关键词] 本国优先权；是否享有；生效时机；公开日

中图分类号：F123 文献标识码：A

1 问题的提出

审查案例：在后申请C1与C2均要求了在先申请B的本国优先权，B要求了A的优先权，随后B要求撤回了对A优先权。则审查在后申请C1与C2对B是否享有优先权时，由于审查在后申请C1与C2的时间不同，可能会得出不同结论。可见，为避免一些随机因素对审查结论的影响，我们需要找到一个参考标准来对在先申请是否“享有”过优先权进行判断。

2 相关法条

2.1 专利法实施细则[1]：

第三十二条第二款：在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

（1）已经要求外国优先权或者本国优先权的。

2.2 专利审查指南[2]

第一部分第一章6.2.2.1

在先申请和要求优先权的在后申请应当符合下列规定：

（1）在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权，但未享有优先权。

3 是否享有本国优先权的情形分析

在本国优先权审查中，专利审查指南对在先申请的优先权状况作出了规定：在先申请如已享有优先权，则在后申请将不能再享有在先申请的优先权。那么，先申请在要求了本国优先权的前提下是怎样对在后申请产生影响的呢？下面将针对在先申请是否已享有优先权不同的情形以及对后续申请的影响分别加以分析。

3.1 在先申请要求了本国优先权且享有本国优先权

根据专利法实施细则第三十二条第二款和专利审查指南第一部分第一章6.2.2.1的规定，在先申请享有优先权，则在后申请将不能再享有在先申请的优先权，在后申请将被视为未要求优先权。但是如果在先申请的部分技术方案未享有优先权，则在后申请可以以在先申请的这部分技术方案作为要求优先权的基础。

3.2 在先申请要求了本国优先权但未享有本国优先权

在先申请要求了本国优先权但优先权结论不成立的情形分为两种，一种是经审查，在先申请优先权结论不成立，在先申请发出了视为未要求优先权通知书；另一种是申请人提出撤回优先权的请求，在先申请发出了手续合格通知书。根据专利审查指南第一部分第一章6.2.2.1的规定，在先申请可以作为在后申请的优先权基础。

3.3 在先申请要求了本国优先权但优先权状态不明确

在先申请要求了本国优先权，且满足优先权成立的条件，但因为一些其他原因无法被公布，如案件被主动撤回，或因为其他问题被视为撤回或驳回，根据专利法实施细则第三十二条第二款的规定，在先申请已经要求了本国优先权，则不得作为在后申请的优先权基础。但如果在先申请的申请权被终止且在先申请未曾公开，申请人实际并未享有优先权，依据申请人的请求原则，如果申请人声明放弃在先申请的优先权，根据专利审查指南第一部分第一章6.2.2.1的规定，在先申请可以作为在后申请的优先权的基础。

上述三种情形分别从在先申请的角度出发，列出了在先申请在不同法律状态下对在后申请的影响。实际审查过程中，在先申请的法律状态是一个动态的变化的过程，在后申请的审查时间不同也会对优先权产生不同的结论。以下将从在后申请的不同的审查时间点分析对优先权的影响，从而得出优先权的生效时机。

4 本国优先权中在先申请享有优先权的生效时机的推定

在发明专利审查中，优先权的审查要经历初步审查和实质审查两个阶段，经初步审查合格予以公布的优先权才能作为实质审查检索的基础。因此，优先权是否成立对后续的实审程序中检索一步至关重要。

根据专利法第三十条的规定，申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，因此可以考虑将在后申请的申请日作为一个审查时间点。

此时，在后申请的申请日是客观唯一确定的，这个审查时间点对应的在先申请的法律状态也是确定的，可以很容易利用专利法实施细则第三十二条第二款的规定来判定在先申请是否要求过本国优先权。但是如果这个审查时间点后在先申请的法律状态发生了改变，在先申请的优先权状态由享有变为未享有，依据专利审查指南第一部分第一章6.2.2.1的规定，在后申请也可以要求在先申请作为优先权的基础，由此可见，将在后申请的申请日作为审查时间点不能涵盖所有的情形，即将申请日后在先申请未享有本国优先权的情形排除在外，削减了申请人的权益，因此我们需要将审查时间点向在后申请的申请日后推移。

如果以在后申请的审查时间去判定是否享有本国优先权，则涵盖了申请日后在先申请要求过本国优先权但未享有优先权的情形，但是，在后申请的审查时间是一个随机的动态的过程，不同的审查时间加上在先申请的法律状态的动态变化，导致在后申请的优先权的结论存在极大的不确定性。

为消除一系列不确定性因素对本国优先权审查的影响，必须要在实际审查过程中加入客观的确定性的因素，从优先权审查的不同阶段考虑，在先申请的公开日是个不错的选择，优先权经初步审查公开既是申请人对公众主张自己的权益，又作为实质审查的基础，为新颖性审查提供了保障。在公开之前，申请人并未实际享有优先权，而且优先权处于动态变化的过程中。因此，在先申请的公开中对优先权情况的披露具有客观确定性，对在后申请的优先权判定具有实际的指导意义。以下将通过对典型案例比较分析，进一步印证在判定在先申请是否享有优先权时，在先申请的公开日对在后申请的优先权的实际指导作用。

当今专利法[3]等相关法条中并没有对撤回优先权的时机做出规定，也就是说，申请人有权利在授权前任何阶段提出主动撤回优先权声明。如果其声明成立，其结果均为在先申请不享有优先权。

如果在后申请提出时在先申请的优先权要求已撤回，或者被视为未要求且未恢复的，均视为在先申请未享有优先权[4]。简而言之，如果在先申请优先权撤回的日期较早，那么审查员对在后申请的优先权审查时结论会比较明确。

如果在先申请提出撤回优先权的时机发生在在后申请提出申请之后，情况则比较特殊。如下图所示：

在先申请3月1日还享有优先权中。在后申请于4月1日提出并确定为申请日，之后在先申请5月1日提出对优先权的撤回并于当日生效。那么，对于在后申请而言，可能由于其审查时间点不同对在后申请产生不同结论。

如果在后申请的审查员审查时间较早，例如上图在申请日（4月1日）当天就进行审查（审查日1），此时在先申请还未撤回，审查员看到的状态是在先申请享有优先权中，那么在后申请的优先权结论应为不成立。但如果在后申请的审查员审查时间较晚，例如在6月1日才进行审查（审查日2），此时在先申请的优先权已经撤回并生效了，在先申请处于未享有优先权状态，那么在后申请就可以要求在先申请作为优先权的基础。

现在引入在先申请的公开日，在先申请的公开日是确定的，公开时在先申请的优先权状态是唯一确定的，在后申请只需要根据公开的内容判断在先申请是否享有优先权即可，从而避免了在先申请的法律状态动态变化给在后申请带来的不确定性影响。

可见，由于审查员的审查日期不同，可能看到的在先申请是不同的优先权状态，也就导致了在后申请的优先权审查出现不同的结论，存在一定的主观性。

假设案例：

在后申请C1（申请日2011年6月16日）与C2（申请日2011年1月28日）均要求了在先申请B的本国优先权。在先申请B又要求了A的优先权并已生效，此时B处于享有优先权状态。在先申请B于2011年8月2日提出了对A撤回优先权声明，其审查员于2011年8月24日作出了撤回优先权手续合格的决定，B对A撤回优先权生效，B于2011年12月21日公告未披露优先权事项。

在后申请C1的审查员于2011年11月2日对C1的优先权进行审查，此时B已处于不享有优先权的状态。C1优先权成立，之后，审查员于2011年11月8日发出《初审合格通知书》。

而与此相对，由于在后申请C2申请日较早，其审查员早在2011年3月21日就对C2进行了审查，时间比C1的审查日早7个半月，此时B对A的优先权尚未撤回，B处于享有优先权中的状态。于是，审查员以“B已享有优先权，不得作为在先申请”为理由审查C2优先权不成立，并于2011年4月7日发出了《视为未要求优先权通知书》。

对于在先申请B而言，B属于要求过本国优先权但未享有优先权的情形，其在后申请C1和C2均可以要求B作为优先权的基础，但在后申请C1和C2就B是否享有本国优先权却得出了不同的结论，有悖于专利审查指南第一部分第一章6.2.2.1的规定。因此，加入一个明确的时间点——以在先申请的公开日作为本国优先权审查中判断在先申请是否享有优先权的时机，是合理可行的。

5 结语

在先申请要求过优先权，其最终的审查结论却不一定为享有优先权，审查结论具有一定的时效性，在后申请的生效时机具有一定的随机性，出于公平公正的审查原则，应尽量消除随机因素带来的不确定性影响。

综上所述，笔者建议在本国优先权审查中，当在先申请要求过本国优先权，在判断在先申请是否享有优先权时，引入在先申请的公开日作为优先权审查的生效时机，最大限度的维护申请人的权益，有利于客观公正的审查，具有实际的指导意义。

以在先申请的公开日作为本国优先权审查中判断在先申请是否享有优先权的时机，此种做法涵盖了各种案情，但在实际审查过程中，在后申请的审查时间则受到了在先申请的公开时间的制约，延长了在后申请的审查时间，不利于在后申请尽早的公布和进入实质审查程序。如何公平公正又兼顾效率，是一个有待解决的问题。

参考文献：

[1]专利法实施规则.2010.

[2]专利审查指南[M].北京：知识产权