商标共存制度研究

沈加佳

（浙江财经大学 法学院，浙江 杭州310018）

商标共存（Concurrent Use of Trademark）源起于美国1916年的汉诺威磨制公司（Hanover Milling）案和1918年的联合药品公司（United Drug）案。此后的大量判例法和成文法国家及地区都在立法和司法实践层面确立了商标共存制度。2009年，我国最高人民法院对法国鳄鱼和新加坡鳄鱼商标纠纷案做出终审判决，事实上承认了商标共存。此外，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》也确定了对商标共存制度的认可。在一般意义上，商标权人享有排他性的商标权是在相同或类似商品上使用同一或类似商标的垄断。商标共存制度正是商标权人享有排他权的例外［1］。

一、商标共存制度在国外的适用

作为商标共存制度的起源地，美国确立的是商标善意共存制度。1916年汉诺威磨制公司（Hanover Milling）案和1918年联合药品公司（United Drug）案发展出“蒂罗斯——莱格特纳斯规则”（Tea Rose－Rectanus Doctrine），包括两个法律要件：（1）在后使用人使用与在先使用人相同或类似商标在主观上是善意的（good faith）；（2）在后使用人在距离在先使用人的远方使用相同或类似商标（remote use）。只有当这两个要件同时满足时，才能阻却在后使用人商标侵权，同一或类似商标才得以共存。商标专家麦卡锡教授在论证该条规则合理性时讲到：“在没有联邦授予的全国性权利的前提下，在先使用人如果没有通过广告、声誉、实际销售进入某一远方市场，他就不能抢先占有该市场。”［2］26

在英国，商标法明确规定了商标共存应当符合的要件：（1）商标使用人须为善意或存有特殊情形；（2）商标的同时使用不得导致消费者混淆；（3）商标局局长或注册局局长可就商标的使用提出条件或限制［3］。

还有一些国家和地区则在立法中间接规定了商标共存。德国在商标法在规定商标注册异议问题时，承认了在后抵触商标特定条件下与在先商标的共存。日本和我国台湾是通过对在先使用权的保护来承认商标共有的。未注册商标先使用人在满足以下条件时，可以在原有范围内继续使用该商标，其未注册商标与注册商标就形成了共存：（1）商标相同或近似，使用于相同或类似商品之上；（2）他人申请注册之前已有使用事实；（3）善意使用，无影射他人注册商标信誉之恶意；（4）以使用于原使用之商品为限；（5）商标局局长或注册局局长可就商标的使用提出条件或限制。注册商标专用权人有权要求其附加适当区别标示。虽然有些国家直接确立商标共存制度，有些国家间接承认商标共存，并且在商标共存构成要件上的规定上有所差异。但是，通过比较归纳不难发现，商标使用人的主观善意以及市场混淆这两个要件的内涵被各国所接纳。

二、商标共存在国内的司法承认

我国尚未从立法层面承认商标共存，但是在法院的裁判和司法解释中可以看到商标共存崭露头角，商标共存在司法层面获得事实上的承认。

1．司法裁判承认商标共存。以2010年法国拉科斯特公司与新加坡鳄鱼国际公司“鳄鱼”商标纠纷案为标志，我国的司法实践事实上承认了商标共存的合法性。最高人民法院（2009）民三终字第3号判决认为：“诉争商标虽然在构成要素上具有近似性，但综合考量其他相关因素，仍不能认定其足以造成市场混淆的，不认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。”新加坡鳄鱼国际公司被诉标识与法国拉科斯特公司的鳄鱼商标具有一定的近似性。但双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状况。在认定新加坡鳄鱼国际公司的商标是否近似时，法院在比对标识本身的近似性外，还综合考量了其主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素，结合了相关市场实际，进行了公平合理的判断。

从主观意图来看，新加坡鳄鱼公司不具有抄袭法国鳄鱼商标、影射其商标信誉的故意。新加坡鳄鱼国际公司的前身于1951年在新加坡注册了鳄鱼商标，而法国拉科斯特公司于20世纪60年代进入亚洲市场。进入中国市场后，新加坡鳄鱼国际公司继续沿用已经注册的鳄鱼商标，而且在使用中有意使用了“CATTELO”商标以示与法国鳄鱼商标的区别。因此，法院认为新加坡鳄鱼国际公司之行为不同于刻意假冒行为，主观上没有利用法国鳄鱼商标的品牌声誉造成消费者混淆误认之故意。

从客观上来看，两大公司已经在相关市场内已经形成了相互独立的市场格局，形成自身的相关消费群体，具有不产生市场混淆的较大可能性。两者在中国市场上均已形成客观划分，与其各自所标识的商品形成固定联系，足以独立指示商品来源，成为可区别的标识。法国拉科斯特公司产品自1984年始正式进入中国，但数量有限。两公司均是从1994年开始在中国开设专柜专卖店。另外，两公司价格差距比较明显，各自有其不同的消费群体。在销售中，被诉标识与其他相关标识共同标识产品，以便区别商品来源。

最终，法院认定新加坡鳄鱼国际公司的注册商标与法国拉科斯特公司的注册商标不构成侵犯注册商标专用权意义上的混淆性相似，允许两大“鳄鱼”在中国市场上共存。最高法院明确指出商标法上的商标近似是指混淆性近似，法院通过对混淆性相似的判定来决定两个商标是否能够共存。换言之，不足以造成市场混淆的近似商标有被允许共存的可能。这一审判原则的确立虽未明确指出引入国外商标共存制度，但实质上已认可了商标共存。

此外，还有北京高院审理的“LG”商标案、上海法院审理的“张小泉”商标案。尽管它们都是视觉上近似的商标，但是根据综合判断均不构成商标法上的混淆性近似，不认为是对另一商标的侵权，而是构成商标共存。

2．司法解释引入商标共存理念。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》以司法解释的形式引入了商标共存理念，以指导各级法院审判实践。“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。”

司法解释明确了商标近似的认定标准是混淆性近似。对于已经建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，它们在经营过程中付出了劳动，已经积累了信誉，并没有搭另一商标“顺风车”的主观意图。按照司法解释的思路理解，如果客观上此商标已经同相关商标区别开来，不足以导致市场混淆的，要维护已经形成的市场秩序，尊重其前期为在商标上积累信誉而付出的劳动，应该承认其商标共存地位。

我国商标法一度偏离了对商标识别性和混淆理论的正确认识，遵循“注册绝对主义”和“近似即侵权”理念，排斥商标共存现象，引发了商标抢注与商标权滥用等不正当竞争行为，与商标法的促进公平竞争、实现社会公正的目的相左［4］。我国司法实践中的商标共存从商标识别功能出发，吸收了混淆理论，是对传统商标专用权绝对保护的突破。

三、商标共存制度未来的立法确认

世界知识产权组织（WIPO）在相关报告中指出，商标共存是指不同的市场主体使用相同或近似的商标从事商品销售或服务而不必然影响各自商业活动的情形［5］。《协调成员国商标立法1988年12月21日欧洲共同体理事会第一号指令》指出，“只有在他人的使用行为消极地影响商标功能的发挥时，商标权人才可行使商标权，”才能认定他人行为构成侵权。以上两个文件分别直接和间接地定义了商标共存。由此看来，是否影响商标在各自商业活动中的功能发挥成为了判断商标共存是否成立的实质要件。而商标的功能就是指明商品或服务的来源，不造成消费者混淆。该实质要件在商标法定共存的制度构造中有重要意义。

与商标法定共存对应的是商标约定共存，两者结合构成完整的商标共存制度。商标法定共存的成立必须同法律规定的要件吻合。商标约定共存即允许诉争商标当事人意思自治，法律确认商标共存协议的法律效力。

在企业规模扩大、经营范围拓展的过程中，相同或近似商标的使用开始跨地域范围、跨商品类别，导致相同或近似商标在商品类别上出现重叠，在地域范围上出现重合。这些重叠重合的相同或近似商标在商标共存制度的构架下得以获得商标侵权豁免，商标共存制度具有阻却商标侵权的作用。

1．商标共存正当性的法理基础。按照传统的“注册绝对主义”和“近似即侵权”理念，商标共存制度并没有存在的空间。但是随着商品经济的不断发展，法律上的私权绝对主义相对弱化，公共权利保护不断强化，商标保护基础也在发生变迁。从传统商标法财产中心主义发展到现代商标法的消费者中心主义，国外各立法例对商标专用权开始有所限制。商标共存的出现阻却了一定条件下商标侵权的成立，是对商标专用权的限制。商标共存阻却商标侵权具有正当性，理由主要体现在三个方面：一是商标共存平衡了经营者之间的利益。商标法定共存以诉争商标使用人的善意为前提，在不知情的情况下使用了与他人商标相同或类似的标识，并非利用对方声誉销售商品或服务的搭便车行为。相反，他通过自己的努力进行营销，投入了劳动与资金，在某一标识上积累了自己的商业信誉。此时，双方树立了各自独立的信誉，拥有独立的消费群体，其提供的商品分别与各自的标识建立了稳固的联系，彼此之间互不借用对方的声誉。如果以保护一方的商标专用权为由禁用另一方的标志，那么被禁用方在该标识上的投入就付诸东流。未被禁用方反倒可以在日后的销售中利用被禁用方先前创下的声誉。维护公平竞争是商标法的核心［6］，商标法不允许经营主体任意窃取他人经过长期经营而积累的商誉［7］。

二是商标共存维护消费者的利益。商标法不仅保护权利人在商业标识上的财产利益，还保护消费者不受混淆的公共利益［8］。商标是用来区别商品来源的标志，防止混淆是商标保护的基本出发点［9］。商标在经营者和消费者之间建立的是一种信任机制。商标对于消费者的意义是认牌购物，降低了消费者搜索商品或服务的成本［10］。如果有人擅用商标就打断了原经营者与消费者之间的联系，消费者所购买的就不再是期待的产品，这就是通常情况下近似商标侵权给消费者造成的不公。但是在特殊情况下，适用相同或近似商标双方树立了各自独立的信誉，拥有独立的消费群体，其提供的商品分别与各自的标识建立了稳固的联系。此时，消费者认同的是各自市场格局中那种产品或服务。商标共存此时对各自的消费者是非常公平的，它维持了一种长期建立起来的不同的消费者基于同一（或近似）标识对不同的经营主体的信任机制［7］。

三是商标共存是对意思自治的尊重。对意思自治的尊重是单单基于商标约定共存进行的探讨。将商标作为财产的理念在全社会得到普遍认同，通过共存协议允许商标共存应该被认为是商标权人对自己财产的自由处分行为。从尊重意思自治的角度来看，法律应当认可这种当事人之间的私人约定。只要有足够的可期待经济效益，商标使用人便会达成协议，让双方各自发展和平共处，而非选择高成本的行政程序和司法程序。然而问题在于对共存协议的规范不当会引发消费者混淆的危险。所以规范共存协议首先要解决的是乃是避免消费者的混淆，且不能增加消费者对商品和服务的搜索成本［7］。综上，从立法层面构建商标共存制度是对我国商标法的进一步完善。

2．商标共存制度的法律构造。完整的商标共存制度由两部分构成，即商标法定共存和商标约定共存。商标法定共存即通过法律规定实现商标共存，商标约定共存即通过当事人之间订立的共存协议实现商标共存。一是商标法定共存的制度构建。美国的善意共存制度有两个构成要件：（1）在后使用人使用与在先使用人相同或类似商标在主观上是善意的（good faith）；（2）在后使用人在距离在先使用人的远方使用相同或类似商标（remote use）。在考量相同或近似商标能否共存时，“主观善意”和“远方区域”是两个最重要的要素。“远方区域”过于局限于地理概念，当时美国确定这一要件时实际上所指向的是格局清晰的独立市场。现代商品流通范围极广、交易方式多元化，市场格局早已打破了地理意义上的划分。我们在设计商标法定共存时应当以“主观善意”和“独立市场”为两大构成要件，即（1）在后使用人使用与在先使用人相同或类似商标在主观上是善意的（good faith）；（2）在后使用人拥有与在先使用人划分清晰的独立市场（independent market）。此外商标被判定共存以后，还需要限制条件对后续使用加以规范。借鉴英国、日本的做法，商标局可以根据个案具体情况就共存商标的使用提出条件。至于是否将商标的适用范围局限于原使用之商品，要根据市场格局根据公平原则作具体分析。

二是商标约定共存的制度构建。商标共存协议是相同或者近似商标使用人对商标使用的一种约定，从商标使用之地域范围、商品销售对象、商品类别、商品价格等方面达成协议，以实现商标区分之目的。商标是用来区别商品来源的标志，防止混淆是商标保护的基本出发点［9］444。承认商标共存协议合法性的同时要规范共存协议，有效防止混淆发生。

就商标共存协议的内容而言，法律需要对必要条款做出规定，主要包括以下几个方面：第一，协议双方不可在对方区域内使用或广告其商标；第二，协议双方需采取一切可以采取的措施避免引起混淆；第三，在双方区域外预留“缓冲区”；第四，列举各自商标或商品、服务之间的任意差异；第五，提供任何有关可以防止混淆的与销售渠道有关的信息；第六，使用不同的与商标有关的包装、标签、符号；第七，提供商标共存的时间跨度及程度，以及共存是否会导致事实混淆的信息［11］。

［1］Janet E．Rice．Concurrent Use Application and Proceedings［J］．72Trademark Rep．404（1982）．

［2］J．Thomas McCarthy，McCarthy On Trademarks and Unfair Competition［M］．Thomson，2008．

［3］梅术文，王超政．商标共存理论探析［J／OL］．［2013－01－09］．http：／／www．fengxiaoqingip．com／ipluntan／lwxd－sb／2010／07／04／5536＿4．html．

［4］黄淳，李震．商标共存的合目的性：从“鳄鱼”商标案谈起［J］．中国发展观察，2012（6）．

［5］IP and Business：Trademark Coexistence［EB／OL］．http：／／www．wipo．int／wipo＿magazine／en／2006／06／article＿0007．html．

［6］张玉敏．维护公平竞争是商标法的根本宗旨［J］．法学论坛，2008（2）．

［7］李雨峰，倪朱亮．寻求公平与秩序：商标法上的共存制度研究［J］．知识产权，2012（6）．

［8］刘维．试论商标善意共存理论的适用：评鳄鱼商标案与百威商标案［J］．电子知识产权，2012（8）．

［9］吴汉东．知识产权基本问题研究［M］．北京：中国人民大学出版社，2009．

［10］William M．Landes ＆ Richard A．Posner．Trademark Law：An Economic Perspective，30J．L＆ Eco．265（1987）．

［11］Janet E．Rice．Concurrent Use Application and Proceedings［J］．72Trademark Rep．408（2007）．