论第三人起诉专利被许可人侵权的应对策略

黄军委

在通常的社会经济贸易和技术贸易活动中，签订专利实施许可合同，仅仅使被许可人从许可人（专利权人）处获得了实施该专利技术的权利，但是，由于这仅仅是单方面的授权行为，对于被许可人在实际的经营活动过程中的各种需求来说，是远远不够的，同时，这种权利仅仅是一种根据专利实施许可合同所产生的权利，被许可人并没有因此取得直接支配该专利的全部权利。在实施专利技术的整个过程中，被许可人可能会由于被许可人对专利技术的实施行为而招致被专利实施许可合同之外的但拥有在先专利技术的其他专利权人向法院起诉侵权。在现实社会经济贸易活动中，专利实施许可合同的许可人所许可专利技术作为在后专利，可能会侵犯第三人在先的专利权，从而产生侵权的可能性。在这种情况下，专利实施许可合同的被许可人在利用许可人的专利技术制造出相应的产品后，在使用和销售这些产品的过程中，将可能会产生对上述第三人在先专利权的侵权行为。

通常，在签订专利实施许可合同之前，建议许可人最好先进行技术和市场调查，以此判断其专利权与第三人的专利权之间的关系，然后再与被许可人订立专利实施许可合同。然而，由于种种客观因素的影响和限制，许可人所拥有的专利权是否侵犯了第三人的专利权，有时是难以进行准确预测的。例如：在签订专利实施许可合同的时候，第三人的专利权尚未真正授权公告，从而处于一般公众能够得知和许可人能够调查的范围之外。因此，在专利实施许可合同中，应当约定相应的预防性条款措施。

一、提供不侵权担保

首先，专利实施许可合同的被许可人可以要求许可人提供不侵权的担保，保护自己免于受到前述情况下的侵权的指控。然而，在专利技术领域，由于专利技术的权利请求保护的范围需要根据权利要求书（Claims）中的用语、专利说明书、专利使用的历史和实际情况等进行相应的解释，还时常需要涉及到自由裁量幅度较大、捉摸不定的专利技术的等同原则的适用问题。因此，一项专利技术是否构成侵权，其结论本身是不确定的，而不像土地登记那样，可以精确地披露所有潜在的冲突。所以，专利实施许可合同的许可人往往不愿意出具不侵权的担保。

二、提供侵权损害赔偿

如果专利实施许可合同的许可人不愿意提供不侵权的担保，则根据民法中的公平原则，由许可人分担或者全部承担被第三人起诉侵权和带来的损害赔偿金，这一要求应当是合理的。其原因在于：对于专利实施许可合同中的被许可的专利技术而言，许可人通常在相关的技术领域已经研究多年，而被许可人往往是刚涉足该技术领域，显然，许可人应当比被许可人更清楚可能导致侵权的情况；专利实施许可合同的许可人在获得该专利之前，一般都会对这一技术领域的相关技术做必要的检索，从而有可能知道哪些在先专利与其欲申请的专利有关。然而，对于这些检索得到的信息，许可人往往不会也不愿意直接披露给被许可人。

基于以上两个方面的原因，专利实施许可合同的许可人应当在专利实施许可合同中作出以下约定或者与之等同的类似约定条款：

（一）当第三人起诉被许可人侵犯其专利权时，被许可人应当立即通知许可人，并由许可人和被许可人根据实际情况分担相应的责任。

（二）对于进行侵权诉讼所产生的各种费用，许可人应当承担固定的份额。

（三）一旦出现侵权诉讼败诉的情况时，被许可人应当有权利要求终止该专利实施许可合同；如果被许可人希望继续履行该许可合同的，被许可人应当有权利要求许可人与第三人进行谈判，从而能够获得实施第三人专利权的许可，避免侵权的情况再度发生以及该专利技术无法实施的矛盾。

（四）当需要向第三人支付专利实施许可使用费时，可以减少本专利实施许可合同中约定的由被许可人向许可人支付的专利实施许可使用费（比如减少50%）。

（五）如果专利实施许可合同的许可人和被许可人事先对侵犯第三人的专利权都没有责任的情况下，损害赔偿金应当由双方平均分摊。由于专利制度本身存在一项专利权可能会侵犯另一项专利权的可能性，因此在制定专利实施许可合同的时候，实际上所涉及的范围已经远远超出了该被许可的专利技术本身所能够涵盖和影响的范围，因此，在双方当事人进行专利实施许可合同的签署过程中，建议在专利实施许可合同的条款形成时进行谈判的过程中，应当邀请具有相当专业经验的法律专家、专利专家、技术专家以及市场专家等，对所涉及的专利技术进行全面的评估和分析，以此来降低可能带来的侵权风险。当然，作为一种特殊情况，有时作为专利实施许可合同的许可人，对于所许可的专利的熟悉程度以及是否会侵犯第三人的专利权的知晓程度，会和被许可人一样，因此是否构成侵权事实上就变得无法预见。这个时候，作为专利实施许可合同的许可人，可能只能够“根据其最大范围内的知道与相信”，而担保被许可的专利不构成对第三人权利的侵犯。

因此，专利实施许可合同的被许可人应当有权利要求许可人排除侵犯第三人的权利和获得救济。比如：当被许可的专利权侵犯第三人的专利权时，被许可人应当在许可人责任限度范围内与许可人进行合作，共同寻求救济和解决方案，同时被许可人应当与许可人保持紧密的联系和通畅的沟通；而作为许可人，应当尽可能与被许可人进行合作，双方应当共同努力，排除类似的侵权行为发生，并寻求相应的救济和彻底有效的解决方案。

（作者单位：郑州红元帅专利代理事务所）