专利申请文件修改时的重新概括

唐轶

一、引言

近年来，我国专利审查部门在有关《专利法》第三十三条的审查当中，经常会提到“重新概括”或“二次概括”的概念，甚至出现将修改直接认定为“重新概括”而予以驳回的情况。由于“重新概括”这一概念在我国专利法及其实施细则和审查指南中均没有明确的出处，专利审查部门内部对该概念的含义和运用也还没有统一的认识，导致在实践中使用该概念具有较大的随意性，也容易受到各方的质疑。因此，笔者认为有必要明确“重新概括”的含义，并确立所述概念在超范围判断中的合理运用标准，以便统一专利审查部门的执法尺度，依法行使行政审批权力，并保护当事人的合法权益。

二、重新概括的定义

顾名思义，重新概括是重新进行的概括，对应于申请文件中原本就存在的概括，即原始概括。

众所周知，限制专利申请文件的修改，是为了防止申请人将在申请日未完成的发明创造通过修改加入到专利申请文件中，从而不当获利，损害社会公众的利益。由此可见，原始概括和重新概括的分界点应当是专利申请日。对于尚未提交专利申请的文件，无论进行怎样的修改都只是个体行为，并不会与社会公众发生利害关系。相反，重新概括的行为发生在申请日之后，申请人则可能通过这种方式引入新的内容，因此，对重新概括的内容进行有关《专利法》第三十三条的审查是有必要的。

根据辞典的解释，“概括”通常具有“归纳”和“总结”两方面的意思。在我国专利法及其实施细则中没有出现“概括”一词，但是在《专利审查指南（2010）》的“以说明书为依据”等章节中却多次出现，虽然没有具体定义，但是经过分析可以发现，“概括”通常涉及技术特征和技术内容两个方面。

笔者认为，为了形成权利要求的技术方案，大体上可经由两种概括的方式：一是将具体的技术特征进行归纳方式的概括，得到概括后的技术特征，本文将其定义为“狭义概括”；二是将发明创造的技术内容（尤其是实施例的内容）进行总结方式的概括，得到概括后的技术方案，本文将其定义为“广义概括”。下面对此分别进行论述。

1、狭义概括

如前所述，狭义概括涉及的对象是技术特征，包括单个的技术特征，也包括由若干技术特征组成的、具有单一功能的技术特征组合，例如由螺栓和螺母配套组成的螺栓固定装置。狭义概括采用的方式是归纳法，即将技术特征或技术特征组合在某些方面的共同特点通过归纳法归结成新的技术特征。

我国审查指南明确规定的两种常见概括方式中，“上位概念概括”就是典型的狭义概括，例如，用“气体激光器”概括氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等，归纳了这些介质均为气体的共性。而“并列选择法概括”只是罗列几个并列的技术特征，严格来讲不属于概括，也不是狭义概括。

另外，由于功能或效果特征覆盖了能够实现所述功能或效果的所有实施方式，因此可以认为是对这些实施方式（技术特征或技术特征组合）进行归纳方式的概括的结果。同理，数值范围特征也可以认为是对该数值范围内所有离散的数值进行归纳的结果。它们都属于狭义概括。

2、广义概括

与狭义概括不同，广义概括的对象是发明创造的技术内容，它是以发明或实用新型所要解决的技术问题为导向，将发明创造的技术内容（通常是实施例的内容）中对解决该技术问题有用的多个必要技术特征组合起来，构成权利要求的技术方案。

具体的，对于单个实施例，通常从中选择与所要解决的技术问题相关的必要技术特征，重新组合之后形成技术方案；对于多个实施例，则通常选择各个实施例之间相同或相应的必要技术特征，重新组合之后形成技术方案。

因此，广义概括的实质是必要技术特征的重新组合，这是在一个或多个实施例的较为宽泛的内容之中，有目的选择那些为解决技术问题所必不可少的技术特征，将其有机地组合起来进行的总结性描述。这种总结性描述抛弃了发明创造中的一些无关大局的细节，将焦点集中在能够解决技术问题的技术方案上，让人对该专利申请的发明构思有了一个总体印象。

3、两种概括的关系

当然，实际撰写权利要求的时候，通常会同时涉及上述两种概括，即出现技术特征的概括和技术内容的概括相互交织的情况。

例如：一件激光图纹压印转移机的申请，其中描述了多个实施例，区别在于各个实施例采用了不同结构的烘干固化设备。因此，可以选取各个实施例均有的为解决其技术问题所必需的机构，并将能实现烘干固化功能的各个具体设备狭义概括成“烘干固化装置”，然后将其与其它特征组合起来，得到广义概括后的技术方案。

三、重新概括是否超范围的判断

1、重新概括并不必然超范围

通常，根据技术特征的变化情况，专利申请文件的修改方式可分为技术特征的增加、改变和/或删除。并且，这三种修改方式的单独及混合使用已经涵盖了专利申请文件修改时可能出现的所有情况。相比之下，重新概括则侧重于技术方案及其技术特征从原申请文件记载的信息中得到的途径。因此，技术特征的增加、改变和/或删除等修改方式与重新概括是从不同的侧面反映了专利申请文件的修改，当然，后者仅涉及概括式修改，并没有涵盖所有的修改方式。

但是，重新概括仍然可以具体表现为上述修改方式。通过狭义概括得到的新技术特征，可以理解为改变了技术特征，也即将多个技术特征或技术特征组合归纳之后得到上位化的新技术特征。例如，原说明书记载了氦氖激光器和氩离子激光器，修改时将其狭义概括为“气体激光器”，通过上位化改变了有关激光器的技术内容。通过广义概括得到的新技术方案，可以体现为权利要求中删除了技术特征，也可以体现为权利要求通过除上位化之外的其它方式改变了技术特征，例如改变了权利要求的主题，或者改变了原有多个特征之间的组合关系。

从这个意义上讲，重新概括并不是一种新出现的修改方式，它仍然应当适用于修改是否超范围的判断原则：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。因此，重新概括并不必然超出原申请记载的范围，仅仅由于修改时出现了权利要求的重新概括就一概不予认可的做法是不恰当的。

2、重新概括的超范围判断

笔者认为，判断修改时的重新概括是否超范围，可以从狭义概括和广义概括两方面进行。首先，判断狭义修改是否超范围，如是，则不允许该修改；如否，则进行下一步。接着，判断广义修改是否超范围，如是，则不允许该修改； 如否，则所述修改不超范围。

（1）狭义概括的超范围判断

对于申请日之后进行的狭义概括，如果概括得到的技术特征是新的，并没有在原申请文件中公开，则所述概括通常是不允许的。

原因在于，狭义概括采用归纳法，它把多个不同技术特征或其组合在某些方面的共性归结起来，由于技术特征不可能只具有单方面的特性，因此归纳的方向常常不是唯一的；即便对于确定的归纳方向，归纳所能达到的程度通常也不是唯一的。因此，狭义概括得到的新的技术特征，通常并不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，除非原申请已经明确限定了所述狭义概括的方向和程度。

例如，涉及到氩气和氦气的专利申请，根据两者均不具有化学活性的共同特点，可以将其概括成惰性气体，也可以进一步概括成气体；也可能根据两者的气味特点概括成无臭气体；还可能根据它们在水中的溶解能力概括成难溶气体。

（2）广义概括的超范围判断

如前所述，广义概括涉及发明创造的技术内容和技术方案之间的联系，其实质是必要技术特征的重新组合。

对于这样的修改方式，一方面，如果要求概括得到的技术方案必须作为一个整体明确记载在原申请文件中，是不合理的。因为申请人在申请日之前通常无法预料在审查过程中将要进行何种修改，从而不大可能预先将所有的修改方案都明确记载在专利申请文件中。另一方面，也不能要求必须将实施例中的全部内容都写入权利要求中。因为实施例是对实现发明或实用新型的优选方式的详细说明，其中还包括大量对所要解决的技术问题而言并非必不可少的技术特征，如果要求把这些非必要技术特征也一并写入权利要求中，会过度限制申请人的权利范围，也是不合理的。

因此，广义概括是申请人基于原申请记载的信息对原权利要求的技术方案进行修改的合理方向，应当给予正确的引导和规范，而不应简单地一概予以禁止。

实践中，常有因修改后的权利要求扩大了保护范围而不予认可的情况，这是不恰当的。《专利法》第三十三条之“权利要求记载的范围”与《专利法》第五十九条之“（权利要求的）保护范围”具有不同的含义。前者是指权利要求书通过其文字已经记载的内容设定保护范围，故记载的技术特征越多，其记载的范围就越大。后者正好相反，权利要求中记载的技术特征越多，其保护范围就越小。显然，在判断修改（尤其是广义概括）是否超范围时，不能以权利要求的保护范围为准。

笔者认为，对于广义概括得到的技术方案是否超范围的判断，应该着重于：广义概括之后的技术方案所反映的主题是否在原申请记载的范围之内，原申请文件是否记载了该技术方案中全部必要技术特征之间的组合关系。

当改变和/或删除了权利要求中的技术特征，使得该技术方案相对于原申请记载的信息构成广义概括时，具体的判断方法如下：

a）首先判断所述广义概括是否导致了申请主题的变化；

b）如果申请主题没有改变，则判断概括得到的技术方案中各个技术特征的组合关系是否在原申请文件存在明示或暗示，如果存在这种组合关系，则所述概括是允许的，反之则超出了原申请记载的范围；

c）如果申请主题发生了改变，将变化后的主题内容与原申请文件记载的范围相比较，如果能够确定原申请文件所记载的范围中包含了修改后的专利申请主题，并且原申请明示或暗示了该新主题内的技术特征组合关系，则这种修改是允许的，反之则超出了原申请记载的范围；

d）对于新主题范围内再次进行的修改，参照上述步骤b进行判断。

由此，对在原申请主题范围内进行的修改持较为宽松的态度，只要本领域技术人员能够确定原申请文件存在修改后技术方案中各个技术特征的组合关系，就可以允许；对于改变了申请主题的修改则较为谨慎，需要确定原申请是否明确记载了修改后的主题及其中的技术特征组合关系。

这样，申请人在原申请已明确的主题范围内有一定的修改空间，以获得与其技术贡献相称的独占权利；又避免了申请人利用修改增加原申请中难以确定的新主题或新组合关系，使得阅读了该申请（主要是公开文本）的社会公众由于缺乏稳定的预期，而对该新主题或新组合关系的权利主张猝不及防，影响对已公开技术的合理改进和利用。

四、结语

综上所述，重新概括是一种特殊的修改方式，有必要对其进行是否超范围的审查，但是不能武断地认为这样的修改必然不符合《专利法》第三十三条的规定，而仍然需要根据相关判断原则来进行综合考量，从而在维护社会公众利益的同时，又能充分保证申请人的合法权益，尽力实现在保护发明创造和促进全社会科技进步之间的合理平衡。

“重新概括”也称“二次概括”，是近年来修改超范围判断中的热门概念，也是颇有争议的问题。本文通过讨论“重新概括”这一概念的定义以及该概念在修改超范围判断中的合理运用标准，希望有助于消除疑惑、统一认识。

实际撰写权利要求的时候，通常会同时涉及上述两种概括，即出现技术特征的概括和技术内容的概括相互交织的情况。