从专利代理质量纠纷案例来看专利代理质量责任的认定

孙平 孙洁

一、法院对专利代理质量纠纷案例的判决

2005年4月6日，原告与被告签订了委托专利申请合同。合同约定：被告按照专利法的规定准备专利申请文件，并保证通过专利局的形式审查，取得专利申请号。合同签订后，原告按合同约定向被告支付了代理费，进行了全面的技术交底。2006年4月26日，国家知识产权局颁发实用新型专利证书。

2007年3月起，原告发现上海华申汽车窗厂等多家企业的产品侵犯了自己的实用新型专利权，但上海市知识产权局认定相关企业均不构成侵权。原告认为，被告在为原告申请专利的过程中，违反了专利法的有关规定，将非必要技术特征记载到独立权利要求中。被告的上述行为已构成违约，应承担违约责任。

被告辩称，原告的实用新型专利获得授权，说明了被告提交的申请文件符合专利法及其相关规定；其次，原告没有证据证明被告在权利要求书中记载了非必要特征，且必要技术特征和非必要技术特征的划分是依据发明目的和保护范围而定的，是相对概念，而非绝对概念；最后被告在撰写权利要求书后，就权利要求书的内容与原告进行了多次沟通，原告在被告处签收了向国家知识产权局提交的所有专利申请文件，并未提出异议，因此，原告对专利申请文件的所有内容是明知的。

上海市第二中级人民法院认为，原告领取了被告向国家知识产权局提交的所有申请文件，即有理由相信，原告对所有申请文件的内容（包括权利要求书的全部内容）有了充分的了解。如果原告认为被告在权利要求书中增加了许多非必要技术特征的内容，可以立即向被告提出，并可以要求被告自申请日起2个月内，向国家知识产权局提出修改申请。而原告无证据证明其当时己向被告提出异议，并签收了全部申请文件。至此，法院有理由相信，原告已对所有申请文件的全部内容予以了追认。因此，对原告所坚持的被告应承担违约责任的诉讼请求，法院不予支持。

二、对法院观点的不同认识

对于上述判例，笔者对法院的观点有一些不同的认识，具体理由如下：

1、专利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判断专利代理机构的违约责任。

在一般情况下，合同双方当事人应当具有“合理注意人义务”，否则就会承担过失责任。在现实中，对于具有特殊技能和知识的人，如医生、律师、会计师等专业人士的“合理注意人义务”标准应当比一般人的行为标准要高一些，即要达到专业人员的行为标准。我国对专利代理人和专利代理机构规定了非常严格的资格准入制度，例如代理人需要通过考试并进行执业，专利代理机构需要通过国家知识产权局行政审批，未经行政审批不得从事专利代理业务。之所以设置较高的资格准入制度，其主要原因是专利代理行为具有高度的专业性和技巧性，能够撰写质量高的专利申请文件，能够得到保护范围合适的专利权，保证委托人的利益得到维护。因此专利代理人属于专业人士，相应的合理注意人的义务标准必然要高于一般人。但是法院的观点实际上将专利代理人的“合理注意人义务”标准等同于一般人的行为标准，并没有体现专利代理行为具有高度的专业性和技巧性的特性。

从权利义务角度看，专利代理机构的权利就是接受委托人的委托代理专利业务并收取报酬，而专利代理机构的义务就是提供具有一定专业性的专利服务。从法院判决看，专利代理机构收取了相应的费用，即获得了相应的权利，但是在义务方面却没有体现出相应的专业性，即没有承担起相应的义务，反将专利代理机构应当承担的专利申请质量这一义务推给了委托人。因此从法院的判决来看，专利代理机构承担的义务和权利存在明显的不平等。

2、委托人和代理机构双方信息不对称，因此不能以委托人是否同意提交申请文件作为免除代理机构撰写中存在质量问题的责任。

与专利代理机构相比较而言，委托人一般都缺乏相应的专利法律知识和专利业务知识，因此委托人一般情况下并不知道如何才能得到合适的保护范围，而需要得到合适的专利权保护范围也是委托人委托代理机构的一个主要原因。法院的判决中强调委托人同意提交相关的申请文件，以此来免除代理机构的撰写质量问题，实际上将委托人也视为具有专利代理知识和相关法律知识的人员来对待。试想，如果委托人具有相应的专利代理知识和相关法律知识，又怎么会花大价钱来委托代理机构，自己完全可以处理好专利申请的相关事情。因此，从委托人和代理机构双方信息不对称这一角度来说，法院的理由有一些欠妥。

笔者认为，在专利代理中的委托人签字只是表明专利代理机构已经通知委托人专利代理业务的进展，属于合同中的随附义务，并不代表对其文件质量、权利要求保护范围的判断和认可。因为专利代理申请的给付义务与商品一样，委托人往往是对该类事务不熟悉才需要专门委托专利代理机构并愿意给付对价。在专利代理人协会2009年颁布的《专利代理服务指导标准（试行）》中规定，定稿文件需委托人纸件或者邮件确认，似乎是将委托人的确认推断为对专利申请文件的认可。但是笔者认为，实际上中华全国专利代理人协会出台该服务标准的目的是为了提高专利代理机构的服务质量和服务意识，并不是协助其逃避法律责任。

3、法院只考虑了合同的字面意思，但并没有考虑专利代理委托合同的目的。

委托人与专利代理机构签订委托合同的目的是为了获得一定的经济利益，而不仅仅是一张专利权证书。对于专利代理机构，其经济利益是通过使对方的目的实现来获得报酬。委托人想要获得经济利益是通过专利权的独占来实现的，获得合适的保护范围是委托人获得经济利益的一个充分条件。如果专利授权后不能给申请人带来任何实际的权利或者实现其欲达到的效果，就不能称之为申请人的目的已经实现。因此在本案中，申请人获得了专利权，从表面上看代理机构已经履行了合同的义务，但是该发明创造的技术方案并不能获得实际的保护，不能使专利权人有效的主张自己的权益。因此从合同的目的上讲，专利代理机构履行合同义务的行为已经使申请人委托代理机构申请专利的目的落空，应当认为专利代理机构存在违约的行为。

4、从合同解释的角度出发，专利代理机构存在违约行为。

对于专利代理委托合同，我国没有统一的国家标准、行业标准或者通用的标准，这是否意味着就是按照双方约定来确定权利义务呢？笔者认为在专利代理委托合同中，还存在着推定的默示条款，即法律上暗含的条款。默示条款是合同履行之必需，否则合同所欲达到的目的无法实现。笔者认为，专利代理委托合同的默示条款应当保证专利代理质量要在形式上符合专利法及其相关的规定，此处形式上的要求一般包括不需要通过检索直接可以确定的一些问题，例如公开充分、实用性、不予授权的主体、权利要求清楚等内容需要符合专利申请的要求，同时也要根据申请人或者自己检索的最接近的对比文件来确定合理的保护范围。因为上述问题对于一个专业的专利代理人来说，都是可以在撰写申请文件前或撰写完成后直接发现的问题。对于需要检索来确定的一些问题，例如新颖性和创造性，则需要根据合同的约定来进行，例如委托人委托代理机构进行检索，则需要将其新颖性和明显的创造性作为其默示条款；对于有争议的创造性，笔者认为不应当将其作为默示条款。本案中的必要技术特征，因为申请人提交了交底材料，申请人应当按照交底材料以及新颖性检索材料（如果进行检索）确定必要技术特征。因此，如果代理机构没有撰写好必要技术特征，应当认为专利代理机构存在违约行为。

5、从专利代理行业发展来看，法院的上述判决会影响代理行业的健康发展。

目前专利代理行业的发展过程中，存在着不少挂证和无证代理的现象。挂证现象实际上也相当于无证代理，因为代理人将代理证借给他人使用，自己并不参与代理。目前挂证的人都是代理机构的合伙人，而一旦产生法律责任，合伙人将要承担无限连带责任。从法院的判断来看，只要是申请人签字确认，就可以认为是申请人对申请文件的认可，从而免除代理机构的责任，这就导致专利代理行业只有收益，基本上没有风险。因此上述判决会导致挂证现象以及黑代理问题更加严重，从而影响专利代理行业的健康发展。

三、建议

针对前面提出的各种问题，笔者建议如下：

1、对于专利代理质量，应当尽快出台相应的质量标准，以便专利代理合同中双方的权利义务进一步明确。

因为专利代理人都通过了国家知识产权局的统一考试，具有较强的专业性，应属于专利领域的专有人才，所以应当采用专利代理领域通常应达到的水平，即专利代理的合理注意义务。所谓专利代理人的合理注意义务是指主要看其他专利代理人处于接受委托的专利代理人的相同情况下，会做出相同的行为还是不同的行为。如果做出相同的行为，则可以推断代理人尽到了相应的义务，不承担责任；否则，应当承担责任。对于专利代理人的合理注意义务，笔者认为包括如下的内容：

（1）专利代理人应当具有代理资格。例如按照目前的要求是应当取得资格证和执业证。如果不符合专利代理资格的要求而进行代理，相当于无证代理，应当直接认定代理机构存在违约；

（2）全面掌握申请人提交的交底材料以及提交的其他现有技术文件，并根据提供的资料或者自己检索的现有技术来确定合适的保护范围。如果代理人根据申请人提交的材料或者自己检索的材料撰写的保护范围不合适，则应当认定代理机构违约；

（3）全面掌握专利撰写和答复的相关知识，包括不需要通过检索能够明显确定的问题。例如说明书公开充分、权利要求书的实用性、发明保护的主体是否属于不予授权范围等。如果因为上述明显问题导致申请文件无法获得授权，则应当认定代理机构存在违约；

（4）全面掌握专利复审和无效的撰写及答复的相关知识，包括复审和无效理由的撰写等；

（5）全面掌握专利申请、复审和无效的流程。如果因为专利代理机构导致流程上出现问题而使得专利申请驳回或视撤，应当认定代理机构存在违约。

2、对于委托人明显坚持的意见，应当免责。

在申请过程中，代理机构具有的一个随附义务是说明义务。所谓说明义务是指专利代理过程中，例如提交申请文件或者答复审查意见通知书的过程中，如果委托人指示错误，明显不利于其合法利益时，专利代理人应当向委托人充分说明其指示存在的问题以及相应的后果。如果申请人坚持自己的意见，并导致专利申请被驳回或者视撤，代理机构将不承担责任。

3、对于属于自由裁量的内容，专利代理机构免责。

专利代理过程中涉及到较多的是法律应用和事实认定的问题。无论是法律应用问题还是事实认定，都会存在争议区域，例如创造性的判断问题。在争议区域，因为没有统一的处理方式，每个专利代理人会做出相同的行为还是不同的行为的比例差不多，因此专利代理人可以进行自由裁量来确定处理方式，但是需要将处理方式的利弊提前告知委托人。笔者认为在争议区域内处理相关事宜，不应当认定专利代理机构存在责任。

4、关于专利代理质量的纠纷处理中，建议有条件的进行责任推定。

民事证明责任的一般原则是谁提出谁举证，但是在专利代理过程中，委托人相对于专利代理机构来说，在对案件的信息占有上处于劣势地位，远离案件证据，产生了举证困难或举证不能的情形，此时有人认为应当采用举证责任倒置，由专利代理机构举证证明其代理质量符合要求。但是如果采用举证责任倒置，很可能会产生大量的针对专利代理机构关于专利代理质量的诉讼，甚至会产生许多恶意诉讼，这样会导致专利代理机构整天忙于诉讼而无法有效的开展专利代理业务，因此，笔者不赞成专利代理质量的纠纷处理中采用举证责任倒置的方式。

笔者认为，针对委托人在举证责任上的劣势地位，可以通过有条件的责任推定方式来推定专利代理机构具有一定的责任。此时的条件应当进行严格的限制，否则条件过于宽松，则依然会产生大量的针对专利代理机构的诉讼，甚至包括恶意诉讼。笔者认为，此时的条件应当局限于专利权人维护自己权利失败的情况，例如通过法院侵权判决，发现自己专利文件撰写存在问题，因为公开不充分或者其他明显的问题而被认定为无效。当委托人没有证据证明权利损失的时候，一般不允许进行责任的推定。一旦进行责任推定，则在委托人举证证明权利遭受损害的时候，专利代理机构应当证明自己存在免责的情况，例如撰写中委托人明显坚持按照自己的意见进行撰写；例如创造性无效中，针对创造性问题存在的自由裁量的情况等。对于责任推定的方式的证明标准，其客观证明责任依然在委托人一方，即当专利代理机构的责任认定处于无法确定的情况下，此时的客观证明责任依然由委托人承担，这一点也与举证责任倒置不同。

本文通过一个委托人与专利代理机构之间就代理质量发生的诉讼案例，探讨专利代理机构代理质量问题，并针对法院的判决阐述个人的不同观点，最后就专利代理中的专利代理质量的法律责任提出了个人的意见和建议。

在专利代理中的委托人签字只是表明专利代理机构已经通知委托人专利代理业务的进展，属于合同中的随附义务，并不代表对其文件质量、权利要求保护范围的判断和认可。