标准必要专利禁令救济政策之改革

文 / 张雪红 / 大唐电信科技产业集团

标准必要专利禁令救济政策之改革

文 / 张雪红 / 大唐电信科技产业集团

随着新一代移动通信标准的引入，市场竞争和行业诉讼日趋激烈，不仅引起了司法和立法层面的关注，也掀起了新一轮的标准知识产权政策改革。其中的一项重要内容是对标准必要专利禁令救济措施的限制。对禁令的限制程度，与标准组织知识产权政策设计的目的、FRAND许可义务的理解以及禁令限制的基础性条件紧密关联。业界各方提出了禁令政策改革的不同建议，尽管仍存在较大分歧，但已经对标准必要专利的许可实践产生影响。

随着信息通信的迅猛发展以及产业融合的日趋深入，移动通信步入3G、4G时代，其技术和专利格局也产生了一些新的特点。一是整个终端概念被改写，智能终端的出现，打破了传统意义的电话、短信等有限的窄带通信模式，极大丰富了业务应用的内容和功能，也使智能终端本身成为最名副其实的跨界知识产权密集型产品；二是技术领域众多，专利更加分散；不仅有传统电信厂商主导的通信技术标准专利，而且广泛涉及外设、人机交互、操作系统、业务应用等其它专利【1】，后者多为计算机和互联网等领域的IT厂商所持有。新兴产业力量和传统电信力量在市场竞争和利益分配过程中产生了激烈碰撞，2010年之后，全球专利诉讼的主角多为苹果和三星、苹果和摩托罗拉等。

市场竞争与行业诉讼的战火，不仅引起了司法和立法层面的讨论，也在主要的国际电信标准组织掀起了新一轮的标准知识产权政策改革。以苹果与竞争对手的诉讼为例，苹果采用了其著名的设计专利广泛申请了禁令，在很多国家得到了支持；而三星以其标准必要专利申请了禁令，也部分获得支持。但是苹果马上作出反应，认为标准必要专利不应该得到禁令支持。其类似的态度也鲜明地体现在苹果与摩托罗拉的案件之中。由此牵涉的对标准必要专利禁令救济措施的讨论，成为本次标准组织知识产权政策改革的焦点性问题。

值得注意的是，标准必要专利的禁令救济问题，不是一个单纯的发放与否的问题。它与标准组织知识产权政策设计的目的、对FRAND原则许可义务的理解以及禁令限制的基础紧密联系。因此，本文首先回顾标准组织知识产权规约的价值取向与核心内容，探讨其法律属性，进而分析对标准必要专利禁令进行限制的理论基础以及法律基础，而后介绍标准知识产权政策改革有关禁令讨论的各方观点并对本轮知识产权改革进行评价和展望。

一、标准组织的知识产权政策

（一）知识产权政策的价值取向

为了增强竞争力并推进标准的采用，标准组织须关注对标准活动产生影响的各方利益。主要的利益相关方包括技术贡献者（专利权人）、标准实施者和最终用户。技术贡献者所提交技术提案的好坏直接决定了一个标准的质量。技术贡献者也把这些技术申请为专利，成为标准背后的专利权人。而标准实施者利用标准提供产品和服务，决定着标准的推广程度，标准实施者还可能推出其它创新。无论标准制定过程中的创新还是标准实施中的创新，归根结底是为满足最终用户的需求，最终用户代表着消费者利益，决定着标准的发展。

标准组织在平衡各方利益过程中，必须处理标准的公权力属性与知识产权作为私权之间的关系，这就需要在一定程度上限制专利权的行使。因为任何一个标准专利权人，如果不进行许可，或者过高定价的话，整个标准实施的成本将会非常高，甚至会受到挟持和阻碍。迄今为止，很多标准组织对推荐性标准的专利权行使采取“弱限制”的方式。原因是标准的开发同样需要巨大的投入，如果过分限制专利权，将减弱标准技术对于创新激励的作用。更为重要的是，可能会把一些专利权人排斥在标准组织之外。这时，标准知识产权政策作为内部政策，对这些人就不起作用了。一旦其专利被纳入标准，就可能威胁到标准的发展。

（二）知识产权规约的核心内容

建立知识产权规约是标准组织用以平衡利益关系的主要方式。不同标准组织的知识产权规约也存在差异。但是综合提炼起来有一些核心内容大致相同，首先是专利权人不得拒绝许可其标准必要专利；其次是许可应遵循FRAND（公平、合理、非歧视）原则；第三是向标准组织披露其标准必要专利的披露政策1. 参见ETSI Intellectual Property Right Policy, http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf. 本文所参考网站最后访问日期均为2013年11月。。后两者在具体内涵上也因不同的标准技术体系和成员结构而有差异，如FRAND原则有免费的FRAND原则，也有一般的FRAND原则；披露政策既有强制性披露，也有鼓励性披露。

可见，规约中的一些核心内容并不具体。标准组织的根本使命是制定和推广标准，而不是解决操作具体问题。例如：在标准必要专利的披露方面，它只充当信息平台，对于提交的专利本身既不审查也不判断；而FRAND原则长期以来由于模糊性而饱受批评，但标准组织很难做到具体的澄清，它更倾向于将商业谈判自由度交给谈判双方。

（三）知识产权规约中FRAND许可义务的性质

FRAND许可义务对专利权行使进行了适当的约束，在标准组织、专利权人、标准实施者之间产生何种法律关系？对比今年分别在中国和美国审理的华为IDC案件和微软、摩托罗拉案件，我们会发现上述问题存在不同的理解。深圳中院认为由于FRAND许可声明的存在，专利权人对标准实施者负有与供水供电供气等垄断企业类似的强制缔约义务。而在华盛顿州法院2013年审理的摩托罗拉与微软的案件中，则将标准实施者视为FRAND许可合同关系中的第三方受益人。 通过对诉讼制度进行分析不难发现，上述认定与具体案情紧密相连。我国《合同法》虽承认为第三人利益的合同（《合同法》第64条），但该第三人仅可成为无独立请求权的第三人，而不能直接独立提起诉讼。综合相关案件的反垄断诉求，法官认为将相关法律关系归结为强制缔约义务比较妥当。

笔者认为：知识产权规约的FRAND许可义务并没有在标准实施者和专利权人之间成立合同关系；但可能在标准组织和专利权人之间成立合同关系，取决于不同的标准组织知识产权规约的订立过程是否满足不同法域下的合同成立要件。

在多数情况下，知识产权规约经由成员单位的讨论，在其制定出来后就成为标准组织制度体系的一部分。按照制度的契约说，知识产权规约此时类似格式条款。“格式条款并不当然成为合同的组成部分而具有法律约束力。只有双方意思表示合致，方可成为合同内容【2】。所以，知识产权规约要经历合意的过程，方可由格式条款订入个别协议。一些标准组织在成员加入或专利披露时完成了这一过程，此时标准组织与专利权人合同关系成立，FRAND许可义务对专利权人产生了约束力。值得注意的是：在不同的法律体系下可能得出不同的结论。如德国法否认了知识产权规约中FRAND许可义务的合同性质【3】。

而对于标准实施者，专利权人并未直接做出任何许可要约或承诺，双方未进行有关许可的磋商，因此，知识产权规约中的FRAND许可声明并不在专利权人和标准实施者之间成立合同关系。在深圳中院2013年审理华为和IDC的案件中也对双方成立合同关系给予了否定性评价【3】。

二、对标准必要专利禁令救济措施进行限制的基础

（一）专利挟持

美国学者Mark A. Lemley & Carl Shapiro在其论文《穿越专利灌丛》和《专利挟持和许可费堆栈》中提出了专利挟持的理论，分析了专利挟持产生的原因、危害后果并提出了建议。总体来讲，专利权人通过获得禁令或以禁令相威胁，阻碍生产者对专利的使用，而生产者为销售产品，不得不支付大大高于合理许可费率的对价，由此产生了专利挟持现象2. 参见Mark A Lemley, Carl Shapiro，”Patent Hold-Up and Royalty Stacking”, http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/stacking.pdf.。

能够产生劫持效应的专利不仅仅限于标准必要专利。例如：对于一些“非标”专利而言，如果专利权人选择在产品问世以后才开始许可费谈判，生产者面临禁令的威胁，可能会为“替换专利技术”负担高昂的远远超出专利价值的成本。而标准必要专利在上述情况之外，还可能由于特殊原因引发挟持现象。其一，标准制定和发布之后，如果专利权人不许可相关专利，通过修改标准技术排除专利适用是比较困难的，需经过大量的程序并与多人协商；其二，标准往往涉及大量的专利，一个专利许可引发的问题，可能导致整个产品的禁售，在这种情况下，标准受到了专利的挟持。正因为如此，有关标准必要专利禁令发放应谨慎对待3. 参见Carl Shapiro, “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”, Innovation Policy and the Economy, http://www.dklevine.com/archive/refs4122247000000000539.pdf.。

（二）标准必要专利的义务负担

第一， 禁令发放程序的考量。标准必要专利的权利行使，更加需要考量对公共利益的影响。禁令是专利权人的重要救济手段，许多国家都建立了对禁令发放的审查程序。而无论是美国eBay案件确立的四要件原则，还是我国“关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定”都将对公共利益的影响放在禁令发放的审查范围之中。标准必要专利许可与消费者福利密切关系，也是禁令发放的考量因素。

第二， 合同法的义务。从前述分析可见，很多情况下专利权人对标准组织的FRAND许可义务，形成合同义务，使得标准必要专利的禁令行使受到一定程度的限制。但该义务是否意味着强制许可或默示许可？目前仍然存在较大争议。

第三， 反垄断法的规制。在很多情况下，标准必要专利的权利行使受到反垄断法的关注【4】。近年来一些重量级收购案件的反垄断审查中，收购方对标准必要专利的行使进行了限制性承诺。此外，在美国司法部与专利商标局联合发布的《FRAND义务下的标准必要专利救济政策声明》4. 参见Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments, http://www.justice. gov/atr/public/guidelines/290994.pdf.中，也可以看到反垄断执法机构对标准必要专利禁令发放的谨慎审查原则。

三、各方观点

在标准组织知识产权政策改革中有关禁令部分的讨论围绕着上述的基础展开。第一种观点是主张对禁令予以全面限制，将FRAND许可承诺与强制许可等同起来，认为专利许可人不能寻求禁令救济手段；标准必要专利人的侵权救济应限制在赔偿范围内。

第二种观点是不宜在标准知识产权政策中对禁令发放予以限制。他们认为：标准必要专利背后的各项义务，不构成着对于禁令的排斥。目前标准运行得很好，没有受到专利劫持。反之，如果限制禁令发放，会引发“反向挟持”，即下游的厂商可能不接受FRAND原则许可，或是恶意拖延谈判时间。此外，标准知识产权政策将失去平衡，极大降低对标准专利权人的激励，减少其技术贡献。

第三种观点在禁令发放与不发之间寻求妥协。尽管如此，内部也分化成两种相去甚远的建议。一种是在极少的特定情况下发放禁令，它以不发为原则，采用列举的方式，列出可能发放禁令的情形。其中规定了很多程序，为专利权人附加了较多的有关专利和许可的证明责任，而且有些许可条件还要得到法院或仲裁机构的确认。这个观点遭到了传统的电信大专利权人的强烈反对，他们质疑程序的合理性问题以及可能引发的程序滥用问题，认为不利于谈判和协商。并提出另外一种相反的解决方案，既安全港方案。该方案总体上保留禁令救济措施，除非被许可方满足一些足够证明善意的条件，才可能得到禁令豁免，这些条件也被逐一列举。

目前在禁令救济的问题讨论上，很少有人再坚持前两种。有关标准必要专利的禁令救济既不是全面禁止，也不能不加限制；标准专利政策，应该保持适度的平衡，既能激励上游，又能激励下游。但是如何实现这一点，还存在很大的争议，第三种观点内部的两种分歧，代表了不同的利益倾向，达成一致的道路似乎还比较漫长。

四、评价和展望

本轮的知识产权政策改革，与2006年的改革情况有很大的差异。它不是一个纯粹内化的讨论，同期发生的立法和司法实践对于改革产生了巨大的影响。论辩各方都援引了大量的立法意见和司法判决，而这些外部实践反映的价值理念也促进了观点的统一。尽管标准知识产权政策改革的最终结果尚难预料，但禁令发放的审慎态度增强了标准实施者的谈判能力，进一步减少了标准实施的不确定性，有利于鼓励开放式创新与合作。

标准组织在知识产权政策制定中所持有的平衡理念，是标准成功与发展的关键因素，它兼顾了标准制定过程各方的利益，推动着标准的代际更换与产业的欣欣向荣，为最终用户创造了价值。知识产权政策改革的方向可以对平衡进行调整，但不能彻底打破平衡。只有既注重知识产权保护，又防止权利滥用，才能实现对技术创新和产业创新的双向激励，促进标准的良性发展。

在标准组织的知识产权政策之外，个案原则将成为解决问题的重要途径。无论是专利权人还是标准实施者，其行为的正当性在很多情况下与谈判的具体情形相关，也与行业实践中所形成的价值尺度相关。这其中，司法审判机构和执法机构将发挥重要的作用。而相关机构在个案的处理过程中，不仅要解决具体的纠纷争议，也应对标准必要专利许可的基本问题逐步澄清，一方面促进知识产权保护，一方面维护竞争的秩序，帮助我国产业增强知识产权规则的运用能力。

参考文献

【1】智能终端专利竞争态势及对策分析【R】. CATR研究专报, 2013(2).

【2】崔建远. 合同法（第二版）【M】. 北京：北京大学出版社, 2013:52.

【3】叶若思. 祝建军. 陈文全. 标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用【J】电子知识产权. 2013(4):59-60.

【4】赵启杉. 论对标准化中专利行使行为的反垄断法调整【J】. 科技与法律, 2013(4):26.