美国政府涉及PAE的政策及其对我国的启示

文 / 吴艳 / 工业和信息化部电子知识产权中心

美国政府涉及PAE的政策及其对我国的启示

文 / 吴艳 / 工业和信息化部电子知识产权中心

近年来，一种以发明专利为驱动力的经济发展模式引起业界关注，世界范围内诞生了众多专利运营公司，他们在促进专利转化的同时，一定程度上也限制了创新，扰乱了正常的市场秩序。现阶段，跨国专利运营公司已经进入我国，我国本土也产生了一些有政府背景或纯商业性的专利运营公司。近日，美国白宫宣布将采取一系列措施限制PAE（专利流氓）的活动，研究分析美国的最新政策、研究成果和相关举措，对我国如何利用专利运营促进技术成果产业化、保障自主创新的成果具有重要的借鉴意义。

近年来，一种以发明专利为驱动力的经济发展模式引起业界关注，世界范围内诞生了众多专利运营公司（NPE）。2013年6月4日，美国白宫宣布将采取一系列措施限制专利投机活动【1】。同一天，美国国家经济委员会和白宫经济顾问委员会发布了名为“专利主张与美国创新”的专题报告。报告指出，专利主张实体（Patent Assertion Entities，PAE，特指自身不从事生产制造，积聚专利用以起诉他人专利侵权的企业）热衷于威胁创新者并积极发起攻击性诉讼，以达到从所谓侵权人处获得许可费等经济利益的目的【2】。

现阶段，跨国专利运营公司已经进入我国，并开展了相关商业活动。我国本土也出现了一些有政府背景或纯商业性的专利运营公司。目前，这些公司对我国创新及其他方面的影响尚不明确，但跟踪研究美国最新研究成果、政策及相关举措，对我们充分认识并提前预防PAE可能给产业带来的危害，具有重要的现实意义。

一、NPE和PAE的区别及其发展现状

（一）NPE泛指专利运营主体，PAE特指专利投机主体

NPE（Non-practicing Entities），于上个世纪九十年代在美国产生，泛指拥有大量专利但不从事生产销售等经营活动的公司，包括一些拥有专利的高校、科研机构、专利防御性联盟、专利货币化企业、新兴公司和专利投机主体。

一批投机型NPE，依靠雄厚的资金和专利资源，通过大量的专利收购，向目标群体发起攻击性专利诉讼，从而获得巨额利润，业界也称“专利流氓”或PAE。

NPE的商业模式大致上分两类：一类是通过组建专利池或专利交易平台，保护实体企业不受专利诉讼的威胁，它们只扮演中介的角色，主要盈利来自许可费，通常不主动发起专利诉讼；另一类就是目前备受质疑的专利投机，利用空壳公司进行专利收购，提起侵权诉讼或进行诉讼威胁，以获取赔偿金或和解费。

我们认为，NPE的范围应大于PAE，并具有较为中立的色彩。区分NPE和PAE的关键在于实体是否利用手中所掌握的专利，恶意提起专利侵权诉讼，以期获得可观的经济利益。因此，不能仅凭实体性质判定属于NPE还是PAE，还需结合该实体的行为加以区分。

（二）国外NPE规模迅速壮大，本土NPE出现

国外已经出现了很多NPE，如RPX和AST，是专利防御性组织，通过集中购买专利并授权给会员使用，帮助会员应对可能的专利侵权诉讼；MPEG LA、Via Licensing、Sisvel，这些组织则通过组建标准中的专利池，收取许可费。国际上还有很多PAE，如高智公司、Round Rock Research LLC、Interdigital Inc、WARF、IPG Healthcare501 Lim ited、Tessera Technologies、Rambus、W i-LAN等1. 数据来源：Patent Freedom。。

近年，我国还出现了一些本土的NPE，如全国资背景的北京知识产权运营管理有限公司，还有一些纯商业化的NPE，如智谷公司。此外，一些从事专利拍卖、专利转化的技术交易平台也可归入NPE的范围，如中国技术交易所、中科院微生物所技术转移转化中心、各地的技术交易中心等。

（三）PAE利用专利敲诈创新型企业，扰乱市场秩序

一般来讲，NPE通过购买专利后再许可专利，激活了专利技术交易市场的内在潜力，促进了知识产权应用多元化的发展，对推动专利技术转化、交易具有积极的意义。但另一方面，以提起恶意诉讼获取超额许可费或和解费为目的的PAE则一定程度上限制了创新，扰乱了正常的市场秩序。近几年，在美国，PAE发起诉讼数量在侵权诉讼案件中的占比急剧增加，这明显抑制了美国社会尤其是高科技领域的创新活动，对美国经济造成了严重损害。根据Chien2013的统计，美国2010年至2012年间，“专利流氓”诉讼的比例从29%激增到62%，诉讼数量也从731件增加到2500件。专利侵权诉讼量增加，同时以威胁为目的的诉讼量也大大增加。根据Chien2012的统计，2012年美国威胁诉讼的数量至少6万件，很有可能超过10万件。

二、美国多措并举遏制PAE滥诉

2013年2月14日，刚刚连任的奥巴马总统在白宫通过网络视频通话方式，回答了美国各界关于专利问题的提问。他指出，你们提到的那些家伙（PAE），他们自己实际上什么都不生产，本质上只是试图影响和劫持别人理念来讹钱。虽然回答非常简短，但作为美国总统能够对专利流氓、专利诉讼这些专业问题发表意见，足以说明问题的重要性。

2013年2月27日， SH IELD议案（即盾牌议案）再次被提交到美国国会司法委员会审议。该议案要求NPE提起专利诉讼必须事先交纳一笔数额巨大的保证金，核心目的是迫使败诉的专利原告支付被告全部诉讼费用，以此来阻止那些轻率的专利诉讼，“将高科技创新者从恶名昭彰的法律纠纷中拯救出来”。SH IELD议案一经提出即获得了众多支持，一些大公司也极力游说国会通过该法案。目前，该议案正在国会讨论中。

2013年6月4日，美国政府宣布将采取一些措施提高专利体系的透明度，使创新者在公平的环境下开展竞争，这些措施包括【1】：

（1）要求专利申请人和专利权人定期更新专利真正持有人的信息；

（2）对专利商标局的审查人员进行培训，提高专利权利要求尤其是软件专利权利要求的明确性；

（3）提高下游用户抵御诉讼的能力，发布新的培训和普及材料，建立网站，为可能遭受专利流氓的企业解答常见问题；

（4）扩大专项服务和研究，丰富数据资料，加强对专利政策和滥诉情形的研究；

（5）启动海关与边防局（CBP）和国际贸易委员会（ITC）之间的联合审查，确保侵权产品禁止进口的排除令的透明度和效力。

同时，行政机关还建议国会至少采取七项立法措施，直接应对创新者面临的一些主要问题，这些措施包括【1】：

（1）建议要求任何发出侵权通知书、提交侵权诉讼材料或在专利商标局提起复审的当事人都应当披露真正权利人的信息，并授权专利商标局或地方法院对违反上述规定者进行制裁；

（2）扩大地方法院按照《美国法典》第285条第35款判定律师费的自由裁量权，作为对滥用诉讼权的处罚（类似于版权侵权案件适用的法律标准）；

（3）扩充专利商标局针对商业方法专利的过渡计划，使其涵盖更广泛的计算机专利授权种类，允许更多的挑战者在专利审判和上诉委员会（PTAB）提起复审；

（4）建议针对个人和商业用户正在使用，并且是按预定目的使用产品的情形提供免责的规定；当对供应商、零售商或制造商提起侵权诉讼时，保护消费者免受不利诉讼程序的影响；

（5）改变ITC颁布排除令的标准，使其与eBay v. M ercExchange案件中使用的传统四要素测试相符，借以加强ITC和地方法院适用标准的一致性；

（6）利用侵权通知书的透明性来抑制滥诉现象，鼓励侵权通知书的公开呈报，保证公众有途径查询侵权通知书；

（7）确保ITC有充分的灵活性来录用能胜任的行政法官。

2013年6月24日，ITC也针对性地启动了一个试点项目，以完善337调查程序，抑制一些不必要的诉讼。在这个试点项目中，ITC将对选定的某些案件直接指派行政法官，通过快速证据认定和简易听证，在100天内进行早期裁决（early initial determ ination/Early ID）。该试点项目在施行一段时间后，将检验并调整，以便成为日后可持续依循的案件处理流程。目前，ITC已就一个案件开展了实验——337-TA-874【3】。

三、PAE对我国专利密集型产业的影响

根据工信部电子知识产权中心的检索统计，工业行业和信息技术领域的专利申请总量占全部专利申请总量的83%，信息产业专利申请最为活跃，属于知识产权密集的产业，专利密集型企业众多。近年来已有许多国外的专利流氓盯上了我国企业，中兴、华为、联想等在美国频繁遭到PAE发起的诉讼或337调查，企业被PAE列为攻击目标甚至证明我国企业在美国市场取得成功的标志之一。

2008年以来，中兴相继遭遇到HPL、W IVA等专利许可公司发起的恶意诉讼。2011年7月，美国IDC公司（不进行任何实质性生产，仅以专利许可作为其经营模式）将华为起诉至美国特拉华州法院和ITC，称华为涉嫌侵犯其在美国享有的七项标准必要专利，请求责令停止侵权，并要求对华为启动337调查并发布全面禁止进口令、暂停及停止销售令。今年伊始，华为公司诉美国IDC公司标准必要专利反垄断案在深圳中级人民法院胜诉【4】。从PAE的背景来看，一些较大规模的PAE往往与一些国际上的科技巨头公司有着千丝万缕的联系，这就意味着很多PAE或多或少地会受到其背后企业的影响。我国企业如何在海外维权，如何应对PAE的骚扰，成为我国政府和企业共同关心的问题。

国内高校也是众多专利的拥有者，高校在与PAE合作的过程中，某些技术创意可能来源于国家重点项目的资助。高智2008年进入中国后，陆续与国内高校合作，目前高智已经收购了北京大学20多项专利，还与清华大学和有关科研院所洽谈收购事宜。PAE可通过与科研院所专利合作，将我国的智慧成果和优秀的发明创造转移到国外。长此以往，这不仅仅是利益分配的问题，很可能会涉及到国家的技术和经济安全。

除诉讼的危险外，发明专利的拥有者和使用者的完全脱节，也会引发专利对制造业形成控制的担忧。若我国的专利被大量集中到国外实体，那么我国自主创新的根基就会被侵蚀，我们可能会沦为世界的制造工厂。而且PAE多以空壳公司的名义收购专利，使专利权人都难以分辨真正的专利流氓，即便技术流失也还浑然不知。

四、我国对PAE的应对和思考

现阶段，虽然“专利流氓”这一概念体在我国本土尚未滋长成形，PAE数量还不是很多，但随着我国工业行业和信息技术的发展，我国知识产权法制环境的逐渐改善，PAE会逐渐浮出水面，国内的大企业尚有招架之力，中小企业则难以承担诉讼之重。此外，国内企业的专利积累到一定阶段也会开始专利货币化，甚至出现专利寻租行为。因此，专利流氓现象会成为我国产业发展中不可避免的阻碍因素，本文从行业管理、专利制度、司法监督和企业的专利策略四个方面提出建议，为我国应对PAE之策提供参考。

（一）保护自主创新的科技成果

我国在自主创新的同时，还应加大对科技成果的保护。为防止自主创新技术成果的流失，可以考虑政府主导组建专项技术成果和专利数据库，开展专利价值评估、分析、许可与转让等工作，防御市场竞争对手以及PAE的威胁。建议设立专项经费促进专利转化，实现经济价值，从而刺激企业和科研院所提高专利质量，并促进专利的有效转移以充分发挥专利的实际效用，推进科研成果的产业化。加强专利预警，引导、监管专利产业化工作，着重审查政府资助项目所产生知识产权的对外转让，防范PAE转移我国自主创新的科技成果。

（二）提高专利质量和稳定性

很多专利诉讼的程序冗长、成本巨大都与专利质量不高、稳定性不强密切相关。目前，我国专利法正在进行第四次修改，随后，《专利法实施细则》、《专利审查指南》也会陆续进行相应的修改。建议在修法中，进一步考虑提高专利审查标准，明确专利权利要求，设立授权前异议制度，完善专利复审制度等，以使对专利进行有效保护的同时，合理平衡社会公共利益，进一步实现专利法的立法主旨。

（三）保证司法监督的作用

在美国，PAE现象比较严重，这与他们的知识产权强保护法律体系和司法制度密切相关。目前，跨国PAE还没有大规模在我国开展诉讼，相对较低的诉讼赔偿额是原因之一。现在，专利法、商标法、著作权法都正在修改之中，三法的征求意见稿中都增加了惩罚性赔偿的规定。法院判决中，一般将“故意或重大过失”作为惩罚性赔偿的要件，但认定专利侵权的“故意”比较困难，一方面要避免轻易认定“故意”，造成打击面过大；另一方面还要避免认定“故意”标准过高，使惩罚性赔偿形同虚设。建议法院在诉讼中慎用惩罚性赔偿，防止PAE滥用诉讼制度，以维护正常的经济秩序。

（四）专利积累、布局和协同运作

企业的专利积累和专利布局是应对PAE滥诉和专利交叉许可的必经之路。企业在获得可观的专利数量的同时，还应注重提高专利的质量，以便在后续的无效或诉讼程序中保持优势。企业还可通过购买有价值的专利，弥补自己的专利短板，灵活运用专利防御和诉讼策略，进行专利布局。另外，企业还可考虑加入专利协同运作联盟，包括研发合作产业联盟、技术标准产业联盟、产业链合作产业联盟、市场合作产业联盟、社会规则合作产业联盟等。联盟使国内企业在战略层面上形成互动协调，对专利信息互通有无，在某一领域形成较大的合力和影响力。加入联盟，不仅有助于企业自身核心业务的开拓，还可共同应对外部专利风险。

【1】白宫新闻秘书办公室网站. Fact Sheet: White House Task Force High-Tech Patent Issues【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/the-press-of fice/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues.

【2】美国国家经济委员会和白宫经济顾问委员会网站. Patent Assertion and U.S. Innovation【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf.

【3】美国国际贸易委员会（ITC）网站. Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section337Investigations【EB/OL】【2013-07-10】. http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337pilot_article.htm.

【4】叶若思. 祝建军. 陈文全. 标准必要专利权人滥用市场支配地位构成垄断的认定——评华为公司诉美国IDC公司垄断纠纷案【J】.电子知识产权,2013(3):46.v