困境与探索：专利无效之司法判定制度研究

易 玲，周 勇

（湖南工业大学，湖南 株洲 421000）

困境与探索：专利无效之司法判定制度研究

易 玲，周 勇

（湖南工业大学，湖南 株洲 421000）

“循环诉讼”和审理结果矛盾等问题自从专利制度建立以来已愈趋严重，尤其是在专利侵权纠纷中。强化司法判定之权威是现行趋势，在对知识产权审理模式进行改革的问题上，我国完全可以在现有“三审合一”的探索上逐步作出改变，以区域性知识产权上诉法院为现阶段的改革目标，最终将知识产权案件从普通人民法院中独立出来，建立单独的知识产权法院隶属于最高人民法院的体系，为专利无效之司法判定创造外部条件。这不仅能够解决我国现有专利无效诉讼存在的问题，也能树立一个良好的国际形象。

专利无效宣告；循环诉讼；区域性知识产权上诉法院；司法判定

我国专利无效宣告制度最初建立于1984年，经过三次修改形成了现行的专利无效宣告模式，即对已经授予的专利权因不符合专利法的规定由专利复审委员会宣告其不具有法律约束力。专利无效宣告制度的设计主要是为了弥补专利审查的失误，对授权之后的专利权实现监督，力图矫正专利审查工作中的错误，但实践中的运用并没有达到当初设计该制度时预期的效果。专利无效判定模式在近来的专利法修改中并未做出改变，而这样的制度本身的弊端使得在实践操作中出现了各种各样的问题，如循环诉讼、审理结果冲突、专利权长期处于不确定状态等等。

一、我国专利无效之司法判定困境

（一）“循环诉讼”及其造成的诸多问题

我国对专利权的保护是采取司法保护和行政保护双轨制模式，但在专利无效判定的问题上却是单轨制，法院没有直接判决专利是否有效的权利，这种“循环诉讼”格局在学界虽然一直都存在着激烈的讨论，但是在2008年专利法最新一次修订中该问题仍然被搁置。专利复审委员会接受申请人的申请作出专利无效宣告决定后，当事人如果对该审查决定不服可以依据我国《专利法》第四十六条的规定向北京市第一中级人民法院起诉，之后还可能上诉到北京市高级人民法院，而在后面的司法程序中，基于行政诉讼基本原理，法院只能判决撤销专利复审委员会的无效审查决定，而专利复审委员会则根据《专利审查指南》在法院的撤销判决生效后重新作出无效审查决定。但是在专利复审委员会第二次作出无效审查决定的过程中，完全有可能基于不同的事实和理由，作出与第一次完全一致的无效审查决定。此时，如果双方当事人对新的审查决定不服，依旧可以向北京市一中院提起诉讼，这样新一轮的专利无效诉讼就此展开。（见图1）从而导致实践中专利侵权案件被拖至数年之久，这种情况在实务中也是屡见不鲜的，如“孔内深层强夯法”案①该案件从1996年到2005年，历时9年。民事侵权诉讼经过一审和再审，专利无效诉讼程序中专利复审委员会共作出过三次决定，经历过两次一审和二审，最终维持专利有效，目前该专利由北京瑞丽通公司和现长城岩土公司共享。参见北京市第一中级人民法院，(2001)一中知初字第290号；北京市高级人民法院，（2002）高民终字第587号。、安增基案②该案从从1992年到2001年，历时9年。期间涉案专利多次被请求宣告无效，漫长的诉讼过程中，专利复审委员会作出了三次审查决定，北京市一中院和北京市高院也为此三次作出判决，并最终维持专利复审委员会第1873号无效宣告请求审查决定。参见北京市第一中级人民法院，(1998)一中知初字第2号；北京市高级人民法院，（1999）高知终字第33号；北京市第一中级人民法院，(2000)一中知初字第133号。和“晶源案”③该案从2001年到2009年，历时8年。期间专利复审委员会作出了三次决定，全程总共经历了9道程序，专利最终被宣告无效。参见北京市第一中级人民法院，（2006）一中行初字第1245号行政判决；北京市高级人民法院，（2007）高行终字第67号行政判决；最高人民法院，（2008）民三终字第8号民事判决。等。

如此漫长的诉讼程序不仅消耗当事人的大量精力和财产，也造成了专利复审委员的诉累，从而影响其它工作的进行，冗长的专利无效宣告程序造成了司法资源的极大浪费。所谓迟来的正义非正义，哪怕经过繁冗的专利无效宣告程序，最终专利权人的专利权得到确认，专利侵权纠纷也获得胜诉，但是在这漫长的诉讼过程中，由于现代经济的高速发展和产品周期的缩短，专利权人的经济损失已经难以挽回；如果专利最终被确定为“垃圾专利”，涉案专利视为自始不存在，已经浪费的巨大司法资源也是无法挽回的，而且被控侵权人因为专利诉讼而影响原本正常的经济发展也是不可逆转的。因此，不管漫长的专利无效诉讼结果如何，最终都只会因为低效率而造成双输的局面。

图1 循环诉讼模式

（二）审理结果矛盾的尴尬

专利权由于其本身权利属性的特殊性，同时存在私权和公权的属性，因此专利无效诉讼案件既属于知识产权案件又属于行政案件，在实务中就出现了该类案件由知识产权庭审理还是行政庭审理的问题。对此，最高人民法院认为“对于人民法院受理的涉及专利权或者注册商标专用权的民事诉讼，当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定而提起诉讼的行政案件，由知识产权审判庭受理；不服专利复审委员会或者商标评审委员会的复审决定或者裁定的其他行政案件，由行政审判庭审理。”随后又对做了更为细致的批复，专利无效诉讼由知识产权庭审理还是行政庭审理，主要是看提起专利无效行政诉讼之前是否就同一专利存在或者曾经存在民事争议。如果存在民事争议，当事人不服专利复审委员会对涉案专利作出的审查决定而向北京市一中院起诉，由该院知识产权庭审理，如若不存在民事争议则由北京市一中院行政庭审理。乍一看貌似可以通过“是否存在民事争议”为基准判断由哪个庭进行审理，但是这一标准缺乏统一的认定标准和认定程序，在实践中操作起来是非常困难的。这个规定变相得给予了当事人“选择法庭”的机会。因此在实践中就会出现因为各当事人的不同选择，对同一份无效决定起诉却被分到不同的庭审理。知识产权庭和行政庭在审理知识产权纠纷案件中不免会存在差异，不管是审理思路，对案件事实的认定，证据的采纳，审理的范围乃至最后的裁判文书的制作方面都会存在差别。因此审判标准和方式的不一所带来的判决不同，从而造成法院尴尬发生的几率很大。这种“同案不同判”的现象在司法实务中时有发生，这不仅会导致当事人不知以何者为准，也有损司法的统一权威性，更重要的是这种现象会逐步削减人们对司法的信任度。

再者，由于专利无效纠纷与专利侵权纠纷案件上的的交叉和处理程序上的分离，在实践中不仅造成了侵权案件审理的低效率和行政、司法机关的重复劳动资源浪费，使人民法院侵权诉讼案件和专利复审委员会无效宣告案件的双重积压，诉讼双方的权利义务长期处于不确定状态，同时还造成案件审判结果上的冲突和执法的不统一，损害了法律的公正性和司法的权威性。[1]

二、司法判定困境之成因分析

（一）“循环诉讼”之缘由

“循环诉讼”形成的前提就是当事人对专利复审委员会作出的审查决定不服以及对司法机关作出的判决不断提出上诉，如此往复循环便造成了所谓的“循环”。但是为什么会出现当事人对审查决定或审理结果的不满呢，笔者将从如下两点进行阐述说明：

第一，专利复审委员会在专利无效宣告诉讼中的充当了被告角色。最高人民法院在《关十开展专利审判工作的几个问题的通知》中规定：“关于宣告授子的发明专利无效或者维持发明专利的纠纷案件，应当以专利复审委员会为被告。”这一规定明确了专利复审委员会在专利无效宣告诉讼中的被告角色。而专利权人却只能作为第三人参加诉讼，然而专利复审委员会在审理无效案件的时候，却是以一个居中裁判者的身份对双方当事人争议的专利有效性作出决定，是一个中立地位，而进入诉讼程序后却成为了被告，这样的角色变换不免让专利复审委员会不知所措。因此，专利复审委员的就处于一种两难境地：如果拼命辩护，专利复审委员会的审查员会觉得非常郁闷；如果消极，也很郁闷。太积极，肯定有一方当事人高兴；太消极，另一方当事人高兴。在专利复审委员会左右为难的诉讼中作出的判决往往欠缺说服力，双方当事人为了进一步维护自己的利益不得不再次寻求救济，这也就启动了专利无效宣告过程中的“循环诉讼”。

第二，法院不能直接对专利的有效性作出判决。根据最高院的规定和实践中的操作可知专利无效诉讼是一种行政诉讼，其在审理过程中一般只审查专利复审委员会作出无效审查决定的合法性，对合理性一般不予以审查。因此，在专利无效行政诉讼中法院并不能直接对专利权的有效性作出判决，只能作出维持、撤销并要求重做的判决。司法机关对专利有效性的判断仅限于此，在此之后专利复审委员会则需要根据《专利审查指南》的规定，在撤销判决生效后对专利无效审查重新作出决定。但是在重新作出审查决定的过程中，专利复审委员会完全可以基于不同的事实和理由作出与之前无异的无效审查决定，对该决定当事人依旧可以提起行政诉讼，如果法院再一次对该无效审查决定作出撤销判决，那么在一方妥协之前这样的循环将不会停止。主要的原因还在于法院不能就专利权本身的有效性作出判决，虽然我国在对《专利法》的第三次修改中引入了“公知技术抗辩”这一原则，被控侵权人仅能就己证明自己实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计进行侵权抗辩，一定程度上节省了诉讼成本，但如果被控侵权人绕开这款，以拖延诉讼为目的，依然还是要走无效审理程序，因此严格意义上说，现今法院仍旧不能对专利有效性作出判断。但在司法实践中，直接对专利有效性作出的判决的案件并非不存在，如“梳妆台”案和爱吉科诉专利复审委员专利无效案等，对此北京市高级人民法院民三庭发出的《关于规范专利无效行政案件裁判文书主文的意见》（试行）中，已经通过内部规定的方式将法院直接宣告专利权无效这种判决方式固定下来，并在系统内执行。尽管这种“越权之判”引发了学界的热议，但是从实际效果是来看法院直接判决专利权的效力是利大于弊的，避免了“循环诉讼”的发生，符合司法救济的效率原则，减轻双方当事人和专利复审委员会的讼累，极大地节约了行政、司法资源。因此，在今后的专利无效制度改革时，不妨从法律上在专利有效性问题赋予法院一定限度的变更权。

（二）判决矛盾之成因

专利无效案件的提起无不以存在民事争议为前提。因此就存在两种启动专利无效案件的方式，同时也可能形成侵权诉讼和无效诉讼两套审理程序同时进行的局面，这也就为判决矛盾的出现埋下了祸根。

第一，针对庭审上的不同分工，仅以一个笼统的是否存在民事争议为基准而将案件分配到不同的法庭是不科学的，这种分类依据欠缺一个详细的规定来对其进行认定，这就导致了当事人为了自身利益而选择不同的审判庭。当然，就算给予一个具体的规范类认定是否存在民事争议，但是知识产权庭和行政庭在审理案件时存在差别是毋庸置疑的，比如知识产权庭在审理过程中遵从民事诉讼中“不告不理”的原则，而行政庭遵循的则是全面审查原则。因此这种分类本身就是不合理的，对这种分类标准加以详细的规定也只能起到治标不治本的作用，因为这样就会出现专利复审委员会按照同一部法律的相同规则作出的关于专利是否有效的规定，出现由于引发无效宣告程序的原因不同而由不同的审判庭依据其自身的标准进行审理的怪异局面。因此要解决这个问题最好的方式统一该类案件的审理。

第二，由于专利侵权和专利无效纠纷的管辖分离很容易造成最终两个判决的相互冲突。如果因为专利无效纠纷程序的启动而中止专利侵权纠纷的审理，那么又将进入一个循环诉讼，再者专利侵权纠纷在漫长的一段时间内将得不到解决，无疑这对专利权人来说是极其不利的，因此这种情况又会使专利陷入“循环诉讼”的囹圄。相反，专利侵权纠纷的法官基于自己的判断而未中止侵权纠纷案件的审理，那么在专利侵权纠纷审结以后，专利无效诉讼可能还没有结果或者是两者对专利有效性的判断是截然相反的。这种情况的出现主要是因为管辖分离和两个不同的诉讼没有相同的终审法院。

因此专利案件的审理没有一个统一的法院是造成判决矛盾的主要原因，故而在未来的专利改革方向上，统一专利案件的管辖和审理不失为一个好的选择。

三、专利无效之司法判定未来构想

我国现有专利无效宣告制度中存在的专利复审委员会诉累，判决结果冲突，“循环诉讼”等问题自从无效制度建立以来已愈趋严重，尤其是在专利侵权纠纷中。虽然在专利法第三次修改的提案中对制度的改革有所涉及，很可惜修改生效后的专利法并没有在这方面作出改变，这并不是说立法机关没有认识到问题的严重性和紧迫性，而是对该制度的改革需要一步一步进行，不能一蹴而就。

（一）专利无效宣告制度改革之学界探讨

专利无效宣告制度的弊端初现端倪以来，学界就已经针对这个问题展开了激烈的探讨，到底要不要改革，该如何改革。经过这么多年的争论，学界对专利权无效宣告制度的完善主要存在以下几种方案：

第一，明确将专利无效诉讼的性质规定为民事诉讼，人民法院按照《民事诉讼法》的规定的审理程序审理专利无效宣告案件，必要时专利复审委员会可以作为证人或者第三人加入诉讼。[2]这一建议提出着眼于解决专利复审委员会的诉累和循环诉讼问题，但是这一改革成果过于高昂，很可能破坏司法的确定性。具体利弊本文暂不做详细分析。

第二，构建专利权无效宣告案件诉讼的二审终审模式，将专利复审委员会作为专利权无效案件的一审机构。[2]这样做虽然可以大大减轻专利复审委员会和有关法院的压力，但是这种做法不免有行政取代司法的嫌疑，有违宪法。

第三，继续保持二审终审模式，将目前专利权无效诉讼案件的一审法院和专利复审委员会合并，作为专利权无效案件的一审法院。[2]

第四，将专利复审委员会审理专利无效案件作为一个独立的准司法程序，把北京市高级人民法院审理专利无效案件作为第二审审级。[3]

第五，将现行的单一的专利权无效宣告请求审查模式改为“二元”模式，相应的司法审查方式采用与二元复审程序分别对应的诉讼程序。即将专利无效宣告请求是否涉及到民事争议作为分水岭，有民事争议的，专利复审委员首先作出专利无效宣告请求裁定书，相应的司法审查按照民事诉讼程序以专利权无效请求人和专利权人为双方诉讼当事人；无民事争议的，专利复审委员会作出专利无效宣告请求审查决定书，相应的司法审查仍然保留现行制度，向人民法院提起行政诉讼，人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第二人参加诉讼。[4]

纵观上述五种改革建议，都是在承认专利权的私权属性并在我国现有的司法资源环境下做的小修小补。虽然都明确专利复审委员会行政审理的民事居中裁决性质，力图破解专利无效诉讼的怪圈。相对而言，第五种方案较为复杂，针对无效宣告的二重性，设置了审查的二元模式，有民事争议的采取民事诉讼审理模式，无民事争议的采用行政诉讼审理模式，可谓是两种审判模式的一种。但是，因为专利权作为一种私权却存在一定程度上的公权属性，专利制度的设计本身就是在专利权人利益与社会公共利益之间寻求一个平衡点，因此在专利无效诉讼改革的时候，不管是将无效诉讼以保护私权为由定性为民事争议还是承认专利无效诉讼的行政性质，都有就是论事之嫌。鉴于专利权权利属性的特殊性和专利无效宣告程序涉及到申请人、专利权人、专利复审委员会和社会公众等多方利益，其复杂性不言而喻，这也就形成了学界在该问题上的百花齐放。

（二）专利无效之司法判定未来构想

1.区域性知识产权上诉法院的建立

在对知识产权审理模式进行改革的问题上，将知识产权案件从普通人民法院中独立出来建立单独的知识产权法院成为一个直接隶属于最高人民法院的体系是最终目标。这种最终的完美模式，其可以同时克服管辖、效率和审判结果冲突等诸多弊端，虽然在诉讼方面会对当事人造成一些不便，但是仍旧有多数国家①德国与1961年慕尼黑设全国性联邦专利法院，美国在1982年设联邦循环上诉法院，英国在1990年伦敦设地方专利法院，泰国在1997年设中央智慧财产及国际贸易法院等。采取这种模式。

从我国现有制度来看，一蹴而就得成立知识产权法院未免有些唐突，而且改革的经济成本巨大，更要对已有的多不基本法作出大范围的修改。因此，依照逐步改革的思想，成立区域性知识产权上诉法院为时下改革的下一步。在北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳几个地方设立区域性知识产权上诉法院，统一受理个地区的知识产权上诉案件。这种模式的最大特点是在不改变一审案件审理的前提下，对二审上诉的案件集中到一些独立于普通法院的知识产权上诉法院审理，对民事和行政案件进行统一审理，做到审理的专业和独立，从根本是上解决管辖权冲突和判决矛盾的缺陷。第一，建立区域性知识产权上诉法院能使审判效率价值目标得到最大化的实现。这样做，统一了裁判标准，有效避免了同案不同判的尴尬现象产生，一定程度上提高了审判效率，同时行政确权案件集中到北京知识产权上诉法院审理，有效避免了上诉拖延、程序繁冗等弊端，提高了审判效率。第二，建立区域性知识产权上诉法院是克服地方保护主义的现实需求。在全国六个区域设立知识产权上诉法院，从某种意义上看，实现了知识产权司法独立，可以排除地方政府对知识产权司法的干预，相对独立的知识产权上诉法院可以将受到地方保护主义或者非法律因素影响的初审的负而效应降到最低。[3]

2.司法判定的强化

在区域性上诉法院建立的基础上，已经可以解决专利权侵权诉讼与专利无效诉讼的对接问题，在对管辖权的统一上也可以做到比较彻底。但是，此时理论上专利确权程序依旧会有循环诉讼存活的空间。实际上，在世界各国面对这个问题的时候，采取司法确权和行政确权为通用的一种处理方式。因此对于我国来说，引入专利无效司法确权机制不失为一个最佳选择。

虽然我国暂时没有法律依据赋予法院权利对专利有效性直接作出判，但是从司法实践中的个例造成的积极影响和他国在这方面上的处理可知，专利无效司法判定机制的引入是世界发展之趋势。首先，法院直接对专利有效性作出判决符合司法救济的效益原则，有利于节约行政、司法资源；其次在法院的判决书中可以做到判决主文与判决理由的同意，维持生效判决的权威性；再次专利权是一种私权，对私权的有无和归属的判决属于司法权行使的当然职能，法院直接判决专利权的效力没有损害当事人和专利复审委员会的权益，相反切中了当事人争议的焦点，实践中专利权人也并不反对这种判决方式[5]，最后这种判决方式符合国际惯例，据了解美、日、德等国家负责审理专利无效案件的法院均有权直接对专利有效性作出判决，①并产生了良好的社会效果。

当然，就赋予法院对专利有效性作出判决的权利仍旧存在许多困难，首先在已有的判决方式上就要作出调整，其次该判决方式有司法权干预行政权的嫌疑，最后法院之间对专利有效性作出判断将剥夺当事人的一次司法救济的机会。因此在对赋予法院对专利有效性作出判断的同时，也必须作出一定的限制，尽量明确司法对行政的合理干预。对此笔者认为日本专利法对这方面的修改和台湾对此的规定值得我国借鉴，日本其在2004年对专利法修改的时，对其104条之3作出了增订，其第一项明文规定“认为该专利根据专利无效审判应该会被无效时，专利权人或专用实施权人不得针对相对方行使该权利。如果认定前款规定的攻击或防御方法是以不当拖延审理的目的提出的，则法院可以依申请或职权做出驳回的决定”[6]；台湾地区于97年7月1日正式成立智慧财产法院专责审理智慧财产案件，并同时实施智慧财产案件审理法，其中审理法第16条明文规定，智慧财产民事诉讼中，法院对于智慧财产权有无撤销或废止原因之争点，应自行认定，且法院认为有撤销废止之原因时，智慧财产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利。因此，我国在对法院赋予判决专利有效性的权利上亦可以采取此种限制，以防司法的过渡干预。

结语

综上，我国完全可以在现有“三审合一”的探索上逐步作出改进，以区域性知识产权上诉法院为现阶段的改革目标，最终为实现知识产权法院的建立，实现我国专利无效判定双轨制做准备。这不仅能够解决我国现有专利无效诉讼存在的各种弊端，也能树立一个良好的国际形象。区域性知识产权上诉法院的建立，将有力地推动我国知识产权制度的整体改革，为我国飞速发展的经济和日新月异的科技发展做杰出的贡献。

[1] 沈家奎.浅析我国专利权无效中的程序困境[D].兰州：兰州大学，2009:5.

[2] 程永顺.无效宣告请求诉讼程序的性质[A].见国家知识产权局条法司编： “专利法”及“专利法实施细则”第三次修改专题研究报告（中卷）[C].北京：知识产权出版社,2006:738-742.

[3] 李 隽,程 强.专利无效宣告请求诉讼程序的性质[A].国家知识产权局条法司. “专利法”及“专利法实施细则”第三次修改专题研究报告（中卷）[C].北京：知识产权出版社,2006:790.

[4] 董 巍,王 刚.无效宣告请求诉讼程序的性质[A].国家知识产权局条法司. “专利法”及“专利法实施细则”第三次修改专题研究报告（中卷）[C].北京：知识产权出版社,2006:833.

[5] 耿 博.争议之判：法院直接宣告专利权无效案—接受司法审查后的行政权能否被司法权所取代[J].知识产权,2005,(6):46-50.

[6] 日本国会.日本专利法[S].杜颖译.北京：经济科学出版社,2009: 37.

Dilemma and Explore: A Study of the system of judicial determination of patent invalid

YI Ling, ZHOU Yong
（Hunan University of Technology, Zhuzhou 421000 , Hunan, China）

“Cycle action” and the trial result problem has been more and more serious since the establishment of the invalid system, especially in the patent infringement dispute. Strengthening the authority of judicial decision is the current trend. In the intellectual property trial mode reform, we can gradually change based on the study of “Three in One Trial” , and the regional intellectual property court of appeals as the current stage of the reform target. Eventually, intellectual property cases can be independent from the general people’s court, creating a separate intellectual property courts of the Supreme People’s Court System in order to provide external conditions for the judicial determination of patent invalid. It can not only solve our current patent invalid litigation exists various defects, but also set a good international image.

declared invalid patent litigation; circulation; regional intellectual property court of appeal; judicial judgment

D90

A

1673-9272(2013)05-0149-05

2013-08-16

国家哲学社会科学基金项目：“专利无效判定的行政与司法博弈研究”（编号：13CFX090）；湖南省哲学社会科学基金项目：“专利诉讼中技术法官制度之构建与挑战研究”（编号：12YBA100）；湖南省教育厅高等学校科学研究项目：“提高专利审查质量之对策研究”（编号：12W016）；湖南省自然科学基金项目：“专利审查机制及其创新性研究”（编号：13JJ4092）；第54批博士后基金项目（编号：2013M540187）。

易 玲（1980-），女，湖北荆州人，湖南工业大学法学院副教授，法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后，研究方向：诉讼法、知识产权法。

[本文编校：徐保风]