图像通信领域案例创造性意见陈述分析与建议

曹轶乐，陈荣华

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心通信发明审查部，北京 100190）

1 图像通信简介

本文中“图像通信”一词来源于国际专利分类（IPC）体系中的H04N小类，其定义为图像的近距离或远距离传输，及它们永久性或非永久性的重现，其方法包括图像的扫描和恢复个别像素的方法来重现整个图像画面的两个步骤；同时还包括用于传输或重现任意组成的图像或图形的系统，以及专用于处理图像通信信号，例如电视信号的电路。

利用国家知识产权局的检索专用系统“S系统”进行初步的检索后发现，截至目前，图像通信领域的公开量已经超过11.7万件，在近10年中逐年递增，2008年增幅甚至达到近17.5%。上述公开的案件中有约80%为发明专利申请。

在发明专利的实质审查过程中，为了使权利要求的保护范围与发明人对现有技术所作出的贡献相一致，审查员经常在审查意见通知书中引用一篇或多篇对比文件，来评述某些或全部权利要求不具备创造性。申请人在接到上述通知书后，需要在规定期限内进行相应的意见陈述，进行修改或陈述相关权利要求具备创造性的理由。然而，在审查实践中，部分申请人关于创造性意见的的答复意见无法被审查员接受，导致申请案件因权利要求不具备创造性而被驳回。

产生上述不利于申请人的最终审查结论的原因，部分是由于申请的技术水平较现有技术较低导致，还有部分是因为申请人对《专利法》[1-2]所规定的创造性以及审查员对创造性的分析方式不了解造成。故此申请人有必要明晰创造性的定义，并熟悉审查员判断权利要求是否具备创造性的分析方式和标准，从而能够针对审查员的通知书，进行有的放矢的意见陈述，说服审查员使申请向授权的方向继续审查。

基于上述问题，本文首先简要介绍《专利法》规定的创造性的定义，同时对审查员判断创造性所采用的“三步法”进行说明；然后介绍几个有代表性的意见陈述的案例，分析其不易被审查员认可的原因；结合上述的分析过程，给出几个有利于申请人关于创造性答复的方式的建议；最后对本文做一个小结。

2 创造性分析过程

《专利法》第二十二条第三款规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。在审查员发出的关于创造性审查意见的通知书中，更多的是引用申请日前公开的现有技术作为对比文件，评述权利要求的技术方案不具备突出的实质性特点。其中突出的实质特点在《专利审查指南》[3]中的相关定义为：“发明有突出的实质性特点，是指对所属领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属领域的技术人员在现有技术上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或有限次实验可以得到的，则该发明是显而易见的”。

上述规定中，判断一个权利要求是否具备创造性主体，是一个假设的“所属领域的技术人员”，《专利审查指南》中规定该假设的技术人员“知晓申请日前所属领域的普通技术知识，能够获知该领域的所有现有技术，并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。

而突出的实质性特点的判断方法，则是使用大家通常说的“三步法”，即1）确定最接近的现有技术；2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。上述分析过程中的第一步比较客观，只要进行权利要求与对比文件的技术特征进行一一对比即可；第二步中的区别技术特征也容易通过上述对比得知。而申请人与审查员争议比较大的则集中反映在第二步中的“发明实际解决的技术问题”和第三步技术方案是否显而易见的判断。

上述三步法的分析过程时审查员在判断一个权利要求是否具备创造性所采用的最基本的审查基准，申请人应详细了解其判断的具体过程，才能与审查员在相同的思维模式下进行客观的意见交流，以使所申请的权利要求符合《专利法》所规定的创造性。

3 案例介绍与分析

下面通过几类比较典型的申请人对创造性意见陈述的案例，来说明审查员与申请人之间在对权利要求是否具备创造性所采用的不一致分析过程。

【案例1】一种高清电视接收机——意见陈述中无实质性内容。

申请人答复审查意见通知书时并未对申请文件进行修改，仅陈述如下意见：“审查意见指出，权利要求1是无需付出创造性的劳动就能实现的。采用的上述方法都是本领域的技术人员容易想到的，申请人不能认同。因为，审查指南并没有明确指出发明的创造性必须要付出了创造性的劳动得到以后才具有创造性，申请人认为审查员可能混淆了创造性的概念，这是申请人不能认同的”。

本案为个人申请，申请人的意见陈述中，仅仅从法理的角度分析了付出创造性劳动与创造性之间的关系，而忽略了技术方案是否显而易见的讨论。对于此类意见陈述，因为并未对权利要求的技术特征进行相应的分析，也未对权利要求与对比文件之间进行特征对比，更未对对比文件之间是否具有结合启示进行反驳。此时审查员必然会认为该意见陈述对权利要求是否具备创造性并没有进行实质性的辩解，具体的操作会从法理的角度告知申请人创造性三步法的判断方式，同时得出申请人意见陈述无法被接受的结论，最后将申请驳回。

本案提示：申请人在意见陈述时，应该利用与三步法类似的步骤，从权利要求技术特征与对比文件技术特征之间的关系、结合启示等各个角度来陈述权利要求具备创造性的理由，而不能仅仅从法理、审查员的笔误、细微的逻辑错误等方面进行答复。

【案例2】一种提示电视机软件升级的方法——意见陈述中认为领域不同。

申请人的意见陈述为：“申请人认为对比文件3与本申请权利要求1记载的技术方案属于不同的技术领域，对比文件3为总配线架外线工频入侵检测方法及装置，属于通信、电话技术领域，而本申请属于电视机技术领域。所以审查意见将对比文件1（电视机领域）与对比文件3（非电视机技术领域）的某些特征结合评判本申请之创造性，这是不符合审查指南之相关规定”。同时提到本申请是控制电视机电源指示灯的闪烁，与对比文件3的方案不同。

申请人认为本案与对比文件之间并不属于相同的领域，自然不具有结合启示，所以其权利要求具备创造性。但是申请人在分析中，显然忽略了创造性三步法的判断过程是由“所属领域的技术人员”来进行的。前文曾经提到，所属领域的技术人员在有需要的情况下，具备从其他技术领域中获知现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。也有是说，在面临技术问题时，如果其他领域具备解决技术问题的技术手段，这个假设的技术人员则有能力获取该技术手段来使本申请的技术方案显而易见。

具体到本案，首先对比文件3虽然属于通信领域，但通信领域与电视机技术领域属于相近领域，其次两个领域中对指示灯的控制是相通的。所以对比文件3尽管是属于通信领域，但是将其中控制指示灯闪烁的方案应用到对比文件1的电视领域是所属领域技术人员容易想到的。

本案提示：在意见陈述中，不能忽视所属领域的技术人员从相近领域获取现有技术的能力。在所要解决的技术问题能够促使所属领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段时，则不能仅仅因为领域差异来反驳审查员的创造性的结论。

【案例3】控制系统及遥控器的查找方法——利用说明书中的特征来限定权利要求。

申请人在意见陈述中认为：“相对于对比文件1，本申请的权利要求1所限定的控制系统可以设置多个操作模式，此点，虽然未明确记载在权利要求中，但基于说明书可以用来解释权利要求的理论，申请人认为可以由本申请的通篇说明书以及说明附图得出此技术效果”。

上述意见的实质即为说明书中的特征能够解释并限定权利要求的技术方案。在审查阶段，审查员一般不会接受此类陈述意见。因为根据专利法第五十九条第一款的规定：“发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求的内容”。一般情况下，如果所属领域技术人员从其技术特征中即能清楚判断权利要求的保护范围时，则不允许引入说明书的相关特征来对权利要求进行解释和限定。而仅仅在权利要求中的技术特征导致所属领域的技术人员的技术人员无法清楚的判断其保护范围时，才能使用说明书中的特征来限定权利要求，但审查员此时会要求申请人将说明书中的特征增加至权利要求中，以免在后续的司法程序中对权利要求的保护范围时产生疑问。

具体到本案，因所述领域的技术人员对权利要求1中的“控制系统”并无任何疑义，申请人声称的“控制系统可以设置多个操作模式”并未记载在权利要求1中，因此无法限定该权利要求的保护范围。

本案提示：因权利要求的保护范围在一般情况下仅仅由其记载的技术特征来确定，申请人不应该陈述说明书中的技术方案相对现有技术具备创造性，这是与专利法第五十九条第一款的规定背道而驰的。

【案例4】基于量化步长的零块阈值确定方法及零块预先判断方法——强调某技术特征具备技术效果。

申请人在意见陈述书中强调权利要求1、4具备创造性的理由是：权利要求1、4与对比文件1、2的区别特征为“采用码率为384 kbit/s，foreman.cif测试流进行确定”，该区别特征说明了该方法采用384 kbit/s，foreman.cif测试流进行确定时效果较好。

在创造性的判断过程中，如果一项发明产生了预料不到的技术效果，则该发明具备创造性。但是上述判断方式适用于例如选择发明、转用发明、新用途和要素变更等类型的发明判断。如果申请人认为自己的发明属于上述类型之一，且在原始申请文件中采用例如给出实验数据等方式给予相应的证明，则可以认为发明具备创造性。但是本案中，申请人在原始说明书中对选择实验条件及效果的记载仅为如下简单的内容：

“[0103]实验条件：码率为384 kbit/s，foreman.cif测试流。把由本发明计算所得的全零块阈值运用的pskip判断的模块进行优化，可以获得较好的视频图像质量。”

故此审查员根据说明书的简单记载以及对本领域知识的认知，不认可其预料不到的技术效果。具体审查的意见如下：采用具体什么参数的测试流完全可以由本领域技术人员根据具体情况自由选择，且其参数的获取完全可以根据本领域技术人员所掌握的现有技术知识通过多次试验获得，并不需要付出创造性劳动。由此可知，申请人强调的权利要求1、4具备创造性的理由不能成立。

本案提示：如果申请人准备采用“本发明具备预料不到的技术效果”这种方式来说明权利要求具备创造性，应该在原始申请文件中记载相应的实验数据，以强调其技术效果对所属领域的技术人员而言具备预料不到的技术效果。

4 建议

通过分析上面的几个案例可以发现，申请人与审查员的思维并未处在平行线上，导致申请人的意见陈述不易被审查员接受。为了能够使申请人的意见陈述更具备说服力，建议申请人在答复创造性以及在撰写原始的说明书时做到以下几点：

1）了解审查员创造性三步法的判断过程，答复时也应该利用三步法客观地进行技术特征是否公开、是否具备结合启示的认定，而得到权利要求具备创造性的结论；

2）对于结合启示的分析，应该用更多的篇幅去论证现有技术之间没有结合启示，例如区别特征的作用与对比文件中特征的作用不相同，或者即使作用相同却存在结合障碍，或者给出了相反的教导等情况。

申请人同时要充分了解所属领域技术人员的能力；该能力包括能够进行常规实验、能够去相近领域获取现有技术等。而对一些特征是否为本领域解决某技术问题的公知常识，要站在所述领域的技术人员的高度判断，而不能仅仅因为审查员引用的对比文件未公开，就得到该特征不是公知常识的结论。

3）了解权利要求的保护范围由权利要求记载的特征限定，一般情况下权利要求的保护范围与说明书所记载的技术方案无关；故此在意见陈述时，对于未记载在权利要求而记载在说明书中的技术特征，不应陈述其未被对比文件公开，更不应强调其作用。

4）原始申请文件在撰写过程中，应该记载与发明点相关的技术特征的作用、由该特征所产生的预料不到的技术效果，并给出相应的实验数据作为佐证，以作为日后与审查员交流的基础。

在答复创造性意见时，申请人可能需要增加说明书中的技术特征来克服该缺陷，故此有必要在原始说明书的撰写中，详细记载那些有可能增加至权利要求的细微的技术改进，同时对其作用、效果也要进行必要的分析。

5 总结

本文在介绍创造性的定义和“三步法”的基础上，分析了图像通信领域中的几个关于创造性意见陈述代表性案例，得到其不易被审查员接受的原因；最后结合上述的分析过程，在创造性答复方面给出几个有利于申请人的建议，包括利用三步法分析权利要求具备创造性、了解所属领域技术人员的能力、权利要求的保护范围由权利要求记载的特征限定以及在撰写原始说明书时应撰写的更全面，利于证明权利要求具备创造性[4]。

[1]中华人民共和国专利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.

[2]中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/201001/t2020100122_488461.html.

[3]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[4]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.