创造性裁量之行政与司法比较研究——透析法官对于定子偏斜案的审判思路

张 军

（国家知识产权局 专利审查协作北京中心，北京 100841）

责任编辑:薛 京

在专利权无效宣告程序以及后续的专利行政诉讼程序中，通常由主张无效或主张有效的一方当事人提供证据以证明其主张成立，即通常所说的“谁主张，谁举证”。提供的证据是否能够充分支持当事人的主张非常关键，但更为关键的是如何认定以及使用所提供的证据来证明其主张成立。

1 基本案情介绍

第15322号决定系被告专利复审委员会就原告王铭圣作为无效宣告请求人，针对第三人聚力公司拥有的名称为“电机定子的薄形化爪片结构”的第200820185283.1号实用新型专利（简称本专利，申请日为2008年）提出的无效宣告请求而作出的。

1.1 专利权利要求书相关内容

授权公告时的权利要求1[1]如下：

“1、一种电机定子的薄型化爪片结构，其特征在于：所述薄型化爪片（1）的厚度介于0.3 mm～3 mm，其最大外径小于50 mm，所述薄型化爪片（1）具一设于其中央的转子穿设部（10），以及间隔环布于其周边的复数个T形爪（20），所述T形爪（20）的扩形端片（21）外侧设有具斜置角度的斜状缘边（22），所述斜状缘边（22）界定形成一外扩端（221）以及一内缩端（223），所述薄型化爪片（1）中相对设置的二T形爪（20）的斜状缘边（22）外扩端（221）的间距界定形成一最大外径（A），所述薄型化爪片（1）中相对设置的二T形爪（20）的斜状缘边（22）内缩端（223）的间距界定形成一最小外径（B）；其中，所述斜状缘边（22）的斜角比例值（X）符合公式X＝（A-B）／A×100%，2.5%≤X≤9%。”

1.2 专利复审委员会认定

专利复审委员会在第15322号无效宣告决定中认定：

1）关于证据和现有技术

证据1：日本特开2001-61240公开特许公报及其中文译文，共10页，公开日为2001年3月6日。

证据1除第4页以外的其他页以及证据2，3（具体可查阅决定书）所记载的内容可以作为本专利的现有技术用于评价本专利权利要求的新颖性、创造性。

2）关于专利法第二十二条第二款[2]

本专利权利要求1与证据1相比，权利要求1还具有如下技术特征：斜状缘边的斜角比例值为X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9% （1）根据该技术特征可以确定权利要求1实际所要解决的技术问题是电机启动不良及运转死点的问题。可见，证据1并未公开权利要求1的上述技术特征，并且该技术特征也不能由证据1通过简单的文字变换或惯用手段直接置换而得到，因此本专利权利要求1相对于证据1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

在独立权利要求1具备新颖性时，从属于权利要求1的权利要求2，3相对于证据1也具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

3）关于专利法第二十二条第三款[2]

（1）相对于证据1。根据上述对权利要求1的新颖性的评述可知，权利要求1与证据1的区别技术特征在于：斜状缘边的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。根据该区别技术特征可以确定权利要求1实际所要解决的技术问题是电机启动不良及运转死点的问题。由于证据1并未公开上述区别技术特征，也没有证据表明该特征是本领域的公知常识，并且该区别技术特征还带来了有益的技术效果，即解决了电机启动死点的问题并使得启动更加顺畅，因此本专利权利要求1相对于证据1具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。在独立权利要求1具备创造性时，从属于权利要求1的权利要求2，3相对于证据1也具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

（2）相对于证据1和证据2的结合。权利要求1与证据1的区别技术特征在于：斜状缘边的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。根据该区别技术特征可以确定权利要求1实际所要解决的技术问题是电机启动不良及运转死点的问题。证据2也未公开上述区别技术特征，并且该区别技术特征还给权利要求1的技术方案带来了有益的技术效果，即解决了电机启动死点的问题并使得启动更加顺畅，即使使用证据1和证据2也不能得到权利要求1要求保护的技术方案的启示，因此本专利权利要求1相对于证据1和证据2具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。在独立权利要求1具备创造性时，从属于权利要求1的权利要求2，3相对于证据1和证据2的结合也具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

（3）关于证据3。由于王铭圣只使用证据3来评述权利要求3的附加技术特征，并不涉及权利要求1请求保护的内容，因此，当权利要求1具备创造性时，引用权利要求1的权利要求3也具备创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。

基于上述理由，专利复审委员会决定维持本专利有效。

原告王铭圣不服第15322号决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼称：证据1可用于评价本专利权利要求1的新颖性及创造性。被告作出的第15322号决定认定事实不清、适用法律错误。原告的诉讼理由具有事实和法律依据，请求法院依法对上述被诉决定予以撤销。

王铭圣的具体理由为关于专利法第二十二条第二款。本专利权利要求中要求保护的斜角比例值实际是本领域技术人员在解决转子启动死角问题通常会实施的角度范围，实际是本领域技术人员的必然选择，涉案专利与证据1实质上并无差异，不具新颖性。如果这个比例太小，则爪片大径处与小径处的区别就太小，无法提供启动偏向力矩，而这个比例如果太大，则将使小径处与转子的距离过大，而影响到马达转动中的效率。

关于专利法第二十二条第三款。本领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限次的试验就可以得到“2.5%≤X≤9%”的特定特征，这个数值范围其实是本领技术人员在解决转子启动死角问题，通常会实施的角度范围。本专利中设定的斜角比例值（X）符合的公式限定的不是结果特征，因为斜角比例不同，斜角本身仍然可能相同。因此，本专利不具备创造性。另外，在机械工业出版社于1996年出版的《电机工程手册（第二版）》的第61～62页内，记载有对于直流无刷电动机以定子齿部的不均匀间隙来解决启动死点问题的记载，并且从其具体的附图中直接测量，其不均匀间隙的比例为“6”，也属于本专利权利要求1的保护范围，由此可见，这个数值选定在近10年前的技术手册中已有类似记载，本领域设计人员肯定也会依据此手册进行类似斜角的设计，以此也能说明本专利不可能具有创造性。还有，本专利限定的是一个数值范围，而不是具体的一个数值，也就是说证据2的附图1A明确揭示定子的外观形状和比例关系，同时通过测量，可以证明证据1和2的结合已经揭示了本专利权利要求1中所限定数值比例值范围内的实施例。据此，可以证明本专利权利要求1没有创造性。综上，第15322号决定认定事实不清、适用法律错误，请求人民法院依法撤销。

被告专利复审委员会答辩称：原告在行政阶段提交的证据1的第4页与原文不符，应不予以采纳；关于新颖性的问题，原告在行政阶段的理由为本专利权利要求1中的公式对权利要求的保护范围无实质性限定作用，但在诉讼阶段的起诉理由却为该公式为本领域技术人员的必然选择；关于创造性问题，原告在行政阶段提交的证据2中的实验数据是原告在已经知道了本专利中的相关公式的情况下进行的验证，并不能证明相关公式是本领域技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或有限次试验就可得到的；原告在行政阶段并没有提交其在起诉状中提到的《电机工程手册（第二版）》以及相关样品，在诉讼阶段应不予采纳；通过测量证据2附图所得到的内容不能作为公开的内容。综上，第15322号决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院依法维持第15322号决定。

1.3 法院判决

北京市第一中级人民法院在接到原告王铭圣的诉讼请求后，在北京市第一中级人民法院对本案进行了公开开庭审理，最后法院的判决书（（2011）一中知行初字第1742号）要旨部分如下。

1）关于专利法第二十二条第二款[2]的问题

根据专利法第二十二条第二款的规定，新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

一般而言，只有当一项权利要求中记载的所有技术特征都被单独一项现有技术公开，才能认定该权利要求不具备新颖性，而一项权利要求所记载的技术特征中只要有一项技术特征没有被一项现有技术公开，相对于该项现有技术而言，一般不能得出该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性的结论。

本案中，与证据1不同，权利要求1还具有如下区别技术特征：斜状缘边的斜角比例值X符合下述公式：X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。而且，该区别技术特征并不是简单的文字变换，也不是惯用手段的置换，它使得本专利所要求保护的技术方案与证据1所公开的技术方案并不完全相同。因此权利要求1相对于证据1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

在独立权利要求1具备新颖性时，从属于权利要求1的权利要求2、3相对于证据1也具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

2）关于专利法第二十二条第三款[2]的问题

根据专利法第二十二条第三款的规定，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。

如果实用新型是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该实用新型不具备创造性。

本案中，权利要求1所要求保护的技术方案与证据1所公开的技术内容相比，其区别仅在于权利要求1还记载了：斜状缘边的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。

而通过证据1公开的内容，本领域技术人员可知，为达到起动不易产生死点、旋转较快的起动效果，又不至于导致电机运转不顺畅，电机定子的一个齿要形成一侧面积比另一侧面积稍大的非对称结构，且这种差值要处于一定的合理范围，不能过大也不能过小。权利要求1记载的上述公式的实质，便是在证据1揭示的上述合理范围内，通过最大外径A与最小外径B的简单差值，选择两者具体的比例关系和取值范围，以达到电机起动不易产生死点又不至于导致电机运转不顺畅的技术效果。可见，权利要求1所要求保护的技术方案，是在可能的、有限的范围内选择具体的范围，而这些选择可以由本领域技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果。因此，权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性[3]。

被告应在权利要求1不具备创造性的前提下，重新评价权利要求2，3的创造性。

综上，被告作出的第15322号决定认定事实不清、适用法律错误，本院依法予以撤销。原告的诉讼理由具有事实和法律依据，其诉讼请求本院予以支持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定，本院判决如下：

1）撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第15322号无效宣告请求审查决定；

2）国家知识产权局专利复审委员会就200820185283.1号实用新型专利权重新作出无效宣告请求审查决定。

2 该案案情简要分析

针对同一项实用新型专利，使用相同的证据，专利复审委员会与法院却得出了完全相反的结论，到底在哪个环节上出了问题呢？

在复审无效期间，复审委的审查员认为，由于证据1并未公开上述区别技术特征，即公式，也没有证据表明该特征是本领域的公知常识，并且该区别技术特征还带来了有益的技术效果，即解决了电机启动死点的问题并使得启动更加顺畅，因此本专利权利要求1相对于证据1具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

具体地，复审委认为，没有证据表明该公式是本领域的公知常识，并且由于该公式的存在带来了有益的技术效果，即解决了电机启动死点的问题并使得启动更加顺畅的效果。

但在行政诉讼期间，法院的法官则认为，解决电机启动死点问题的技术手段已被证据1所公开，即证据1中公开的电机定子的一个齿要形成一侧面积比另一侧面积稍大的非对称结构就已经解决了所述技术问题，并且实现了使得电机启动更加顺畅的效果，因此所述效果并非由该区别技术特征的公式所带来，该公式对现有技术的贡献仅在于，对于最大外径及最小外径的取值更方便，但该取值范围可以由本领域技术人员通过常规手段得到，并且没有产生预料不到的技术效果，则该实用新型不具备创造性。

专利复审委到底错在哪里了呢？

3 笔者的看法

3.1 新颖性及创新性

虽然经《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》（2008年12月27日通过）修正的《中华人民共和国专利法》已于2009年10月1日起施行，但由于本专利的申请日在2009年10月1日之前，故本案的审理仍应适用2000年8月25日修正的专利法以及2006版的审查指南。

本案主要争议焦点在于：授权公告文本的权利要求1是否符合专利法第二十二条第二款所规定的新颖性以及专利法第二十二条第三款所规定的创造性。

经对涉案专利（也称本专利）的权利要求1与证据1进行比较分析可知，权利要求1要求保护一种电机结构，其由前序部分和特征部分一起共同限定电机的结构，属于产品权利要求，除结构特征以外，其还借助于参数特征来表述所述产品的结构，但是由参数特征表征的产品权利要求，其保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品结构的本身带来何种影响。证据1与本专利属于相同的技术领域，即涉及电机定子领域，要解决相同的技术问题，即电机启动慢的问题，采用了基本相同的技术方案，即对电机定子的结构进行改造，使得其中的一个齿形成一侧面积比另一侧面积稍大的非对称结构，实现了相同的技术效果，即构成启动快的电机。

在庭审阶段，原告、被告双方均认可：与证据1相比，除了上述公式之外，本专利权利要求1中的其他特征部分都已被证据1所公开。因此，本专利相对于证据1实际解决的技术问题是，通过权利要求1记载的上述公式，在所述公式所揭示的合理范围内，更方便、更快捷地选择确定合理的参数取值，以达到电机起动不易产生死点又不至于导致电机运转不顺畅的技术效果。

通过上述分析可知，即使未见到本专利，本领域技术人员根据现有技术的证据1的启示，也必然要考虑到所述参数的选择问题，所选参数的合理取值范围也必然会落入到本专利权利要求1的公式所限定的保护范围之内。换句话说，根据现有技术的证据1可以确定，本专利所要求保护的产品是现有技术的产品，其从产品的结构和/或组成上与现有技术的产品并不存在本质上的差异。本专利为实用新型专利，根据审查指南第一部分第二章第6.1节的规定，实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的新的技术方案，并且特别强调，如果权利要求中既包括形状、构造特征，又包括对方法本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体。因此，实用新型并不保护产品的制造方法，从而本实用新型实际保护的仅仅是该产品的结构。由于所述结构特征已被证据1所公开，因此所述产品属于现有技术的产品，其不应当被授予专利权。

在2010版的审查指南第554页中关于“施行修改后的专利法的过渡方法”第四条中规定：管理专利工作的部门对发生在2009年10月1日以后的涉嫌侵犯专利权行为进行处理的，适用修改后的专利法第十一条、第六十二条、第六十九条、第七十条的规定。

修改后的专利法第六十二条明文规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

由于本专利是实用新型专利，只保护产品的结构，因此不考虑制造方法，只要本专利产品的结构和/或组成与现有技术相同，就可推定该产品属于现有技术，不应当被授予专利权，否则，当引起后续侵权诉讼纠纷后，败诉方只能是涉案专利的专利权人，同时也会给各方当事人、社会公众以及管理专利工作的部门带来不必要的麻烦。

3.2 评述角度

从新颖性还是从创造性的角度来评述涉案专利的专利性更为合理，也更有说服力？

虽然争议专利的产品结构与现有技术无异，但争议专利的权利要求1的特征部分与现有技术的证据1相比较还是存在明显的区别特征，即公式部分，虽然该公式的使用对涉案专利所要求保护的产品结构本身并未带来实质性的影响，仅仅是方便了选择参数，即使没有该公式，本领域技术人员也会在合理范围内取值，但该公式毕竟未被现有技术所公开，并且在产品的制造过程中也确实能带来方便取值的有益效果，那么到底应该从新颖性还是从创造性的角度来评述本专利的专利性更合理呢？

审查指南第二部分第三章第3.1节关于审查原则中规定，审查新颖性时，应当根据以下原则进行判断。

1）同样的发明或者实用新型

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

审查指南第3.2.1节关于判断是否属于相同内容的发明或者实用新型的审查基准中提到：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。另外，上述相同的内容应当理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

涉案专利中由于上述公式的存在，要求保护的实用新型与证据1所公开的技术内容不完全相同，也不仅仅是简单的文字变换，那么是否能够从证据1中直接地、毫无疑义地确定呢？

审查指南第3.2.4节关于数值和数值范围中提到：如果要求保护的发明或者实用新型中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，例如部件的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其余技术特征与对比文件相同，则其新颖性的判断应当依照以下规定：对比文件公开的数值或者范围落在上述限定的技术特征的数字范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。但证据1并未明确公开一个数值范围。

审查指南第3.2.5节包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求中提到：对于包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利要求新颖性的审查，应当按照以下原则进行。

1）包含性能、参数特征的产品权利要求

对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

2）包含制备方法特征的产品权利要求

对于这类权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以判定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组合相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。

参照审查指南的上述规定，再次将涉案专利与证据1进行比对。显然，虽然权利要求1中的公式包含了不同的参数取值方法，或者说制备方法有所不同，但是从整体技术方案，即所述定子的结构来看仍然看不出隐含了要求保护的产品具有区别于证据1产品的结构和/或组成。换句话说，尽管由于公式的存在导致了涉案专利的权利要求1与证据1相比所限定的产品在制造方法上存在区别，但该区别并未带来产品的结构和/或组成上的真正不同，该区别所包含的技术内容实际就是方便参数的取值，但可推定，从证据1中可直接地、毫无疑义地推出该区别特征所限定的该合理的取值范围。因此根据审查指南的上述规定，参照上述包含性能、参数特征的产品权利要求，或者包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性判断方法，可确定本专利权利要求1不具备新颖性。

但笔者经仔细考虑后还是认为，如果从新颖性的角度来评述本专利的权利要求1不具备新颖性有些欠妥，毕竟所述公式没有被证据1所公开。如果换一个角度，从创造性的角度来对本专利的专利性进行评述将更有说服力。

3.3 关于专利法规定的创造性

专利法第二十二条第三款规定，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。

审查指南第二部分第四章第4.3节有关“选择发明”中规定：如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

本案中，权利要求1所要求保护的技术方案与证据1所公开的技术内容相比，其区别仅在于权利要求1还记载了：斜状缘边的斜角比例值X符合X=( )

A-B/A×100%,2.5%≤X≤9%。

而通过证据1公开的内容，本领域技术人员可知，为达到起动时不易产生死点、启动较快的技术效果，但又不至于在电机正常运转时产生甩的问题，电机定子的一个齿要形成一侧面积比另一侧面积稍大的非对称结构，且这种差值要处于一个合理范围内，不能过大也不能过小。权利要求1记载的上述公式的实质，便是在证据1揭示的上述合理范围内，通过最大外径A与最小外径B的简单差值，具体选择两者具体的比例关系和取值范围，以达到电机起动不易产生死点又不至于导致电机运转不畅的技术效果。可见，权利要求1所要求保护的技术方案，是在可能的、有限的范围内选择具体的范围，而这些选择可以由本领域技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果。因此法官最终确定权利要求1不具备创造性，并从选择发明的角度来评述其不具备创造性应当是最为适当的。

综上所述，如果一项实用新型专利，其所限定的产品与现有技术相比，如果区别仅在于制备方法不同，但产品的结构和/或组成实质相同，则该产品属于现有技术，其至少不具备创造性，不应当被授予专利权。

或许有人会问，如果涉案专利是发明，其是否具备创造性？

根据上述分析可知，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性。

如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组合相同，则该权利要求不具备新颖性。审查指南中所针对的上述要求保护或限定的产品不仅仅针对实用新型，也针对发明。专利法第六十二条所提到的实施的技术或者设计，同样也是不仅包括实用新型，也包括发明。从而可进一步得出结论：如果上述讨论的涉案专利是发明专利，其同样也应至少不具备创造性。从严格意义上讲，其甚至不具备新颖性。

[1]饶振奇，张良昇，吴添进.电机定子的薄型化爪片结构：中国，200820185283.1[P].2008-08-20.

[2]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]王振清.知识产权经典判例[M].北京：知识产权出版社，2011.