疏忽交易 无奈败诉评深圳中院判决的IPAD商标权属纠纷案

祝建军

深圳市中级人民法院

美国苹果公司（Apple Inc）是世界范围内的知名高科技企业，其推出的iphone智能系列升级手机一时间风靡全球，成为时尚与品位的代名词，有众多追捧的粉丝。2010年1月，苹果公司继iphone智能时尚手机之后又在全球推出了iPad平板电脑，该款电脑的多用途功能与时尚造型设计立即引起无数苹果粉丝的青睐。中国作为世界上最大的消费品市场，自然成为苹果公司推销iPad平板电脑的重要国家，但令人吃惊的是，苹果公司在中国市场上推出iPad平板电脑时，居然IPAD注册商标不属于其所有，该注册商标登记在深圳的一家科技公司名下。苹果公司为推行在中国的iPad平板电脑销售战略，于2010年提起了对深圳这家公司的IPAD商标确权之诉，2011年12月深圳中院对这起商标权属纠纷做出裁判：苹果公司败诉。该裁判意味着苹果公司的iPad平板电脑将有可能被迫退出中国市场，或者更换为其他商标再进行销售，并且还将面临被指控商标侵权的严重后果。1.深圳唯冠公司已向深圳市福田区人民法院起诉深圳国美电器有限公司销售苹果公司生产的ipad平板电脑侵害其IPAD注册商标专用权，要求国美电器停止侵权，目前该案正在审理中，案号为（2011）深福法知民初字第1254号。如此一来，苹果公司的iPad平板电脑将折戟中国市场，同时也将使其商誉在一定程度上受损。商标策略对一个企业的发展来说至关重要，总结该案的审判经验，可以使相关企业吸取经验教训，避免因商标权转让交易之疏忽而招致不利的后果。

一、基本案情2.具体案情详见广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法民三初字第208、233号民事判决书。对本文案例的评析仅代表作者本人的观点。

2000年，被告唯冠科技（深圳）有限公司（以下简称深圳唯冠公司）向我国商标局申请注册和IPAD商标，这两个商标于2001获得注册，核定使用的商品类别均为第9类计算机、计算机周边设备、电子显示器等，目前这两个注册商标处于有效期内。

被告深圳唯冠公司的法定代表人是杨荣山。深圳唯冠公司在其公司网站（www.proview.com.cn）“公司简介”中称，“唯冠是世界五大显示器制造商之一，公司成立于1989年，董事会主席及首席执行官为杨荣山，在全球11个国家和地区拥有17处分公司（中国大陆、台湾、香港…）”。经查实，英国唯冠公司是在英国注册成立的公司；唯冠国际控股有限公司是在中国香港注册成立的公司；唯冠电子股份有限公司是在中国台湾注册成立的公司，杨荣山也是唯冠电子股份有限公司的法定代表人。

原告苹果公司是在美国加利福尼亚州注册的公司。原告IP申请发展有限公司（IP Application Development Limited）（以下简称IP公司）是在英国注册的公司。苹果公司欲通过IP公司购买上述在中国注册的和IPAD商标。

2009年8月，原告IP公司的Jonathan首先与英国唯冠公司的Timothy Lo通过电子邮件磋商，希望以20000英镑购买唯冠3.这里所说的唯冠实际上是指在各个国家和地区设立的唯冠公司，IP公司实际上是想从各个国家和地区设立的唯冠公司手中购买这些公司各自所拥有的商标权，包括深圳唯冠公司在中国所拥有的IPAD商标。拥有的IPAD商标；英国唯冠公司的Timothy Lo回邮件称，唯冠在欧盟成员国、越南、墨西哥、中国、韩国、印尼和新加坡等国家拥有IPAD商标。2009年9月，英国唯冠公司的Timothy Lo给Jonatha发去邮件，希望Jonatha与其中国法务部同事Ray Mai（麦世宏）联系，以商讨购买IPAD商标事宜。2009年10月，hui_yuan给原告IP公司的Jonatha发邮件，称其是唯冠法务部成员，并就IPAD商标转让的价格进行交涉。2009年11月，hui_yuan给原告IP公司的Jonatha发邮件，称“我的老板同意以35000英镑的报价转让IPAD商标；IP公司将在收到经唯冠适当授权的代表签署的协议原件之日起七天内向唯冠指定的银行账户对唯冠支付对价。我公司是一个跨国公司，且一致信守其诺言。我可以向你保证我公司会在收到钱后即签署国家转让合同”。 2009年12月1日，原告IP公司的Jonatha回复邮件，将所要购买的IPAD商标制作成列表，该列表包括本案所涉和IPAD商标，请求hui_yuan确认。2009年12月7日，hui_yuan给原告IP公司Jonathan回复邮件称，“1、附件为所有已注册国家的（和IPAD商标）证书副本。2、支票应开立给唯冠电子股份有限公司。3、因为我没有台湾护照，我的上司Ray Mai会与你在台湾会面。” hui_yuan还与原告IP公司的Jonathan商定了转让IPAD商标协议的具体条款。

上述hui_yuan与原告IP公司Jonathan之间的邮件，是通过被告深圳唯冠公司www.proview.com.cn网址上的电子邮箱发出的，该谈判邮箱宣示，“本邮件由唯冠国际控股有限公司或其任何子公司所有”，该谈判邮箱签名栏注明了被告深圳唯冠公司的名称、地址、电话、负责部门及联系人。2008年9月10日，南方都市报《换全球商标？美国EMC左右为难》报道，“日前记者从唯冠科技法务部麦世宏处获悉…”。

2009年12月，台湾唯冠电子股份有限公司（以下简称台湾唯冠公司）出具授权书，授权其公司法务部长麦世宏代为签署IPAD商标转让事宜，该授权书由台湾唯冠公司盖章，并由其法定代表人杨荣山盖章，麦世宏签名。2009年12月17日，台湾唯冠公司与原告IP公司签订了《商标转让协议》，约定，唯冠以35000英镑为对价向IP公司转让IPAD商标；在商标注册的每一地区，唯冠应签署一份转让文件，以使IP公司能够在该地区备案商标转让；本协议由香港法律排他性管辖；本协议及本协议提及的一切文件构成双方之间关于本协议标的的全部协议并取代先前关于该标的的草案、协议、承诺、陈述、保证及任何性质的书面或口头安排；该协议转让的商标包括了涉案商标在内的在八个国家注册的相关IPAD商标。该协议在中国台湾签订，协议签订人为代表台湾唯冠公司的麦世宏，代表IP公司的Handn Wood。上述《商标转让协议》的内容，与hui_yuan和Jonathan商定转让IPAD商标协议的内容一致。协议签订后，原告IP公司向台湾唯冠公司支付了35000英镑。

2009年12月23日，台湾唯冠公司与原告IP公司在中国台湾签署了《商标转让协议书》，原告IP公司向台湾唯冠公司支付1英镑作为IP公司商标转让费用，唯冠承认所有商标相关的注册表或其他影响所有权转换的文件变更已生效。唯冠同意被授权的受让方或其法定代表人签订必要的商标注册表，并代表唯冠行使此转让协议备案的权利。该协议在中国台湾签订，协议签订人为代表台湾唯冠公司的麦世宏、代表IP公司的Handn Wood。2009年12月23日，台湾唯冠公司的麦世宏给原告IP公司签署了一份《商标权转让登记申请书》，将本案和IPAD商标转让给原告IP公司。麦世宏在签转让合同期间提交的“Ray Mai”名片反映，其为深圳法博智权专利商标法律事务所的总经理。

2010年2月，原告苹果公司与原告IP公司签订一份《权利转让协议》，原告IP公司以10英镑为对价向原告苹果公司转让有关商标（即唯冠转让给IP公司的所有相关IPAD商标）的所有权利。

2010年，原告苹果公司在中国大陆销售iPad平板电脑时，被告深圳唯冠公司向原告苹果公司发出律师警告函，要求苹果公司立即停止侵害其和IPAD注册商标权的行为。随后，苹果公司与IP公司在深圳中院起诉深圳唯冠公司，要求法院确认和IPAD商标归原告苹果公司与IP公司所有，并要求被告深圳唯冠公司赔偿原告经济损失400万元。

2010年5月20日，原告苹果公司、IP公司还在中国香港特别行政区法院起诉唯冠国际控股有限公司（香港注册）、台湾唯冠公司、深圳唯冠公司、杨荣山违反了IPAD商标转让协议，要求其承担违约责任。

二、法院裁判

综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回两原告的诉讼请求。

三、法理评析

（一）本案为何是确权之诉而不是违约之诉？

在依据违约之诉走不通的情况下，苹果公司与IP公司另辟蹊径选择以商标确权之诉提起诉讼。商标权权属纠纷是指因商标专用权的归属发生的争议，比如，当事人因合同等原因发生有关权属争议【1】， 商标权权属纠纷在性质上属于确认之诉。苹果公司与IP公司如果胜诉，、IPAD的注册商标权即归苹果公司所有，同时，苹果公司、IP公司可依据法院生效判决将、IPAD的注册商标权变更登记到苹果公司名下。

苹果公司与IP公司列出本案构成表见代理的四种理由，均不足以证明这构成使其相信谈判人与签约人具有代理深圳唯冠公司处分、IPAD商标权的授权表象。

（二）本案构成表见代理吗？

苹果公司与IP公司主张本案对方的行为构成表见代理，该主张成立吗？所谓表见代理，本属于无权代理，但因本人与无权代理人之间的关系具有外表授权的特征，致使相对人有理由相信行为人有代理权而与其进行民事法律行为，法律使之发生与有权代理相同的法律效果【2】。 依据民法原理及我国《合同法》第49条关于表见代理的规定，表见代理的构成要件可以分为表面要件和特别要件。表面要件包括：1、无权代理人须以本人的名义进行民事活动，能够出示证明自己接受委托，为本人办理事务的文件或声称代理本人；2、行为人具有相应行为能力；3、无权代理人除授权瑕疵外所为的行为合法。特别要件包括：1、须有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；2、须相对人为善意。表见代理成立，则本人应受表见代理人与相对人之间实施的民事法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为设定的义务。

苹果公司与IP公司主张本案构成表见代理的理由是：1、杨荣山是台湾唯冠公司与深圳唯冠公司的法定代表人；2、2008年9月10日，南方都市报《换全球商标？美国EMC左右为难》报道，麦世宏是被告公司的法务人员；3、深圳唯冠公司的谈判负责人与授权签约代表均为麦世宏，谈判协议的内容与书面合同的内容完全相同；4、深圳唯冠公司在谈判中承诺参加商标集体转让交易。但通过本案查明的事实表明，本案不构成表见代理。理由如下：

苹果公司与IP公司列出本案构成表见代理的四种理由，均不足以证明这构成使其相信谈判人与签约人具有代理深圳唯冠公司处分、IPAD商标权的授权表象。比如，尽管杨荣山是被告深圳唯冠公司和台湾唯冠公司的法定代表人，但杨荣山出具的IPAD商标转让事宜授权书明确为台湾唯冠公司的授权，盖章也是台湾唯冠公司，故授权的主体是台湾唯冠公司而不是深圳唯冠公司。南方都市报报道，麦世宏是深圳唯冠公司的法务人员，但麦世宏在签转让合同时提交的名片显示，其为深圳法博智权专利商标法律事务所的总经理，故该报道无法被采信。本案没证据显示，深圳唯冠公司承诺参加商标集体转让交易。市场经济本质上是法治经济，商标法中商标权转让的基本规则是：要受让他人商标，必须要与商标权人或经商标权人授权的代理人谈判及签约才有意义，苹果公司与IP公司显然未按该规则行事。

市场交易行为分为民事主体的交易行为和商事主体的交易行为两类，一般情况下，民事主体的交易行为涉及民事主体的生存利益，而商事主体的交易行为涉及商人的经营利益，民商事法律基于这两种不同交易主体行为的性质，在对待交易行为的注意义务上，通常对民事主体和商事主体行为人的要求有所不同，对民事主体交易行为人要求的注意义务较低，而对商事主体交易行为人要求的注意义务较高。本案中，深圳唯冠公司是涉案、IPAD注册商标的原始所有权人，苹果公司、IP公司欲取得该、IPAD的注册商标权，其只能通过与深圳唯冠公司签订转让协议的方式获得。苹果公司与IP公司作为商主体，在受让他人商标权之转让行为中，应尽较高的注意义务审查谈判人、签约人是否有处分他人商标权的授权。但应注意的是，无论是最初与IP公司谈判的英国唯冠公司的Timothy Lo，接下来的hui_yuan，代表台湾唯冠公司与IP公司签订《权利转让协议》的麦世宏，还是台湾唯冠公司，深圳唯冠公司均没有授权这些人处分其、IPAD注册商标权，这说明苹果公司与IP公司显然未尽必要的审查注意义务，其主观上有过错。

英国唯冠公司、台湾唯冠公司、香港唯冠集团、深圳唯冠公司在法律上是各自独立的商事主体，IP公司只有与上述唯冠公司分别签订商标权转让合同，才能取得各个唯冠公司所拥有的商标权，也就是说，IP公司只有与深圳唯冠公司谈判并签订商标权转让协议，才能受让深圳唯冠公司在中国拥有的、IPAD注册商标权。只有商标权人才有权处分其商标，而IP公司却想只与其中一个唯冠公司签订商标转让协议就受让各个唯冠公司手中的商标权，这本身在法律上就充满了风险，结果会变得无法预测，本案纠纷的发生即印证了这一点。

（三）应如何处理台湾唯冠公司的无权处分行为？

但笔者注意到，台湾唯冠公司与原告IP公司签订的《商标转让协议》约定，本协议由香港法律排他性管辖。由于该合同在中国台湾签订，且协议约定因合同产生的纠纷由中国香港法院专属管辖，鉴于此，中国大陆法院对该商标转让协议纠纷无管辖权，原告IP公司应到中国香港特别行政区法院起诉台湾唯冠公司，以追究其违约责任。

【1】于晓白，颌中林，夏君丽，罗霞.知识产权民事案由的理解与适用[M]//最高人民法院民事审判第三庭编.奚晓明主编.知识产权审判指导.北京：人民法院出版社，2008：89.

【2】 司法部律师资格考试委员会编审/李仁玉主编.全国律师资格考试指定用书·民法【M】.北京：法律出版社，2001：75.