商标许可中的风险及防范

　　商标又称品牌，是一企业产品区别于他企业产品的标志，一个有影响力的商标是企业产品销售的良好保证。如果没有一个吸引人眼球、口碑好的商标，企业接受商标授权无疑是一种有效的经营选择。作为世界生产大国，中国企业接受品牌授权有广阔的市场范围(商标许可，也称品牌授权，最早从欧美开始，如迪士尼。在亚洲日本卡通品牌发展得最早，如哆拉A梦；韩国的卡通品牌是新兴的力量，像流氓兔等。在世界各国中，产品销售特许主要应用于汽车销售、加油站、软饮料销售等行业；商业模式特许主要应用于零售、餐饮、旅馆以及房地产中介等行业)，但是作为一种无形资产，商标许可中蕴藏着极大的法律风险。我国企业特别是被许可的中小企业一定要事先对被授权商标进行全方位的调查，尽量减少商标交易中的风险。接受商标特许是我国许多中小企业成功经营的捷径，但被许可方必须有效防范许可中的风险。被许可方在接受许可前要对商标的权利状态、商标主体、商标的效力强弱、使用情况等方面进行全面调查，防范风险；在许可合同签订过程中要对许可的商标标的、使用范围、许可费等条款详细约定，避免产生风险；许可合同签订后，还要对商标的效力情况等方面的问题进行监督，尽可能减少风险的发生。
　　
　　1商标许可前的风险防范
　　商标在接受许可之前，一定要对商标的法律状态及使用情况作全方位调查，把隐患消灭在授权之前。
　　1.1 商标的权利状态
　　首先要对被许可商标是否得到授权(在实践中，涉及未注册商标使用许可的案件并不少见，比如“黑天鹅”饺子馆、“土掉渣”烧饼店等特许经营合同纠纷案)，权利保护期还有多长时间，或者到期后是否及时进行了续展注册等情况进行考察。我国商标专用权取得实行注册取得原则，如果商标没有注册或到期未续展注册，或者已经被撤销，则不享有商标专用权的保护，任何人都可以在同类或不同类商品上使用，甚至被他人抢注，从而影响商品在市场的销售。受让未注册的知名商标虽然根据商标法的规定，可以避免他人抢注，但是否知名的认定处于不确定状态，风险较大；当然如果被许可的是未注册的驰名商标的，同样享有商标专用权的保护。不过商标是否驰名处于变化状态当中，权利不稳定，最好受让那些被商标局或司法机关认定的驰名商标。
　　如果商标仍处于正在申请过程中，是否受让也要慎重。我国商标注册实行实质审查原则，必须符合商标法规定的条件才能得到授权。目前，商标申请量非常大(到2010年4月26日前为止，中国的商标注册累计申请量达到722万件，已经注册的商标达到427万件，商标的年申请量达到了83万件，均居世界第一。同时，国外企业通过《马德里协定》到中国申请注册的商标达到14.28万件，连续五年世界第一；中国企业通过《马德里协定》到国外申请注册的商标达到9 721件，连续五年居世界第八位)，垃圾商标泛滥成灾，商标审查积压严重，最顺利的商标注册其周期也长达三年，如经过商标异议程序，商标注册周期可长达十余年。如果受让或被许可处于申请过程中的商标，将面临巨大的风险，因为这种商标法律状态是不稳定的，可能因为缺乏显著性、侵犯在先权利等原因不能获得注册。
　　如果商标虽已授权，但正处于争议中，存在被撤销的风险，最好等有结果后再决定是否受让或使用。
　　1.2 商标的权利主体
　　只有商标权人或其特别授权的代理人有权利进行商标授权使用。在交易前一定要考察交易人是否是真正的商标权利人，可以通过查验商标注册证书、查询商标公告或中国商标网等了解真正的权利主体。
　　需要注意的是，如果许可方本身已经是商标的被许可人，一定要考察原许可合同中权利人是否授权被许可人将其被许可的商标再次转让或许可。如果许可合同未约定或约定不明确，被许可人无权进行再许可或转让。如果许可方本身已经是商标的受让人，一定要考察原转让合同是否经过商标局审查核准。商标转让合同必须经过商标局核准公告，否则不发生法律效力。这时的商标受让人还不是真正的权利人，无权进行商标的许可或再转让。
　　1.3 商标的效力范围
　　商标专有权受地域的限制，只在注册地受专用权的保护。被许可使用前企业要审查商标是否已在中国核准注册，如果企业生产的产品主要用于出口，还要考察商标是否在出口地获得注册，否则在产品销售地还可能产生商标侵权的纠纷。
　　商标专用权以商标核定使用的商品或服务为准，权利人不得随意扩大商标所使用的商品的范围。如果要在不同类的产品上使用已注册商标，要另行提出申请。被许可企业要考察权利人被核定在哪些产品上使用这个商标，避免权利人超出核定使用的范围许可或转让，否则有可能出现侵权纠纷，因为可能已经有他人在不同类产品上注册了相同或类似商标。
　　1.4 商标的效力强弱
　　商标的效力强弱与商标的显著性密切相关，商标与商品的联系越弱，显著性越强。显著性强的商标，对商品的指向性也强。对于企业来说，最好使用显著性比较强的商标，虽然前期让消费者接受比较困难，但商标对商品的指向性会随着使用时间的延长而增强。而对显著性弱的商标的投入大多是在为他人作嫁衣。国内的一些特许经营企业，其商标的识别性很差，为此发生了不少纠纷。比如“永和豆浆”的品牌，其在市场上具有一定知名度，也得到了广大消费者的认同。但是永和豆浆的品牌并非独此一家“，大成永和”、“永和大王”等许多品牌让人难以区分，消费者很难分辩此“永和”与彼“永和”之间的关系。同样，北京的“京客隆”超市，相似品牌还有“天客隆”、“亿客隆”、“西客隆”等，其商标很接近，消费者有时难以分辨，最终不利于企业的长远发展。
　　
　　2商标许可合同中的风险防范
　　在对商标以上情况进行考察后，决定使用目的商标的，双方应签订书面的商标许可合同，对许可过程中的相关问题进行规定，防范控制许可中的风险。合同中应规定的内容很多，我们只讨论一些最常见的问题。
　　2.1商标许可的标的
　　合同中应明确许可使用的是哪个商标，允许被许可方在哪些商品或服务上使用。商标许可人可能有几个商标或系列商标，是否都允许被许可方使用应在合同中明确。许可使用的商标必须与注册商标保持一致，不能分割使用，也不得随意改变商标标志。一件商标可能指定了多种商品或服务项目，如果许可使用的项目并不包含所有项目，那么应在合同中明确商标使用的商品范围有多大。
　　如果商标存在相关的商业标记，如联合商标(联合商标是指同一个商标所有人在相同或类似的商品上使用的若干个近似商标。其中，首先注册或主要使用的商标为正商标，其余商标为该商标的联合商标。如杭州娃哈哈营养食品厂在第32类酒精饮料类商品上注册了“娃哈哈”商标，同时也在同一商品门类上注册了“哈哈娃”、“娃娃哈”、“哈娃娃”等类似商标)。为了商标的有效使用，可以要求权利人将相关商业标记一起授权使用，或者要求权利人不得将相关商业标记转让或许可给不同的商业主体。
　　2.2 商标许可方式
　　根据《商标法》第40条规定，商标许可的类型有三种：独占许可、排他许可及普通许可(独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标)。
　　
　　在许可合同中应对许可方式明确约定。普通许可虽然许可使用费较低，但市场上同时使用同一商标的主体可能较多，相互容易形成竞争。众多的被许可方为生存而专注于激烈的价格战(杨建锋，2004)，有可能因此忽视对品牌商品、服务的维护，导致品牌商品、服务的质量下降，同时过低的价格也会使相当一部分的原有品牌认同者失去认同感，除非产品的市场容量特别大，否则不建议加入这类商标的使用者行列；独占许可的被许可人可以垄断对商标的使用，但相对商标许可使用费会比较高，在产品市场容量很大时没必要采用这种方式；排他许可时市场上商标所有权人与被许可人两家主体在使用同一商标时，双方会互相影响。如王老吉商标的影响力就是商标被许可人造就的，作为商标权人可以搭便车；反之同样如此。但一旦某一方有毁坏商标声誉的恶性事件，则双方皆受影响。如南京冠生园事件，南京冠生园使用陈年月饼馅，给所有的使用冠生园商标的厂家都带来不利影响。所以，选择这种许可方式也要慎重。
　　2.3 商标许可的时间及地域范围
　　合同中明确约定商标使用的时间及地域范围。被许可是只能在国内使用，还是在国外市场上也可使用，要在合同中约定清楚。跨过公司在进行商标许可时，一般会把全球市场划分为不同的区域，一般在一个区域获得授权的企业不得到其他区域进行制造销售使用，从而确保在一个区域得到最大化的经济利益，同时维护被许可方的利益。
　　另外要约定合理的使用时间，以及商标使用到期后是否可以继续使用的问题。如西南某药厂使用美国罗氏公司的商标散利痛，商标使用期满之后，罗氏公司不再允许继续使用，该药厂多年以来对散利痛的投入全部都打了水漂。
　　2.4商标许可费的支付
　　商标许可费的支付方式有一次性支付或分期支付。付费的标准可以一次协商一个总数，也可以按照产品的产量或利润提成。一次全部支付许可费的方式对许可人非常不利，除非被许可人实力雄厚。另外一次性风险过大，一旦商标不能带来利润将血本无归。相对来说提成的方式比较可取，一方面不会占用太多资金，另外也便于根据商标的实施情况随机应变。
　　提成的依据可以根据利润确定也可依据销售额确定。依据利润确定提成对被许可人比较公平。依据销售额则相对比较清楚，容易核查。可以根据实际情况经对方协商选择。
　　2.5 违约责任及争议条款
　　在合同执行过程中一方或双方出现违约情形，责任如何分担应事先予以约定。如哪些情况构成违约，责任如何承担，责任形式有哪些，什么情况下可以解除合同。违约责任的承担一定要具体化，违约金如何计算，如何支付，应采取哪些补救手段等。不要笼统规定违约一方全部承担违约责任，否则到时会因约定不明确使条款流于形式。
　　双方出现争议协商不成，采取哪种解决方式，是诉讼，还是仲裁？到哪个法院进行起诉？当然约定还要符合诉讼法的规定，否则不生效。
　　还有其他一些与双方利益相关的问题也应予以约定，如被许可方是否能再许可第三方使用、被许可方是否要对许可费的数目保密等，被许可方还要注意避免在商标许可合同中出现捆绑销售、固定价格或其他不合理附加条件等。
　　
　　3商标许可后的风险防范
　　商标许可合同签订后，被许可方还应防范许可合同执行过程中的问题。
　　3.1 商标许可合同的备案
　　督促许可方须在签订之日起三个月内将商标使用许可合同副本向商标局办理备案；商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但不caJB9A8G/N/HIobahNaF0yaB6cGkJgPD5ud75zsHlXI=得对抗善意第三人，当事人另有约定的除外(最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)第19条规定)。双方将许可合同副本送交双方所在地工商行政管理机关备查。商标许可合同签订后，应尽快办理备案备查的手续，使合同内容及合同执行处于公众的监督之下。特别是被许可人属于独占或排他许可的被许可人的情况下，公众的监督有利于防止权利人随意将商标再许可第三人使用，侵犯被许可人的利益。
　　3.2 维持商标的有效性
　　监督帮助商标许可方维持商标的有效性。未经被许可人同意，商标权不得转让给第三人；不得放弃续展注册；不得申请注销商标，不能妨碍被许可人合法使用商标等。当然被许可人也应积极使用商标，否则商标可能因为三年不使用被撤销注册。
　　发生商标侵权时，督促许可方与被许可方应积极配合，共同维护商标的有效性。我国三种许可的被许可人诉讼权利是不相同的，根据最高法院的司法解释(最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)第4条的规定)的规定：独占许可的被许可人有权单独向人民法院提起诉讼，或提出诉前禁令、证据保全的申请；排他许可的被许可人，在权利人不起诉或不申请的情况下，才可以向人民法院提起诉讼，或提出诉前禁令、证据保全的申请；普通许可的被许可人则只能在许可人有明确授权时，才能提起诉讼或诉前禁令。在不能制止侵权的情形下，督促商标权利人(特别是在普通许可的情形)配合(如不起诉声明或积极授权等)被许可人主张权利。
　　当然对于被许可人，商标被他人侵权，被许可人也应该协助许可人查明事实。独占许可商标的侵权对被许可人影响甚大，即使对于排他许可或普通许可，如果商标侵权现象普遍，被许可人的利益也无法实现。
　　3.3 保证使用被许可商标的商品质量
　　被许可人对商标的使用情况可能影响到许可人的利益，甚至关系到商标是否能维持其有效性，所以，一般许可方在许可前会对被许可人的生产能力、管理能力和技术水平等进行考察，许可合同签订后，许可方也会采取措施控制被许可人使用该商标的商品或服务质量(如可口可乐公司不管是对分公司、子公司，还是被许可使用商标的公司，均只提供而且必须提供原料配方保密的饮料原液，并且被许可使用人的整个生产过程还要受到可口可乐公司的一丝不苟的监控)。控制的方式包括帮助和监督，如定期不定期地派技术人员进行指导、培训、巡视等或进行其他的交流活动，比如定期不定期的抽查、抽检产品，确保使用相同商标的不同企业的产品质量保持相同(在现实生活中，我国商标许可权人也普遍存在不注重品质控制的现象。一份来自第二届中国特许加盟企业展览会对参展的50家企业的调查报告显示：22%的特许方表示缺乏有效的控制手段，这已然成为影响特许经营的三大障碍之一)。许可方对商品的监督不仅是权利也是义务，若不履行品质控制义务将付出被剥夺商标使用权的惨重代价(商标法第45条的规定：使用注册商标，商品粗制滥造、以次充好、欺骗消费者的，各级工商行政管理部门根据不同情况，可以责令限期改正，予以通报或罚款；或者由商标局撤销其注册商标)。当然作为被许可方有义务接受许可人对商品质量的监督审查，保证使用许可人注册商标的商品或服务质量。并在其商品或包装上标明被许可人的名称和商品产地，满足公众的知情权。如果因为使用中的违法行为被许可人撤销商标使用许可，企业不但难以为继，前期相应的投入也难免打水漂。
　　3.4 许可合同终止后相关产品的处理
　　许可合同终止后，被许可方不得再继续使用许可人的商标。那么被许可方的剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等也应予以约定，以最大限度地减少损失。为防止纠纷，双方最好就合同终止后的相关产品的处理作出约定(郑学军，2000)。商标许可被誉为21世纪最有前途的经营模式(品牌授权——21世纪最有前途的经营模式，人民网，2010—12—16)，通过商标许可使用，许可人可扩大商用商标的范围，在短时间内扩大商标的影响力，最大限度地发挥商标的优势。对于被许可人来说，可以短时间内提高产品的销售量，获得消费者认可。但是如果对商标许可过程中的风险不予重视与防范，对许可人来说可能在短时间内砸了牌子，被许可人则可能赔了夫人又折兵。只有双方本着平等互利的原则，平等协商，积极防范，才能最大限度地发挥商标许可、品牌授权的优势，实现互惠共赢。
　　(北方工业大学文法学院)