走近《反假冒贸易协议》（ACTA）知识产权民事执法部分初探

文 / 薛洁

第一章 总则和定义

第二章 知识产权执法的法律框架

第一部分 关于执法的总体义务

第二部分 民事执法

第三部分 边境措施

第四部分 刑事执法

第五部分 数字环境下知识产权执法

第三章 执行规范

第四章 国际合作

第五章 制度安排

第六章 最终条款

本文将就该协议的第二章的第二部分，即知识产权执法的法律框架下的民事执法部分进行初步的比较分析和研究。

一、关于民事执法的概述：

（一）民事执法适用的范围：

ACTA的第7条的注释中规定，缔约方可以将专利和保密信息的保护排除在本部分也就是民事执法这一部分的范围之外。1.ACTA 2010-12 , Art.7: “ A Party may exclude patents and protection of undisclosed information from the scope of this Section.”这一规定的具有一定的合理性，例如，对于专利侵权案件，如果要适用诉前禁令的规定，以“被申请人正在实施或即将实施的行为构成专利侵权行为”来适用禁令或者临时措施，就需要认定被申请人的行为是否构成专利侵权行为，但基于专利案件的复杂性，让法官在短时间内根据专利权人的单方申请作出专利侵权的判断，是难以令人信服的【1】。因此在民事执法章节中的禁令、损害赔偿、临时措施、其他救济等规定缔约国可以选择排除对于专利侵权和保密信息保护的适用，留给了缔约国根据国内立法水平和经济情况进行选择的空间。

（二）民事执法相关的基本原则

作为知识产权执法的一部分，ACTA中的民事执法除了要遵循知识产权执法的一般义务，即确保程序的有效适用、合理公平等总义务外，还在第7条第2款还规定了“以行政程序确认案件的是非曲直并责令进行任何民事救济时，缔约方应确保该行政程序应符合基本与本节之规定相同的原则。” 这一规定与TRIPS的第49条关于行政程序的规定是完全一致的。另外，ACTA在知识产权执法的一般义务里，比TRIPS关于知识产权执法的总义务更多了一条（ACTA 第6条第3款）要求缔约方要考虑侵权的严重程度、第三方利益与执法措施和救济之间要相协调的规定。对此，TRIPS是在第46条的其他救济中进行阐述的。ACTA将这一条款放在一般义务中，要求缔约方在民事执法、刑事执法、边境措施和数字环境下执法过程中都要遵循。这一原则规定是非常值得我国在司法实践中借鉴的。

二、禁令与临时措施

（一） ACTA与TRIPS关于禁令规定的比较

与TRIPS协议中关于禁令的规定相比较，ACTA的第8条与TRIPS协议的第44条存在下列差异：

1.ACTA中减少了一种例外情形，即“对于当事人在已知、或有充分理由应知经营有关商品会导致侵犯知识产权之前即已获得或已预购的该商品”的例外。

TRIPS第44条第1款规定了对于因无过错而进口侵害知识产权产品的当事人的免责。ACTA关于禁令的规定里则没有出现这一免责规定，是否意味着ACTA 对于当事人不明知也没有合理理由应知的情况下购买或者预购侵犯知识产权的产品的行为也可以适用禁令的规定？ 如果是这样的话，ACTA对于民事救济的适用则较之TRIPS而言更为广泛。

2.ACTA增加了可以适用禁令的对象，即司法当局在其管辖范围内有权在适当的情况下责令第三人停止侵权。按照TRIPS第44条第1款的规定，禁令仅针对于侵权的当事人，并未提及第三人。ACTA在适用对象上进行了延伸，延伸到了在适当情形下的第三人【2】。从ACTA2010年1月泄露的版本中的表述可以看出，这条规定的初衷在于给予权利人申请针对中间服务提供商的禁令，尽管中间服务提供商并不一定是直接侵权行为人，但给第三方的侵权提供了服务，也可以成为适用禁令的对象。这样的规定其实是为了适应知识产权国际化保护在数字环境下的发展。

（二）ACTA与TRIPS关于临时措施规定的比较

TRIPS协议第50条关于临时措施的规定是协议关于知识产权执法的重要规定之一，也是对付盗版和假冒行为最有效的手段【3】。关于临时措施，ACTA与TRIPS都规定了两种类型，即停止侵权的临时措施和证据保全。具体来说，ACTA的第12条与TRIPS的第50条关于临时措施的规定区别在于：

1.临时措施适用的对象范围扩大。ACTA特别规定了在适当情况下司法当局有权责令除当事人以外的第三人停止侵权。如上文对禁令规定的分析一样，这对于有效制止数字环境下的侵权，例如责令接入服务商停止为侵权活动提供接入，提供了有力的依据。

2.强调适用案件类型。ACTA第12条的第3款规定了缔约方至少应该针对侵犯著作权及邻接权和假冒商标的案件，司法当局有权下令在民事司法程序中扣押或者留置嫌疑物品以及与侵权活动相关的材料和工具，并且包括在假冒商标案件中的书面证据，与侵权活动相关的原件或者复制品。这也是以最低标准的方式规定缔约方在国内法中要至少对侵犯著作权及邻接权和假冒商标的案件适用临时措施。

3.临时措施的申请人范围的扩大。对于申请人的资格，TRIPS 第50条的第3款，要求申请人提供合法证据证明其为权利持有人，确认其权利正在被侵犯或侵权活动发生在即；而在ACTA的第12条的第4款中，申请人要提供合法证据证明自身的权利正在被侵犯或者侵权活动发生在即。由此可以看出，ACTA对于临时措施的申请人并不要求其必须是权利持有人，只要与侵权活动相关并且利益受到影响的利害关系人都可以提出申请。

（三）中国的禁令及临时措施相关制度

1.中国关于禁令与临时措施

针对起诉前的侵权行为或者即将发生的侵权行为，我国民事诉讼法中没有假处分制度，也没有禁令制度。我国主要知识产权部门法在2000-2001年修改之前，除了民事诉讼法对诉前财产保全做出规定之外，诉前禁令在我国法律上没有规定。加入WTO以后，建立保护知识产权的临时措施是我国作为WTO成员方应履行的义务，为此从2000年开始，我国相继修改了修改《专利法》、《著作权法》及《商标法》，规定了在知识产权侵权纠纷中应权利人或者利害关系人申请，法院有权采取责令诉前停止侵权行为的临时措施，但并未称之为“诉前禁令”【4】。

鉴于我国目前并没有“禁令”制度这样的表述，而TRIPS和ACTA中的禁令规定实际上也可以理解为司法机关临时措施的一种类型【5】。为了便于分析和研究，本文将ACTA与TRIP中禁令和临时措施的规定一并与我国现行的知识产权临时措施制度进行比较。

2.比较分析

从TRIPS到ACTA，关于禁令和临时措施的规定从适用的主体到对象都发生了延伸和扩展。面对ACTA带来的新的变化，与中国现行规定存在哪些差异，本文进行如下探讨：

（1）禁止侵权的对象是否包括第三人

关于ACTA第8条第1款中规定的司法当局有权在适当的情况下责令除了当事人以外的第三人停止侵权的内容，在中国现行的法律中并没有类似的规定，授予司法当局根据申请人的请求责令第三人停止侵权。但近年来国外发生的案件已出现针对网络知识产权侵权，特别是针对第三方的临时措施（临时禁令）申请。2.例如德国的音乐作品演出权与机械复制权协会（GEMA）于2007年初在科隆的州法院提出了一项有关停止侵权的知识产权临时措施（临时禁令）申请，要求网络空间服务的提供者Repidshare (www.rapidshare.com., www.rapidshare.de ) 停止非法使用网络音乐作品，该案引发了国内外的关注和讨论。有学者提出针对网络知识产权侵权案件实施临时措施保护将会是一个很有实践意义的区域【6】。在今后我国司法实践中也可能同样要面临针对第三人的临时措施的问题。

（2）针对侵犯著作权和假冒商标案件的临时措施的具体内容

ACTA第12条的第3款中规定了缔约方至少应该规定司法当局在侵犯著作权及邻接权和假冒商标案件中扣押或者留置嫌疑物品、材料和工具。我国的民事诉讼法的第94条中有类似的规定，具体表现为对于财产保全可以采取的方式上，规定了司法当局可以采取“查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法”。对于ACTA中提及的，至少就假冒商标案件而言，可扣留与侵权有关的书面证据、原件或者复印件，在《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》中也是已经有所体现。

（3）申请临时措施的申请人的范围

关于临时措施的申请人，ACTA 要求申请人证明自己的权利正在被侵犯或侵权活动发生在即，也就是说只要其权利受到或者即将受到侵犯都可以进行申请。这样的范围较之TRIPS的规定的“权利持有人”更为广泛。对于申请人的范围，我国现行立法上的表述为“专利权人或者利害关系人”、“著作权人或者与著作权有关的权利人”、“商标注册人或者利害关系人”，这样的规定与ACTA 规定从范围上看是一致的。

三、损害赔偿

（一）ACTA和TRIPS协议关于损害赔偿的规定的比较：

1.损害赔偿的原则：

关于损害赔偿的原则，TRIPS 和ACTA都体现了全面赔偿的原则和法定赔偿的原则。

TRIPS第45条第1款和ACTA第9条第1款规定的知识产权损害赔偿就行为人支付“足以弥补”给权利持有人造成的损失的损害赔偿费，以及TRIPS协议第45条第2款规定的侵权者向权利所有人支付费用“可以包括适当律师费”，ACTA第9条第5款规定的“胜诉一方可以被判决获得败诉一方支付诉讼费和适当的律师费，或者根据缔约方国内法规定的其他开支”都是全部赔偿原则的体现。全面赔偿原则是现代民法的最基本的赔偿原则，也是各国侵权行为立法和实践的通常参考标准。

对于法定赔偿金的规定，TRIPS是在无过错责任的归责情形中规定“ 成员仍可以授权司法当局责令其返还所得利润或令其支付法定赔偿，或者二者并处”。ACTA则在要求缔约国建立一个至少针对版权侵权和假冒商标的案件中的损害赔偿体系里进行了明确。

2.损害赔偿责任的归责基础：

TRIPS确立了过错责任原则，以及在适当场合下的无过错原则。但是对于过错责任原则是强制性的规定，而适当场合下的无过错原则是可选择性的规定。例如，TRIPS的第45条第1款规定“对已知或有充分理由应知自己从事之活动系侵权的侵权人，司法当局应责令其向权利人支付足以弥补因侵犯知识产权而给权利持有人造成之损失的损害赔偿。”TRIPS的第45条第2款规定“在适当场合即使侵权人不知或无充分理由应知自己从事之活动系侵权，成员仍可以授权司法当局责令其返还所得利润或令其支付法定赔偿，或者二者并处。”

ACTA第9条第1款就过错责任原则进行了规定，对于“在适当场合即使侵权人不知或无充分理由应知自己从事之活动系侵权”的情形并没有规定。

3.损害赔偿额的确定依据：

TRIPS 协议对于损害赔偿只强制性规定了司法当局有权责令故意侵权人支付足以弥补损失的损害赔偿费，并没有要求司法当局明确规定具体的计算方式。对于适当场合下，侵权人的返还利润和法定赔偿，TRIPS也是采用了“可以”这样的非强制性的表述。

相对TRIPS来说ACTA 对于损害赔偿的规定更为具体更系统化，逻辑严密，层层递进。ACTA第9条第1款和第2款首先分别规定了根据权利人的损失和根据侵权人获利来计算损害赔偿金的两种救济方式。接着在第3款中规定了缔约国至少针对版权、邻接权和假冒商标案件，确立以下一项或者以上内容的赔偿体系，具体包括：1）法定赔偿金；2）足以弥补权利人受到损害的赔偿金的计算方式；3）至少针对版权的额外的赔偿金。其中，对于“足以弥补权利人受到损害的赔偿金的计算方式”，在脚注部分明确了推定的计算方式可以包括的三种类型，即权利人销售商品的获利乘以侵权商品数量，合理的版税以及侵权人请求获得授权的许可使用费及相关费用。第4款还规定了司法当局和权利人都可以选择法定赔偿金的救济方式，也可以选择本条款第2）项中对于权利人损失的计算方式，作为对于ACTA第9条第1款和第2款中规定的救济方式的替代。

4.损害赔偿的范围：

按照TRIPS 协议，损害赔偿包括对权利人的赔偿和对于被指侵权人的赔偿。其中，对权利人的赔偿包括权利人的损失和包括适当律师费的其他开支。对被指侵权人的赔偿是指自称被侵权人如果滥用了知识产权执法的民事或者行政程序，以致给被指侵权者带来损害，则前者应向后者支付适当赔偿，其中包括律师费等开支。协议用不同的措辞对权利人和侵权人都进行了规定，这是值得我们注意和借鉴的【7】156。

在ACTA 中对于权利人的损害赔偿包含权利人的损失，并明确了胜诉一方可以被判决获得败诉一方支付诉讼费和适当的律师费，以及根据国内法规定的其他开支。对于被指侵权人的赔偿，ACTA没有在损害赔偿的条款中进行规定，而是在临时措施的条款中针对申请人的疏忽导致临时措施被撤销或者事后发现对知识产权的侵犯或者侵权威胁始终不存在的特定情况，规定了对被指侵权人的损害赔偿。从这一方面看，TRIPS 和ACTA 都注意了权利双方之间的利益平衡。

（二）与中国目前损害赔偿立法的比较：

1.损害赔偿的原则：

在知识产权损害赔偿原则方面，中国关于知识产权损害赔偿的规定与TRIPS和ACTA 所体现的原则是一致的，即遵循了全面赔偿原则和法定赔偿的原则。当然按照中国的立法和实践还存在着在法定限额内酌定赔偿的情况。

2.损害赔偿责任的归责基础：

TRIPS协定肯定了知识产权侵权损害赔偿的一个基本原则为过错责任原则。（TRIPS45-1）这一原则在ACTA 中无疑也是得到了肯定和坚持的。从我国《民法通则》第106条第2款和几部知识产权法律规范的规定来看，我国知识产权损害赔偿的归责原则也主要为过错责任。同时也存在过错推定责任，如我国《著作权法》第46条、47条是体现过错推定原则的一种形式。3.阎凤翔，马剑勇：《知识产权侵权归则原则问题研究》，万鄂湘（主编），人民法院出版社2005年版《知识产权法理论与适用》，第36-37页。

3.损害赔偿额的确定依据：

根据我国现行《著作权法》第48条、《专利法》第60条和《商标法》第56条规定，侵害知识产权损害赔偿的计算方法包括了知识产权人的损失;侵权人的获利;法定的赔偿数额以及针对于专利侵权的相当于许可使用费合理倍数的金额。由此可见，在确定损害赔偿的国内立法的计算方法和种类上，我国的立法与TRIPS和ACTA的规定都是相符合的。当然我国版权法里并没有设立额外的赔偿金，但针对版权的额外赔偿金的规定在ACTA中也是可选择的。

在对于损害赔偿的选择权方面，TRIPS 没有提及，但是ACTA 则明确规定了缔约方应该确保司法当局或者权利人可以在法定赔偿金、足以弥补权利人损害的特定推算方式以及按权利人损失计算的赔偿金和按侵权人获利计算的赔偿金之间做出选择。 我国只有《商标法》的司法解释中赋予权利人选择的权利，其他的知识产权法律法规对权利人是否享有计算赔偿数额办法的选择权则没有规定。随着新技术引发的新型知识产权侵权形式的出现，赋予权利人在损害赔偿方面一定的选择权是有一定现实意义的，也是值得中国在未来司法实践中进行论证的。

4.损害赔偿的范围：

关于损害赔偿的范围，TRIPS中明确了损害赔偿金，包括了适当的律师费的其他开支。ACTA明确了损害赔偿金，败诉一方支付诉讼费和适当的律师费以及国内法规定的其他开支。

我国目前的立法对于知识产权损害赔偿金的范围也包括了以下三个方面，一为损害赔偿金；二为适当的律师费；三为其他合理的开支。关于诉讼费用的承担，我国《诉讼费用交纳办法》第29条规定了，“诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。 部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。”按照这一条，虽然我国现行的知识产权各部门法中没有对知识产权侵权案件中的诉讼费进行规定，但归属于民事诉讼的知识产权侵权诉讼的胜诉一方也是可以根据这个办法规定请求败诉方来负担诉讼费用的。我国与知识产权相关的立法体现了倾向于权利人的比较完备的保护。

四、 其他救济

TRIPS第46条规定的“其他救济”其实是相对于“禁令”、“赔偿”来说的特殊救济，包括将侵权商品排除出商业渠道，销毁侵权商品以及将制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道。同时，协议还规定了“应顾及第三方利益”，以及“顾及侵权的严重程度和所下令使用的救济之间相协调的需要。” TRIPS 中关于救济适度的原则性规定值得我国在知识产权执法中借鉴。我国现有的知识产权法和诉讼法中，缺乏这种要求救济适度的具体规定或原则性规定，容易导致法官在自由裁量的权限范围内判决出“不协调”的案子【7】15.我国《信息网络传播权保护条例》第13条中规定的“著作权行政管理部门为了查处侵犯信息网络传播权的行为，可以要求网络服务提供者提供涉嫌侵权的服务对象的姓名（名称）、联系方式、网络地址等资料。”7。

在其他救济的类型方面，ACTA 第10条与TRIPS第46条的规定基本一致，包括将侵权商品排除出商业渠道，销毁侵权商品以及将制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道。所不同的是，ACTA矛头直指盗版商品和假冒商标商品，明确设定了“至少针对盗版商品和假冒商标商品”的最低标准；对于执行费用TRIPS 并没有指导性的规定，ACTA则明确了缔约方可以规定这些救济的执行费用由侵权人承担；对于救济适度的原则，ACTA 没有在这些特殊的救济中规定，但是根据ACTA的引言中所述，该协议目标之一是对TRIPS中的知识产权执法问题进行补充，那么对于TRIPS中已经确立和明确的原则性规定不再赘述也是合理的，缔约国仍然可以对救济适度性原则进行适用。

五、获得信息权

TRIPS 协议的第47条关于“获得信息权”规定司法机关应有权责令侵权人将制造和销售侵权商品或提供侵权服务的第三方的身份及销售渠道等信息提供给权利持有人。ACTA 的第11条对于“获得信息权”的规定更为具体。主要表现为对于向权利持有人提供的信息的范围定义的更加广泛。具体的信息扩张到了以下三个层面：第一，与侵权活动或者被指侵权活动相关的任何人；第二，侵权或被指侵权商品或者服务的生产方法或者销售渠道；第三，被指参与生产和销售这些商品或者服务的第三人的信息确认以及他们的销售渠道的信息确认。对于获得信息权范围的扩张，在国际上也存在争议，有学者也提出这样的规定是否会过多干涉隐私权的顾虑。4.Kaminski, Margot.2011. “An Overview and the Evolution of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA) ”, PIJIP Research Paper no.19. American University Washington College of Law, Washingtion,DC.

我国的知识产权各部门法和民事诉讼法里都没有关于“获得信息权”规定，只有在2006年开始实施的《信息网络传播权保护条例》中有类似的规定，从行政执法程序中体现了对这一权利的维护。5.我国《信息网络传播权保护条例》第13条中规定的“著作权行政管理部门为了查处侵犯信息网络传播权的行为，可以要求网络服务提供者提供涉嫌侵权的服务对象的姓名（名称）、联系方式、网络地址等资料。”在互联网环境下发生的知识产权侵权案件中，盗版和假冒商品的传播往往依赖特定的网络平台和网络服务提供商，通过要求网络服务提供商对于具体网络服务使用者信息的披露，为帮助权利人找到直接侵权人从而更有效地保护自己的利益提供了可能。

[1]单小光、许春明.知识产权制度与经济增长：机制、实证、优化[M]. 北京：经济科学出版社,2009:322.

[2] Kaminski, Margot.2011. “An Overview and the Evolution of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA) ”, PIJIP Research Paper no.19. American University Washington College of Law, Washingtion,DC.

[3]方明.TRIPS协议中的临时措施及在我国的适用[J].学海，2003（4）.

[4]万鄂湘.知识产权法理论与适用[M]. 北京：人民法院出版社，2005:64.

[5]冯汉桥.对外贸易中知识产权执法与司法保护协调问题研究[J]. 电子知识产权,2007（12）.

[6]武卓敏.德国网络知识产权诉前临时禁令案[N]. 2007年，北大法律信息网，http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail. asp?ArticleId=36850 .

[7]郑成思.WTO知识产权协议逐条讲解[M].北京：中国方正出版社,2002:156.