激励创新抑或损害公益：避税方法专利的是与非

文 / 谢黎伟

自从1998年的State Street Bank案确立了商业方法的可专利性之后，美国的商业方法专利获得蓬勃发展，不但申请和授权数量不断上升，近年来还出现了一种前所未有的商业方法专利——避税方法专利（tax strategy patent）。所谓避税方法专利，简而言之，是指有助于合法地减少纳税人的纳税额或者延迟纳税时间的方法的专利。1. 其他类似的英文表达还有“tax patent”、“tax planning patent”、“tax shelter patent”，其含义基本相同，本文将之译为“避税方法专利”。这种新型商业方法专利的出现牵涉到专利法和税法的一系列问题，涉及激励创新与促进公共福利、维护税负公平等公共政策的冲突和协调难题，受到美国各界人士的广泛关注和激烈争论，对其褒贬不一、观点各异。本文力图展示有关避税方法专利争议的焦点以及美国各界对其所持的立场，并分析避税方法专利的影响和发展趋势。

一、商业方法专利的新类型：避税方法专利的产生和兴起

最早授权的避税方法专利可以追溯到1992年，当年美国专利商标局（简称USPTO）批准了一项名为“为医疗保健提供融资、分析和管理的系统”的专利2. 美国专利号No. 5, 136, 502。，该专利使用计算机系统管理退休者的医疗保健基金，并通过其运作来减少纳税额。但避税方法专利的快速发展则是在商业方法专利（business method patent）被认可之后。在1998年之前，美国法院长期奉行“商业方法例外”原则，将商业方法排除在专利领域之外。1998年美国联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）在State Street Bank案中推翻了“商业方法例外”原则，指出商业方法同其它发明一样，只要满足专利法规定的授权标准，就可以授予专利权，由此确认了商业方法的可专利性。3. State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir, 1998）该案的判决为商业方法专利的发展扫清了法律障碍，也为避税方法专利的发展开辟了通路。在此之后，为了受理与审查日益增多的避税方法专利申请，USPTO专门在商业方法专利的705分类下设立“36T”小类，将避税方法专利纳入其中。有关统计数据显示，截至2011年6月，USPTO共批准了148项避税方法专利。另外还有162项避税方法专利申请尚在审查之中。4. USPTO. http://www.uspto.gov/patft/index.html.从数量上看，在数以万计的专利申请中，避税方法专利数量显得微不足道。因此起初并不引人注目，直到2006年的一起专利侵权诉讼案的发生，避税方法专利才开始受到各界广泛的关注。该案原告Wealth Transfer Group公司拥有一项名为“设立和管理以股票期权为基础并由委托人持有的年金信托”的专利（establishing and managing grantor retained annuity trusts that are funded by nonqualified stock options，简称SOGRAT专利），SOGRAT专利通过纳税人将其股票期权转移给其家庭成员，从而达到减少缴纳遗产与赠与税的目的。2006年1月，Wealth Transfer Group公司起诉Aetna的首席执行官John Rowe，诉称John Rowe侵犯其拥有的SOGRAT专利。5. Wealth Transfer Group, LLC. v. Rowe, No.06CV00024, 2006 WL434187 (D.Conn. 2006).此案一出，一石激起千层浪，立即引起税务界人士关注，因为他们普遍认为“委托人持有的年金信托”（grantor retained annuity trusts，简称GRATs）是一种业内广泛采用的减少纳税人缴纳遗产与赠与税的方法，在业内已是司空见惯，SOGRAT专利只是采用股票期权的形式而已，不足为奇。因此该方法被授予专利权出乎众人意料。该案的双方当事人最终于2007年3月达成和解协议，不过和解协议内容未对外公开。虽然该案中法院未对避税方法专利的有效性做出判决，但由此开始引起各界人士对避税方法专利的激烈争议和讨论。

二、激励创新抑或损害公益：对避税方法可专利性的争论

焦点之一：避税方法能否满足专利“三性”及充分公开要求?

美国专利法规定，一项发明若要获得专利，必须具备新颖性、实用性和非显而易见性，并且发明申请人必须公开其发明内容。这些规定意在防止他人侵占公共领域，将公共信息资源据为己有，阻碍人们对公共知识的共享和交流，同时，鼓励有创造性的发明的产生。因此，避税方法若要获得专利保护，毫无疑问也需要符合“三性”要求。从理论上讲，专利法的“三性”要求可以过虑掉那些通常的、广为人知的避税方法，确保只有满足“三性”要求的避税方法获得专利保护。6. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.60 (2006).但避税方法专利的反对者认为，避税方法专利的实用性审查令人怀疑，这是因为，尽管USPTO对审查员进行了税务知识的培训，但要求审查员的知识能够赶上频繁变化的税法和税收规则恐怕是一种不切实际的奢望，而按照工作程序，审查员也不会和税务机关讨论专利申请的实用性问题。所以，在避税方法专利审查过程中，审查员只能依靠其掌握的有限的税务知识和现有技术资料来对专利申请的实用性做出判断。在此情形下，实用性的判断实际上往往依赖于申请人所宣称的有用效果。在这样的条件下授予专利权，显然使实用性审查形同虚设。再者，其他类型的发明依据的是永恒的自然法则，大多数商业方法专利也是建立在稳定的经济规律的基础上，而避税方法专利依赖的是不断变化和更新的税法和税收规则，所以很多避税方法专利的实用性是短暂的，在专利有效期限届满之前就已经失去了效用。如果授予此种避税方法20年的专利保护期，无疑是专利制度的负担【1】。另外，专利申请的新颖性和非显而易见性的判断又与现有技术的检索息息相关，能够检索到的现有技术的数量与专利授权的难度成正比，在避税方法专利的审查中，现有技术的检索也是一个难题。税务界的现有技术通常体现为税务顾问与客户之间的秘密协议，纳税申报也不对外公开，这类信息也受到税法的保护，甚至不少在税务界广泛使用的避税方法和技巧也无法体现在公开出版物上。这就给现有技术的检索造成很大困难。加之专利审查员税务专业知识有限，因此容易做出错误的判断，对不符合“三性”要求的避税方法授予专利。7. AICPA, Analysis and Legislative Proposals Regarding Patent for Tax Strategies. p.11(2007).当然，这种状况也并非避税方法专利所独有，任何新型专利的出现都会遭遇类似的尴尬，随着现有技术数据库的完善和审查经验的积累，这种状况将会改善。但鉴于避税方法的非公开性，彻底解决此难题显然并非易事。

焦点之二：避税方法专利是激励创新还是损害公益？

众所周知，专利制度通过授予发明人在一定期限内的排他性权利，以补偿发明人的投资成本并获取相应利润，激励人们从事智力创造和发明创新。与此同时，增加社会知识财富，促进技术交流和传播，促进社会公共福利。正如美国宪法所言，授权国会制定专利和著作权法的目的在于：“通过赋予作者和发明者一定期限的对其作品和发明的排他性权利，以促进科学和实用技艺的进步。”8. U.S. Constitution. art. 1, § 8, cl.8.避税方法专利的出现无疑会激励人们探寻新的减少税收负担的方法，为纳税人谋求更大利益，并促进行业的竞争和发展。避税方法专利的拥护者认为，在缺乏避税方法的专利保护时，税务业者将只会去开发那些能从其客户收回投资成本的避税方法，而且不会向其竞争者公开其避税方法，与此相反，如果存在避税方法专利保护，他们就会去开发成本更为高昂也更为复杂的避税方法，促进避税方法的创新。9. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.25-26 (2006) (testimony of Richard S.Gruner, Professor of Law, Whittier Law School).但批评者指出，避税方法专利不同于其他发明专利，例如，在化学和医药行业，开发新产品投资巨大而复制新产品的成本低廉，如果缺乏专利保护，必然会挫伤对新产品的投资热情，导致研究和开发资金匮乏，影响行业的创新和发展。而避税方法的发明需要的是高度的专业知识，对资金的依赖度不高，大多数避税方法的开发和实施成本微不足道，因此几乎不存在弥补发明成本的问题【2】。

批评者还认为，税法的目标是确保纳税人更有效地遵从税法，增加政府的税收收入，为公共开支积累资金。避税方法的专利化将使其以公开信息的形式在更大的范围内传播和使用，这将减少政府的税收收入，导致专利法和税法目标的冲突和对立。不过，支持者认为对此不必过虑，因为美国“专利法”第112条要求发明内容公开，这使得偷漏税方法等所谓“进攻性避税方法专利”（abusive tax patent）的发明人不会去申请专利，因为这样会引起税务机关的警觉和追查，并可能承担刑事责任。事实上，在美国国税局（简称IRS）对USPRO的专利数据库进行的检索中也未能发现与税务机关明文禁止的偷漏税方法有关的专利或专利申请。10. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.13 (2006) (statement of Mark Everson, Commissioner, Internal Revenue Service).所以，发明人申请专利的避税方法是在法律允许的范围之内，是在行使法律赋予的权利。对此，反对者的回应是，合法的避税方法稍做修改也可能演化为非法的偷漏税方法，偷漏税方法的发展有着相似的模式：首先，某人发明出一个合法的避税方法；接着，有人对其进一步修改以获得更多的减税利益；最后，在此基础上再做修改，从而越过合法的界限。11. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.18 (2006) (testimony of Mark Everson, Commissioner, Internal Revenue Service).

另外，反对者还认为，避税方法发明人申请专利的动机与其他专利发明人的动机明显不同，前者的目的不在于收回发明成本，而是阻止竞争者对某一避税方法的使用，或者是通过许可使用专利来赚取利润。这容易诱发“专利怪物”（patent troll） 的出现。给行业造成损害。而且避税方法专利在期限届满时，税法往往已经发生了很大的变化，这使因专利期限届满而进入公共领域的避税方法无甚价值，难以为新的智力创造活动所用。12. Joint Committee on Taxation, Background and Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, p.21 (2006).

焦点之三：避税方法的专利化是否有违公平原则？

有关避税方法专利的争论也涉及敏感的公平问题。对处境相同的纳税人给予同等的对待，承担相同的纳税义务，这是税法的一项基本原则。如果缺乏税负公平，纳税人将不愿自觉遵守税法，从而影响税法的实施效果。避税方法专利的反对者指出，避税方法专利的出现威胁了这一原则，它使纳税人处于一种两难选择：要么支付专利许可费，使用避税方法专利而减少纳税；要么不使用避税方法专利，但要缴纳更多的税款。如此一来，本应缴纳同等税款的纳税人就会因为是否使用专利方法而受到不同的待遇，有违法律的公平原则【3】。避税方法也可以看作是一种法律方法，授予避税方法专利权会造成私人对法律的垄断，剥夺了他人运用法律的权利【4】。但相反的意见认为，只有获得许可的使用者才能使用专利，其他人则被排除在外，这是所有类型的专利都具有的特征，不应对避税方法专利过多指责。再者，在避税方法缺乏专利保护的情况下，发明人将倾向于用商业秘密来保护，这同样会使只有愿意付费的纳税人才能使用其方法，享受少纳税的利益。因此，不提供专利保护也不必然使所有的纳税人都能利用避税方法，而只会促使发明人更依赖于商业秘密保护其避税方法【5】。

有论者指出，避税方法的提出往往是同行之间互相讨论和交流的结果，可以说是众人智慧的结晶，如果允许某人将它申请专利，然后又向他人收取许可使用费，这公平吗？还有意见认为，税务顾问和会计师事务所在为其客户提供服务时，已经收取了不菲的报酬，足以弥补其在发明过程中的投入成本，如果还允许他们将避税方法申请专利，从更多的使用者中收取使用费，未免厚此薄彼，对其他专利权人不公。不过也有人反驳道，避税方法的发明人与其他发明人一样，有权保护他们的知识财产。如果税务专家花费大量的时间和精力去开发一个新避税方法，一旦他向客户提供他的新方法，其客户很可能会在实施过程中让其他税务顾问或会计师事务所知晓其方法，这样发明人只能向一个客户索取报酬，而让其他人“搭便车”，坐享其成，这同样是不公平的【6】。

公平问题历来就是一个聚讼纷纭的问题，什么是公平、如何实现正义，此类讨论从未有结论，有关避税方法专利的公平问题也将同样如此。

除以上争议外，避税方法专利还会遇到执行和监督的困难。由于避税方法实施的非公开性，专利权人难以知晓其方法是否被使用以及被何人使用，难以寻找使用者和侵权人，所以，即使承认避税方法专利，也可能在实际上难以实施。这也是反对者攻击避税方法专利的一个理由。但支持者争辩道，这是一个与避税方法能否授予专利权无关的问题，不足以成为反对的证据。

三、何去何从：美国各界对避税方法专利的立场和其未来的发展

美国各界对避税方法专利的态度各异。税务界人士普遍对避税方法专利持否定态度。例如，美国注册会计师协会（简称AICPA）认为,避税方法专利破坏了税收制度的完整和公正, 有碍对税收的行政管理，有悖于公共政策。首先，它破坏了国会制定税法的目的和权威，在纳税人之间产生不公平待遇，威胁税法的实施。其次，增加了税收管理的成本，为税收管理制造了困难和混乱。再次，避税方法的专利保护并不一定会激励创新，反而可能阻碍创新。最后，避税方法专利实质上是将解释税法的方法给予排他性的权利，这显然是不适当的。13. AICPA, Analysis and Legislative Proposals Regarding Patent for Tax Strategies, p.1-9 (2007).税务界人士也普遍抱怨避税方法专利使得他们在为客户提供税务建议时，不得不考虑是否会侵犯他人专利。给他们开展工作带来困难。

USPTO则强调，“专利法”第101条规定的可专利客体可做宽泛的解释，不应排除避税方法的可专利性。14. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.8 (2006) (statement of James Toupin, Gen. Counsel, U.S. Patent and Trademark Office).而且USPTO并不对专利的实施后果是否符合其他法律的规定负责，事实上，一些其实施违反州法但符合可专利性标准的发明申请也授予专利权，15. 例如美国专利号No..6, 928,960的供斗鸡使用的装置, 美国专利号No. 6,540,609的赌博工具。斗鸡和赌博在美国一些州是非法行为。。所以，USPTO不评估避税方法专利是否符合其他法律规定。在授予避税方法专利权之后，应由使用者确定该专利是否符合税法或税务局的规章。同时USPTO也在为审查员培训税务知识，但不会在审查避税方法专利申请的过程中依靠专利局之外的专家或顾问。16. Hearing on Issues Relating to the Patenting of Tax Advice, 109th Cong. p.8 (2006) (statement of James Toupin, Gen. Counsel, U.S. Patent and Trademark Office)

按照IRS的观点，它并不参与避税方法专利的审查工作，避税方法被授予专利权也不意味着其符合税法的规定。IRS会定期检索USPTO的数据库，以确定是否存在偷漏税方法这类“进攻性避税方法专利”。IRS和USPTO在专利审查员的税务知识培训和提供现有技术检索资源方面开展了合作，但并不参与现有技术的检索工作。17. Hearing on Issues Relating to the Patenting Tax Advice, 109th Cong. p.77 (2006) (statement of Mark Everson, IRS Commissioner).可见，USPTO和IRS都坚持各自的职责，不愿介入其他政府部门管辖的事务，因此在避税方法专利的问题上，双方进行全面的合作是困难的。

避税方法专利的争议也引起了美国国会的关注。2006年7月，国会众议院税收委员会召开了一次有关避税方法专利的听证会，听取有关各方对避税方法专利的证言和意见。在众议院2007年提出的专利改革法案中，禁止对“任何旨在减少、削减、延迟缴纳联邦、州或地方税的计划、策略、技术或方案”授予专利权，但对法案生效前授予的避税方法专利不具有溯及力，仍承认其有效性。18. 245 H.R. 1908, 110th Cong. 1st. Sess. (2007), § 10同年参议院提出的专利改革法案中，虽然不少内容与众议院法案相似，不过并未明确宣布避税方法不具有可专利性。19. S. 1145, 110th Cong. 1st. Sess. (2007).另外还有一些国会议员提出了禁止或限制避税方法专利的法案。20. H.R. 2365, 110th Cong., 1st Sess. (2007), S. 681, 110th Cong. 1st Sess. (2007), H.R. 2136, 110th Cong. 1st Sess. (2007).不过迄今为止，这些法案均未正式通过，尚不具有法律效力。可见，美国国会在是否禁止避税方法专利的问题上仍然意见分歧，尚未取得共识。

美国法院目前尚未直接针对避税方法专利的有效性做出司法判例。但近年来在判例中对商业方法专利的态度由宽松趋于严格。例如在Bilski案中，CAFC放弃了在State Street bank案确立的判断方法发明可专利性的“有用、具体和有形的结果” 测试法，重申了最高法院判例确立的“装置或转化”测试法(machine-ortransformation test)是目前唯一适用的判断方法发明可专利性的测试法。CAFC由此认为，该案中的对冲期货交易方法由于不依赖任何装置实施，也未发生任何物质的转化，因而否定其权利要求。21. In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir.2008).该案的判决无疑提高了方法发明的专利授权门槛，增加了方法发明授权的难度。而Comiskey案涉及用强制仲裁解决法律争议的方法。CAFC指出：“如果一个发明只涉及思维活动，那么它就过于抽象以致不能被授予专利权。”据此，CAFC否定了不借助装置实施该方法的部分权利要求。22. In re Comiskey, 554 F.3d 967 (Fed. Cir.2009)从上述判例可以看出，避税方法作为商业方法的一类，也必然受到以上判例的限制。此外，最高法院在2007年的KSR案中，修正了CAFC在应用“教导—启示—动机”（teaching-suggestion- motivation，简称TSM）标准时过于僵化的做法，认为在应用TSM标准时，教导、建议或启发内容的来源不应仅限于现有技术文献，还可包括常识和普通技能。23. KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).此案判决提高了非显而易见性的判断标准，也为当事人在诉讼中挑战避税方法专利的有效性提供了更大的可能性。

由于避税方法专利横跨专利法和税法两大领域，由此引发许多有别于其他类型专利的棘手问题，引起激烈争议也就在所难免。总体而言，对待避税方法专利的态度可以分为两派：一派是对避税方法专利持肯定和支持态度。另一派则对其抱否定和怀疑态度，后者中的激进派主张全面禁止避税方法专利，彻底否定避税方法的可专利性。而温和派主张在承认避税法专利的前提下，对其施加必要的限制，以达到兴利除弊的目的。孰是孰非，目前尚无定论。但可以明确的是，在美国国会立法和法院相关判决作出之前，USPTO仍然会继续批准避税方法专利，而法院也会在专利诉讼中预先推定避税方法专利的有效性。但是由于美国法院近年来一系列判例对商业方法专利进行了严格的解释，因此，避税方法专利申请获得授权预计将更加困难，而已经授权的避税方法专利的有效性在诉讼中也将会受到更多的质疑和挑战。

对我国而言，由于各国税收制度的差异，避税方法具有明显的地域性，美国的避税方法一般不会在他国申请专利。加之我国专利机关一向对商业方法专利持慎重态度，避税方法的可专利性在我国更是言之尚早。但美国各界对于避税方法专利的争论，无疑可以为我们如何看待和理解此类专利提供有益的借鉴和启示。对于已经或试图涉足美国市场的企业来说，因避税方法专利与其利益攸关，则是一个必须面对的现实问题。这些企业应密切关注美国避税方法专利的发展动态，防患于未然，避免陷入专利侵权纠纷，同时可以趋利避害，利用避税方法专利合理避税，降低企业成本，以更好维护自身利益。

【1】TINNA C. OTERO, Banning Tax Strategy Patents: Should We Listen to The Tax Practitioners? [J]. Jurimetrics , 2008, 309: 325-326 .

【2】WILLIAM A. DRENNAN, The Patented Loophole: How Should Congress Respond to this Judicial Invention? [J]. Fla. L. Rev. 2007, 229: 278.

【3】KIMBERLY S. BLANCHARD, Tax Section Grapples with Patenting Issues, N. Y. L. J. , 2007, 12, col.1.

【4】FLOYD NORRIS, Patent law is getting tax crazy, Business International Herald Tribune[EB/ OL]. Oct.19, 2006. [2011-06-20]. http://www. nytimes.com/2006/10/19/business/worldbusiness/ 19iht-norris20.3214232.html?_r=1.

【5】RICHARD S.GRUNER, When Worlds Collide: Tax Planning Method Patents Meet Tax Practice Making Attorneys the Latest Infringement[J]. J. L. Tech. & Pol'y , 2008, 34: 71-72.

【6】E. DANIEL LEIGHTMAN, Patents on Tax Strategies Protecting Innovation or Inhibiting Advice? [J]. Hous. Bus. & Tax L. J. , 2008, 225: 255-256.