从中国企业案例管窥337条款

陈可南/文

从中国企业案例管窥337条款

陈可南/文

中国企业已成为337调查的主要对象。通过对部分中国涉案企业案例的针对性分析，帮助中国企业学习和了解337条款中有关知识产权的不正当贸易行为的定义、337调查针对下游产品救济的发展趋势以及违反ITC同意令行为的法律后果及其原因。

337调查 知识产权 贸易行为 下游产品 同意令

近20年以来，中国的经济增长率一直保持在10%左右[1]。即使在经济不景气的当前，中国依然是区域经济增长和整合的引擎。其中，中国出口贸易的发展更成为全球的翘楚。在中国出口贸易的蓬勃发展中，美国一直是其最主要的市场。

然而，在中国产品不断涌入美国市场的同时，相应的中国企业也逐渐成为其美国竞争者的打击对象。竞争者采取的主要手段之一，便是根据美国关税法337条款的规定，向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，下称ITC）提起337调查请求，以达到限制被申请人发展，进而将之排除出美国市场的目的。

据统计，截至2008年年底，美国已针对中国内地企业发起337调查90起，涉及电子、通信、机械、家电、化工、轻工等多个行业。从2002年开始，中国已连续7年成为337调查的主要对象和最大受害国[2]。而且随着中国出口贸易额的持续增长以及出口产品技术含量的提高，这种情况将愈演愈烈。

本文将对部分中国企业的案例进行针对性分析，帮助国内企业从中学习和了解337条款的相关内容和发展趋势，以避免更多无谓的损失。

一、337条款中的贸易行为

根据337条款，ITC有权对进口或进口货物销售过程中的不正当贸易行为进行调查并做出裁决[3]。其中所述的贸易行为包括向美国的货物进口，以进口为目的的销售，以及所有人、进口商或承销商将货物进口到美国后在美国的销售。

根据判例法，只要将相关货物带入美国管辖范围并有将它们卸下的意图，就满足337条款中对“进口”的定义。在337条款下，ITC也以此对“再进口”进行了定义。

“以进口为目的的销售”则是以假定进口行为尚未发生为前提的。ITC的上诉法院（美国联邦巡回上诉法院）认为，国会的立法意图是要给予术语“销售”以通常的含义，这就意味着只要双方以某一价格就转移特定货物的所有权缔结合同，就形成“销售”行为。“以进口为目的的销售”并不要求将货物或者货物的控制权实际转移给购买者或其代理人。货物销售合同可以以任何形式缔结，只要足以表示协议存在即可，包括双方认可合同存在的行为，即使缔结合同的时间尚未确定[3]7，8。因此，在实践中，虽然很多中国企业并没有直接向美国出口货物，只是将产品出售给了从事对美贸易的企业，但由于该行为构成了“以进口为目的的销售”，仍落入了ITC的管辖范围，可能成为337调查的被诉人。

此外，ITC对“将货物进口到美国后在美国的销售”的解释也非常宽泛，以至于即使仅有非常少的产品（比如作为样品销售的产品）进入美国市场，也允许启动调查程序[4]。在337调查“中国第一案”——“皮毛大衣案”（337-TA-260） 中，申诉人在中国被诉人于1985年美国国际皮毛交易会设置的展示间内发现了侵犯申诉人专利权的皮毛服装，此外还发现另一个被诉人为在其美国办公室内展示的目的而进口了该皮毛服装的样品，就据此向ITC宣称其专利被侵权，申请启动337调查。ITC的行政法法官认为被诉人的行为违反了337条款，构成了侵权行为，并发布了普遍排除令。所以，中国企业在向美国出口、以出口为目的而销售以及出口美国后的销售等各个贸易环节中，无论涉及货物的数量有多少，都应当对其是否存在侵权风险进行调查。

二、针对下游产品的救济

在“音频处理集成电路案”（337-TA-538）中，根据“EPROMs 要素（Factors）”，ITC 裁定适用的救济为有限排除令1.2007年9月11日，ITC撤销了该有限排除令。，禁止任何由珠海炬力集成电路设计有限公司及其任何子公司、母公司、被许可方以及其他相关机构制造的侵权音频处理器未经许可进入美国。同时，该排除令还扩展到所有以被诉人涉案侵权音频处理器作为零部件的2G或以下的MP3播放器。

此案中，ITC所发布的有限排除令2.在337调查中，ITC有权针对被诉人采取有限排除令、普遍排除令、制止令和没收令等制裁措施。，不仅针对被诉人的涉案进口产品，还针对包括侵权产品的第三方下游产品。根据337条款的规定，如果ITC认为对下游产品的禁令对于申诉人的救济是必要的话，那么该排除令不仅可以覆盖侵权产品本身，也可以覆盖所谓的下游产品，也就是那些以侵权产品作为原材料、零件或者部件的产品[5]。此类救济措施加大了被告的损失。

ITC在裁定是否发布下游产品排除令时，主要考虑以下 9 个因素（“EPROMs要素”[6]）：（1）侵权产品与使用该侵权产品的下游产品的价值比较；（2）下游产品的制造者身份，比如下游产品是由被诉人或第三方制造的；（3）下游产品排除令的发布对申诉人的价值增值；（4）下游产品排除令对被诉人的损失增值；（5）由下游产品排除令导致的第三方的负担；（6）其他不包括侵权产品的可替代下游产品的可得性；（7）下游产品确实包含侵权产品的可能性，以及被排除的可能性；（8）下游产品规避排除令的机会；（9）海关执行该排除令的可行性。

以上因素并不是唯一的，ITC在认为必要时也可以考虑其他因素。这些因素的绝对性也不是机械的，ITC即使在有些因素并不利于发布下游产品排除令的情况下，也会做出这样的裁定。

此外，在ITC做出排除令的裁定之前，还需要考虑该排除令可能对以下因素产生的影响，比如：（1）公共健康和福利；（2）美国经济的竞争环境；（3）在美国对类似或直接竞争产品的生产；（4）美国消费者利益。这些因素统称为“公共利益因素”。如果ITC发现对违反337条款的任何或所有产品发布排除令的后果不利于公共利益，就不会发布下游产品排除令。然而，从历史上看，相对于公共利益因素，ITC通常更重视以“EPROMs要素”的分析框架来评估是否发布下游产品排除令[7]。

在“Kyocera Wireless Corp v.ITC”（545 F.3d 1340)一案中，美国联邦巡回上诉法院认为，ITC没有任何法定授权向申诉人列出的名单以外的非被诉人的下游产品发布有限排除令，有限排除令应仅限于被ITC裁定正在违反337条款的当事人。如果申诉人希望得到对名单以外的非被诉人产品也有效的排除令的话，那么其就应当通过满足更高的要求来获得普遍排除令以达到此目的。联邦巡回上诉法院进一步指出，对发布下游产品救济的限制不适用于被明确列为被诉人的当事人，而只适用于那些名单以外的非被诉人的下游产品。此案颠覆了ITC关于对下游产品救济范围的判例[8]。值得我们警醒的是，此判决将会使申诉人更为重视普遍排除令，以得到对非被诉人产品也有效的排除令。同时，如果无法满足普遍排除令的要求，申诉人则会更倾向于将下游产品的供应商或生产商明确列为337调查的被诉人，以达到最大的打击范围。中国企业也许会因此而更频繁地被牵扯入337调查之中。

三、违反ITC同意令（Consent Order）

在“钕硼合金磁材料案”（337-TA-372）中，申诉人向ITC控告三环新材料高科技公司（San Huan New Materials High Tech,Inc.）、宁波工业公司 （Ningbo Konit Industries,Inc.）、Tridus International,Inc.（以下统称“三环”）和其他五个当事人进口美国的货物侵犯其美国专利。三环声明不再侵犯申诉人的专利权，以同意令的形式终止了针对他们的337调查。此后，申诉人又提起了执行起诉，控告三环违反同意令继续进口和销售侵权货物。ITC据此裁定三环从违反同意令之日起，每日罚款5万美元，共计155万美元。

之后，三环向美国联邦巡回上诉法院起诉(161 F.3d 1347)，认为ITC无权因违反同意令对他们进行罚款。法院认为，立法历史明确授予ITC侵权责任裁定权，并对违反其命令的行为评估罚款金额，当事人可向联邦巡回上诉法院起诉；必要时，ITC可以通过地区法院的民事程序收缴罚款。

三环进一步认为，ITC虽然可以对违反其命令的行为评估并进行罚款，但是不能包括违反同意令的行为，因为337条款中关于民事罚款的条款只适用于禁止令而非同意令。ITC指出，在1988年颁布的 《综合贸易竞争法》（Omnibus Trade and Competition Act 1988）中，对于 ITC 发布和执行同意令有明确的法律依据。在《综合贸易竞争法》颁布前后，ITC的规章都规定同意令可以通过民事罚款执行。美国 《联邦规章法典》§210.21（c）也规定，ITC的调查可以通过同意令终止，并且无需ITC裁定当事人违反337条款；但是，违反同意令则会使被诉人受到民事处罚。法院据此维持了ITC的判决。

可见，通过同意令虽然可以终止337调查，但当事人不应仅将其作为规避337调查的手段，而忽视同意令的效力；否则，当事人违反ITC同意令的行为可能招致更多不必要的损失。

自1986年的“皮毛大衣案”以来，我国企业在20余年来始终没有摆脱过337调查的阴影，并且重复犯下前人的错误，遭受不必要的损失。随着我国对美出口产品技术含量的不断增加，可以预计针对中国企业的337调查案件的发生将会更加频繁。我国企业应当总结经验教训，密切关注337条款的发展趋势，找出应对之策，避免重蹈覆辙。EIP

（作者单位：北京市知识产权局）

[1]OECD Observer.Made in China[EB/OL].[2009-07-22].http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1957/Made_in_China.html.

[2]国家知识产权局保护协调司.中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录 [M].北京：知识产权出版社，2010：113.

[3]Wayne W.Herrington,George W.Thompson.Intellectual Property Rights and United States International Trade Laws[M].N.Y.：Oceana Publications,Inc,2002:10.

[4]Ralph H.Folsom.International Business Transactions[M].Third Edition Volume 2.St.Paul,MN:Thomson West,2008:278.

[5]USITC.In Certain Audio Processing Integrated Circuits and Products Containing Same,Inv.No.337-TA-538,Final Initial and Recommended Determination[EB/OL].(2006-03-20)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-externnal/362799-299410.pdf:134.

[6]USITC.In Certain Eraseable Programmable Read-only Memories(“EPROMs”),Inv.No.337-TA-276,Modified Order to Cease and Desist[EB/OL].(1989-04-28)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/236460-217183.pdf:124-126.

[7]USITC.In Certain Baseband Processor Chips and Chipsets,Inv.No.337-TA-543,Commission Opinion on Remedy,the Public Interest,and Bonding[EB/OL].(2007-06-19)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/322907-276412.pdf:27-28.

[8]Gary M.Hnath.IP Enforcement Under Section 337-2008 Year-End Review [R/OL].[2010-04-04].http://www.bingham.com/Media.aspx?MediaId=8279.