美国国防部采办合同中的知识产权利益平衡

文 / 余桂明

当今的武器装备，技术含量越来越高，在装备采购中，作为用户的军方，除了要获得实物装备以外，还需要获得必要的技术信息以及使用这些信息的权利（这些权利更多地体现为知识产权），才能确保武器装备的全寿命维修和其他后勤保障，维持其全寿命战斗力。然而，对于提供这些装备的承包商们，他们也要靠这些技术信息，来赢得在装备采购市场，乃至一般商业市场上的竞争优势，保持可持续发展。对于他们而言，这些信息具有很高的价值。如果对上述信息任意使用，就会导致承包商的权益，尤其是知识产权的权益受到损害。按照市场规律，承包商将会抵制这种行为，或者消极对待采购合同，这将使得竞争性装备采购市场无法正常运转，进而使军方利益受损。这一问题的本质，是知识产权利益平衡问题。因此，实现知识产权利益的合理平衡，是装备采购中要解决的重要问题。

美国是世界上最大的军事强国，其国防竞争性市场采购已有很久的历史，积累了丰富的知识产权管理经验。美国国防部（以下简称“国防部”）在采购中，把知识产权的需求，作为一项重要的内容，纳入采办的规划中。他们认为，知识产权对于技术的成本和经济可承受性有关键影响，不应该与合同的性能需求或价格/成本因素分离开来，作为独立的或截然不同的问题进行谈判。所以，要求采办队伍在制定采办规划时要充分考虑知识产权需求。

在具体的采办活动中，国防部采办队伍依据联邦采办条例（下称FAR）和联邦采办条例国防部补充条例（下称DFARS）有关规定、国会的专门立法、以及国防部发布的有关指南、手册、政策指令等，处理采办合同知识产权问题。

美国国防部在采购中，把知识产权的需求作为一项重要内容。他们认为知识产权对于技术的成本和经济可承受性有关键影响，因而不应该与合同的性能需求或价格/成本因素分离开来，作为独立的问题来谈判。

一、国防部在采办中规范知识产权的做法

1、制定“知识产权框架”

为规范知识产权的权利归属或者权利分配，国防部采用“知识产权框架”的方式来明确具体原则。其总原则是，一般情况下，由承包商保留其在国防部合同下所开发或交付的技术/信息的知识产权的所有权。国防部仅接收使用该知识产权的非独占的许可权。许可的范围由资料的性质、开发投资的来源、以及双方的谈判来确定。采办合同知识产权的条款，都将围绕上述“框架”来制定。

2、以特殊的类别规范知识产权

一般而言，国防部采办合同所涉及的知识产权包括专利权、商业秘密权和版权，但国防部并没有按照通常的做法来规范，而是将采办合同所涉及的知识产权分为“专利权”和“技术资料与计算机软件权”两大类别，并按这两个类别分别给出利益平衡做法。

3、依据“标准条款”进行谈判

在FAR和DFARS中，详细地规定了采办合同的知识产权条款，这些条款称为“标准条款”。标准条款规定了“政府”（实际上也就是指国防部的各个采办计划的管理部门），以及承包商各自在知识产权方面的权利和义务，以及获得权利的程序。合同的谈判要依此为基础来展开，谈判的结果不得违背标准条款所体现的精神。在承包商认可的情况下，将所涉及的标准条款写入合同中。此外，为便于采办人员理解、运用知识产权政策和标准条款，国防部还通过发布涉及知识产权政策的指南性文件、指示、指令、以及指导手册等，来提供更多的帮助或指示。

二、国防部采办合同中知识产权利益平衡的做法

如前所述，国防部采办合同的标准条款，分为“专利权”和“技术资料与计算机软件权”两大类别，来平衡知识产权利益。

1、专利权利益平衡的做法

国防部根据是否利用了政府投资，来区分两类不同的发明，进而确定利益平衡的原则。一类是“从属发明”，是指使用了政府投资产生的发明，包括在履行政府合同期间构思出的或首次付诸验证的发明；另一类是“背景发明”，是指未利用政府投资的发明，是承包商或第三方在履行合同之前或合同之外构思或开发的、但在履行合同时涉及从而被纳入合同交付之中的发明。

（1）从属发明

对于“从属发明”，承包商可保留所有权，国防部拥有将该发明用于“政府目的”（指国防部作为当事人之一的活动）的免费的非独占许可使用权。但条件是，承包商必须建立和维持从属发明产生过程的记录，在从属发明产生后，还应向国防部合同官报告，并阐明其选择保留对从属发明的所有权，以及在一定期限内，应申请专利的义务。而且，承包商实施从属发明时，要优先在美国实施。如果要申请专利的发明被确定为涉密的，则只允许承包商提交美国专利申请，相关合同管理部门通知美国专利商标局，将该申请作为保密专利申请处置。

为了确保承包商向合同官披露从属发明，合同官有权检查承包商与发明有关的记录。以确定这些发明是否属于从属发明，以及记录是否真实可靠。如果合同官认为某项发明可能是从属发明，则可以要求承包商向其披露，以确定发明的权利归属。对记录的任何审查，应保证承包商的有关信息不被泄漏。

如果承包商未履行上述义务，则国防部取得所有权。此外，国防部在特定情形下，有强制承包商授予他人实施该从属发明的许可的权利。

（2）背景发明

对于“背景发明”，权利属于承包商或第三方所有。国防部要使用，必需得到承包商的许可，并支付使用费。如果国防部未取得许可而在将来的采办计划中使用这些背景发明，就要承担侵权责任。

为确认背景发明，国防部要求承包商提交背景发明清单。清单中要确认背景发明所涉及的美国专利或专利申请，背景发明所涉及的合同交付资料，以及承包商愿意许可政府使用的信息，如果背景发明属于第三方，则承包商打算支付多少使用费给第三方的信息。

2、技术资料和计算机软件权利益平衡的做法

“技术资料”是国防部用来表述采办合同所涉及的一类知识产权客体的独特用语，技术资料的定义是，“记录的科学或技术性质的信息”，包括：

技术资料包：所有适用的图纸，相关的明细表，说明书，标准，性能要求，质量保障条款，以及为支持采办策略和确保适当的项目性能所需的装配细节详述。

技术手册：包含武器系统安装、使用、维修、训练和保障的指令的出版物。维修技术手册通常包括维修程序、部件清单或部件细目分类、以及有关的技术信息或程序。

国防部按照“非商业”和“商业”两类，来确定利益平衡原则。直接为军用开发的技术资料和计算机软件，属于非商业的，而商业的技术资料和计算机软件，是指“民转军”的技术资料和计算机软件。无论是商业、还是非商业的，承包商都保留技术资料和计算机软件的所有权，并给与政府许可权。许可权的种类，则根据“非商业”或“商业”属性，有所不同。

（1）“非商业技术资料和计算机软件”的许可权类别

DFARS规定，对于按合同交付的非商业技术资料和计算机软件，根据投资比例、适用客体（是技术资料还是计算机软件）等具体条件和要求，分为下述六种权利范围不同的许可权，前四种称为“标准权利”：

（I）“无限权利”。适用于完全由国防部投资产生的、或者可以从公开渠道获得的技术资料和计算机软件，国防部得到范围不受限制的使用权。

美国防部通常按照“非商业”和“商业”两类来确定利益平衡原则。 无论是商业还是非商业的，承包商都保留技术资料和计算机软件的所有权，并给与政府许可权，许可权的种类则根据不同属性有所不同。

（II）“政府目的权利”。适用于混合投资开发的技术资料和计算机软件。这种许可权主要是指，在一定的期限内，在国防部内部使用不受限制，在国防部外使用只能用于国防部作为当事人之一的活动，不得商业使用，期限届满后，转为“无限权利”。

（III）“有限权利”。只适用于承包商独自投资开发的技术资料。这种许可权主要是指，在国防部内部使用时，不能将技术资料用于生产制造；在国防部外使用时，只能将技术资料用于装备紧急检修。

（IV）“受限制的权利”。只适用于承包商独自投资开发的计算机软件。这种许可权主要是指，国防部内部使用时一次只能用于一台计算机，在国防部外使用时，只能限于装备紧急检修。

（V）“专门谈判的许可权利”。考虑到还有以甲方或乙方为主“混合投资”应区别处理等因素，存在上述标准权利仍不能平衡双方需要的情况，这时可通过谈判达成许可协议，这种“专门谈判的许可权利”的范围由双方谈判约定，适当增加或减少国防部的权利，但国防部得到的最小的“专门谈判的许可权”，不得小于“有限权利”或“受限制的权利”。

（VI）“在先的政府权利”。适用于国防部在合同之前已获得某种许可权的技术资料或计算机软件，国防部得到的这种许可权与以前的合同约定相同。

上述六种许可权是免费的。但实际上对于“无限权利”、“政府目的权利”和“在先的政府权利”的技术资料或计算机软件，政府在产生这些技术资料或者计算机软件的投资中，已包含了购买许可得使用费。承包商可以对其余的许可权提出要求支付使用费的主张，经谈判确认后，使用费也已包含在合同价格内。

（2）“商业技术资料和计算机软件”的许可权类别。

DFARS规定，对于按合同交付的商业技术资料和计算机软件，根据适用客体（是技术资料还是计算机软件）、具有商业上公认的权利等具体条件和要求，分为下述四种权利范围不同的许可权：

（I）“无限权利”。只适用于某些特定类型的技术资料，国防部得到范围不受限制的使用权。

（II）“标准的DFARS‘7015’权利”。只适用于除上述那些特定类型之外的、具有商业上公认的权利的技术资料。不能将技术资料用于生产制造；在国防部外使用时，只能将技术资料用于装备紧急检修。

（III）“标准的商业许可权利”。只适用于具有商业上公认的权利的计算机软件。这种许可权主要是指，与按惯例向公众提供的许可权相同的许可权。

（IV）“专门谈判的许可权利”。双方谈判约定的许可权，在上述标准权利不能平衡双方需要的情况下应采用这种许可权，适用于技术资料和计算机软件。对于技术资料，这种“专门谈判的许可权利”的范围不得小于“标准的DFARS‘7015’权利”。

（3）许可权产生的程序及限制

实际上除“无限权利”外，国防部得到的其他许可权都有限制，因此，除按“无限权利”交付的技术资料和计算机软件外，国防部要求承包商，对于交付的技术资料或计算机软件，必须提交相应的清单，说明适用哪种许可权，否则国防部可按“无限权利”处置该技术资料或计算机软件。合同签订前，要求投标的承包商在投标书中包含该清单；在选择承包商时，国防部使用该清单来评价许可权限制的影响；在签订合同时，该清单附属于合同的组成；合同签订后，承包商可按规定的条件对清单进行改动。清单中的各种许可经国防部核准后，才产生约束许可权范围的效力。此外，承包商必须按规范要求，在交付的技术资料和软件上，附加所对应的许可权的标记说明。

为确保承包商提交技术资料，DFARS规定，对于承包商不履行合同的交付义务，造成技术资料交付不准时或不完整的，合同官可以拒付按合同价格计10%的合同费用，直至军方接收到该资料。

美国会曾于1989年和1993年两次专门立法，授权国防部在标准条款不可行的情况下，可突破标准条款的规定，与承包商签定“其他交易”协议。

三、国防部采办合同知识产权利益平衡的发展动向

国防部对于采办合同中对于知识产权的规定非常细致，并且有详尽的标准条款，但标准条款的冗长和逻辑关系复杂，造成承包商理解困难，不好执行，并且随着时代的发展，国防部越来越注重激励更多的承包商投入到国防采办中，这样看来有些标准条款已经不合时宜。虽然现有的规定中也有“专门谈判”的规定，已体现了一定的灵活性，但有的合同官员图省事，不愿使用“专门谈判”的规定，而是简单地“刚性”运用标准条款，因此，尽管有“专门谈判”的规定，但在实际中仍不能很好解决实践中出现的各种利益冲突问题。有的潜在承包商甚至认为标准条款中有大量“陷阱”，对承包商不利，而不愿参与国防部合同竞争。

对此，国会出台专门的法律，国防部颁布政策指南性文件，以解决按标准条款难以解决的知识产权平衡问题。例如，国会于1989年和1993年两次专门立法，授权国防部在标准条款不可行的情况下，可突破标准条款的规定，与承包商签订“其他交易”协议。这种协议首先试行于国防高级研究计划局，给与其灵活性，处置在鼓励两用技术时遇到的特殊情况，随后扩展到各军种实行，以便于开展直接相关于建议国防部采购或开发的武器或武器系统的样机计划。国防部于2001年发布解决与非传统承包商的商业公司谈判知识产权问题的政策指南文件。把“寻求灵活的、创造性的知识产权问题解决办法，重点放在只获取实现采办策略所必需的技术资料交付和许可权”，作为采办队伍应遵行的五项“核心知识产权原则”之一，并针对采办合同过程中碰到的多个知识产权利益争端问题，给出具体解决办法的实例，为合同官员在不违背法规精神的前提下运用灵活性，把握利益平衡，提供方法思路。例如，对于承包商在合同期间首次作出的发明，所获得的专利，承包商必须授予政府许可权，该项法规原则是不予谈判的。但是，就如何进行许可的条件而言，可以突破标准条款的限制，通过谈判协商，对标准条款进行适当“剪裁”，以达成满足国防部实际需要和承包商合理要求的条款。

四、几点启示

从美国装备采办合同中平衡国防部与承包商利益平衡的做法来看，对我们有如下启示：

1、知识产权管理是合同管理的重要内容，应当制定明确的知识产权规范或者标准条款，作为装备采办合同的重要组成。在知识产权的权利归属上，可以让承包商拥有所有权，军方保留必要的许可使用权，作为武器装备采购合同知识产权归属的一般原则。军方保留必要的许可使用权，应当围绕武器装备全寿命保障过程来确定许可使用的范围。

2、应将知识产权的需求纳入装备采购规划过程，并在合同签订之前，与承包商协商解决知识产权利益平衡的问题。在考虑知识产权利益平衡时，应当区别对待“民转军”技术所涉及的知识产权问题。同时，鼓励在不违背上述利益平衡原则的情况下，采用个案“灵活性”的处理方法，来处理利益平衡问题。

3、军代表应当承担合同履行中知识产权产生的监督工作，要求承包商申报所产生的发明创造，并确保承包商申请专利前要经过军方同意。

4、重视技术资料所涉及的知识产权问题的重要性和复杂性，并在合同中加以约定。在合同经费应含有知识产权费用并注意利用经费杠杆作用保证必要的技术资料交付。

1. Federal Acquisition Regulation Part 27—Patents, Data, and Copyrights. Part52—-Solicitation Provisions and Contract Clauses

2. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Part 227—Patents, Data, and Copyrights. Part 252--Solicitation Provisions and Contract Clauses

3. Office of The Under Secretary of Defense For Acquisition Technology And Logistics, INTELLECTUAL PROPERTY：NAVIGATING THROUGH COMMERCIAL WATERS Issues And Solutions When Negotiating Intellectual Property With Commercial Companies . October 15 2001

4.David S. Bloch and James G. McEwen. “Other Transactions” with Uncle Sam: A Solution to the High-Tech Government Contracting Crisis

5.GAO-06-839 WEAPONS ACQUISITION DOD Should Strengthen Policies for Assessing Technical Data Needs to Support Weapon Systems July 2006