专利代理机构的专利管理问题及对策研究

郑浩

摘 要：随着国家知识产权战略的实施，创新主体的创新行为更加活跃，创新主体对专利代理机构的专利代理服务需求激增，专利代理机构的作用愈发重要。文章首先介绍了专利代理机构的专利管理现状，其次结合法院判决案例、协会处分案例和国知局处罚案例，分析了专利代理机构在专利管理过程中出现的专利从业人员离职交接不到位、专利质量低下、专利流程管理疏忽、专利档案管理混乱等主要问题，最后针对这些专利管理问题提供了相应的对策，建议通过建立专利从业人员入职、培训和离职管理制度，建立专利质检管理制度和专利代理师执业能力评价制度，建立专利流程规范操作制度，建立专利档案规范管理和保密制度，及时办理专利代理职业责任保险等方式来提高专利管理能力，更好地服务创新主体，同时降低专利管理风险，有利于可持续高质量发展。

关键词：专利代理机构；专利管理；管理问题；职业责任保险

中图分类号：F204;D923.42  文献標识码：A 文章编号：1005-6432（2023）34-0071-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2023.34.071

1 引言

2008年，随着《国家知识产权战略纲要》的实施，我国知识产权创造、运用、保护和管理的能力开始大力提升，全面建设创新型国家，促进经济社会全面发展［1］。各种政策举措激发了各类创新主体的创新活力，专利申请量从2014年起逐年递增，2016年突破300万件，2018年突破400万件，2020年突破500万件。随着专利申请量的高涨，专利代理机构数量从2016年开始也进入高速增长阶段，连续6年实现年增长率超过20%，截至2022年年底，专利代理机构数量达到4520家（不含港澳台），专利代理行业规模仍持续壮大，见图1。

图1 2013—2022年专利代理机构数量变化情况

数据来源：国家知识产权局《全国知识产权代理行业状况（2022年）》。

全国专利代理机构的专利申请代理总量随之暴涨，自2011年全国专利代理机构年度总代理量首次突破100万件以来，专利代理量逐年递增，2016年专利代理量突破200万件，2018年专利代理量突破300万件，2020年专利代理量突破400万件，2020年专利代理率也从长期65%左右上升至76%，专利代理行业的主渠道作用越来越明显，见图2。2021年，随着《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》的发布，全社会创新活力进一步被激发，专利申请量继续攀升，专利代理率达80%以上，再创历史新高。

图2 2011—2022年专利代理量和专利代理率变化情况

数据来源：国家知识产权局2011—2022年报。

由此可见，专利代理机构的一端连接创新主体，另一端连接国家知识产权局（下称“国知局”），是将科技创新成果转化为专利权的重要节点，是维持专利制度高效运转的关键角色之一。但是近年来，有些专利代理机构的专利管理工作出现了严重的问题，如专利撰写质量太低、专利流程管理疏忽，这些问题经常给自己或者客户造成不可挽回的严重后果。因此，如何改善专利管理、规避执业风险是所有专利代理机构一直不断思考和探索的目标。例如，赵孔超等人提出了专利代理机构建立质量保证机制以及奖惩制度的建议［2］，但是没有提供具体的操作方案；尹玮提出了引入专利代理职业风险基金的建议［3］，但是该建议的可行性不大。

2 专利代理机构的专利管理现状

当前，专利代理机构一般设置有业务员、前台客服人员、专利流程管理员、专利代理师等岗位；其中，专利代理师的工作兼具极强的法律性和技术性，因此专利代理师被称为“第二发明人”［4］；专利流程管理员的工作也至关重要，起到对接国知局、专利代理师、业务员和客户的桥梁作用。这些岗位人员之间的相互支持和紧密配合，是专利代理机构可持续正常运营的有力保障。从广义上来说，专利代理机构的专利管理是指专利代理机构将专利申请人委托的创新成果转化成专利权并进行相关活动而组织管理工作的统称。专利代理机构的专利管理贯穿了专利的创造、运用、管理（狭义上）和保护的全过程，主要内容包括专利从业人员管理、专利质量管理、专利流程管理和专利档案管理等。

3 专利代理机构的专利管理问题

目前，专利代理机构的专利管理方面主要存在以下问题：专利从业人员离职交接不到位、专利质量低下、专利流程管理疏忽、专利档案管理混乱，其中有些问题给客户造成了不可挽回的重大损失，甚至因此被客户起诉、被中华全国专利代理师协会（下称“协会”）通报批评处分、被国知局处罚。

3.1 专利从业人员离职交接不到位

随着专利代理机构数量的激增，部分专利代理机构出现恶意低价竞争导致利润不足以为员工提供令其满意的薪资，或者员工个人发展出现瓶颈等原因造成了专利从业人员流动性大，特别是业务人员、流程管理人员、专利代理师助理等经办人员的频繁更换导致工作交接不到位，给客户造成严重的损失［5］。在河南省郑州市中级人民法院（2019）豫01民初660号一案中，专利代理机构存在管理不善的问题，申报专利的经办人已经从专利代理机构离职，却没有向专利代理机构上缴其向客户收取的专利代理费，专利代理机构无法从财务上管理专利代理事务，导致专利申请未缴纳申请费而被视为撤回。

3.2 专利质量低下

专利质量主要是指发明专利和实用新型专利授权公告文本的权利要求保护范围大小。专利的权利要求保护范围太小，则质量较差，难以维权；专利的权利要求保护范围虚大，则专利权不稳定，容易被无效掉；专利的权利要求保护范围适中，专利权稳定性强，维权成功率高。影响专利质量的主要因素有：第一，发明人的技术交底书质量；第二，专利代理师的理解能力、检索分析水平、撰写能力和答复水平；第三，专利审查员的审查水平。2019年，国知局启动了专利代理行业“蓝天”专项整治行动，重点打击非正常专利申请行为，提升专利质量，第一季度对18位代理非正常专利申请的专利代理师进行惩戒。在协会的全专协处字〔2019〕第006号文件中，重庆某专利代理机构及其法定代表人因从事非正常专利申请行为被协会通报批评处分，分别被记入会员诚信档案，同时协会将提请国知局专利代理监管委员会对该专利代理机构和责任人员做进一步处理。2021年12月，国知局对9家代理大量非正常专利申请的专利代理机构分别作出了停业6个月、停业12个月或者吊销执业许可证的处罚决定（国知处字〔2021〕3号至11号）。2023年2月至4月，国知局对12家代理大量非正常专利申请的专利代理机构分别作出了停业6个月、停业12个月或者吊销执业许可证的处罚决定（国知处字〔2023〕1号至12号）。

3.3 专利流程管理疏忽

专利流程一般指专利申请流程，但其实还包含了专利复审、宣告专利权无效、专利权恢复请求、专利著录项目变更等不同代理业务的流程。专利流程工作的重点内容包括：第一，申请前进行费减备案；第二，填报专利申请文件和专利申请中间文件等；第三，接收、整理和转达国知局的各种通知书（例如，比较重要的《补正通知书》《审查意见通知书》《缴费通知书》《专利权终止通知书》）和专利证书；第四，整理和转达专利各种费单，确认收款后安排财务缴费。这些工作需要专利流程管理人员相当认真细心，稍有不慎就会出现纰漏，专利作业任务的各种时限非常重要，特别是没有及时答复通知书或没有按时足额缴纳申请费、实审费，导致专利申请被视为撤回；没有按时足额缴纳授权费，导致专利申请被视为放弃取得专利权；没有按时足额缴纳年费，导致滞纳金的产生；不发或漏发已经产生滞纳金的《繳费通知书》，导致专利权被终止；不发或漏发《专利权终止通知书》，导致客户错过恢复专利权的最后机会。

由专利流程管理疏忽造成经济损失的案例非常多，每年这样的事故屡见不鲜。在山东省高级人民法院（2017）鲁民终1038号一案中，泰安市某专利代理机构未答复审查意见，也未通知客户答复审查意见，导致专利申请被视为撤回。在中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法知民终109号一案中，中国某专利代理机构未在规定的期限内缴纳相关费用，导致专利申请被视为撤回。在福建省泉州市中级人民法院（2017）闽05民初339号一案中，泉州一家老牌的专利代理机构没有准确告知客户专利年费应缴的数额和时间，少收代缴专利年费，未足额向国知局缴纳专利年费，也没有向客户转达已产生滞纳金的《缴费通知书》，更没有向客户转达《专利权终止通知书》，令客户失去了最后的补救机会。

3.4 专利档案管理混乱

专利档案是专利申请形成、提交、受理、审查、授权、实施和保护专利权过程中直接形成的有价值的历史记录。一件专利申请的有关文件材料组成一个案卷，按文件形成的先后顺序进行排列，在专利申请公布或者公告前绝对保密。专利档案中的文件材料大多是在专利业务流程中产生的，这部分文件材料虽然是最显而易见的，但是其建档规则杂乱无章，有的专利代理机构按专利申请日和客户名称两级进行整理，也有的按专利申请日和专利申请号两级进行整理，还有的按客户名称和发明名称两级进行整理，这些专利档案的规模显得非常庞大，不方便文件的存档和检索，没有明确的文件保存规则和文件销毁规则。专利申请文件形成前的文件材料经常被忽视，包括技术交底书、实物产品照片及演示视频、与发明人交流时所做的笔记、专利申请前的查新报告等，而这些文件材料在专利审查过程中对专利代理师答复审查意见时可能有所帮助，例如在专利申请被国知局认为是非正常时，在专利申请被审查员质疑不能实现时，实物产品的演示视频是一份非常有说服力的反证。

专利申请文件形成前的文件资料除了含有客户的基本信息和技术信息，还可能含有客户的经营信息，这是关乎客户生存发展、核心竞争力的商业秘密。专利是以公开换取保护，包含技术信息的专利申请文件一旦被国知局专利局公布或公告，就不存在保密的问题，那些没有被写入专利申请文件中的技术信息、经营信息等商业秘密需要专利代理机构及相关接触人员进行保管或销毁，但是有些专利代理机构的人员没有规范自己的行为，将客户未公开的技术信息另作他用。在协会的全专协处字〔2019〕第001号文件中，杭州一家老牌专利代理机构的专利代理师未经客户允许，将客户的技术以他人的名义申请专利，导致客户的商业秘密泄露，因此协会决定给予该专利代理师通报批评处分，并记入会员诚信档案，同时协会将提请国知局专利代理监管委员会对该专利代理师做进一步处理。

4 完善专利代理机构的专利管理的对策

文章结合GB/T 34833—2017国家标准，提出了以下几点完善专利代理机构的专利管理的对策。

4.1 建立专利从业人员入职、培训和离职管理制度

专利代理机构应与专利从业人员签订劳动合同，必要情况下同时签订竞业限制协议，明确专利从业人员的任务、责任，监督专利从业人员恪守职业道德和执业纪律。制订培训计划，定期对专利从业人员进行培训，培训内容包括相关法律法规、国家及地方政策、职业道德和执业纪律、公司规章制度、执业技能提升、业务操作规范等。妥善办理专利从业人员离职事务，安排专门的在职人员与离职人员进行无缝对接工作，维持专利代理机构正常良好运行。

4.2 建立专利质检管理制度和专利代理师执业能力评价制度

专利代理机构应对技术交底书质量、专利申请文件撰写质量、审查意见答复质量进行严格把控。对于不符合质量要求的技术交底书，应由相应领域的专利代理师指导客户补充、完善必要资料。安排专门的质量监控人员，定期按比例抽检专利代理师提交前的专利申请文件和意见陈述书，对它们的质量进行打分，打分结果可以分为5个等级，根据打分结果对专利代理师进行奖惩。加强对专利代理师的职业技能培训，组织内部研讨交流学习以相互提升执业水平，对专利代理师的执业能力（包含检索能力、分析能力、撰写能力、答复能力等）进行周期性等级评价，如每半年或每年进行一次等级评价，评价结果可以分为3～5个等级，不同等级的专利代理师对应不同的基本工资和/或提成比例。

4.3 建立专利流程规范操作制度

专利代理机构应使用专利电子申请管理系统或其他软件工具，实现流程管理信息化。根据专利申请文件提交、通知书和证书的下载和转达、费用通知等不同节点设置相应流程岗位，分别配备专门的流程管理人员，有利于提高流程管理人员的专注度和专业度，避免提交错误、漏发通知等。针对具体的流程岗位，制定相应的操作规范和操作时限，要求对应的流程管理人员按要求进行操作，避免操作错误和操作超期。设立时限监督提醒规则，提醒专利代理师、业务员和客户等相关人员的作业绝限日，避免作业超期。应客户的要求，有偿提供专利年费监控、专利年费代缴服务，向客户通知的年费应缴金额和缴费截止日应以“中国及多国专利审查信息查询”网站的实时状态为准，避免少缴、超期缴纳。

4.4 建立专利档案规范管理和保密制度

专利代理机构应制定建档规则，明确案卷管理，如按时间、客户、专利名称来设置三层文件夹，便于文件的存放和查找。明确文件的保存方式、保存期限和销毁方式，将专利档案存放在专门加密的电脑设备里或加锁的保密柜中，发明专利案卷保管20年，实用新型专利案卷保管10年，外观设计专利案卷保管15年，保管期限届满通过电子不可恢复方式删除或碎纸机粉碎进行销毁。与专利从业人员签订保密协议，对专利档案中涉及的客户基本信息、技术信息、经营信息负有保密责任，除法律规定应披露、客户要求或同意披露以及通过其他途径业已披露以外，不得公开。

4.5 及时办理专利代理职业责任保险

专利代理机构应加强职业风险防控，提高专利代理机构抗风险能力，有效维护客户的合法权益。为机构内所有专利代理师及时办理专利代理职业责任保险，机构每次事故责任限额600万元，累计责任限额2000万元，基本能够覆盖客户的經济损失，首次投保追溯期3年，续保的追溯期逐年递增1年直至最长追溯期10年，能够覆盖一些历史遗留问题引起的事故［6］。办理主险的专利代理机构在中国大陆从事专利代理业务时，因过失造成客户的经济损失，由客户在保险期间内首次向专利代理机构提出损害赔偿请求的，依法应由专利代理机构承担经济赔偿责任，中国人民财产保险股份有限公司北京分公司负责赔偿。同时，办理附加险的专利代理机构，其出险原因可以是过失泄露客户的商业秘密、技术秘密等应当保密的信息或资料而造成客户的经济损失。

5 结语

专利代理机构是支撑专利制度良好运转的顶梁柱，专利代理机构运用法律和技术服务专长，促进专利的创造、运用、保护和管理，充分实现创新主体的技术创新价值。专利代理机构只有建立健全各项专利管理制度和提前购买职业责任保险，明确管理职责，完善决策、执行和监督机制，才能实现有效管理，提供优质服务，规避执业风险，保障合法、有序、安全、可持续运行。专利代理机构及其从业人员应依法诚信执业，遵守法律法规，恪守职业道德与执业纪律，提高专利代理服务能力，提升专利代理服务质量，规范专利代理服务市场秩序，促进专利代理更好地服务于知识产权强国建设。

参考文献：

［1］陈浩.牢记初心使命 共促专利代理行业健康发展［J］.专利代理，2019（3）：14-18.

［2］赵孔超，王亚许，李梦然.关于专利代理机构现状与发展措施研究［J］.河南科技，2020（3）：25-27.

［3］尹玮.专利代理机构规避执业风险的几点建议［C］//中华全国专利代理人协会.2011年第二届知识产权论坛论文集：2011.北京：中华全国专利代理人协会，2011：63-67.

［4］蹇炜.专利代理事务及流程［M］.北京：知识产权出版社，2013.

［5］冷奎亨.简析专利代理机构经营风险［J］.专利代理，2018，14（3）：85-90.

［6］中华全国专利代理师协会.关于办理专利代理责任保险的通知［EB/OL］.（2023-04-06）.http：//www.acpaa.cn/article/content/202304/5752/1.html.