专利交易的风险及规避实务

覃文鸷

成都知识产权交易中心有限公司,四川 成都 610000

0 引言

当前,随着我国创新驱动发展战略的深入实施,科技成果转化对经济高质量发展起着越来越重要的作用,以专利为代表的科技成果在高校院所与企业、企业与企业之间的转移转化日益频繁,逐渐形成了专利交易市场。据国家知识产权局统计,2012—2021年,我国高等学校的专利交易(主要含转让及许可)从2 357项增长到1.5万余项,专利转让金额从8.2亿元增长到88.9亿元,近10年专利交易金额增长了10余倍。同时,根据专利产业化、许可、转让、作价入股、质押融资等多维度分析,我国专利转移转化指数从2016年的49.5提升至2020年的54.7,专利交易活跃度不断提升,专利交易市场规模也逐渐扩大[1]。在专利交易市场发展的过程中,因专利本身的特殊性和交易方式的多样化,其专利属性、技术团队、设备、人员培训、商务条款、法律条款等方面的交易风险不容小觑,近年来由此引发的专利交易纠纷逐渐增多,通常会为交易买方或卖方造成巨大的经济损失。本文针对市场上最常用的转让、许可这2类传统专利交易方式进行专利交易风险的梳理,并提出规避建议。

1 转让和许可专利交易方式概述

通常专利交易方式包括转让、许可、作价入股、质押融资、证券化、信托等。从国内外专利交易现状和趋势来看,市场上专利交易的主要方式还是转让和许可,且这2类交易市场化程度远高于其他类型的交易,其交易风险也更为显著,所以本文将围绕专利转让和许可的交易风险进行分析和规避。

1.1 专利转让概述

专利转让是指专利申请权或专利所有权发生转移的法律行为。通过转让的方式实现专利交易,卖方可以一次性获得专利创造的投资成本及预期收益;买方可以不必承担专利创造的风险,直接获得专利,达到专利成果产业化或专利保护等商业目的。

1.2 专利许可概述

专利许可是指专利权人与他人签订专利实施许可合同,许可他人在约定时限、地域、方式实施目标专利,并收取专利许可费用。专利许可与专利转让最大的区别在于,专利许可仅为授权他人实施专利技术,并不发生专利所有权的转移。同时,专利许可可细分为独占许可、排他许可、普通许可、交叉许可等形式,独占许可排除了专利权人自身的专利实施权,排他许可允许专利权人和被许可人共同行使专利权,普通许可则不禁止专利权人再向他人许可,交叉许可内涵在于交易双方互相允许对方实施其专利权。

根据专利法“第六章 专利实施的特别许可”规定,专利还存在开放许可和强制许可的情况,其目的是加强专利公共服务和促进专利实施及运用,这2类许可目前主要依托政府指导实施,市场化程度较低,不纳入本文讨论。

2 专利交易的特性

相较于固定资产交易,专利作为一种无形资产,其交易行为具有显著的特性,如交易主体的非永续性、交易价格的不确定性、交易前景的高风险性等。

2.1 交易主体的非永续性

专利交易的主体为专利,专利受法律保护,实质上是一种垄断权,以公开技术秘密换取市场垄断。但是,为了促进科学技术的不断更新发展,专利的垄断有时间期限。根据我国最新专利法规定,发明专利权的期限为20年,实用新型专利权的期限为10年,外观设计专利权的期限为15年,均自申请日起计算,由此可见我国的专利权是有具体时限要求的,不是永久性保护。

2.2 交易价格的不确定性

专利作为交易标的,其交易价格评估是世界性的难题。按照成本法、市场法、收益法等传统的资产评估方式,均不能对专利这类无形资产进行公允性评估。专利的真实价值涉及市场供需、研发成本、预期收益、技术周期、市场风险等多方面因素,目前全球范围内都未能形成统一的评估体系。从国内外专利交易市场的现状来看,绝大部分专利交易是通过交易双方经过长时间谈判而最终确定交易价格。

2.3 交易前景的高风险性

专利交易对于买方而言,买方是希望通过专利的受让或被许可进行商业化活动,从而实现经济效益。但是,专利的商业化除了受到专利本身的先进性、成熟性、适用性等方面因素制约,还受到买方本身的人员培训、后续研发、资金投入等方面情况影响。所以,买方实施一笔专利交易是否能够获利,具有较高的不确定性,交易前景的判断具有很高的难度,这也是专利交易的一个显著特性[2]。

3 专利交易的风险

专利交易是一种商业行为。在整个交易过程中,一方面由于专利交易的特性,另一方面由于交易买卖双方的信息不对称,均会对专利交易造成法律、技术等方面的风险。

3.1 法律方面风险

专利交易法律方面的风险主要是对交易标的、交易主体而言,如果专利交易行为因法律方面因素造成缺陷,可能造成交易行为的无效或纠纷。首先,要确认交易目标专利的基本法律状态。专利的基本法律状态可分为受理、公开、授权、无效等。如果交易目标专利未能获得授权,或者正处于涉诉阶段,将有可能对交易买方造成重大损失。其次,要确认交易目标专利的专利权人。根据专利法规定,只有专利的专利权人才对专利享有占有、使用、收益和处分的权利,只有经专利权人同意,才能进行专利转让和许可。专利权人若涉及多个主体,还需全部专利权人一致同意后,专利才可实施转让和许可。同时,专利若涉及职务发明、国有,还需按照相关法律法规及规则制度进行对外交易。最后,要确认专利的保护期限和地域范围。专利的本质在于权利人利用技术的公开换取法律保护,这类法律保护是被赋予了时间性的,一旦超过保护年限,专利技术便进入公知领域可供公众免费使用。

3.2 技术方面风险

专利交易除了法律方面风险以外,还并存技术方面风险,这一类风险将主要影响专利交易这一商业行为是否成功,买家是否能够通过专利交易实现其预期的商业目的。一是目标专利是否为成熟的专利技术。科技成果的形式之一是专利,但专利不一定是科技成果。从市场上来看,大多数专利都不成熟,并不能直接满足商品化、产业化的需求。有的专利仅仅是一个可能实现的技术方案,从技术方案到产品,中间还有小试、中试、规模化生产等一系列流程,其中一个环节失败都有可能造成该专利无法实现经济价值。二是目标专利的实施是否依赖其他专利。如果目标专利是在其他背景专利的基础上改进获得,且实施该目标专利时还需要获得背景专利的许可才能消除法律上侵权障碍,那么单独买下目标专利还不能自由地实施。这就对目标专利的运用设下了极大的限制,严重降低了目标专利的技术和商业价值。三是目标专利的技术团队是否提供后续技术支持。由于专利交易的特性,专利交易不是简单的一次性交易,大多还涉及卖方对买方的人员培训、研发升级、技术改良等约定条款。前文已经提到,大多数专利并非是完全成熟的,在买方实施专利过程中,一方面需要卖方对买方的人员团队就该专利进行技术培训,另一方面还需要根据市场的不断变化,持续性地进行技术改良和产品研发升级,这都需要卖方积极配合和支持,否则买方后续的专利实施工作将变得非常困难,难以达到预期的商业目的[3]。

4 专利交易风险的规避建议

专利交易属于一种商业行为,基于上述专利交易风险可以看出,法律方面的风险主要是由于买卖双方信息不对称所造成,如何缩小或消除交易双方的信息差距是减少专利交易法律风险的核心;技术方面的风险主要是交易合同的设定、条款、履约等情况所造成,这就要求交易双方特别是买方要主导制定完善的交易合同并熟练掌握相关商务谈判技巧。因此,笔者提出以下几个规避建议。

1)提升专利信息透明度,减少信息不对称。一方面,作为专利交易卖方,应该做好专利自查工作,明确自身专利的权属、范围、期限、涉诉等信息,以避免专利无效授权、重复授权、无效、侵权、诉讼等情况发生而不自知;积极履行专利信息登记备案义务,对专利的转让、许可、质押等行为进行登记备案,进一步完善专利运营信息;在组织交易时,卖方应对买方积极承担必要的专利信息披露责任,在交易谈判阶段向买方披露目标专利的权利状态、转让情况、许可情况、质押情况、侵权或被侵权情况、涉诉情况等必要的专利信息。另一方面,作为专利交易买方,需要做好交易前的调查工作。一是对目标专利进行形式调查,主要包括专利的权利人、权属信息、法律状态、运营情况等,除了可要求卖家提供上述材料外,买方还需要对卖方提供的材料进行自行核实或委托第三方核实,确定目标专利的基本信息和状态;二是对目标专利进行市场调查,主要是指买方应该提前做好目标专利的行业领域、发展阶段、技术难点、同类专利交易价格等信息的调查工作,综合研判目标专利是否满足自身商业需求[4]。

2)完善专利交易合同,避免交易纠纷。目前,专利交易通常以合同体现,交易纠纷主要为合同纠纷,其中,合同约定不明成为纠纷的主要原因。交易合同中除了需对交易标的、费用金额、期限、地域范围等做明确约定外,还需要对预期实现的技术成果、验收标准以及卖方配套提供的技术人员、资料、设备、培训等内容做明确约定,并且,交易合同执行期间涉及到新增研发成果的,还需要对新增研发成果的权属进行提前约定。因此,交易双方在缔约阶段就应当避免制定约定不明的条款,对于缔约时无法明确的内容或在履约期间新发现的约定不明事项,交易双方应当友好协商,通过签订补充合同或条款的形式促进交易合同继续正常履行,避免给双方造成损失。

3)重视商务谈判,促成交易成功。现阶段,在国内外专利交易市场中,专利评估并没有形成具有公允性、权威性的价格参照体系,在此情况下,专利的交易价格绝大部分是通过交易双方多轮次谈判、基于各种因素具体协商,最终达成一致得来的。专利交易的卖方和买方分别代表技术方和投资方,一般而言,技术方在行业端处于内行、在市场端处于外行,投资方则恰恰相反。因此,在整个交易行为中,卖方和买方都有自己的强项和弱项,各方只有提前取长补短,才能在商务谈判中做到有备而来、有的放矢。首先,在交易洽谈之前,交易方应组织商务、技术、法律、财务等核心人员组成谈判小组,具体负责本次专利交易的谈判工作,根据核心人员背景,分工协作。其次,在谈判前认真研究交易合同内容,做好背景调查,核实对方提供的基础资料;组织内部讨论,明确谈判重点和目标,划出己方谈判底线和让步条件;分析交易对方交易案例,预设多个谈判情景,做好相关情景的应对预案。再次,在谈判过程中,要重点针对双方真正关切的内容进行沟通,避免简单的重申立场和无实质意义的拉锯;在发生分歧时,需将分歧事项一一梳理,按重要程度划分等级,对分歧进行内部评估形成内部统一意见。最后,通过谈判小组的通力协作,坚持原则,与对方实现平等合作的关系,促成交易达成双赢。

5 结束语

本文通过转让和许可2类专利交易主流方式的介绍,梳理出专利交易的特性,提出专利交易在法律层面和技术层面面临的主要风险。结合风险,从专利信息披露、专利合同完善、交易商务谈判3个方面提出风险规避建议,旨在帮助我国专利交易的交易主体进一步完善专利交易相关前期工作,尽可能减少或消除交易双方信息不对称情况,规避因交易合同的内容不明、条款缺失造成重大交易损失,用好商务谈判争取利益最大化,从而推动交易双方实现双赢,促进我国专利交易市场的繁荣发展。