等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用

马云鹏

作为专利制度尤其专利侵权理论最重要的规则之一，等同原则自确立伊始就对保护范围的确定和侵权成立与否的判定产生了重大影响，学界和实务界关于其理解和适用规则的探讨也从未停止。同时，出于平衡权利人和社会公众利益的考虑，为维护权利要求的公示性，防止等同原则滥用，其相关的限制规则也被逐步引入专利法的制度体系，并在经过一系列裁判经验的丰富完善后，这些规则也被正式纳入了法律规范的范畴，如禁止反悔原则、捐献原则等。值得注意的是，在上述过程中，还有一些规则虽未被明确写入法律条文，但屡屡在个案中被提及或引入，“匿名”地对等同侵权的认定发挥要作用：在左右案件结论的同时，此类规则的理解和适用不仅产生了理论观点上的分歧，也在一定程度上造成了司法实务态度的摇摆，使其成了各界关注的焦点，“可预见性规则”便是其中之一。1950 年，美国最高法院在Graver Tank 案中首次对现代等同原则的理论框架和适用时需要考虑的因素进行了阐释。该案在对专利侵权判定理论和实务产生深远影响的同时，也将等同原则作为一项重要的侵权判定规则确立了下来。〔1〕Graver Tank & Mfg.Co.V.Linda Air Products Co.339 U.S.605(1905).在此之后，出于平衡权利人和社会公众利益的考虑，为维护权利要求的公示性，防止等同原则滥用，其相关的限制规则也被逐步引入专利法的制度体系，并在经过一系列裁判经验的丰富完善后，这些规则也被正式纳入了法律规范的范畴，如禁止反悔原则、捐献原则等。值得注意的是，在上述过程中，还有一些规则虽未被明确写入法律条文，但屡屡在个案中被提及或引入，“匿名”地对等同侵权的认定发挥重要作用：在左右案件结论的同时，此类规则的理解和适用不仅产生了理论观点上的分歧，也在一定程度上造成了司法实务态度的摇摆，使其成了各界关注的焦点，“可预见性规则”便是其中之一。

一、新近的趋势

一般认为，“可预见性规则（foreseeability limitation）”起源于美国联邦巡回上诉法院的雷德法官在2002 年Johnson 案中提出的主张，“等同理论不能用来帮助申请人重新获得其本来在申请中可以合理预见并写入权利要求而没有写入的可专利客体，只能适用于申请时不可预见的等同物，这样既可以强化权利要求的公示作用，又可以保护专利权人的权利”。〔2〕Johnson & Johnson Assocs.v.R.E.Serv.Co.,285 F.3d 1046, 62 USPQ2d 1046(Fed.Cir.2002).该规则旨在通过倒逼专利撰写质量提升，来更加明确、具体地保护专利权的范围，加强权利要求书的公示作用。而在我国，虽然并非法律及相关司法解释明文规定的条款，但作为与“等同原则”相生相伴却彼此羁绊的产物，其在具体案例中的适用规则和裁判尺度又会对裁判结论产生重大影响，自然容易引发争议和分歧。尤其是近年来“可预见性规则”在最高司法机关裁判的案例中的频繁“出镜”，似乎又代表了一种新的司法态度和政策趋势，也使得如何理解和适用该规则成为热议的话题。

2022 年4 月，最高人民法院知识产权法庭在“跑步机”案中认可了“可预见性规则”的合理性，指出“专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因等同原则的滥用而导致保护范围缺乏确定性，从而损害公众利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围”。并在此基础上认定“……不同设置虽未在说明书中予以描述，但其所产生的多种技术方案，均属于涉案专利申请日时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案……鉴于此，在侵权判定时，不能将‘所述PCB 支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔’扩张到PCB 板上开设导向孔或者基座上开设导向孔予以保护，否则，将破坏社会公众基于已确定的专利权保护范围的信任，损害其利益”。〔3〕厦门任和运动器材有限公司诉永康市赛韩电子科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案，最高人民法院（2021）最高法知民终2482 号民事判决书。

仅仅2 个月后，该庭在其审结的“仪表壳体”案中再次启用“可预见性规则”，认定“被诉侵权产品的显示面框若为聚碳酸酯材料，其相对于涉案专利限定的亚克力材质而言，不属于涉案专利申请日后因技术发展而出现的新材料。虹润公司在撰写涉案专利申请文件时，已明确知晓聚碳酸酯可用于制造仪表表壳的面框，但并未在专利文件中将其纳入，那么在本案中进行侵权比对时，不能再适用等同规则将该技术特征纳入保护范围”。〔4〕福建顺昌虹润精密仪器有限公司诉青岛唐古拉精密仪器有限公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院（2021）最高法知民终1924 号民事判决书。不仅将申请时明知但未写入权利要求的技术特征排除在等同范围之外，还对等同原则适用的情形进行了封闭式的限制，即以侵权行为发生时为节点，只有因技术发展产生的在申请日无法预知的技术特征，才有可能被纳入其中。

显然，上述案件明确释放出对“可预见性规则”适用加强、对等同原则严格限制的信号，作为国家层面审理专利等技术类知识产权上诉案件的法庭，此举无疑会起到一定的引领示范作用，似也符合其建立之初“进一步统一知识产权案件裁判标准”的职责使命。〔5〕《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》引言。但在笔者看来，任一规则的确立和完善都需要理论层面的反复论证和司法实践的逐步推动，尤其针对“可预见性规则”这一争议已久的问题，在缺乏法律依据和稳定裁判思路的基础上，仅凭个案的结论就认为我们已经完全吸纳和承认了该规则，为时尚早。〔6〕董慧凝、郑璐璐：《专利侵权中可预见规则的法律适用》，载《北方工业大学学报》2019 年第12 期。

二、法律规则的困境

且不论“可预见性规则”是否合理，事实上，自从20 多年前司法解释确立等同原则以来，〔7〕《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）第17 条第2 款规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”后该解释几经修正，现条文序号和条文内容均有变化。关于确立限制性规则来纠正和防范其扩大化适用甚至滥用的脚步就从未停歇过。

（一）司法解释的探索

或许是受到了2002 年Johnson 案的影响，2003 年《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第11 条第3 款曾提出，“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持”，以作为第1 款和第2 款等同原则限制性条款的形式，植入了“可预见性规则”的精髓。〔8〕郭小军：《浅析等同原则的可预见性限制》，载《中国知识产权报》2014 年8 月6 日第8 版。然而，在2009 年正式出台的司法解释及此后的司法文件中，〔9〕2009 年正式出台的司法解释指的是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。该条并未再出现，具体原因虽不清楚，但不难看出，司法解释制定者并没有下定决心赋予“可预见性规则”以法律效力，也从另一个侧面说明针对该规则还存在较为强烈的反对意见。

与此同时，为防止等同原则的适用过于宽泛或频繁，避免打着“等同”的旗号不适当地扩张专利权保护范围，压缩创新空间和损害公共利益，司法解释引入了“捐献原则”和“禁反悔原则”以对等同原则加以适当的限制。〔10〕孔祥俊、王永昌、李剑：《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，载《人民司法》2010 年第3 期。这样的考量进一步反衬出较之于“捐献原则”和“禁反悔原则”，“可预见性规则”的应用时机还尚未成熟。

（二）地方意见的尝试

当司法解释制定者在为“可预见性规则”问题纠结的同时，地方法院也就此进行了谨慎的探索，甚至在规范性文件中勾勒出了其适用的要件，但从进程和反响来看，效果似乎远未达到预期。

北京市高级人民法院在修订《专利侵权判定指南（2017）》时，在第60 条首次以独立条文的形式增加了“可预见性规则”条款。〔11〕《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》第60 条规定：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”制定者认为，“非发明点技术特征”一般属于现有技术，在申请时只要施加基本的谨慎和注意义务就可以合理地概括进来，而发明点是专利创新所在，在等同范围上应该宽松些；“修改形成的技术特征”因发生于专利申请后的修改程序中，专利权人应有足够的时间和精力来研究完善技术方案；“实用新型权利要求中的技术特征”则是考虑了该类专利不经过实审，有必要通过适用可预见性规则来倒逼撰写质量提升。对于前述技术特征，要求专利权人达到“明知”或“足以预见”的程度。〔12〕北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》，知识产权出版社2020 年版，第256 页。

从提炼裁判准则的角度来看，该条款无疑作出了大胆的尝试，为后续实践提供了有益的经验，但其合理性是否充足还有待商榷。第一，“发明点”并非法律层面的概念，是否为发明点涉及可专利性的评价，本身就是不易定论的话题，置于侵权诉讼的语境中则更易引起分歧和诟病。因此，最高人民法院曾明确对这一概念表示反对，“……全面覆盖原则……没有区分发明点与非发明点。……所谓发明点与非发明点，是相对于最接近的现有技术而言的，最接近的现有技术不同，可能导致发明点的不同。……在专利侵权比对中不宜区分发明点与非发明点”。〔13〕章建勤、张小娟：《浅析包含功能性技术特征的专利权的保护范围判定》，载《中国发明与专利》2019 年第11 期。第二，是否“明知”或“足以预见”涉及对专利权人主观意态的揣测，站在专利侵权纠纷发生时“回望”专利申请日时的情况，尤其彼时现有技术的状况，难免掺入评估人的主观意愿，也难以准确把握尺度，一不小心就会引入“事后诸葛亮”的偏见，容易滑入法官恣意裁判的泥淖中去。〔14〕徐卓斌：《美国专利法等同理论研究》，法律出版社2018 年版，第99 页。第三，将“可预见性规则”扩展至“修改形成的技术特征”，其实是“禁反悔原则”精神的体现。对此，上海市高级人民法院在其2013 年发布的调研成果中也有较为详尽的论证，其虽然列举了该原则适用的诸多优势，但仍然认为这是一种应然状态下或者说是理想状态下的禁止反悔规则。〔15〕上海市高级人民法院民事审判第三庭：《等同侵权的司法认定》，http://www.doc88.com，2022 年11 月26 日访问。主要原因在于，根据我国专利审查部门的规定，在专利审查过程中需满足一定的条件，或者在特定的情形下才允许启动修改程序，这就意味着申请人可能虽然预见到了某一等同技术特征，但囿于修改机会与方式的限制，无法在权利要求中写入该等同技术特征，此时如在侵权发生时再剥夺其以等同“合理扩张”保护范围的权利，显然对其是不公平的。

其实，北京市高级人民法院的态度也曾发生过“两极反转”的变化，其在此前制定《专利侵权判定指南（2013）》时并未认可“可预见性规则”，同时还指出，可预见规则的适用对保护发明创造和激励创新是不利的，还可能导致等同规则失去适用的空间，这样一来，侵权人仅通过将某一技术方案进行简单替换即可规避侵权指控，从而逃避法律制裁，从根本上会损害创新者因技术成果无法得到有效保护而弱化创新的动力。〔16〕北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南〉理解与使用》，中国法制出版社2014 年版，第220 页。

或许是考虑到了上述弊端，或许是担心反转过大引起外界误读，即便是确立该规则的制定者也一再强调，可预见的适用需要有合理边界，掌握适用尺度，不能泛化和滥用，否则就会破坏专利权人与社会公众之间的利益平衡关系，背离这项制度的初衷。〔17〕前引〔12〕，北京市高级人民法院知识产权审判庭编书，第258 页。

三、司法裁判的摇摆

法律规则的缺失和空白必然会导致司法实务态度的不一，甚至引发裁判标准的混乱和震荡，域内外有关“可预见性规则”众多案例莫衷一是的结论就是最好的说明。

（一）域外判例的启示

雷德法官在2002 年Johnson 案中提出的“可预见性规则”固然影响深远，但参与本案审理的洛瑞法官的意见也同样引人深思。他认为，“确定是否可预见经常需要听取专家证言，什么是可预见不是一个单纯的法律问题，它与显而易见性是相似的概念，如果认为可预见性或显而易见性排除了等同的可能，岂不是意味着专利权人必须证明被控侵权产品是非显而易见或不可预见的，而被控侵权人必须证明被控侵权产品是显而易见或可预见的。这与正常的情形是相反的：即专利权人强调的是被控侵权产品只有细微的改动，是容易想到可以预见的，而被控侵权人则要抗辩他不是简单的拷贝，而是作出了不容易想到不可预见的改变”。〔18〕Johnson & Johnson Assocs.v.R.E.Serv.Co.,285 F.3d 1046, 62 USPQ2d 1046(Fed.Cir.2002).这一意见也成为日后反对“可预见性规则”观点的渊源，即该规则的适用会使专利权人陷入进退维谷的境地：如果主张成立等同，势必意味着认可被诉侵权技术方案相对于专利技术方案而言，只发生了无需付出创造性劳动即可想到的微小的改变，这种变化却又恰恰会被裁判者质疑为什么没在申请日想到并写入权利要求；反之，如果专利权人强调被诉侵权技术方案与专利技术方案的差别是自己在申请专利时预想不到的，又相当于认可前者较之于后者产生了非显而易见的变化，这又会为等同原则的适用带来困难。〔19〕尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011 年版，第606 页。有评论更是直白地指出，可预见性规则的适用会带来逻辑上的悖论，因为同时满足申请时无法预见，侵权时能够容易联想扩张到这两个条件的“等同物”是不可能存在的，此时等同原则适用的空间被压缩殆尽，不具有任何生命力。〔20〕张迩瀚：《我国专利侵权中可预见性规则司法适用问题研究》，载《信阳师范学院学报（哲学社会科学版）》2019年第2 期。

也许是雷德法官的观点占了上风，美国最高法院在同年审结的Festo 案中也对此予以了肯定，“专利权人作为权利要求文字的作者，被期望撰写出包含已知等同物的权利要求”。〔21〕Festo Corpaoration v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kbushiki Co., LTD., et al.535 U.S.(2002).但是，时隔12 年后，当联邦巡回上诉法院在RING & PINION 案中再次面对“可预见性规则”时，却表现出了截然相反的态度，“在等同原则的适用上，过去没有，现在也没有可预见性限制，……（我们可以清楚地认识到），等同侵权的核心在于，已知的技术方案与专利技术方案之间具有可互换性（Known interchangeability），如果将申请时可预见的技术方案排除在保护范围之外，这与我们已经过长期认证并确认的‘已知的可互换性’明显相矛盾，所以，某一技术方案在申请专利时是否可以预见，都不应该成为适用等同原则的障碍”。〔22〕Ring & Pinnion Service Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 831,833-835, 109 U.S.P.Q.2d 1779(Fed.Cir.2014).此案也被诸多观点解读为美国法院为拒绝承认“可预见性规则”盖棺定论的案件。

从上述裁判标准的摇摆不定可以看出，即便是在规则诞生地的美国，可预见性问题在等同理论适用中仍是一个众说纷纭的问题，至少尚未得到司法实践稳定一致的认可。

（二）国内实践的经验

一般认为，我国引入“可预见性规则”的案例是最高人民法院2015 年的“进水套”案，本案争议点在于进水套的上表面为“锥面”和“平面”是否构成等同。法院认为，在申请专利时，“锥面”和“平面”均为本领域普通技术人员所熟知的技术方案，而涉案专利仅明确写入了“锥面”，如此以来，为了维系社会公众对专利权保护范围的稳定预期和信赖，不应该再将保护范围扩大至“平面”，否则会损害公众利益。〔23〕孙某某诉任丘市博成水暖器材有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案，最高人民法院（2015）民申字第740 号民事裁定书。有观点认为，这阐明了最高人民法院应以可预见性规则限缩适用等同原则的裁判立场，至少是遵从了这一规则的逻辑思路。〔24〕李洪江等：《可预见规则的适用——美国、日本及中国法院的观点集合》，载《中国发明与专利》2017 年第7 期。但是，从此前和之后的关联案件的裁判态度看，还难以认为“进水套”案的意见已经上升为指导司法实践的普适性标准。

在“进水套”案前，最高人民法院曾在2009 年涉同一专利的另一起案件中作出过相反的认定，即从等同侵权判定“三基本”规则的角度看，〔25〕最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）第17 条第2 款规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”无论进水套的上表面为“锥面”还是“平面”，都是确保其与浮球接触，防止浮球与壳底接触时间久后被腐蚀。〔26〕付某某诉大连迈克机电五金站等侵犯专利权纠纷案，最高人民法院（2009）民申字第157 号民事裁定书。在“进水套”案后，其在2018 年的“辐条”案中再次流露出否定可预见性规则的倾向。本案中的争议点在于专利技术特征的辐条横截面为“圆形”与被控侵权产品的“正六边形”是否相同，最高人民法院虽然认可“本领域普通技术人员可以预见到，其他类圆辐条在高速旋转拦截时，有可能实现与涉案专利技术方案类似的效果”即六边形辐条对圆形辐条来说是显而易见的替换物，但还是拒绝了权利人提出的“权利要求1限定了辐条为圆形明确排除了对其他形状辐条的保护”的主张，而是以等同原则认定二者构成等同。〔27〕深圳厨之道环保高科有限公司诉重庆市创新油烟净化设备有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院（2016）最高法民再85 号民事判决书。

实际上，不仅我国最高审判机关在“可预见性规则”的适用上还没有形成统一的标准和尺度，即便是表面承认了该规则的案例，学界也存在不同的解读和看法。在前述“进水套”案中，有学者就认为，虽然本案中提及了“可预见性”的字眼，但其出发点在于社会公众，而非专利权人。因为在社会公众看来，权利要求既然已经明确限定为“锥面”，把“平面”解释进保护范围则会损害权利要求的限定。〔28〕闫文军：《专利侵权判断中的“损坏权利要求原则”——孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案》，载《中国发明与专利》2018 年第9 期。这其实是引入了同样从美国判例法中演绎出的另一项限制等同原则的“不成文”的规则，即“损坏权利要求原则”，或称“权利要求妨害原则”，该原则起源于美国最高法院在1997 年Warner-Jenkinson 案中对等同原则的担忧，即“一旦适用等同原则进行侵权判定会使得权利要求中技术特征的限定无效，那么就不能适用等同原则”。〔29〕Warner-Jenkinson, 520 U.S.(1997).不过，与“可预见性规则”的命运类似，这一规则同样因为存在定义上难以自洽，适用上缺乏统一逻辑标准，结果缺乏可预期性等弊端，所以并未得到广泛的认可和适用。〔30〕黄丽君：《等同原则的限制性规则-权利要求妨害原则》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2021 年第1 期。

四、理解的修正

通过前文的梳理分析不难发现，无论是法律层面的规则，抑或是实践层面的标准，“可预见性规则”自引入初期就吸引了各方的目光和关注，衍生出诸多纷繁复杂的观点和见解，想厘清其中的奥义，修正偏颇的理解，为规则的适用理出可行的头绪，可能还要回归到问题的本源，从其本质说起。

（一）适度限制等同

专利制度是协调平衡专利权人和社会公众利益的制度。作为专利制度中界定权利保护范围的一项重要原则，等同原则既要将专利权的保护涵盖到权利要求书文字记载的范围之外，以充分保护专利权人的智力成果，也不能过分扩张专利权人的势力，挤压限制公众自由使用创新成果的空间，产生专利权滥用。〔31〕吴胜华：《等同原则的适用及限制-以规制专利权滥用为视角》，载《科技与法律》2010 年第3 期。因此，围绕利益平衡这一知识产权领域亘古不变的基石性原则，无论是“成文”的禁止反悔原则、捐献原则，还是“不成文”的可预见性规则，其宗旨均在于适度限制等同的范围，防止权利滥用，但也绝不能为限制而限制，侵蚀等同原则原本应有的作用空间，回到“字面侵权”的时代，从而由“亲专利权人”的极端走向“亲社会公众”的另一个极端。

从诞生的初衷看，作为限制等同而被推出的手段之一，“可预见性规则”站在与等同对立的利益平衡的一端，任务在于维护和强化权利要求的公示作用，以使得社会公众对权利行使的边界有稳定的预期。因此，我们在论证权利要求中的A 技术特征是否可以等同到被诉侵权技术方案的B 技术特征时，重点要关注该种等同是否会伤害社会公众的信赖利益，即在阅读专利文件后，社会公众已经明确了解到B 属于普遍知晓的现有技术，且权利人在撰写专利文件时就没有想过要将其纳入保护范围之中，此时，“可预见性规则”才有被启用的必要。

所谓“适度限制”，是不能逾越范围，把某些本属于等同原则应有之义的情形纳入进来，尤其需要注意的是，等同原则的设立是为了避免被控侵权人通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵权责任，因为将使那些只是形式上简单替换，但实质上毫无二致的被诉侵权技术方案落在专利权的效力范围之外，既与专利制度鼓励创新的初衷相违背，也不符合公平正义的理念。〔32〕胡淑珠：《判定专利侵权的等同原则在我国审判实践中的适用与限制》，载《中国法学》2006 年第8 期。这就意味着，不仅在专利申请日后产生的新技术可能属于等同的范围，申请日没有发生非实质性变化的替代性技术特征也不应理所当然地被排除在等同之外，至少不能因为没有发生实质性变化而被纳入“可预见性”的范围，给予其无需进行等同侵权比对的豁免，这样会极大地压缩等同适用的空间，损害专利权人的利益。由此看来，且不论“仪表壳体”案的结论是否正确，其关于等同适用情形的划分方式都是值得商榷的。

（二）尊重权利要求

作为权利人用精雕细琢的语言编纂的排他性单句，权利要求是一项专利最重要的组成部分，承载着划定专利权边界的重任。〔33〕[美]J.M.穆勒：《专利法（第3 版）》，知识产权出版社2013 年版，第58 页。但是，回溯专利制度发展的历史，在最初相当长一段时期内，并不存在权利要求书的概念，专利权的保护范围是法官在审查说明书内容之后确定下来的。直到后来，说明书因其冗长复杂的内容和繁琐拖沓的审批流程，导致在实践中不能起到很好地确定保护范围的作用时，才逐渐产生以撰写权利要求书的方式来抽象、归纳、概括发明人意欲保护的技术方案，并以此作为对外公示依据的方式。〔34〕陈聪：《专利捐献原则的法理分析》，载《知识产权》2019 年第1 期。既然在这样的背景下产生，作为旨在克服说明书内容冗长、信息量过大、主次难分等弊病而出现的产物，权利要求天然地要对其所保护的技术方案进行高度抽象和概括，以牺牲完整性为代价来换取表述上的简洁和效率，这意味着发明人不得不在有限的篇幅内对语言文字作进一步的浓缩。〔35〕马云鹏：《司法视野下权利要求解释的属性和必要性分析》，载《法律适用》2022 年第6 期。有人形象的指出，“权利要求的语言可能无法捕捉到发明创造的每一处细节，也难以对新颖性的范围作出充分精确地描述”。〔36〕Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki co., 535 U.S.722,731 (2002).

基于上述原因，要求专利权人在撰写权利要求书时就能够预见到所有实现其发明构思的可相互替换的可行方式，并将其以文字的形式“锁定”进权利要求书，不仅不符合权利要求书诞生的初衷和使命，也可以说是一种理想模式。〔37〕前引〔19〕，尹新天书，第606 页。并且，等同原则的建立所考虑到的重要实际情况恰恰在于，专利权人往往难以将实现其发明构思的显而易见的实施方式全部纳入其中。〔38〕尹新天：《专利权的保护》（第2 版），知识产权出版社2005 年版，第180 页。退一步说，即便在理想模式下，专利权人在申请时谨小慎微、反复推敲后地撰写出了一份尽可能充分表达其“心意”的权利要求书，将前述实施方式全部纳入了权利要求文字所及的范围，反倒为使得等同原则“失灵”，因为此时仅通过对权利要求的“字面解释”即足以提供周全的保护范围。从另外一个角度看，权利要求中的每一处表述或每一个措辞，都是经过精心编织且具有划定保护范围“藩篱”作用的，如果类似可预见性规则这种特意排除类的规则被随意适用，则会产生一种以偏概全的思路倾向，即未在权利要求书中“登记造册”的技术方案都被默认为是保护范围之外的，无法被认定为等同。〔39〕闫文军、殷宗萍：《“特意排除”规则：限制等同原则适用的一种新规则》，载《知识产权》2013 年第1 期。有观点更是直言不讳地认为，“如果特定权利要求中的特定选择可以作为对等同原则范围的放弃，使权利要求的范围不包括某一特定物，等同原则的丧钟已经基本上敲响了”。〔40〕Thomas Fairhall, Federal Circuit Further Limits Doctrine of Equivalents under “Specific Exclusion”Principle,http://www.patently.com/patent/2006/04/Federal_circuit.html,visited at Nov 23th,2022.

因此，我们可以肯定和吸收“可预见性规则”对等同原则的适用施加必要限制以达成利益平衡的理念，将其作为防止利益天平过分向权利人倾斜的砝码，但在适用时也要充分尊重权利要求自身的属性，不能苛以本不属于其职责范畴的任务，尤其要防止将权利要求的概括和泛化片面理解为对等同技术特征刻意的隐藏和遗漏，误使那些本该落入保护范围的技术方案成为“漏网之鱼”。

（三）服务政策导向

等同理论适用得宽或严，无不体现法院对司法政策的把握和运用。〔41〕前引〔14〕，徐卓斌书，第93 页。在包括知识产权在内的案件中，为实现个案的公平正义，法官可能在政策考量的指引作用下，根据社会经济环境的变化，从科技或经济政策角度分析专利保护问题，在一定空间内行使自由裁量权。〔42〕孔祥俊：《知识产权保护的新思维》，中国法制出版社2013 年版，第298-345 页。具体到“可预见性规则”而言，其政策需求在于，通过使专利权人承担更多的责任，来倒逼专利文件撰写质量的提升，强化权利要求书的公示作用，并以此划定等同原则的适用界限。支持这一政策的逻辑还在于，要求权利要求清晰准确虽然要求申请人在撰写时作出一定的投入，但该成本总体应该是可控的，而且此举可收获的整体效益远高于前述成本，也是建立权利要求边界更加清晰的专利制度的必要代价。〔43〕前引〔15〕，上海市高级人民法院民事审判第三庭文。

对于受众而言，如果我们不重视一段时期内保护政策的动态调整对裁判尺度的影响，也就无法体会裁判者在审理过程中的“良苦用心”。〔44〕马云鹏：《专利权利要求解释规则》，法律出版社2021 年版，第7 页。在“进水套”案中，最高人民法院就从政策立场对其在前后时隔10 年的两起类案中不同的态度作出了解释，“一方面，随着专利制度的进一步普及和发展，专利权人的专利文件撰写水平不断提高，专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高人民法院（2009）民申字第157 号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定”。〔45〕前引〔23〕，最高人民法院民事裁定书。这一回应显然更多地是站在严格限制等同、促进专利质量提升的角度的。

既然被赋予了为政策导向服务的职责和使命，在理解和适用“可预见性规则”时就需要在综合考虑专利制度整体的现实情况和未来提倡的发展导向，结合涉案专利的具体内容以及个案的实际案情等因素后，再行斟酌和把握其发挥作用的尺度和空间，至少要灵活对待，不要拘泥于已有的规则，过早僵化其适用场景，从而加剧本来就很复杂的等同认定问题的模糊度，进一步撕裂等同侵权的认定标准。〔46〕前引〔20〕，张迩瀚文。

五、规则的适用

理论分析的最终目的还是更好地指导实践，明确以上理解“可预见性规则”时应注意的几点原则，有助于我们在具体案件中更好地适用该规则。

（一）与捐献原则的竞合

作为等同原则适用的一种限制，捐献原则起源于美国1881 年的Miller 案，即“如果要求保护某一种装置，但对于从专利表面来看非常明显的其他装置没有要求保护，从法律上看，没有要求保护的就捐献给了公众”。〔47〕Miller v.Brass Company,104 U.S.350(1881).此后，这一原则被我国的司法解释所吸收。〔48〕《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5 条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”制定者指出，在部分情形下，申请人为了更容易通过审查以获得授权，采用比较下位的概念来撰写权利要求，但在侵权诉讼中又会借助说明书扩张的部分纳入保护范围，从而两头得利。因此，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。〔49〕前引〔10〕，孔祥俊、王永昌、李剑文。

如前文所述，“可预见性规则”适用的障碍之一在于，如何判断争议技术特征是否属于“可预见”的范围，而在说明书中是否提及，可以作为我们评判权利人在申请时是否“预见”过该技术特征的有效手段，也可以降低这一范围判断时的主观性和模糊性，避免误伤权利人利益。例如，在“消防排烟装置”案中，涉案专利权利要求1 中包含一项技术特征“所述控制系统包括无线控制器与接收装置”。权利人认为，被控侵权产品中的“有线控制器”与涉案专利中的“无线控制器”属于等同的技术手段。审理法院则认为，根据涉案专利说明书的记载，“该专利设置有控制系统，控制系统可以是无线控制系统亦可是有线控制系统”。〔50〕陕西银河消防科技装备股份有限公司与山东省天河消防车辆装备有限公司侵害发明专利权纠纷，山东省高级人民法院（2015）鲁民三终字第151 号民事判决书。本案中，从捐献的角度看，“有线控制器”属于涉案专利权明确放弃的技术方案，应视为其已被“捐献”给了社会公众；从“可预见”的角度看，“有线控制器”被明确写入说明书的举动意味着权利人在申请日时是“预见”过此技术特征的，但却未在权利要求中提及，则在主张侵权时不应再纳入保护范围之中。

因此，可以认为，“捐献原则”是启用“可预见性规则”的一种合理情形，或者说，在满足“捐献原则”适用条件的语境下，“可预见性规则”有了存在和适用的意义。当然，即便如此，我们还要注意的是，并非所有写入说明书但未写入权利要求的技术方案都会被当然地“捐献”出去，也要给专利权人一定的救济渠道，让其证明自己申请过程中已遵循了诚信原则、并非有意放弃该技术方案，在说明书中是为了更详尽完整地展现技术方案等。对此，有学者建议认为，应该将目前法定的“当然捐献原则”改进为“推定捐献原则”，使其适用时有一定灵活的空间，既能够为专利权人提供充分有效的保护，又不损害专利的公示性和社会公众的信赖。〔51〕李雨峰、陈聪：《专利捐献原则的重构——从当然捐献到推定捐献》，载《电子知识产权》2018 年第7 期。这一建议对于我们合理地适用“可预见性规则”同样值得借鉴。

（二）“特意排除”的情形

如果说捐献原则仅仅是“推定”发明人为谋求授权有意隐瞒的技术方案不被纳入等同范围的话，对于其“特意”表态与之“划清界限”的技术方案，则“当然”应该毫无疑问地“排除”在保护范围之外，这也可以视为“可预见性规则”适用的另一种典型情形，即“特意排除规则”。

“特意排除规则”的要义在于，如果专利申请人对其保护的范围进行了明确的限制，将其他变换技术方案特意排除在权利要求的范围之外，则不能将变换技术认定为等同技术。〔52〕前引〔39〕，闫文军、殷宗萍文。该规则同样源自美国联邦巡回上诉法院在一起案件中的论述，“如果权利要求中已经对某一结构特征进行了详尽的记载，此时要限制等同。……限制的程度与权利要求强调的程度成正比。……涉案专利已明确将拱座的根基部分限定为截头球形，（强调的程度）足以排除其他根本不同甚至相反的喇叭形”。〔53〕Bicon,Inc.v.The Straumann Co, Fed.Cir.2006,05-1168.套用到“可预见性规则”的适用场景中，对于某一可预见的替代性的技术方案，如果可以认定权利人对其进行了“特意排除”，在侵权时就不应再给予等同的保护。

具体来说，专利文件依然是我们判断权利人是否存在“特意排除”表态的重要依据。例如，在“聚氨酯泡棉”案中，涉案方法专利权利要求中提到一种名为“甲苯二异氰酸脂（TB1）”的材料，在本领域技术人员看来，“甲苯二异氰酸脂（TB1）”系“甲苯二异氰酸脂TDI-90”“甲苯二异氰酸脂TDI-80”的上位概念，权利要求的保护范围自然应包含两种下位的具体技术方案。但是，涉案专利说明书却强调，“本方法使用之特殊甲苯二异氰酸脂为TDI-90，内含较高成份之2-4TDC，反应性较一般T-80 为强，在较低温及较短时间作聚合反应，并增强其韧性及拉力。以下TDI-90 简称TB1”。法院认为，涉案专利特征部分中的“甲苯二异氰酸脂（TB1）”明确指的是“TDI-90”，从字面上明确排除了被控侵权方法使用的“TDI-80”，故二者为不同的技术方案。〔54〕东莞富增泡棉塑胶有限公司诉福建省富增鞋材发展有限公司侵犯发明专利权纠纷案，福建省高级人民法院（2008）闽民终字第391 号民事判决书。

当然，需要注意的是，我们在解释权利要求时，必须要在认真阅读专利文件后，确定权利人的表态达到了明确或特意强调的程度，才能“排除”某一技术方案，否则可能会不当地扩大适用该规则，将没有包括载明在权利要求中的内容机械地排除在外，否定等同。或许也正是因为这一判断过程带有较大的主观性和不确定性，“特意排除规则”也经历了与“可预见性规则”类似的命运，始终未能上升到法律的层面。

（三）发明目的的考量

除了以上两种典型情形，对专利发明目的进行正确理解和确定，也有助于提高我们对“可预见性规则”把握的精准度。“发明目的”并非现行法律中的概念，根据最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（征求意见稿）第6 条中的表述，即“被诉侵权技术方案具有权利要求所要克服的现有技术的缺陷的，人民法院应当认定其未落入该权利要求限定的专利权的保护范围”。其主要是指专利相对于现有技术的某种缺陷提出的解决方案，以及能达到的技术效果。〔55〕马云鹏：《专利侵权判定中发明目的理解与适用的实证分析》，载《电子知识产权》2019 年第9 期。此后，最高人民法院在《知识产权案件年度报告（2018）》中进一步强调，“在解释权利要求时，要充分考虑说明书记载的相关内容，例如关于发明目的和有益效果的记载”。

就“可预见性规则”的适用而言，如果技术特征A 是实现发明目的的唯一途径，则即便技术特征B 是本领域普遍知晓的惯常性手段，也不应被纳入等同的范围之内。例如，在“进水套”案中，通过认真阅读说明书不难发现，涉案专利最重要的发明目的就是通过采取“锥面”的进水套上表面，实现“浮球与锥面呈线性接触，所以不会产生腐蚀”的发明目的，而“平面”的进水套上表面无法达到这样的效果，这就为本案适用“可预见性规则”提供了说理的空间。〔56〕前引〔23〕，最高人民法院（2015）民申字第740 号民事裁定书。无独有偶，最高人民法院知识产权法庭在其审理的“绿篱机”案中也流露出了类似的思路。本案中，涉案专利“一种电动绿篱机”采用了“电机”驱动的方式，并在说明书中进一步指出现有技术包括“电机”驱动和“燃油发动机”驱动两种方式，前者具有“环保无污染”的技术效果。法院据此认为，“专利权人……明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且‘环保无污染’是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但在权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动”。〔57〕徐州中森智能装备有限公司诉常州格瑞德园林机械有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院（2021）最高法知民终192 号民事判决书。显然，发明目的的考量对裁判者在上述案件中采纳“可预见性规则”起到了关键的促动作用。

不过，鉴于发明目的并非技术特征，不必然对权利要求产生限定作用，加之与发明目的相关的记载可能散落于说明书的各个部分，并非所有与技术效果相关的描述都能在确定权利要求保护范围时发挥作用。因此，最高人民法院在“电子货品监视用标识器”案中指出，需结合说明书中记载的背景技术及其存在的缺陷，发明内容中记载的“发明目的”“所要解决的技术问题”“有益效果”，以及具体实施方式中与“技术问题”“有益效果”等多处内容，对涉案专利所要解决的技术问题和实现的技术效果进行认定。〔58〕传感电子有限责任公司与国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案，最高人民法院（2016）行再19号行政判决书。换言之，只有全面、真实、准确地理解说明书的内容，才能保证我们认定的发明目的更客观，更贴近权利人的本意。

结 语

“可预见性规则”就像一颗石子，自诞生之日起就在等同原则的“池塘”中激起了不小的“涟漪”。一方面，它担负着维护权利要求公示作用，促进专利撰写质量提升的使命，为我们在司法裁判中合理界定等同范围提供了一个新的可供把握的维度；另一方面，囿于逻辑基础混乱、适用条件模糊、操作标准随意、打击面过大等为人诟病的问题，其在学理和实践中一直存在较大争议，也未能“升格”为正式的法律规则。在笔者看来，存在即合理，任何制度的产生都有其正当性所在，无论“可预见性规则”未来的走向如何，我们都应该在深刻理解其本质初衷的基础上，准确把握其适用的条件和情形，充分利用和发挥其价值优势，最终达到对专利权更为公正合理保护的目标。