中国企业“出海”知产合规风险防控

编者按：

中国企业合规治理国际化是行稳致远、打造世界一流企业的基本功和新动能。然而，目前市面上合规专著林林总总，聚焦企业海外运营合规的实务书鲜见。中粮集团中国茶叶股份公司副总经理、总法律顾问、首席合规官张小凤有感于置身图书馆“弱水三千”，却无法“取一瓢饮”的亲身经历，撰写了一本着力构建企业国际化合规治理体系及涉外合规风险防控与应对实操方法的新书《合规国际化：中国企业走出去合规风险防控指南》 。本文节选知识产权部分内容，以飨读者。

国际知识产权保护极具专业性、复杂性和综合性。中国制造业正在从中低端走向高端，要学会应对发达国家及其跨国公司所采用的专利战、品牌战、商业秘密保护战和版权贸易战，更要学会用国际知识产权规则做国际生意，参与国际市场的科技竞争。

具体而言，中国企业“走出去”主要面临三个方面的知识产权合规挑战和风险：境外投资并购过程中的知识产权合规风险、国际贸易中的知识产权合规风险以及知识产权注册保护方面的合规风险。中国企业可以采取尽职调查、合同条款、国际注册等工具进行防范和救济。

充分的尽职调查

许多中国企业境外并购主要出于产品升级、获取高新技术、提升自身品牌和拓展海外市场等战略目标，目标企业知识产权成为中国企业跨境并购主要动因和考量，知识产权在境外并购资产的价值评估和对价支付中占有越来越大的比重。

中国企业跨境并购的知识产权风险，通常涉及所有权权属风险、保护期限风险、增速风险以及东道国法律风险等，中国企业在并购决策前需要针对知识产权进行充分的尽职调查，主要关注以下三种情形：

一是知识产权权属。收购目标企业100%的股权并不意味着一定能取得目标企业知识产权，因其知识产权有可能是许可使用，并非自有。此外，知识产权是目标企业单独所有还是共有、是否许可第三方使用以及使用期限等，都是目标企业估值的主要考量因素。

二是知识产权有效期。有效期长短是中国企业在收购评估和对价谈判时的主要衡量因素。

三是知识产权诉讼。不仅要关注目标企业作为原告的诉讼，还要关注目标企业侵害第三人或目标企业时可能作为被告的知识产权案件和可能的知识产权纠纷等。

由于知识产权的地域性特征，中国企业在货物买卖协议或原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）协议签署前，应当对产品知识产权情况进行调查，确定其在相关国家是否存在侵权风险。

中国企业在货物买卖时会发生知识产权侵权纠纷。例如，中国企业A从B国进口到中国的设备在中国不构成侵权，但由于中国企业业务战略调整，将产品临时转运给A公司在C国的子公司安装使用，该产品在C国构成专利侵权。

中国企业在OEM业务中发生知识产权侵权纠纷。例如，中国企业按照国外委托方的订单生产相关产品（指定品牌）再出口，清关过程中，海关发现这笔货物没有经过该商标所有权人授权，侵犯了相关权利人合法权益。在这种情况下，海关不仅要没收这批货物，还会对中国企业进行罚款。

周密设计合同条款

在境外并购中，中国企业可以通过设计收购协议条款控制知识产权风险：

第一，在收购协议中明确界定标的企业知识产权权属，并要求原股东作出相关保证、承诺并约定相关违约赔偿责任。

第二，在收购协议中对收购后知识产权的持有和使用作出明确约定，如转让方是否可以继续使用目标企业所有的技术以及如何使用等。

第三，在收购协议中要求转让方对于专利或其他技术的交割提供详尽的技术清单和说明，并对后续使用提供支持，包括明确支持方式、标准和期限。实践中，中国企业单凭说明书无法实现所收购的技术，导致知识产权收购意义大打折扣。

第四，对已有知识产权诉讼结果的承担提前作出分配和约定。

第五，尝试对知识产权资产约定价值减损条款，以充分保护在收购中的知识产权价值评估风险。

《联合国国际货物销售合同公约》（United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods，CISG）第42条第1款明确规定了卖方的知识产权担保义务：“卖方所交付的货物必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定，是以工业产权或其他知识产权为基础的：（a）如果雙方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或作其他使用，则根据货物将在其境内转售或作其他使用的国家的法律。（b）或者在任何其他情况下，根据买方营业地所在国的法律。或者在任何其他情况下，根据买方营业地所在国家的法律。”

因此，中国企业应当在买卖合同条款中根据自身法律地位，对知识产权合规风险和责任事前进行合理分配，以减少相关合规风险。

知识产权国际注册

知识产权具有无形性和地域性。除了著作权实行自动保护外，其他知识产权无注册即无权利，在未注册获得权利的国家，他人可以自由无偿使用且申请注册。

知识产权具有期限性。一旦注册权利过期，则该知识产权在注册国丧失权利效力，他人也可以自由无偿使用且申请注册。

实践中，中国企业应注意根据战略布局、产品规划以及海外市场拓展计划，前瞻性地进行境外知识产权注册布局，为中国企业产品走向境外提前做好商标、专利等知识产权的权利布局，避免因未及时注册而被他人在境外抢注，或注册到期后未及时申请续期而被他人抢注，产品因面临知识产权障碍无法走向海外市场的遗憾。

笔者曾处理过中国某驰名商标在某境外区域被抢注的案件，企业因此丢失境外市场若干年。在历尽艰辛抢回商标、打击相关境外区域中假冒该中国驰名商标的假货并清理市场后，中国企业正品产品才得以进入该境外区域市场。在10年多的时间内，该中国企业相关产品在该境外区域不能实现销售。失去商标则失去品牌，失去品牌则失去市场，抢回商标后等于要重新树立一个品牌、重建一个市场，为此付出的努力以及产生的机会成本无法估算，而导致这一后果的原因，则是企业一个非常简单的疏漏，即没有及时续展自己的注册商标。

域名等新型权利国际注册

知识产权国际注册中，中国企业需要特别注意域名注册。域名是互联网上某一台计算机或计算机组的名称，用于在数据传输时对计算机的定位标识。随着互联网经济飞速发展，域名具有非凡的商业价值，企业域名成为企业在网络经济和网络商业中的企业商号或商品品牌，具有特定代表性和识别性，具有商业标志的意义。

在上述背景下，域名抢注或利用域名假冒其他品牌、淡化竞争对手特定品牌的问题成为中国企业境外知识产权保护新课题。域名抢注往往和域名贩卖相结合，抢注者往往公开出售其抢注的域名。由于境外企业抢注中国企业域名后，跨国争议解决的成本比较高，中国企业往往需要在权衡利弊后，被迫以高于注册费价格买回被抢注域名。

笔者曾处理过两个中国驰名商标同时被一家外国公司组合抢注为域名的问题。初始注册需要几十美元的成本，但在拍卖中买回则需要几千美元至上万美元。因此，笔者对域名国际注册保护有非常深刻的感受。

域名的国际注册由“互联网名称与数字地址分配机构”（ICANN）负责管理。2016年10月1日，美国商务部下属机构国家电信和信息局把互联网域名管理权完全交给位于加利福尼亚州的ICANN。ICANN是一家非营利社团，主要由互联网协会成员组成，成立于1998年10月，负责管理域名、互联网协议（IP）地址的空间分配、协议标识符的指派、通用顶级域名（gTLD）以及国家和地区顶级域名（ccTLD）系统的管理和根服务器系统的管理。

实践操作中，ICANN只是管理其授权的域名商，域名商从ICANN批发域名再卖给相关域名申请方。中国互联网信息中心负责中国顶级域名、二级域名和三级域名的注册和管理。

中国法院严格遵行《巴黎公约》和相关中国法律，对跨国公司知识产权包括域名进行公平的国际保护。2022年1月，福建省厦门市中级人民法院二审审结“美国苹果公司与厦门建发信息技术有限公司网络域名权属、侵权纠纷案”。

知识产权是一种私权利，企业往往是知识产权的權利主体，国际化的跨国公司是知识产权国际保护的最直接利益相关者。例如，2011年对外开放签字的《反假冒贸易协定》（Anti-Counterfeiting Trade Agreement，ACTA）就是在日本、美国等国内大公司参与下完成的。因此，中国企业应当深入研究知识产权国际保护并积极支持中国政府广泛参与知识产权国际保护提案、规则的制定与谈判，确保相关知识产权国际保护规则体现多方利益、防止出现少数国家或地区控制下的立法偏倚。

（本文节选自《合规国际化：中国企业走出去合规风险防控指南》，作者现任中粮集团中国茶叶股份公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，享受国务院政府特殊津贴专家，正高级经济师、公司律师）

（责编 王茜）