探讨使用三步法判定专利创造性时如何避免主观性植入

李 莉，陆 颖

（上海华峰新材料研发科技有限公司，上海 201315）

随着经济全球化的加深，一项关键的技术往往在不同的国家布局专利，这意味着相关技术将在不同国家落地，并以商品的形式进入大众的视野，而专利权为权利人实现利益最大化提供有效的帮助。各国之间的专利制度虽然各有特色，但在判定一项技术是否达到赋予专利权高度的标准上，不同国家本质上遵从着极为相近的判定原则。然而，技术本身的复杂性和专业性使得专利制度难以建立一个绝对客观的标尺适用于量化每一件专利申请的创造性高度。判断专利的创造性时，往往难以避免主观性的植入。我国的专利制度起步较晚，我国专利法在广泛借鉴各国专利制度和国际专利条约的基础上，取各国之长并结合我国国情制定而成[1]。但由于我国专利实践积累不足，在实务中对创造性的理解仍然存在严重的主观差异。本文结合国际社会专利制度创造性标尺的发展及我国三步法的操作标准，总结创造性评价过程中存在的易于导致主观性植入的时机，并提出减小判定主观性的若干建议。

一、可专利性评价标准的历史演变

西方国家率先进行工业革命，伴随着社会资本化和技术发展的迫切需求，造就其成为专利制度的先行者。英国通常被认为是专利制度的发祥地。1623 年英国颁布“垄断法”，并被许多欧美国家效仿和借鉴。进入19 世纪后，越来越多的国家相继颁布了专利法。[2]专利制度实现了将技术作为无形货物的资本买卖，推动、鼓励更加快速的技术创新和技术落地。在权利人与技术使用者的持续博弈中，专利制度被不断地完善。

美国知识产权法庭对推动专利制度的发展作出了重要贡献。以美国专利制度的发展为例，专利法演变的过程中，几个重要的节点均是在讨论同一个问题：什么样的发明可以被授予专利权？这个问题涉及专利权人与社会公众利益之间的矛盾能否被调和。设立明确的标准来划分哪些是值得授予排他性权利的，而哪些则是简单、显而易见的发明，对能否有效调和社会矛盾是至关重要的。

最初的专利制度并没有规定可专利性评价标准，授权判定依托于政府设立的审查机构，所作出的判定明显带有主观色彩。随着这种“垄断性权利”的诱惑日趋显著，人们更愿意公开自己的发明来获取垄断的权利，微小的技术改进常常被用来申请专利权，由此爆发权利泛滥的问题。1793 年美国专利法中，新颖性和实用性作为评价可专利性的标准被提出，当一项发明是新的、未被公开过的且是有用的技术方案，则被认为可以授予专利权。然而在一些传统技术上作出一些微妙的改进仍能被授予专利权，致使专利纠纷源源不断。除了新颖性、实用性之外，似乎还应该有更多的条件，来排除那些看似新的，实质上改进的方向就在眼前的发明。专利制度里程碑的发展是将创造性引入可专利性评价标准，专利权的授予需要更高的要求，那就是“创造性天赋”。[3]

二、创造性的标尺及判断方法

对于新颖性、实用性而言，创造性的引入显然拔高了技术创新的高度，缓和了专利泛滥导致的矛盾和技术冲突。但随之而来的问题显得更为棘手：什么是创造性？用什么方法评价创造性？这把划分创新高度的利剑砍在哪里才能显得合理又不失精准？创造性评价标准的高低决定了创新高度需要拔高到什么程度——过低的标准将会影响公众的利益，也会导致专利权之间的交叉和争端；过高的标准会使得发明人对专利权望而却步，转而选择以技术秘密来维护自己的创新成果，进而导致专利制度形同虚设。

（一）美国专利制度之“教导—启示—动机”法

美国专利法中的“non-obvious subject matter”即 “非显而易见性”成为了创造性的代名词，用于示意创造性的一般含义。对于一项技术是否具有“非显而易见性”，美国专利制度衍生出著名的“教导—启示—动机”来进行检验。[4]在书写过程中，当书写错误时常发生而成为普遍的问题时，我们往往会毫不费力地想到将已知可书写的铅笔与已知可擦拭字迹的橡皮组合在一起，以解决书写错误时能及时获取橡皮来擦拭的问题，这种改良是显而易见的。欧洲专利局使用“问题—解答”的方法来判断创造性。[1]在我国，发明专利的创造性定义为“具有突出的实质性特点和显著的进步”，其中“突出的实质性特点”本质上是“non-obvious”，而“显著的进步”则是发明结果的相对量化。[5]

（二）中国专利制度之“三步法”

我国通常采用三步法来检验创造性：第一步找出最接近的现有技术（简称D1）；第二步确定与现有技术相比的区别技术特征和实际解决的问题；第三步找出现有技术是否已经披露了解决以上问题的同等的技术。三步法旨在复现研发过程来评价创造性，其第一步可以理解为在确认研发起点，第二步是在确认是否具有突出的特点及其能否带来有益效果，第三步则是不断地排查突出的特点带来的有益效果是否取自公开的技术给与的“教导—启示—动机”。如果没有找到给出“改进灵感”的现有技术，那么突出的特点可称为“突出的实质性特点”。

三、创造性判断中的客观性与主观性

我们期望寻求一种相对客观、统一的，不受人主观思维所影响的创造性评价的标准。专利法中给出了创造性的定义和判定方法，这是创造性判定中客观的一面。然而，想要做到绝对客观是非常困难的，即使在相同的判定方法下，一些棘手的案例也是模棱两可的，拥有不同研发前见的人可能作出不同的判定。以下以我国的三步法判定为例，探讨创造性判断中主观性的来源。

（一）“技术起点与发明点的相对性”

“发明了什么”这个问题本身就是一个动态的问题，这给我们判断结论的主观性植入了机会。三步法的前两步是在厘清“发明了什么”，即以D1为技术起点，讨论相关技术实际上解决了什么技术问题，是如何解决的，我们通常称之为“问题—解答”或“技术—功效”。“最接近的现有技术”的不确定性导致后续得出的何种“问题—解答”或“技术—功效”是不确定的，即根据三步法认定的“发明了什么”是一个不确定的答案。

在一件专利申请文本中，我们往往无法全面地回答发明是什么，这是由于三步法的特性和检索结果的滞后性共同决定的。发明人在撰写发明背景时，是基于发明人自身给定的技术起点（最接近的现有技术）来回答“发明了什么”的问题。然而发明人的技术起点往往与审查员的不相同，此时就会存在专利申请文本中无法回答基于审查员确认的技术起点而得出的“发明了什么”的问题。当我们根据第一步找到的最接近现有技术，找出区别技术特征A、B、C，并获知本技术方案所达到的效果为D、E、F，如果发明人没有阐述清楚A、B、C到达D、E、F 的发明机理，那么将会形成一个庞大的“问题-解答”系统，可以是A 技术特征解决实现了D、E 效果的问题，B&C 解决了实现了F 效果的问题，亦或是A&B 解决了实现E 效果的问题，C 解决了实现F 效果的问题，甚至有可能是A 同时解决了实现D、E、F 效果的问题，而B、C仅是必要的常规操作亦或是非必要的技术特征。

当技术起点难以统一时，确定“发明了什么”的问题往往是掺杂主观判断的开始，并直接影响第三步的检索方向。这种主观性是由于不同的人所具备的技术前见和检索方式所获得的对比文件的不同造成的，也是由发明人在撰写时无法全面地披露蕴含在技术方案中所有的“技术—功效”的对应关系所必然导致的，大部分的“技术—功效”被作为发明人的技术前见而未显于文字中。

（二）“本领域技术人员”的能力范畴

前所涉及的“问题—解答”系统的主观性大部分是由于技术前见和检索能力受限，通过与发明人的沟通和完善的检索能够在一定程度上进行规避。在三步法中，最大的主观性的引入源自第三步。当到达第三步时，我们需要用“现有技术”评价是否带来“教导—启示—动机”。对本领域人员所能获知的现有技术能力和“教导—启示—动机”的不当解析反而给主观性判断提供了客观的判定依据，来得出看似可靠的结论。

现有技术的范畴显然是放宽了，不确定性也更大了。《专利审查指南2010》（以下简称《指南》）规定：“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”可见当到达第三步时，往往存在一个关键的问题，即如何圈定现有技术的范畴。在《指南》中使用“本领域技术人员”的能力来限制现有技术的范畴，并对“本领域技术人员”的能力和“技术领域”均作了详细的定义。即便如此，分歧仍然存在。这个问题更通俗地表现为审查员提供的对比文件是否属于本领域技术人员所能获得的现有技术的范畴。

（三）“事后诸葛亮”

“事后诸葛亮”的问题在各国专利制度中均有体现。在我国，“事后诸葛亮”问题在审查、复审无效以及诉讼过程中时常发生。基于2020 年智慧芽系统检索调研可知，我国专利申请在复审和无效阶段中以“事后诸葛亮”为案由和决定要点的专利760 余件，我国专利纠纷案件中涉及“事后诸葛亮”为争议焦点的案例200 余件。

《指南》在实质审查部分创造性的章节中专门提及了“避免事后诸葛亮——当问题一旦被解决时往往变得显而易见，但需要注意事后的显而易见不代表事前的显而易见”。这段文字警醒审查员在审查时要牢记避免事后诸葛亮的行为，但并没铺开描述如何注意事后诸葛亮的要点、规则或典型案例。在审查意见中这类问题层出不穷，甚至在授权后的无效案件中也时有作为案件的焦点问题。造成“事后诸葛亮”的情形可能有多种，以下列举几种常见情形。

1.忽略技术效果的非显而易见性

这句话可理解为：在确定技术问题时，忽略了区别于D1 的技术特征或者技术特征的组合在本申请中实际所起到的效果，而将区别技术特征本身的功能定义为实际解决的技术问题，而使得后续创造性的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。例如，复审决定号109833 关于苹果公司200910175855.7 专利复审案件，在决定要点中指出：“在创造性的判断过程中，当权利要求与最接近的现有技术相比，形式上存在多个区别特征时，需要在准确把握发明构思的基础上，考虑这些区别特征之间的关系，并根据它们之间的关系客观地确定这些区别特征实质上应当整体看待还是相对独立，由此确定发明实际解决的技术问题。并且，在确定发明实际解决的技术问题时，应当根据这些区别特征在发明中所达到的客观技术效果进行确定，而不应带有本发明为解决该技术问题而提出的技术解决手段的指引。在此基础上，如果这些区别特征既未被其他对比文件公开，也不属于本领域的公知常识，且包含该区别特征的技术方案能带来有益的技术效果，则该项权利要求具备创造性。”①参见国家知识产权局109833 号复审决定。

技术特征的划定是带有技术性的判断，在技术特征划定上存在重大分歧，部分原因来自制度本身。在我国，发明人所给定的技术背景中的最接近现有技术的认可度并不高，例如北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第523 号行政判决书：“相关法律并未规定背景技术记载的必须是申请日以前已经公开的现有技术。对背景技术的描述在很大程度上是基于专利权人的主观判断，故在背景技术没有给出引证文件的情况下，不能确认背景技术部分记载的技术方案已经处于能够为公众获得的状态，也不能仅仅因为专利权人将该技术记载在说明书背景技术部分即认定该技术为现有技术。” 在我国，审查员确定的技术起点往往与发明人不同，随之得出不同的区别技术特征和技术问题，经常存在错误地割裂技术特征，得出错误的技术问题的现象。相比于我国的专利制度，美国专利制度中将现有技术的尽职披露责任规定到专利法中，该条成为无效理由之一，发明人将承担隐瞒现有技术的严重后果。对于欧美的专利制度，审查员与发明人在技术起点的问题上是高度一致的，对区别技术特征和解决的技术问题上也是高度一致的，此时审查员能够很明确地查找给与实现相同发明案件以技术启示的现有技术。

受我国专利制度的限制，审查员并不认可某些专利申请背景技术所披露的现有技术，发明人也不愿意透露更多的现有技术或真正的技术起点，以期获得更大的权利范围或更高的授权前景。发明人以自身背景技术中披露的现有技术作为研发起点，来阐述技术方案所要解决的问题，并以此展开技术方案、技术效果和发明的运作机理，而审查员是以自身检索的结果作为发明起点去重新认定真正解决的技术问题。审查员并没有参与技术方案的研发过程，也不具备发明人所掌握的所有的现有技术前见，在审查员不认可发明人自身给定的最接近的现有技术和所解决的技术问题时，往往会从其所比对获得区别技术特征本身的功能角度去考虑发明真正所要解决的问题。可以说我国的专利审查制度是先否定创造性，再将“发明了什么”和“显而易见性”举证的责任双双抛给发明人，发明人在撰写时面临的不确定性是不可避免的。

2.忽视问题提出的非显而易见性

这句话可理解为：将区别技术特征的功能上升为本发明实际解决的技术问题，而忽视了问题的提出本身是非显而易见的。对本申请所要解决的技术问题而言，忽视挖掘具体的功能需求对于本领域技术人员是否是显而易见的，而强调区别技术特征实现所述功能需求是否是已知的技术，属于典型的事后诸葛亮。例如，无效决定号40907 关于WHW集团公司200580009974.5 专利无效案件，其涉及一项具有改进流速分布的叶轮叶片的技术，其发明目的是提供一种具有特别设计或构造的叶片的叶轮，以产生更均匀的磨损模式，从而延长泵壳总的耐磨损寿命，所采取的技术手段是通过叶片外终端的形状设计来改变流体流速分布，设置凸起形状的向外延伸部以产生更均匀的流速分布，从而使泵壳上的磨损被控制和减少。无效请求人认为涉案专利将直的外边缘或凹形的外边缘改为向外凸起形状只是技术手段的简单替换，利用叶片形状或尺寸的变化控制速度分布是本领域技术人员的公知常识。合议组认为：认定区别特征是否是公知常识，不能仅考虑该区别特征在原理上或结构是否是本领域熟知的，而要立足于发明所属技术领域的技术人员，减少和避免“事后诸葛亮”的主观因素影响，从发明实际解决的技术问题出发，考察该技术问题的发现对于本领域技术人员是否显而易见，以及在现有技术中是否惯常使用该技术手段用以解决该技术问题。在这件案件中无效请求人忽略了在解决“泵壳上的磨损被控制和减少”问题时，“改变流体流速分布，产生更均匀的流速分布”对于本领域人员是否是显而易见的，当没有任何证据文件可以证明当遇到“泵壳上的磨损被控制和减少”问题时就能联想到通过解决“改变流体流速分布，产生更均匀的流速分布”问题来实现时，这种判断则存在典型的“事后诸葛亮”的判断。

3.“常规替换”“常规选择”的滥用

对“常规替换”“常规选择”等词汇的滥用也可视为是一种“事后诸葛亮”的行为。例如，北京知识产权法院（2017）京73 行初8234 号行政判决书，关于发明专利200880102942.3 专利权无效行政纠纷的案件，原告认为上述专利权无效的行政决定在判断逻辑上存在“事后诸葛亮”的判断方法，相应的判据缺乏实质性的证据。针对案件中复审委认为“压力缓冲器及其相关的转向件”属于本领域的公知常识的主张，原告认为是属于“事后诸葛亮”的判断逻辑，在没有任何证据表明铰链中缓冲拉缸和压力缓冲器可以直接互相替换的基础上，所谓的“判定为公知常识”是有违自身认知的不实主张。本专利的发明人基于两种缓冲器在关闭期间的工作原理不同，想到了将现有技术中普遍使用的缓冲拉缸替换为由转向件传导压力的压力缓冲器，这并不属于本领域的常规替换，并且，基于拉杆9、转向杠杆10、支撑杆7 和导向杆8 等构成的“双摇杆机构”，使得本专利实现上述权利要求所限定的效果。法院认为涉案权利要求24 具备原告所称的“双摇杆机构”，没有证据表明权利要求24 的限定是本领域技术人员在附件1 的基础上容易想到的，无效决定关于权利要求24不具备创造性的认定错误。

四、 在使用“三步法”审查过程中减小判定主观性的建议

对于三步法的前两步所带入的主观性，我们可以参照美国的专利法制度，要求发明人履行尽职披露所有与本申请相关的现有技术，并承担故意隐瞒的法律责任，这种做法可以弥补发明人没有办法穷尽各个技术特征与现有技术中不同的变换所带来的技术效果的改变，而使得发明人与审查员提出的技术问题产生“南辕北辙”的现象。这种做法可以使发明人将自己的技术领域/技术问题缩小到其真正想要保护的范围中，而不用去应变审查员基于发明人所给定的被扩大了的技术领域/技术问题检索出的对比文件。只有缩限第一、第二步的“发明是什么”这个问题至发明人与审查员所共识的范围内，才能够更加客观地评价第三步的“非显而易见性”。

对于第三步评价“非显而易见性”， 在相关的法律、法规或指导性文件中可以以案例或经典判例的形式给与解释和补充，使从事专利工作的人员能够更加统一地理解“非显而易见性”的字面含义。

对于判定第三步所采用的现有技术是否适格，应注意分析与综合的思维方法。既要考虑将发挥独立效果的区别特征从发明中抽离出来，获得区别于最接近现有技术D1 的“技术—功效”矩阵，寻找相应技术或者功能领域启示同等“技术—功效”的现有技术（分析思维）。以此获得的现有技术还不能认定为适格，在确认获得的现有技术是否能够作为评价发明非显而易见性的现有技术时，还要考虑两个方面。其一，现有技术整体上所披露的信息，是否会导致所述“技术—功效”难以从现有技术的整体方案中单独抽离；其二，在其与D1 相结合时，D1 在整体上是否存在排斥与现有技术的“技术-功效”相结合的障碍（综合思维）。

对于第三步评价“非显而易见性”中“事后诸葛亮”的行为，目前更多依赖于发明人的充分检索，挖掘审查过程可能存在的问题，并充分披露。通常一件专利申请文本中涵盖了多项技术效果，特别是一些具有庞大从权的专利文献；当到达第三步时，需要我们更加细致地考量每个区别技术特征与其他技术特征之间的拆解性与合并性，结合技术效果的实现，理出现有技术的思路与本申请思路所不同，只有当真正理解发明实质时才能更加精准地判定对比文件是否具有“教导—启示—动机”的作用。这一步骤更多地依赖于发明人的完整披露，形成良性循环，使得审查员在面对一件申请文本时能够快速地连接出技术特征与技术效果的对应关系，而不至于将实现技术效果的技术特征进行错误的细分、拆解。虽然审查员是以“本领域技术人员”的身份对专利创造性进行评价，但实际上审查员的技术前见与发明人的技术前见是极不对等的，发明人在撰写时应将审查员看作本领域人员之外的专家来看待，来迫使自己更加充分地披露现有技术和发明的本质，只有有效地统一技术前见，才能更好地避免“事后诸葛亮”的发生。