科技成果转化视域下职务发明的认定与适用研究——以某医院与其单位职工李某某专利权权属纠纷案为例

冯亚平 张健东

中国人民解放军海军军医大学，上海 200043

日前，国务院印发的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（国办发〔2021〕51号）强调“大力促进技术要素向现实生产力转化”，具体路径包括“支持相关高校和科研院所探索创新职务科技成果转化管理方式”。近年来在持续的科技成果转化激励政策刺激下，我国科技成果转化率已有大幅提高，但是比起发达国家，整体转化率仍处于较低水平，特别是受职务发明权属不清等因素影响，科研机构和高等院校成果转化推进问题频出，已严重影响我国科技创新对经济社会发展的支撑能力。

职务发明是科研创新成果最常见的载体之一，是科技成果转化的基础和核心。清晰的职务发明权属是职务发明转化的前提，合理且明确的确权规则既有利于激发发明人和单位机构的积极性，也有助于职务发明的后续交易及商业利用。［1］

按照《专利法》第六条规定，职务发明的判定由“执行本单位的任务”（以下简称“任务标准”）和“主要是利用本单位的物质技术条件”（以下简称“物质技术条件标准”）构成。然而具体制度上还存在诸多解释空间，法院在司法实践中对职务发明的认定标准不完全一致，在科技成果转化视域下，这种不一致会对发明人的技术权益以及单位的整体利益造成影响，从而影响科技成果转化的顺利推进。本文旨在通过分析某医院与其单位职工李某某专利权权属纠纷案，总结司法实践中职务发明的认定及适用思路，并对我国高校科研机构职务发明科研管理提出建议，以促进职务发明管理精度，充分释放制度红利，提高高校科研创新群体创新积极性，以期能从源头上促进科技成果转化发展。

一、案例简介

李某某系某医院骨科医生，某医院所属骨科为医治创伤的专科医疗机构，同时也是创伤骨科研究中心。该医院曾组织人员在课题任务下申请“组合式防旋转髓内针”（以下简称“髓内针”）专利，该专利权利人为某医院，李某某系发明人。后该医院发现李某某以其自己和李某防（此前曾在某医院骨科进修，非某医院职工）、华某某（时任某大学力学系教授）及案外人邹某某（二审中声明放弃涉案专利权人身份，保留发明人身份）为申请人和发明人向国家知识产权局申请了名为“组合式自锁防旋转髓内针”（以下简称“自锁髓内针”）的发明专利，该申请已获得授权。某医院认为该发明专利的技术方案与其享有专利权的“髓内针”实用新型专利并无本质区别，应属对“髓内针”专利技术的改进，所以权属应归于自己，故向法院提起诉讼。①参见北京市高级人民法院，（2004）高民终字第899号民事判决书，某医院与李某某专利权权属纠纷案。

二、争议焦点及判决结果

本案的争议焦点在于涉案“自锁髓内针”发明专利的专利权权属。

一审法院认为李某某在某医院工作期间，其本职工作除作为医师的医疗工作外，还应包括其所在骨科的医疗技术研发工作。因此，李某某对“自锁髓内针”发明专利技术研发工作的参与应属其本职工作范畴。且李某防、华某某并非某医院的职工，其二人行为不具有某医院职务行为性质，也未提交证据证明二人参与“自锁髓内针”研发工作系受某医院的委托或存在其他情形，故二人系以个人身份参与该项研发工作，由此判决确认“自锁髓内针”发明专利的专利权归某医院与李某防、华某某共同所有。

各当事人均不服，向北京市高级人民法院提起上诉，二审法院结合某医院骨科具有临床治疗和医学科研的双重职能和任务，髓内针方面的研究事实上一直在某医院进行，“自锁髓内针”属于对“髓内针”专利技术的改进；某医院拥有从事髓内针方面研究的专门设备和条件等事实。综合考虑“自锁髓内针”专利技术成果的完成与临床实践具有密切关系这一特点，认定“自锁髓内针”发明专利的完成主要是利用了某医院的物质技术条件。且李某防、华某某没有提供就“自锁髓内针”的研发或者利用某医院的物质技术条件进行髓内针方面的研发的问题与某医院曾建立委托开发或合作开发关系的证据。故在“自锁髓内针”的完成主要是利用某医院的物质条件的情况下，二审法院判决确认“自锁髓内针”发明专利的专利权归某医院享有。

三、案例评析

（一）为何本案二审判定职务发明的理由为“物质技术条件标准”，推翻了一审中的“任务标准”理由

在本案法院审判中，一审法院认为“自锁髓内针”是李某某执行本单位的任务所完成的职务发明创造，而二审法院基于证据不足，否定了这一结论，认为李某某主要是利用了某医院的物质技术条件进而认定涉案发明专利是李某某的职务发明。同一案件对于职务发明的认定理由发生根本性变化。二审法院认定某医院未能就“自锁髓内针”属于该单位职工的本职工作或者履行单位交付的本职工作之外的任务提供充分的证据因而不能以某医院具有医疗和研究的双重职能为由，判定研发“自锁髓内针”属于医生李某某的“本职工作”，因此就一审的“任务标准”判决理由予以推翻。

可见法院在判定医生发明医疗器械是职务发明所采用的“任务标准”极其严苛，由于医生的本职工作是以人体为对象，治病救人，医疗器械的技术领域属机械设计，本质上与医疗业务无关，在涉案专利不是单位的具体科研任务的情况下，一般很难认定其属于医生“执行本单位的工作任务”的完成的职务发明。

此外在“物质技术条件标准”认定方面，医生做出医疗器械发明，本身与其以人体为对象、治病救人的本职工作关系甚远，因此对单位物质技术条件的利用，远远谈不上“主要利用”。本案的特殊点在于“自锁髓内针”属于对某医院“髓内针”专利技术的改进，且髓内针方面的研究事实上一直在某医院进行。二审法院综合考虑“自锁髓内针”的完成与临床实践具有密切关系这一特点，认定“自锁髓内针”发明专利的完成主要是利用了某医院的物质技术条件。这一判定印证了在不能判定对本单位物质技术条件是“主要利用”还是“次要利用”时，可以通过分析发明与“本职工作”的关系来判断利用单位物质技术条件的性质。［2］这在医疗器械专利的职务发明权属判定中尤其值得适用。

（二）涉案发明专利是职务发明的情况下，在非本单位人员参与发明设计是发明人的情况下，什么情况下其不是专利权人

一审法院判定涉案“自锁髓内针”发明专利的专利权归某医院与李某防、华某某共同所有，二审法院判决确认涉案专利权属为某医院单独享有。原因在于二审中李某防、华某某没有提供与某医院曾建立委托开发或合作开发关系的证据。故在“自锁髓内针”的完成主要是利用某医院的物质条件的情况下，其无权以其并非某医院的工作人员为由主张对“自锁髓内针”享有专利权。

从一审、二审法院截然不同的权属判定结果可以看出，在对非本单位人员参与了利用本单位物质技术条件进行的发明的权属的判定中，在无合同关系约定的前提下，“物质技术条件标准”仍然适用。法院的这一判定是在认定涉案发明主要是利用某医院的物质条件，非本单位职工也没有和本单位签订委托开发或合作开发合同的情况下，发明人不享有发明专利。因而在判定非本单位研发人员是不是专利权人的过程中，首先判定研发人员与本单位是否签订委托开发或者合作开发合同，如果有合同约定，则依据约定判定专利权归属。其次就是在没有合同约定情况下，要判定发明主要利用的物质技术条件是否是本单位的，如果是本单位的，则专利权归属于本单位。

四、对职务发明认定与适用的思考

（一）职务发明的法定认定标准

按照《专利法》第六条规定，职务发明的判定由“任务标准”和“物质技术条件标准”构成。结合《专利法实施细则》第十二条以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）（以下简称“《解释》”），“任务标准”指发明创造是发明人在执行本单位的任务，《专利法实施细则》和《解释》对这一标准的详细注释，在学界和审判实务中基本没有争议。“物质技术条件标准”指发明创造是发明人主要是利用本单位的物质技术条件完成。“主要利用”应基于“全部或大部分利用”及“实质性影响”两个条件来判断，这就给司法实务审判留下了诸多解释空间。

（二）司法实践中职务发明认定与适用的思路

在司法实践中，法院在处理职务发明纠纷案件时的普遍裁判逻辑为：由于“任务标准”的内涵较为明确，法院会优先适用“任务标准”进行判定，在判断案涉发明不满足“任务标准”后，再进一步通过证据判定是否符合“物质技术条件标准”。［3］

1.司法实践中职务发明“任务标准”的认定

就一项发明创造是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造的判断而言，如何确定单位任务的范围以及涉案专利技术与单位任务之间的关联性是实践中两大难点。［4］

法院按照发明人单位规章制度对其工作任务进行认定，是实践中一个常用的方式。例如在一起案件中，对医生具体进行工作任务认定时法院结合了《医院工作人员职责》以及单位的规章制度。①参见云南省昆明市中级人民法院，（2019）云01民初83号民事判决书，周世攀、赵曙云、徐帆与被告解放军联勤保障部队第九二O医院专利权权属纠纷案。如果没有证据证明医生具有研发涉案医疗医械的科研任务，而医生发明医疗器械又明显依据法律法规和规章制度不属于其本职工作情况下，其明显不符合“任务标准”。因此，“任务标准”一般均是通过合同明确约定或受单位专门指派任务而产生，即“职务标准”的“职务”指有特定发明义务的职务。［5］

2.司法实践中职务发明“物质技术条件标准”的认定

鉴于“物质技术条件标准”滥用会损害创新的活力，司法实践中对这一标准的把握也在逐渐趋向严格，目前“物质技术条件标准”整体的判定逻辑顺序如下：

首先遵从约定优先。其次在无约定情况下，判定是否“主要利用”。在不能判定是“主要利用”还是“次要利用”时，可以通过分析发明与“本职工作”的关系来判断利用单位物质技术条件的性质。最后在判定是“主要利用”情况下，再确定这些物质条件对形成该技术成果是否具有实质性的影响。如果由本单位提供的物质条件对发明不具有实质性影响，则发明不构成职务发明。例如在一起案件中发明人在研发过程中某高校提供了基金、科研经费以及动物实验条件，同时其雇主提供了实验场地、相关设备和部分试剂，法院认定，雇主提供的部分设备和原料，对研发有所贡献，但是不能认定研发所产生的发明是主要利用雇主的物质技术条件取得的成果。②参见上海市第二中级人民法院，（2011）沪二中民五（知）初字第107号民事判决书，上海其胜生物材料技术研究所有限公司与上海昊海生物科技股份有限公司专利申请权权属纠纷案。

五、对科研单位及科研人员职务发明管理建议

我国职务发明专利权属是根据“雇主优先为主，约定归属为辅”的模式确定的，该模式侧重和倾向于职务发明专利的创造，但不利于职务发明专利的转化实施。在一些特殊领域，例如医疗器械研发，发明的形成需要多领域工作者通力合作才能完成，职务发明权属不清极易发生。为了避免职务发明权属纠纷和使科研成果能够更好地转化落地，为高校科研单位职务发明科研管理以及科技人员更好维护自身技术权益提出以下两点建议：

（一）提前做好合同约定

一方面是在司法实践中，基于合作、协助或帮助关系而形成的临时或兼职工作单位也属于《专利法》第六条中的“本单位”，也有可能属于职务发明。因此，当科研机构以合作形式、科研人员以兼职等形式参与发明创造时，建议以未来的科技成果转化为切入点，通过合同形式，提前对科技成果的权属进行约定。另一方面对科研人员不属于完成单位任务，但同时又利用单位的物质技术条件完成的发明创造，建议在申请专利前，或者在进行科技成果转化前，通过合同约定对专利的所有权、转化方式以及未来的收益方式予以确定。这样既可避免未来可能发生的专利所有权纠纷，同时也保障科技成果转化的过程更为顺畅。

（二）注意保存证据资料

建议科研单位以及科研人员，对完成发明创造所投入的资金、设备、器材或者原材料等物质条件进行保存，对发明创造完成过程中双方的信息来往等证明资料以邮件形式固定，对技术成果、知识产权等无形资产的投入证明资料进行保存，以便后续发生职务发明权属纠纷时作为证据材料。