基于引入“发明目的”专利等同侵权判断的研究

夏文秀　王则奋　周培林

基于引入“发明目的”专利等同侵权判断的研究

夏文秀1王则奋1周培林2

（1.广西产研院生物制造技术研究所有限公司，广西 南宁 530201；2.中国科技开发院广西分院，广西 南宁 530022）

文章从发明专利等同侵权判断方法出发，分析了其中的现存问题，并通过司法实践中的相关案例，论述了引入“发明目的”的必要性，展示其在专利等同侵权判断中的重要作用。此外，文章结合司法审判案例还论述了专利等同侵权判断的限制规则。

专利等同侵权判断；发明目的；限制规则

引言

在发明或实用新型专利侵权纠纷案件中，专利侵权类型可分为相同侵权和等同侵权。相同侵权，即字面侵权，是指被控侵权产品或方法与某一专利的权利要求书相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书中的每一权项；或者说权利要求书里的每一项技术要素都可以在被控侵权的产品或方法中找到。等同侵权是指被控侵权产品或方法中的一个或几个技术要素，虽然与专利权利要求书中的技术要素不一样，但两者只有非实质性的区别；或者说，被控侵权产品或者方法中的那一个或几个技术要素等同于专利权利要求书中的某一个或某几个技术要素[1]。其中，对于等同侵权的判断，一直是发明或实用新型专利侵权纠纷处理中最疑难、最复杂且最具有争议的部分。本文在专利等同侵权判断中引入发明目的分析，试图理清其中的问题、解决相关的疑惑，以期为处理发明或实用新型专利侵权纠纷提供帮助。

1 专利等同侵权判断方法及现存问题

1.1 判断方法

目前，我国采用“全面覆盖原则”来判断被控侵权产品是否落入发明或实用新型专利的专利权保护范围，该规则解释为被控侵权产品或方法的技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围；被控侵权产品或方法的技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。

在专利侵权纠纷处理实践中，被控侵权产品或方法的技术方案包含与专利权利要求书全部技术特征相同的情况非常少见，即存在字面侵权的可能性非常小。大部分情况是被控侵权产品或方法的技术方案与专利权利要求书内容存在着字面上不相同的技术特征，因此在专利侵权判定中，等同侵权判断属于重中之重，其具体操作可分解为以下5个步骤。

（1）确定专利权的保护范围，根据专利的权利要求内容，并结合说明书及附图的解释，将专利权利要求划分为若干个技术特征。

（2）确定被控侵权产品或方法的技术方案，依据专利权利要求的划分特点，将被控侵权产品或方法的技术方案对应地划分成若干个技术特征。

（3）将上述专利和被控侵权产品或方法中相对应的技术特征进行逐一对比，确定被控侵权产品或方法与专利的区别技术特征。

（4）结合说明书及附图的相关内容，分析区别技术特征是否为等同技术特征。

（5）根据全面覆盖原则，判定被控侵权产品或方法是否落入专利的权利要求保护范围。

1.2 现存问题

纵观专利等同侵权判断方法的各个步骤，在第一步至第三步中关于技术特征的划分、对比以及区别技术特征的确定等过程总体而言较为客观，基本上都能得出相对一致的结论。然而在上述判断方法的第四步中，即如何准确地判定专利和被控侵权产品或方法的区别技术特征是否为等同技术特征，则存在很大的主观性，不同的判断者往往会有不同的观点，从而导致该判断方法中的最后一个步骤可能出现截然不同的侵权判断结论。因此，专利等同侵权判断方法第四步中关于等同原则的运用成为了等同侵权判断的核心难点，为发明或实用新型专利的侵权判定增加了诸多不确定性。

在专利侵权判定中，等同原则创设的目的是为了平衡专利权人和社会公众之间的利益，其不仅要避免不当挤压专利权的保护范围，也要避免限制公众的创作空间[2]。早在2001年6月19日颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）在第十七条第二款中就对等同原则做了明确规定：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”虽然说上述法条对等同原则已做了正式定义，但现实的问题是，在等同原则中提到的三个“基本相同”并不属于一种明确性的概念，在实践应用中较难把握。因此，在专利等同侵权判断中，等同特征的认定存在很大的主观性，判断者通常只是发挥其自我认知能力来进行认定，从而导致专利等同侵权判断常常出现难以统一的判断结果。

2　引入“发明目的”的专利等同侵权判断

2.1 引入“发明目的”的必要性

为了克服专利等同侵权判断中上述的现存问题，真正将等同原则准确地运用到发明或实用新型专利的侵权判定中，有必要引入发明目的进行分析。发明目的是指发明的技术方案所要解决的技术问题或要达到的技术效果，其与解决的技术问题、有益效果具有紧密联系[3]。但值得注意的是，笼统、孤立地讨论专利发明目的缺乏实践价值，只有在对这一概念有了基础性认知后，并将其置于整个说明书乃至专利文件语境下进行理解，才能总结出专利真实、确定、有效的发明目的[4]。

众所周知，发明目的最重要的用途是用来解释权利要求，因此在上述专利等同侵权判断方法中关于确定专利权的保护范围时通常都会结合发明目的进行分析，以此确保权利要求中技术特征的正确划分。但在该方法中关于等同技术特征的分析与认定却常常忽略发明目的重要作用，因此本文将着重论述在等同特征分析认定步骤中引入发明目的重要意义。通过发明目的引入分析，是要为等同原则的适用找到一种辅助判断方法。通过对专利发明目的的分析，结合被控侵权产品或方法是否能够实现发明目的判断，能够为等同原则的适用增加一个前置否决条件：若被控侵权产品或方法的相应技术特征无法实现专利的发明目的，则直接可以判断两者不适用等同原则，此时无需再进行下一步的技术特征分析，可直接判定两者不构成等同特征；若被控侵权产品或方法的相应技术特征能够实现专利的发明目的，此时可将发明目的与等同原则进行结合分析，有助于更好地对专利与被控侵权产品或方法中相应技术特征中的“手段”“功能”“效果”进行分析，进而较为客观地评价三者是否属于“基本相同”，从而较为准确地判断两者等同与否。

2.2　司法实践中的具体运用

在很多发明或实用新型专利侵权纠纷司法判例中，等同侵权判断过程中都已引入了发明目的分析。

在莱克电气股份有限公司与小狗电器（北京）有限公司、苏州苏宁云商销售有限公司侵害发明专利权纠纷二审案中[5]，法院对如何具体运用发明目的与技术特征结合判断做了较为完整的解释。在该案中，专利侵权纠纷双方关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围问题的争议点集中在被诉侵权产品进风口截面积及高度的数值特征是否与涉案专利相应技术构成相同或等同。其中，涉案专利权利要求记载“进气通道的截面积小于150 mm2，且进气通道的高度小于5 mm”，而被诉侵权产品相应的技术特征则为“进气口截面积为285 mm2，高度为7.5 mm”，由此可以看出两者该部分的技术特征明显不相同。至于上述技术特征两者是否可能存在等同，则存在两种截然不同的观点。一种观点认为，既然专利权利要求明确了具体的数值点，则不应当随意扩大其保护范围，将其他具有不同数值的技术特征纳入其保护范围，因此被诉侵权产品与专利权利要求的不相同数值特征应不属于等同特征；另一种观点则认为，虽然专利权利要求有具体的数值点，但在其他技术特征相同的情况下，被诉侵权产品仅仅更改专利权利要求中的数值特征，此时应认为属于一种简单的数值替换，因此被诉侵权产品与专利权利要求的不相同数值特征应属于等同特征。对此，江苏省高级人民法院并未局限于分析数值的等同与否，而是通过引入发明目的来进行等同判断分析。结合涉案专利说明书的背景技术以及实施例，法院认为专利的发明目的是为了解决现有吸尘器存在地刷清扫能力较差的问题，而出现该问题的原因是由于现有进气口面积较大，导致风速较低。因此专利通过限制进气口的截面积（小于150 mm2）和进气口的高度（小于5 mm），由此确保较高的进气风速，进而更容易吸取位于前方的灰尘，从而实现该专利的发明目的。而被诉侵权产品的进风口截面积为285 mm2，高度为7.5 mm，均不在涉案专利权利要求限定的数值范围之内，由此并不能实现专利的发明目的，因此被诉侵权产品的该技术特征与涉案专利相应技术特征不构成等同特征。

在马莉与邹平创星环保设备有限公司侵害发明专利权纠纷申诉、申请案中[6]，法院的审查意见也特别体现了发明目的重要作用，着重强调了与专利发明目的相关的技术内容相比于非发明目的的技术内容在专利等同侵权判断中的重要性。在该案中，专利侵权纠纷双方的某一争议点在于涉案专利的“活塞进气管”与被诉侵权产品的“通孔”是否为等同技术特征。二审法院判决认定，该特征中的“活塞进气管”应位于阀门体外部，而被诉侵权产品的“通孔（即进气孔）”设置于阀门体内部，与阀体构成一个整体，在机械结构上更加紧凑和简便，因而两者不构成等同。对此，最高人民法院认为，专利的“活塞进气管”与被诉侵权产品的“通孔（进气孔）”在通过管道传递气压上的技术效果基本相同，而二审法院认定“通孔（进气孔）”相比于“活塞进气管”因设置在阀门内部而在机械结构上更加紧凑和简便，则属于过多地考虑了涉案专利发明点之外的技术效果，存在明显不当之处。因此，最高人民法院在尚有其他技术特征没有评述的情况下，直接指令山东省高级人民法院对本案进行再审，重新查明所有争议技术特征是否构成相同或者等同。随后在山东省高级人民法院的后续再审过程中[7]，申请人马莉以其与被申请人邹平创星环保设备有限公司达成和解协议为由申请撤回再审请求，最终为多年的专利侵权纠纷画上了圆满句号。

3　专利等同侵权判断的限制规则

根据本文上述内容的分析，在专利等同侵权判断中引入发明目的分析，能够帮助判断者更好地把握等同特征认定，解决专利等同侵权判定的有关争议。但为了实现专利权利人和社会公众利益的再平衡，适用等同原则时会遭受一些规则的限制，由于引入发明目的的主要作用就是为了帮助更好地认定等同特征，因此其同样也会受到相应的限制规则的影响，此时在专利等同侵权判断中应优先适用于限制规则，而不再适用等同原则。本文将主要从禁止反悔原则、捐献原则、明确排除原则等三个限制规则的具体适用进行分析论述。

3.1　禁止反悔原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案在民事诉讼中不再受保护”，以此确立了专利侵权判定中的禁止反悔原则。

例如，在韦柳青与广西投资集团方元电力股份有限公司来宾电厂侵害发明专利权纠纷二审案中[8]，被诉侵权技术方案使用白泥和工业水制成浆液，涉案专利则是利用造纸废液和废渣制成碱性浆液，且专利权人在该专利申请阶段删除了原权利要求中的用造纸废渣和水制浆的技术方案，国家知识产权局在其修改权利要求后授予涉案发明专利。依据禁止反悔原则，一审、二审法院均认为，在专利授权程序中专利权人已放弃白泥和工业水制成浆液的技术方案，现诉讼过程中又要求将该技术方案纳入专利保护范围，应不予支持。因此，上述两者的技术特征不构成等同特征。

3.2　捐献原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条规定“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，以此确立了专利侵权判定中的捐献原则。

例如，在淄博金豪塑料新材料股份有限公司与淄博康利达塑料有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审案中[9]，涉案专利说明书虽记载了“暗花纹区内可以没有暗花纹压花点，是光滑的膜面”的实施例，但这一技术方案并未体现在权利要求中，故可视为捐献给社会的技术方案。依据捐献原则，法院认为不能以等同原则将上述已捐献的技术方案纳入涉案专利权的保护范围，由于被诉侵权技术方案为“光滑膜面”，因此被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围。

3.3　明确排除原则

明确排除规则是指专利权人明确排除的技术方案，不应再以等同原则纳入专利权保护范围[10]。

例如，在大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯实用新型专利权纠纷再审案中[11]，涉案专利权利要求书中明确记载“水泥材料间隔夹有至少二层以上的玻璃纤维布”，说明书中亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅二层”，从而明确排除了“一层玻璃纤维布的”技术内容。而被控侵权产品的水泥材料中仅夹有一层玻璃纤维布，因此，最高人民法院再审认为，被控侵权产品的上述技术特征与涉案专利的相应技术特征不属于等同特征。

4　结束语

综上所述，专利等同侵权判断的核心和难点都是等同原则的运用。本文通过发明目的引入，为等同原则的适用找到一种辅助判断方法，有助于降低等同特征认定的主观性，为发明或实用新型专利的等同侵权判定获得一个较为客观公允的判断结果。

[1] 李明德. 美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评[J]. 环球法律评论，1999(2): 60-77.

[2] 陈柳叶，荣芳，朱艳华. 从专利权纠纷案探析等同原则的适用性[J]. 电视技术，2013(2): 37.

[3] 宋妍，陈燕. 发明目的在权利要求解释中的适用[J]. 人民司法，2020(23): 16-19.

[4] 马云鹏. 专利侵权判定中发明目的理解与适用的实证分析[J]. 电子知识产权，2019(9): 75-83.

[5] 江苏省高级人民法院. 江苏省高级人民法院民事判决书(2016)苏民终639号[Z]. 南京: 江苏省高级人民法院，2018.

[6] 中华人民共和国最高人民法院. 中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2017)最高法民申70号[Z]. 北京: 中华人民共和国最高人民法院，2017.

[7] 山东省高级人民法院. 山东省高级人民法院民事裁定书(2018)鲁民再456号[Z]. 济南: 山东省高级人民法院，2018.

[8] 广西壮族自治区高级人民法院. 广西壮族自治区高级人民法院民事判决书（2017）桂民终437号[Z]. 南宁: 广西壮族自治区高级人民法院，2017.

[9] 中华人民共和国最高人民法院. 中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2020)最高法知民终289号[Z]. 北京: 中华人民共和国最高人民法院，2020.

[10] 张书青. 专利侵权等同判定的原则与规则[J]. 电子知识产权，2016(12): 69-78.

[11] 吴汉东，宋晓明，金克胜，等. 人民法院知识产权案例裁判要旨通纂[M]. 北京: 北京大学出版社，2016.

Research on the Judgment of Patent Equivalent Infringement Based on the Introduction of "Invention Purpose"

Starting from the judgment method of equal infringement of invention patent, this paper analyzes the existing problems, discusses the necessity of introducing "invention purpose" through relevant cases in judicial practice, and shows its important role in the judgment of equal infringement of patent. In addition, combined with judicial cases, the article also discusses the restriction rules of judgment of patent equivalent infringement.

judgment of patent equivalent infringement; invention purpose; restriction rules

D923

A

1008-1151(2022)04-0174-03

2022-01-26

夏文秀（1989－），女，湖南衡阳人，广西产研院生物制造技术研究所有限公司工程师，硕士，从事科技及知识产权管理和服务工作。