论专利侵权警告函的法律规制

文 / 聂鑫

一、问题的提出

专利侵权警告函是专利权人通过警告信、律师函、公开信或广告启事等让侵权嫌疑人或侵权嫌疑人的交易相对方知悉的方式，散发侵权其专利权信息的行为。专利侵权警告函既是专利权人排除权利行使不当妨碍，维护合法权益的自力救济手段，同时也可以成为打击竞争对手，妨碍市场竞争秩序，获得不法利益的工具。1.我国涉及专利侵权警告函侵害竞争对手合法权益的案件不断增多，如双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社的确认不侵犯专利权、损害赔偿纠纷（最高人民法院[2014]民三终字第7 号）、无锡海斯凯尔医学技术有限公司与上海回波医疗器械技术有限公司等商业诋毁纠纷案（最高人民法院[2018]民申第2647号）、VMI荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司与萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵害专利权纠纷案（最高人民法院[2019]知民终第5号）。2009年12月，最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》首次明确将发送专利侵权警告作为提起确认不侵权之诉的前置条件，逐渐让专利侵权警告函进入公众视野。特别是近年来，随着我国越来越多的企业“走出去”，进入到国际市场，时常受到非专利实施实体（Non-Practicing Entities，NPE，亦被称为“专利流氓”）侵权警告函的滋扰。2.根据美国Patent Freedom网站发布的“遭受NPE（非专利实施主体）诉讼最多的实体企业排名”显示， 2009年至2013年，遭受NPE（非专利实施主体）诉讼最多的实体企业排名中苹果、三星排名前两位，而我国的华为、联想、中兴通讯也跻身前25名，分别遭遇NPE提起的68起、66起和61起诉讼，而在被诉之前，这些企业一般都会收到NPE的侵权警告函。从五年间中国企业的排名来看，遭遇诉讼的数量呈现出整体上升趋势。专利权警告函滥用的问题愈发突显。目前相关研究普遍认为，应通过权利状况、发函主体、发函对象、发函内容、发函方式等因素，综合判定专利侵权警告函的合法性，即如果是以非专利权人或专利权的独占许可人作为发函主体；以侵权嫌疑人的交易相对方或者社会公众为发函对象；发函内容中未指明专利权的范围，仅标示专利号、专利名称或者虚构有专利的事实；通过报刊等媒介刊发侵权警告函等方式发送的专利侵权警告信一般较容易被认定为违法行为。3.参见梁志文：《论专利权人之侵权警告函》，载《知识产权》2004年第3期，第16-18页；宁立志、宋攀峰：《专利侵权警告函的法律规制》，载《经济法论丛》2014年第1期，第94-95页；张鹏：《专利侵权警告信适格性的理论探讨与实务分析》，载《专利代理》2016年第4期，第14-15页；蔡健炜、毕春生、韩奎国：《专利侵权警告函的合法性审查标准—“双环与本田”侵权诉讼案引发的思考》，载《中国发明与专利》2018年第3期，第87页。最高人民法院分别于2015年、2019年审理的“理邦精密仪器股份有限公司诉迈瑞生物医疗电子股份有限公司案”（以下简称“迈瑞案”）与“VMI荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司诉萨驰华辰机械（苏州）有限公司案”（以下简称“萨驰华辰案”）对以上观点进行了确认。4.最高人民法院在“迈瑞案”的民事裁定书中指出：“权利人发送侵权警告行为的属性及其正当性，通常要根据权利人的权利状况、警告内容及发送的意图、对象、方式、范围等多种因素进行综合判断。”参见最高人民法院（2015）民申字第191号民事裁定书。

目前学界的理论研究以及最高院在相关案件中的裁判见解，在一定程度虽然可以为司法案件裁判提供参考和指引，但是由于上述判定标准欠缺系统性，缺少法理支撑，也没有很好兼顾利益相关人的利益关系，且基于案件事实具有复杂性的特点，仍会导致法官对于现实中的案件，特别是仅具有某一或部分因素专利侵权警告函滥用特征的案件裁判，莫衷一是，难以决断，因此，急需通过规制意义的梳理，规制法理的阐发，规制思路和方法的完善，系统建构我国规制专利侵权警告函方案，以期裨益于司法实践。

二、作为规制语境下的专利侵权警告函

专利权人发送侵权警告函的行为作为应对专利侵权的一种私力救济方式，不仅是权利人低成本、小风险解决侵权纠纷的路径选择5.宁立志、宋攀峰：《专利侵权警告函的法律规制》，载《经济法论丛》2014年第1期，第82-97页。，还是分流诉讼压力，节约社会司法资源的重要渠道6.Richard A.Posner, The Cost of Rights: Implications for Central and Eastern Europe - And for the United States,January 1,1996,https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1879/（Last accessed 22 April，2022），因此，合法发送专利侵权警告函行为应受法律的认可。然而，专利侵权警告函是一把双刃剑，其在给专利权人带来权利救济手段，维护其合法权益的同时，还可能成为专利权人手中损害竞争对手合法利益，扰乱竞争秩序的工具。基于专利侵权判定的专业性和复杂性，专利权人可以利用信息不对称的优势，通过向竞争对手发送专利侵权警告函，以高成本、高风险的专利诉讼作为威胁，促使竞争对手之交易相对人与之断绝交易或者与专利权人建立交易关系，从而获得超越专利本身价值的竞争利益。更有甚者，基于排挤竞争对手，获取竞争市场的目的，通过向侵权嫌疑人、侵权嫌疑人的交易相对人以及普通客户发送内容失实或引起错误理解的侵权警告函，诋毁和损害竞争对手的商业信誉，造成合法利益的损害。

作为被控侵权人一方在收到专利侵权警告函后，往往处于进退维谷的地步:如果对之置之不理，在未来的专利侵权案诉讼中则可能招致排除“合理来源抗辩”或者加重赔偿损害责任7.在专利侵权诉讼法定赔偿中，如果被控侵权人对专利权人发出的专利侵权警告信不予理会，继续从事之前的侵权行为，是法官判断侵权人构成主观故意的重要因素，进而也是认定赔偿数额的依据之一，特别是在惩罚性赔偿逐渐引入到我国知识产权法的背景下，该因素将作为判定侵权人构成故意或恶意侵权，进而承担惩罚性赔偿责任的重要依据，对被控侵权人将产生更为严重的影响。参见张鹏：《专利侵权警告信适格性的理论探讨与实务分析》，载《专利代理》2016年第4期，第13页.等不利的法律后果；而如果选择积极面对，一方面，基于专利侵权诉讼耗时长、投入高、风险大的特点，被控侵权人往往要投入大量的人力、物力、财力资源，又加之在我国特有的“息诉”“厌诉”诉讼文化压力之下8.孙栋：《对向第三方发送知识产权侵权警告函的法律规制—以我国的诉讼文化为背景》，载《知识产权》2015年第12期，第53-57页。，很多企业难以承担负担诉讼带来的经济成本、法律风险和道德压力，因此，不得不罔顾利益的受损而选择屈从于侵权警告函的要挟，满足警告函的纠纷解决要求，停止侵权并赔偿损失。这一问题体现在中小企业或者个人为被控侵权人的情况下更加明显：中小企业或个人往往缺乏有效评估诉讼中获得胜诉概率的信息，如侵权相关法律以及案例、专利权利法律状态以及范围、侵权指控方的背景、发函人诉讼倾向等正式或非正式信息收集、分析能力以及诉讼成本负担能力，更加容易屈从专利侵权警告函的威胁。如美国近年来出现的Innovatio公司是业内臭名昭著的“专利流氓”，该公司凭借其收储来Wi-Fi相关专利权，将矛头不是对准诸如Cisco, Motorola等大的网络设备制造商，而是专门针对使用Wi-Fi技术小的终端用户，据统计，Innovatio公司每年会向咖啡馆、酒店、面包店等小企业或商户发出8000多份侵权警告函，由于这些终端用户缺少专利技术专业知识，并无足以应对诉讼资金和资源，即便认为自己没有侵权，但在Innovatio公司的专利诉讼威胁下，也一般按照警告函要求支付2500-5000美元不等的许可费了事。9.Innovatio, IP Ventures, LLC Patent Litigation, 921 F.Supp.2d 903, 907 (N.D.Ill.2013).https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/illinois/ilndce/1:2011cv09308/263987/565/（Last accessed 22 April,2022）.另一方面，虽然根据目前我国立法，被控侵权方可以根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条10.我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求 确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”提起确认不侵权之诉。但是由于确认不侵权之诉作为确认之诉并非为规制专利侵权警告函所“量身定制”，该诉讼制度的设计目的在于一方面制约专利权人的权利滥用，另一方面，减少侵权指控行为而带来对生产经营活动的影响，对滥用专利侵权警告函的救济仅具有有限程度的防御性作用。11.刘宁：《知识产权确认不侵权之诉程序问题探讨》，载《科技与法律》2010年第2期，第78-82页。被控侵权人只有在达到法定期日后，才能通过确认不侵权之诉让法院确认专利侵权事实的不成立，而此时往往其商誉、商业利益已经受损，并且由于是确认之诉，被控侵权人还不能通过该诉讼主张因滥用专利侵权警告函所带来竞争利益损害的赔偿。此外，从规制范围来看，确认不侵权之诉仅对发出侵权警告函而怠于提起诉讼的滥用专利侵权警告函行为具有一定规制意义，而对涉及权利人向侵权嫌疑人的客户发警告函，从而导致侵权嫌疑人商誉减损、客户流失的滥用专利侵权警告函行为，没有规制效应。

三、规制价值考量：权利行使自由与市场竞争秩序的平衡

对于专利侵权警告函的规制，涉及权利人行使权利自由与市场竞争秩序两种法益的平衡。发送专利侵权警告函行为是专利权人行使权利的重要方式和自由，关涉到专利价值的实现，受到专利法的确认和保护。12.我国《专利法》第六十五条：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理……”。然而，如果放任专利权人滥用专利侵权警告函，如上文所述，就可能会超越权利正当行使的边界，造成竞争对手合法利益的受损，竞争秩序的破坏，有违竞争法的目标追求，应当受到竞争法的规制。13.Peter Picht, Daryl Lim: Patent Misuse and Antitrust Law Empirical, Doctrinal and Policy Perspectives，November 25,2014,https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-014-0280-1（Last accessed 22 April,2022）.因此，如何处理好权利行使自由与市场竞争秩序两种法益的平衡，是合理设计专利侵权警告函规制规则的关键所在。

在美国对于专利侵权警告函规制中处理权利行使自由与市场竞争秩序的法益平衡，主要适用“Noerr-Pennington原则”及例外法则的法理。“Noerr-Pennington原则”是根据《美国宪法第一修正案》所创立的联邦反垄断法中的一项原则。在利益多元化社会下，不同利益团体或个人通过政治、行政、司法的程序或机制运作，争取和追逐自身利益，本无可厚非，但是如果某一团体或个人基于反竞争的动机和意图，利用政治、行政、司法程序或机制运作，阻碍竞争活动，产生削弱竞争的后果，是否应受竞争法的规制，就是一个值得探讨的问题，而“Noerr-Pennington原则”的确立就是基于对以上问题的回应。“Noerr-Pennington原则”最早产生于“Eastern Railroad Presidents Conference V.Noerr Motor Freigt案”。该案中，41位卡车货运运营商向宾夕法尼亚联邦法院提起诉讼，指控东部铁路运输董事长公会，为限制竞争而从事各种宣传活动，包括向相关政府机构建议，促使其通过不利于卡车货运运营商的法案，在大众及其交易相对人中塑造不利于卡车货运运营者的形象气氛，影响两者之间的交易关系，并且在上述宣传活动所宣传的内容并非全部是真实的，有部分错误掺杂其中。针对卡车货运运营商的控诉，美国联邦最高法院认为，虽然铁路运营者是为本身利益而施加对政府立法的影响，并且还有限制竞争的动机，但是这一行为是宪法所保护的请愿权的行使，即便请愿手法不合理或存有虚假不实的情况，只要其请愿的真实意图是为了促使政府部门通过法律或政策，反垄断法就不应介入到政治过程的运作之中。14.Eastern Railroad Presidents Conference V.Noerr Motor Freigt.Inc.365 U.S.127(1961).http://supreme.justia.com/us/365/127/case.htlm（Last accessed 22 April,2022）.“Noerr案”的判决主要针对的是立法过程中的请愿，而随后联邦最高法院对于“United Mine Workers V.Penington案”“California Motor Transport Co.V.Trucking Unlimited案”的判决，则将“Noerr-Pennington原则”的适用分别扩展到行政程序以及司法程序之中，完成了“Noerr-Pennington原则”的系统构建。至此，不仅立法、行政领域请愿行为，而且向司法机关提起合法的诉讼行为，亦可有“Noerr-Pennington原则”的适用空间，可排除竞争法的规范。“Noerr-Pennington原则”的法理要旨在于处理请愿权与竞争法的关系问题上，请愿人的动机并不重要，重点在于请愿的意图，如果请愿人真的是为了促进政府部门采取特定行动，即便其出发点是基于反竞争的动机，为保证政治决策过程的民主性和竞争性，也不应适用竞争法。反之，如果请愿人的意图是利用政府程序而不是利用该程序的结果作为反竞争手段，美国联邦最高法院在“Norre案”中指出，那么就属于假象（Sham）请愿行为，应当适用竞争法规范。15.Stephen Paul Mahinka.How to Preserve Your Anti-trust Immunity for Lobbying and Obtaining State Actions[C].Morgan Lewis trade Association Teleseminar Series.2014:3（Last accessed 22 April,2022）.假象例外在美国司法实践又发展为两种典型类型:第一,虚假不实陈述或信息的提供或使用。在“Walker Process Equiqment V.Food Machinery & Chemical案”中，美国联邦最高法院指出，如果专利权人明知是通过虚假陈述而获得的专利权，而提起侵权诉讼的，就不能免除反垄断法的适用。16.Walker Process Eqpt., Inc.v.Food Machinery Corp.,382 U.S.172(1965).https://supreme.justia.com/cases/federal/us/382/172/（Last accessed 22 April,2022）.第二，无合理根据的诉讼行 为。在“Professional Real Estate Investors V.Columbia Pictures Industries案”中，美国联邦最高法院指出，除非该诉讼是客观上毫无根据且主观上基于恶意干扰竞争秩序提起的，否则应受“Noerr-Pennington原则”的保护。

对于专利侵权警告函的规制，如果单从字面理解，由于专利侵权警告函的发送对象是侵权嫌疑人或侵权嫌疑人的交易相对方，而非司法机关，因此，并不满足“Noerr-Pennington原则”及例外法则的适用条件，但是很多学者从“Noerr-Pennington原则”调和竞争法与其他法律领域可能产生冲突权利的制度目标以及从该原则在其他法律领域的扩张趋势来考量，认为该原则及例外法则对专利侵权警告函的适用具有充分的合理性17.Eric J.Riedel.Patent Infringement Demand Letters: Does Noerr-Pennington or the First Amendment Preempt State-law Liability for Misleading Statements? September 25, 2016,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2782737（Last accessed 22 April,2022）.，并且这一做法目前在美国越来越多州的巡回法院判决中已经得到了确认和肯定。18.如McGuire Oil Co., Inc.V.Mapco, Inc., 958 F.2d 1552(11th Cir.1992); Coastal States Mktg., Inc V.Hunt, 694 F.2d 1358(5th Cir.1985); Cf.Cardtoons, L.C.V.Major League Baseball Players Ass’n, 208 F.3d 885(10th Cir.2000).具体而言，根据“Noerr-Pennington原则”及例外法则的适用，为平衡规制专利侵权警告函中市场竞争秩序与专利权人权利行使自由之间的关系，一方面，出于对市场竞争秩序的维护，对专利权人在明知不构成专利侵权，仍发出侵权警告函的行为或者并无提起诉讼的目的，却发出以未来提起诉讼为前提的侵权警告函等虚假不实陈述或无合理根据的侵权警告函行为均应适用假象例外法则，取消“Noerr-Pennington原则”对其的庇护，而受到竞争法的审查。另一方面，基于专利侵权判断的不确定性，任何可能太过严格对于专利侵权警告函的限制，将可能会导致专利权人权利行使自由的过度限制，带来“寒蝉效应”19.“寒蝉效应”是指人们害怕因为发送专利侵权警告函随意受到法律的惩罚，受到高额的罚款，再也不敢通过这种方式进行维权，如同禅在冬天不发出声音一般。，妨碍专利法制度目标的实现，因此，对于假象例外法则的适用应秉持谨慎的态度，例外法则对于滥用专利侵权警告函的适用，并不是意味着其行为本身违反竞争法，而是该行为如果通过例外法则的效验如果存在，仅会排除“Noerr-Pennington原则”的适用，从而使其回归竞争法的规制范畴，而至于是否存在竞争法的违反，还需该行为满足竞争法相关实体规范的构成要件要求。

在我国，宪法中虽然没有明确规定请愿权，但根据宪法第四十一条规定：“公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利。”因此，我国公民同样有权通过对国家机关的立法和决策行为施加影响，实现竞争目的。20.于朝印：《美国反垄断法豁免中的诺尔-本灵顿原则评析》，载《西南政法大学学报》2009年第3期，第78-85页。此外，向司法机关提起诉讼或获得诉讼外救济方式的权利是请愿权内容的重要体现，亦受到我国相关立法的确认和保护，然而，如果这一权利被滥用，以损害他人竞争利益，破坏竞争秩序作为目的行使权利，就涉及到与竞争法所保护的市场自由竞争秩序法益产生冲突的问题，因此，美国“Noerr-Pennington原则”及例外法则适用专利侵权警告函规制所确立思路和规则，对我国同样具有参考和借鉴价值和意义。

四、规制路径考察：竞争法与专利法框架的适用

从世界范围内各国或地区对于专利侵权警告的规制来看，主要存在两种路径：第一是竞争法路径。即在竞争法框架内，通过对现有条款，如商业诋毁条款的解释与适用，对超越正当权利行使范围，损害竞争对手合法利益，破坏竞争秩序的滥用发送专利侵权警告函行为予以规制，让发函人承担竞争法责任。采用竞争法路径，具有代表性的是美国、我国台湾地区。由于竞争法规制路径下，竞争法并没有针对专利侵权警告函的专门条款，一般是在对现有规范扩张解释的基础上，对滥用专利侵权警告函行为进行规制，因此，其优势在于对专利侵权警告函规制适用的灵活性较强，缺点是可预测性较弱，通常需要立法机构或司法机关制定专门配套解释的方式来补足这一问题。第二条是专利法路径。即在专利法框架内，通过制定专门、明确的条文方式对专利侵权警告函进行规制，采用这一路径，具有典型意义的是英国。采用专利法路径规制专利侵权警告函，与竞争法路径比较而言，更具有针对性、可预测性，然而，同时也不免存在灵活性不足的问题，难以涵盖现实各种类型的滥用专利侵权警告函案件。21.刘维：《知识产权侵权警告函的正当性边界》，载《比较法研究》2016年第2期，第182-191页。

靠媒体舆论先行，天天盯着这些不文明现象，固然能解决一些个案，但终究只是头痛医头，脚痛医脚。霸座等违法问题犹如一面面镜子，照出了社会管理的种种缺陷和不足。改变管理执法的粗放和软弱，让相关部门积极履行责任，做好规则的捍卫者，才能对霸座等违法现象釜底抽薪。

（一）专利侵权警告函规制的竞争法路径

在美国，专利法中并没有明确的对于专利侵权警告函的救济和规制，被控侵权方仅能寻求联邦反托拉斯法或者联邦或州的反不正当竞争法的救济。22.Donald S.Chisum, Chisum on Patent.Newark: Matthew Bender Elite Products.2005:678-679.随着“Noerr-Pennington原则”及其例外法则在专利侵权警告函领域的适用，美国法院一般会按照联邦最高法院确立的两阶段测试来决定专利侵权警告函行为是否构成反托拉斯法的违反，在测试的第一阶段主要审查专利侵权警告函是否属于例外法则适用，即首先是否存有虚假不实陈述或信息。法院在审查是否存在虚假不实陈述或信息过程中会重点考察以下四个方面：1.虚假不实陈述或信息的主观心态应是明知，而非过失；2.虚假不实陈述或信息必须对诉讼结果是否能够产生实质性影响；3.虚假不实信息必须控制于专利权人一方手中，他方不易取得相关资讯；4.虚假不实信息必须是客观存在的，而非理解上认知上产生的错误理解。23.Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice.Eagan: West Publishing Co.1999:56.其二是无合理根据诉讼。对于合理根据的判断主要从主客观两个方面：客观方面，主要以理性人为标准，考察发送侵权警告函时，权利人在现实上有无期待胜诉的可能性，客观标准证实后，再考察权利人主观上发送警告函的动机是否隐藏着恶意妨碍或损害竞争者商业利益，是否只是经由利用政府的程序本身，而非寻求获得程序的结果。如果第一阶段适用例外法则的效验通过，并不直接构成专利侵权警告函就构成反托拉斯法的违反，对专利侵权警告函还应通过第二阶段的反托拉斯法审查。在测试第二阶段认定是否违反反托拉斯法中，主要考察发送专利警告函的行为本身是否带来了反竞争的损害后果（Anticompetitive harm），构成反托拉斯法的违反，如构成贸易垄断行为、滥用市场支配地位24.虽然对某一特定技术享有专利权，并不等于占有市场支配地位，只要存在对该技术有效替代的技术或商品，市场竞争就不会受到不当限制，但是如果这一特定技术在产业中具有枢纽或关键地位，那么拥有该专利技术就可能拥有市场支配地位，如果权利人为了维持这一支配地位，通过滥用专利侵权警告函，排挤竞争对手，就构成对市场支配地位的滥用。等。虽然美国对于专利侵权警告函的规制，在“Noerr-Pennington原则”及例外法则的法理适用下，从主客观两方面，通过探求权利人发送专利警告函的真实意图，判定发函行为本身的可责难性，很好地兼顾了权利行使自由与市场竞争秩序的平衡，抓住滥用专利侵权警告函的实质问题，但是在其救济制度框架之下，被控侵权人的证明责任压力非常之大，其不仅要明白且令人信服（Clear and convincing）的证明假象例外证据的存在，并且还要证明该发函行为构成反托拉斯侵害的所有要件，因此，被控侵权人获得救济的难度较大。

我国台湾地区亦是采用竞争法路径对滥用专利侵权警告函进行规制。为有效处理因滥用专利警告函行为，造成限制竞争或不公平竞争案件，台湾地区公平交易委员会专门于2005年颁布了《对于事业发侵害著作权、商标权或专利警告函案件之处理原则》（后简称“原则”），《原则》明确指出以下几类违反公平交易法的发送专利侵权警告函行为：第一，没有履行第三条或第四条规定的先行程序25.根据台湾地区公平交易委员会《对于事业发侵害著作权、商标权或专利警告函案件之处理原则》第三条规定的先行程序包括：（1）经法院一审判决确认专利侵权成立的；（2）将专利侵权标的物送到由司法院或行政院指定的专业鉴定机构鉴定，并取得鉴定报告，且在发送警告函之前已经事前通知可能侵权人请求排除侵害的，但如果已尽合理注意义务或客观无法通知的除外。第四条的先行程序包括：（1）在警告函中内附非指定专业鉴定机构制作的鉴定报告，且发函前已经事前通知可能侵权人请求排除侵害的；（2）在警告函叙明专利权内容、范围及侵害具体事实，足以让被控侵权人合理判断，并在发函前事前通知可能侵权人的，但如果已尽合理注意义务或客观无法通知的除外。，而发送警告函行为，足以影响交易秩序的；第二，无论有无履行第四条先行程序，发送警告函内容是以损害特定竞争者为目的，促使竞争者的交易相对人拒绝与该竞争者交易，足以限制竞争或妨碍公平竞争的；第三，无论有无履行第四条先行程序，在所发送警告函的内容中有对其商品或服务，有虚假不实或引人错误的陈述的；第四，无论有无履行第四条先行程序，所发送的警告函内容中有以损害竞争为目的，不实陈述足以损害竞争者竞争信誉的。第五，无论有无履行第四条先行程序，在所发送的专利警告函内容中未列明合法专利权人、夸大或扩大专利权范围、影射竞争对手非法侵害著作权的不实陈述，足以影响交易秩序的。26.公平交易委员会.公平交易委员会对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则.https://china.findlaw.cn/fagui/p_1/147697.html，最后访问日期：2022年2月25日。从台湾地区竞争法对于规制专利侵权警告函行为的设计来看，其内容非常具体和细致，设置了明确的发送专利侵权警告函前置义务以及适法条件，特别是对“先行程序”这一发函人前置义务的设计，对滥用专利侵权警告函还具有一定的事前防控作用，这些都是台湾地区立法值得借鉴之处，但是台湾地区对于滥用专利侵权警告函的规制规则设计，由于过多形式的附加，不免存在“重形式，轻实质”问题，由于无论是对竞争者本人或者其交易相对人发送侵权警告函均会给竞争者带来各种成本支出，让自己取得竞争优势，如果仅要求警告函满足某一形式要求，而忽略权利人的真实主观意图，如经过法院一审判决确定或指定鉴定机构鉴定后，发送侵权警告函行为，就能绝对排除竞争法的适用，会导致对虽满足形式要求，但企图通过滥用警告函或司法程序，达到反竞争目的的滥用专利侵权警告函行为得到竞争法规制的豁免。27.27.基于专利技术本身的复杂性、专业性特点，即便是经过一审法院审判或者指定鉴定机构鉴定，也不能绝对确认专利侵权的成立，并且即便侵权确定成立，根据美国司法实践对于“Noerr-Pennington原则”及例外法则的法理适用，如果权利人存在利用警告函或司法程序企图，妨碍或损害竞争者利益，破坏市场竞争秩序的，也不能绝对排除反托拉斯法的适用。

（二）专利侵权警告函规制的专利法路径

区别于美国以及我国台湾地区主要通过竞争法路径规制专利侵权警告函行为，作为专利法策源地的英国则在专利法框架内通过创制成文法规定，对专利侵权警告函进行规制。早在1883年的英国专利法中就首次将司法判例中的“无依据诋毁之诉”（Malicious falsehood）上升为成文法，创设了“制止威胁诉讼”（Action to restrain threats），即任何人只要受到无根据的专利侵权诉讼威胁，无论提出这种诉讼威胁本身是否诚信，并受到损害的，都有提起诉讼的权利。28.Thomas Terrell, Courtney Terrell, J.R.Jones.The law and practice relating to letters patent for inventions, 3th edition [M].London: Sweet & Maxwell.1895:274.在1949年英国专利法中，对规制专利侵权警告函条款做了更为详细的规定，根据该法第六十五条的规定，如果任何人通过传单、广告或其他方式，以提起侵权诉讼威胁他人，受威胁人则有权提起诉讼，在诉讼中除了提起诉讼威胁之人（被告）能够证明侵权事实成立，否则，被威胁人（原告）有权获得法院公开该威胁不公正的声明、禁止威胁行为以及赔偿因威胁造成损失的法律救济。29.Thomas Terrell, Courtney Terrell, J.R.Jones.The law and practice relating to letters patent for inventions, 8th edition[M].London: Sweet & Maxwell.1895: 355.而1977年英国专利法在原有立法基础上，限制了“制止威胁诉讼”的范围，根据英国1977年专利法第七十条规定：对于指控的侵权包括制造或进口有关产品或使用有关方法时，不能提起“制止威胁诉讼”。30.The Patents Act 1977.https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977（Last accessed 21 April，2022）.在2004年最新的英国专利法修订中，对“制止威胁诉讼”进行了进一步的调整，区别于之前专利法对发出威胁之人严格责任立场，即除非能证明专利侵权成立，而不论主观意图是否能存在善意，发出诉讼威胁之人都应承担法律责任，在2004年的修订中，首次将主观善意作为免责事由引入到“制止威胁诉讼”之中，规定即便原告证明专利部分无效，但是只要是威胁之人能够证明诉讼威胁提起之时，不知道或者没有合理理由知道专利存在无效，则原告无权获得“制止威胁诉讼”的法律救济。31.United Kingdom Patents Act 2004 (An Act to amend the Patents Act.http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177772（Last accessed 21 March，2022）.

从英国专利法中对于“制止威胁诉讼”制度的演进来看，其对于“制止威胁诉讼”法律责任构成判定的发展，有着从单纯对“无根据客观事实”的注重，到对“主观真实意图”的回归趋势，这一发展趋势实则与美国逐渐适用“Noerr-Pennington原则”及例外法则法理规制专利侵权警告函中，对于企图滥用警告函或司法程序，以达到其反竞争目的或意图的重点关注，有着“异曲同工”之处。此外，在对举证责任的分配方面，英国作法也较为合理，在“制止威胁诉讼”中实行的是举证责任倒置规则，即由被告方需提出证据证明侵权成立，或者存在发出威胁之时存在善意，否则法院就向被威胁方提供法律救济。然而，目前英国专利法对于“制止威胁的诉讼”的适用范围被极大地缩小了，只有专利产品的销售者或者使用者受到警告函威胁时，才能提起诉讼，而制造者、进口者以及专利方法的使用者按照法律规定，无权因受到侵权警告函威胁而起诉。因此，在对于专利侵权警告函的规制范围上，存在有限性，难以涵盖所有类型的滥用专利侵权警告函行为。

五、我国专利侵权警告函规制框架的完善

我国目前对于专利侵权警告函的规制，主要采用的是竞争法模式，即通过我国《反不正当竞争法》《反垄断法》的适用，规制专利侵权警告函。在竞争法模式下，由于一般没有针对专利侵权警告函规制的具体条文，作为成文法国家为保证司法实践中审理滥用专利侵权警告函案件的统一性，相关的规制思路和方法还有待于通过我国立法或司法机关作出具有权威性的适用解释予以释明。基于最高院在“迈瑞案”民事裁定书中所确立规则存在的问题，本文仅从规制思路以及规制方法两方面提出建议，以为我国相关规则的完善提供参考。

（一）我国专利侵权警告函规制思路的厘清

就专利侵权警告函的规制思路而言，根据我国最高人民法院在“迈瑞案”中对于审理专利警告函案件所确立的裁判意见来看，主要采取的是“主观标准”，并辅以专利权人的权利状况、警告内容及发送的意图、对象、方式、范围等多种因素的综合判断，来判定发送侵权警告函的合法性。32.深圳市理邦精密仪器股份有限公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司商业诋毁纠纷申请再审民事裁定书.https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=3d736883b7255f0f96778327758ee67dd287b495， 最后访问日期：2022年4月21日。这一规制思路的采用主要存在以下两方面的问题：

第一，由于专利法与竞争法在立法目标上的差异33.专利法的立法目标是通过授予发明人有效期限的垄断的方式，让其回收创新成本，以刺激其创新积极性，从而推动创新，而竞争法的立法目标在于通过市场自由竞争秩序的维护，保证市场商品和服务的多样性和价格的竞争性，以增进消费者福祉。参见Daryl Lim.Patent Misuse and Antitrust Law Empirical, Doctrinal and Policy Perspectives[M].Northampton: Edward Elgar Publisher Limited, Inc, 2013:25.，决定了专利权滥用行为与反竞争行为或垄断行为是存在区别的，专利权人行使权利行为即便构成滥用，只要其行为没有涉及竞争对手合法利益的损害，市场自由竞争秩序的破坏，就不会导致竞争法的违反，只会受到专利法本身机制的规范。我国于2008年施行的《反垄断法》第五十五条对这一问题进行了确认。34.我国《反垄断法》第五十五条：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”根据最高院的裁判意见，在没有对权利人发送专利警告函行为是否构成权利滥用的“正当性”判断的前提下，直接对警告函进行是否违反实体竞争法的“适法性分析”判定，并适用相应法律责任，其规制思路逻辑与我国专利法与竞争法两类法律的区分逻辑相悖。

第二，最高院在深圳“迈瑞案”的裁判中，建立了兼顾主观过错和主观意图的审判标准，但对于主观过错与主观意图两者之间的关系如何，最高院并没有清楚阐明。主观过错与主观意图是存在区别的，主观过错涵盖“故意”和“过失”两种状态，“故意”是指明知自己的行为会产生损害他人或社会的后果，但仍希望或放任损害结果的发生，而主观意图是指“恶意”或“善意”，“恶意”是指不仅行为人明知行为的不正当性，还应通过搭便车，对此积极的进行利用，达到以损害他人利益为的目的。因此，“恶意”比“故意”的门槛更高。35.王利明：《侵权行为法研究》，北京：中国人民大学出版社，2004:456.如上文所述，对于专利侵权警告函的规制关键是要探求权利人发送专利警告函的真实意图，即如果权利人真实意欲通过发送专利侵权警告函解决侵权纠纷，存在发送专利侵权警告函的“有效根据”，即便通过发函取得了获得竞争优势的后果，但仍可免除其法律责任，而如果权利人有滥用司法程序企图，达成反竞争目的的发送专利侵权警告函，则应破除形式的局限，将其排除在保护范围之外。换言之，主观过错仅能够作为对权利人主观意图判断的标准之一，而非唯一标准。正是因为对于两者关系的混淆，一方面，导致最高院在具体判定规则的阐释中存在似是而非的问题，缺少确定性，即根据最高院规则，权利人发送警告函的事实根据存在与否，专利权权利状态的有效与否、内容的确定与否，均有可能不构成非法的专利侵权警告函行为；另一方面，也引发了学者对于最高院规则由于过于偏重主观标准，而天平明显偏向专利权人的诟病。36.夏昊晗：《专利权人发送侵权警告函的合法性判断——最高法（2015）民申字第191 号民事裁定评析》 ，载《现代法治研究》2017年第3期，第135-147页。

（二）我国专利侵权警告函规制分析方法的建构

基于上文所述规制专利侵权警告函的思路，笔者认为，我国还应配套设计合法性分析和适法性分析的规制判定方法。

1.专利侵权警告函的合法性分析

在第一阶段的专利侵权警告函的合法性判断中，笔者认为，判断依据并不在于权利人是否利用警告函或诉讼，也不在于对于专利侵权事实是否成立，而在于专利权人是否有通过滥用专利侵权警告函的企图，以实现其反竞争目的。由于专利侵权警告函行为的合法行为，是以有提起诉讼前提为基础，因此对于一般具有理性人而言，是否会在期待胜诉可能性的情况下，提起此诉讼，如果答案是肯定的，则其诉讼行为属于正当的权利行使行为，以此为前提所为之的警告函行为，亦属于行使权利的正当行为，反之则为权利滥用行为。换言之，合法性判断主要考察权利人发送专利侵权警告函是否满足以下两种情形之一，是否构成专利权滥用行为：

第一，虚假不实陈述或信息。虚假不实陈述或信息主要审查专利侵权警告函所依存的专利权是否是因不实陈述提出，如果权利人明知专利权的取得是基于不实陈述，而后发送专利侵权警告函的，就应当适用竞争法的审查。当然在具体审查过程中，应明确首先主观心态是故意的，即发函人明知该信息存在虚构或不实，仍对此加以利用，作为警告函根据而威胁他人；其次，虚假不实的信息必须不易取得，只有发函人一人控制或占有，如果警告函寄发对象也很容易获取相关与不实信息相对信息，则不构成假象例外；再次，虚假不实信息必须能够对诉讼的结果产生实质性影响。最后，还要求虚假不实信息本身是客观的虚假或不实，而非是因理解差异或解释不当而产生误认。

第二，无根据诉讼。有无根据诉讼的判断上，应避免最高院建立的仅从“主观标准”层面考察专利侵权警告函合法性的弊病，具体可以借鉴美国法的司法实践，将其划分为主、客观两个步骤，第一步骤审查客观上以理性人标准，判断发送专利侵权警告函，继而提起之侵权诉讼是否具有期待胜诉的可能性。只要一位客观的当事人通过理性的计算，判断诉讼具有期待胜诉的可能性，就会使得诉讼具有合理的诉因，发送侵权警告函行为也就具有了合理的根据。只有当通过第一步骤检验，发送专利侵权警告函没有客观依据时，法院再进行第二步骤的审查当事人的主观意图，即无合理根据之专利侵权警告函的发送是否潜藏着直接干扰竞争者竞争利益的恶意，是否存在对政府程序本身当做反竞争武器而为的利用。需要注意的是，这里的恶意区别于主观心态中的故意，不仅要求行为人对不正当性是一种明知的状态，与此同时还要求其具有不良动机，有故意搭便车、损害他人利益意图。

2.专利侵权警告函的适法性分析

一旦通过第一阶段的考察，证明权利人发送专利侵权警告函行为构成专利权滥用，就进入第二阶段实体竞争法的“适法性”考察阶段，即具体考察警告函行为是否满足和达到《反不正当竞争法》的要件要求，以下仅讨论专利侵权警告函滥用行为是否构成第十一条的违反。具体来说，对于专利侵权警告函是否构成商业诋毁行为，主要依据我国《反不正当竞争法》第十一条的规定。37.37.我国《反不正当竞争法》第十一条:“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”根据《反不正当竞争法》第十一条判断“商业诋毁”的构成主要涉及主观心态和客观事实两方面内容的判断。

客观事实方面，主要考察发送专利侵权警告函行为是否存在编造、传播虚假信息或者误导性信息的客观事实。在具体判断上，首先从行为方式来看，商业诋毁存在编造和传播两种类型。虽然竞争法框架内的行为对象都是以经营者作为前提，但编造和传播行为所针对的主体对象仍然存在差异：编造行为所针对的对象是侵权嫌疑人，需要注意的是，由于专利权的权利范围包括制造、销售、使用等行为，因此，侵权人并不特指从事制造行为的侵权人，还包括销售、使用行为的侵权人，而最高院在“迈瑞案”的民事裁判书中是将发送对象区分为竞争对手或其客户，或者很多学者区分为侵权人及其交易相对人，作为评判专利侵权警告函的合法性重要考量标准，均存在概念上偏颇，因为无论是竞争对手的客户亦或是侵权人的交易相对人，均亦可能是从事涉嫌侵权产品的销售或使用侵权人，具有逻辑上的不周延性。传播的对象主要是指发函对象是侵权嫌疑人的交易相对方或一般社会公众。其次，对于编造或传播的信息而言，还要求是虚假信息或误导性信息。虚假信息的判断较为容易，主要是指权利人捏造、编造或虚构客观不存在的信息，如本无专利权，但在警告函中伪称自己为权利人的；而误导性信息则是指虽不是客观不存在的事实，但却是通过片面陈述或夸大某一方面事实，让人引起误解的信息，如在警告函中用模糊的语言对专利权范围进行阐释，让人误认为自己行为为专利权范围所包容，从而构成侵权。此外，需要注意的是，即便是发送内容完全真实的警告函，但只要通过第一阶段测试，证明构成权利滥用行为，也应进行竞争法审查，但是对于这一类型专利侵权警告函《反不正当竞争法》的适用性分析，不是依据《反不正当竞争法》第十一条的规定，而应考察其是否满足该法第二条的规定。38.38.我国《反不正当竞争法》第二条:“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。……”

主观心态方面，主要对权利人进行损害对手商誉的主观心态是故意还是过失进行判断。笔者认为，构成商业诋毁，仅需要权利人达到主观过失的程度即可。因为只要发送侵权警告函行为构成权利滥用，就会给被控侵权人造成损失，如果将主观标准设定为故意，无疑会对被控侵权人利益保护明显不利。法官判定权利人发送警告函对被控侵权人发送编造、传播虚假信息或误导性信息的行为是否存在过失，则主要是看其是否尽到了谨慎注意义务，及权利人在发送警告函之前是否履行了专业上的勤勉义务，这一勤勉义务的内容包括：（1）必要的调查取证义务。即权利人有无对专利权的权利要求书与被控侵权的技术方案之间进行认真、充分的技术比对。（2）合理的内容阐述义务。在专利侵权警告函的内容中有无列明专利权人信息、权利状态信息、涉嫌侵权行为及对象信息、涉嫌侵犯的法律信息等，以为被控侵权人的侵权判断提供充分的依据。此外，需要注意的是，只要权利人发送专利侵权警告函行为在第一阶段被证明为构成权利滥用，在对主观心态的举证责任方面就应秉持过错推定的举证原则，即权利人在主观上应被推定具有过失，权利人要推翻这一过错推定，就应当举出反证予以证明。

六、结论

专利侵权警告函在现代商业实践中得到了越来越广泛的应用，专利侵权警告函既是权利行使行为，亦是市场竞争行为。对于专利侵权警告函的规制，涉及权利行使自由与市场竞争秩序两种法益的平衡。美国“Noerr-Pennington原则”及例外法则的法理在专利侵权警告函领域的适用，能够较好的平衡了以上两种法益，因此，值得我国立法的借鉴和参考。我国立法有必要针对目前立法存在的问题，从规制思路和规制方法两方面对现有规则进行完善：规制思路上，应借鉴美国“Noerr-Pennington原则”及例外法则的适用经验，将对专利侵权警告信的规制判定区分合法性分析和适法性分析两阶段，不同阶段有着不同的任务分工，第一阶段主要侧重专利侵权警告函是否构成专利权滥用的判断，而第二阶段在构成专利权滥用基础上，具体考察专利侵权警告函行为违反竞争法具体条款的判断。而在规制方法上第一阶段分析过程中，主要探求权利人发送侵权警告函的主观意图；在第二阶段中则应在《反不正当竞争法》《反垄断法》的竞争法框架，具体分析发送侵权警告函主观、客观因素，考察其是否满足相关竞争法要件，构成何种形式的反竞争行为，相关判定方法还需要在司法实践中不断地进行丰富和完善。