非法使用他人技术秘密完成发明创造的权利归属问题研究

文 / 吉日木图

一、引言

非法使用他人技术秘密完成的发明创造是指未经技术秘密权利人许可使用其技术秘密包含的技术方案所完成的发明创造。依据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第九条：“使用商业秘密”的行为类型包括以下三种：第一类为被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密；第二类为对商业秘密进行修改、改进后使用；第三类为根据技术秘密调整、优化、改进有关生产经营活动。以此类推，非法使用他人技术秘密完成的发明创造同样可以被划分为与前述“使用行为”相对应的三种类型，其中第一种为非法使用人直接使用他人技术秘密完成的发明创造，此时技术秘密包含的技术方案与发明创造相同或实质性相同。1. 此处技术秘密包含之技术方案与发明创造的同一性比对标准采取的是“相同或实质性相同标准”，其规范依据来源于《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十四条，即“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。”第二类为非法使用人对技术秘密包含的技术方案进行修改、改进后完成的发明创造，此时技术秘密包含的技术方案仅为发明创造中的一部分，二者并不完全相同。第三类为非法使用人根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成的发明创造，此时技术秘密包含的技术方案与发明创造完全不同。2. 此处非法使用人使用的技术秘密多为“试错型技术秘密”，即此类技术秘密所包含的技术方案与一般常见的技术方案不同，其是通过大量试错实验得到的被排除的众多不具有实施可能性的技术方案。非法使用人使用此类技术秘密便可在研发阶段有效地节省试错成本和研发时间，进而调整、优化、改进自身技术方案，最终凭借非法获得的竞争优势完成相应的发明创造。

针对前述三种不同类型发明创造的专利申请权以及专利权3. 如无特别说明，下文提及专利权时一般皆指代专利申请权与专利权。的归属会产生如下疑问：（一）就非法使用人直接使用他人技术秘密完成的发明创造，技术秘密权利人能否在主张商业秘密侵权损害赔偿的同时，对该发明创造的专利权主张权属。（二）就非法使用人根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成的发明创造，技术秘密权利人能否主张专利权权属。（三）就非法使用人对技术秘密进行修改、改进后完成的发明创造，技术秘密权利人与非法使用人能否对其专利权的权属主张共有。

鉴于此，本文认为有必要对技术秘密权利人以及非法使用人主张专利权权属的法理基础进行分析，并以此为依据确立针对上述各类型发明创造的权利归属规则，进而在技术秘密权利人以及技术秘密非法使用人之间形成分权制衡机制。希望该机制能够在确保激励创新和促进技术成果实施的同时，保障技术秘密权利人的正当权益。

二、技术秘密权利人主张专利权权属的法理基础：返还财产

非法使用人未经许可直接使用他人技术秘密完成发明创造之行为，以及就该发明创造申请专利之行为无疑皆是侵犯技术秘密的侵权行为，技术秘密权利人可以此为请求权基础主张非法使用人承担相应的侵权责任。在司法实践中，对于被诉行为是否属于侵犯技术秘密行为的判断，一般遵循以下思路：第一，权利人主张的技术方案是否属于其技术秘密；第二，被诉行为人是否属于反不正当竞争法第九条调整的对象；第三，被诉行为人所使用的技术方案是否为权利人的商业秘密；第四，被诉行为是否属于《反不正当竞争法》第九条规定的行为。4. 参见北京市高级人民法院知识产权庭课题组：《〈反不正当竞争法〉修改后商业秘密司法审判调研报告》，载《电子知识产权》2019年第11期，第70页。

依此侵权判定思路对上述行为进行评判，可得如下结论：首先，本文讨论的发明创造是基于他人技术秘密完成的，此处预设之前提便是权利人主张之技术方案属于其技术秘密，故对于上述技术方案是否符合《反不正当竞争法》第九条第四款之规定的问题无需讨论；其次，《反不正当竞争法》第九条第二款已将商业秘密侵权主体范围由“经营者”扩充至“经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织”，故上述非法使用人即便未“从事商品生产、经营或者提供服务”5.参见《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019年修正）第2条第3款：“本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。”也仍属于《反不正当竞争法》第九条调整的对象。再次，上述非法使用人用于完成发明创造、申请专利的技术方案直接来源于权利人的技术秘密，其并未对该技术方案进行修改，亦或仅做对同技术领域普通技术人员而言显而易见之修改，故非法使用人使用的技术方案与权利人的技术秘密相同或实质性相同。6. 此处应由技术秘密权利人承担举证责任以证明用于申请专利的技术方案与其技术秘密相同或实质性相同。最后，直接使用他人技术秘密完成发明创造之行为应属于“使用技术秘密行为”，就该发明创造申请专利行为应属于“披露技术秘密行为”，二者皆属于《反不正当竞争法》第九条规定的行为。前者实质上是将他人技术秘密转化为发明创造，并据为己有的剽窃行为，其完全可以归为一类损害技术秘密权利人专有使用权的非法使用行为；后者实质上是通过专利申请文件公开技术秘密，进而使技术秘密丧失秘密性、破坏权利人竞争优势的非法披露行为。

实践中，基于他人侵害技术秘密而主张专利权权属被认为是除职务发明之外专利权权属纠纷的请求权基础之一。7. 参见焦彦、游美玲：《未经许可使用他人技术秘密申请专利的权属认定》，载《人民司法·案例》2021年第14期，第90页。这意味着，技术秘密权利人基于侵害技术秘密这一请求权基础即可主张侵权损害赔偿，也可主张专利权权属。如此一来，便会产生如下问题：技术秘密权利人能否在得到侵权损害赔偿的同时，主张相应发明创造的专利权权属？

对此，在大连博迈科技发展有限公司与何某侵害技术秘密及专利权权属纠纷案中，一审法院认为虽然侵害技术秘密的侵权行为可以产生专利权权属争议，但技术秘密与专利属于不同性质的诉讼标的，技术秘密的侵权之诉和专利权权属的确认之诉属于两个不同案由，不属于同一法律关系，不应在本案中同时进行主张。8. 参见辽宁省大连市中级人民法院(2018)辽02民初246号民事裁定书；在与上述案件类似的上海凯赛生物技术研发中心有限公司等诉王志洲等侵害商业秘密纠纷案中，法院同样认为：“原告关于被告将其持有的商业秘密与商业秘密相关的专利权或专利申请权转让给原告的诉讼请求属于专利权属纠纷，与本案不属同一法律关系，本案依法不予处理”，参见山东省淄博市中级人民法院(2012)淄民三初字第183号民事判决书。此处，对于一审法院的裁判观点至少可以得出如下两种不同的解读：一种为技术秘密权利人能在技术秘密侵权之诉中得到侵权损害赔偿的同时，另行提起专利权确权之诉主张相应发明创造的专利权权属；另一种为技术秘密权利人不能在得到侵权损害赔偿的同时，主张相应发明创造的专利权权属。二者属于请求权竞合的情况，权利人只能择一进行主张，否则将会产生权利人获双重救济，不法行为人承担双重责任的局面。

最高院在本案二审中则认为，将基于同一事实的不同法律关系在同一诉讼中解决有利于案件事实的查清，符合诉讼经济的目的。考虑到本案中原告起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，应将上述两诉合并在一个案件中予以审理。9. 参见最高人民法院(2019)最高法知民终672号民事裁定书。对于最高院的裁判观点可以解读出如下两个层面的含义：第一，技术秘密权利人可以在主张技术秘密侵权损害赔偿的同时，主张相应发明创造的专利权权属；第二，技术秘密权利人能够在技术秘密侵权之诉中一并提起专利权确权之诉，二者可以通过诉的合并在同一诉讼中得到解决。

对于侵占他人财产者，财产权人可以请求返还，而行为人应当承担返还财产的责任，此乃正义法律所应有之义。10. 参见王洪亮：《原物返还请求权：物上请求权抑或侵权责任方式》，载《法学家》2014年第1期，第91页。我国民法典正是基于此将“返还财产”归为一类与“赔偿损失”并列的民事责任承担方式。11. 参见《中华人民共和国民法典》第179条第1款之规定。具体而言，行为人没有法律或合同依据占有他人财产，因而构成无权占有，而无权占有必然是对他人财产利益的侵害，行为人需要就此承担返还财产以及赔偿损失的民事责任。申言之，如果此处财产已然灭失，被侵权人只能要求赔偿损失；如果财产并未灭失，则被侵权人可以在要求返还财产的同时要求赔偿损失。12. 参见《中华人民共和国民法典》第179条第3款规定：“本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。”以及第157条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”这意味着在一般民事责任的承担方式中，返还财产与赔偿损失是可以合并适用的。考虑到民法典侵权责任编不仅保护有体物上的所有权与其他物权，同样也保护民事权益以及无形权利，因此针对民事权益或无形财产的侵权行为，民事权益人或无形财产权人同样也能要求侵权行为人赔偿损失的同时承担返还财产的民事责任。

技术秘密权利人对其技术秘密享有受反不正当竞争法保护的民事权益，该民事权益应为民法典侵权责任编保护之民事权益中的一类。13. 参见孔祥俊：《〈民法总则〉新视域下的反不正当竞争法》，载《比较法研究》2018年第2期，第97页。故当技术秘密权利人的民事权益受到不法侵害时，其民事责任的承担方式同样也可以适用上述民法典的一般规定，即被侵权的技术秘密权利人可以在主张侵权损害赔偿的同时要求返还财产。此处，有观点可能会认为，“返还财产”这一类民事责任承担方式仅适用于有体物上的所有权或物权，对于其他民事权益或无形权利，并无财产返还之可能或需要，其通过损害赔偿即可予以救济。

对于绝大多数无形财产而言，侵权行为人确实无法通过占有的方式不法侵占此类财产，因此其也就无需通过返还财产的方式承担民事责任。然而，单就技术秘密这类无形财产而言，其仍有返还之可能与需要。申言之，非法使用人未经许可直接使用权利人技术秘密完成发明创造并申请专利之后，技术秘密虽然已丧失秘密性进而失去恢复为技术秘密的可能，但该技术秘密中的技术方案却以专利的形式确定了下来。此时无论是专利申请权还是专利权针对的技术方案与先前技术秘密中的技术方案并无实质性区别，技术秘密实质上已经转化为专利。在这种情况下，只要变更专利权的权利主体即可完成技术秘密这一无形财产的返还，14. 针对专利申请权，技术秘密权利人可以依据《专利法》第二十四条第（四）项的规定，在非法使用人首次申请专利的六个月内自行将技术秘密中的技术方法重新申请专利，其在后的专利申请不丧失新颖性。这实质上可以起到同变更专利申请权权属同样的效果。但其有六个月的期限限制，与此同时，该规定并未明确在先不法专利申请应当如何处置。故此时通过返还财产的方式承担侵犯技术秘密的民事责任具有可行性。除此之外，技术秘密侵权损害赔偿额的确定历来是商业秘密侵权纠纷中的难点问题。具体而言，鉴于举证困难等因素，权利人的实际损失以及侵权行为人的侵权获利普遍难以确定，而法定赔偿的数额有限不一定能够填平权利人的损失，惩罚性赔偿的具体适用标准又有一定的门槛。15. 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019年修正）第17条第3款规定：“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。”此处通过专利权权属变更的方式将由技术秘密转化而来的专利返还给技术秘密权利人能够有效弥补上述技术秘密侵权损害赔偿额难以准确确定的不足，故实践中对于此种民事责任承担方式是有现实需求的。

综上，当非法使用人未经许可直接使用他人技术秘密完成发明创造并就该发明创造申请专利时，技术秘密权利人完全可以在侵权之诉中既主张侵权损害赔偿，也主张相应发明创造的专利权权属。此时发明创造系由技术秘密直接转化而来，技术秘密权利人可基于此主张通过变更专利权权属的方式返还原本属于自己的无形财产。与此同时，因非法使用人未经许可披露技术秘密进而使其丧失秘密性，技术秘密权利人亦可基于此向非法使用人主张侵权损害赔偿，只不过此处损害赔偿数额的确定需要考虑上述无形财产业已返还的情况。

三、技术秘密非法使用人主张专利权权属的法理基础：对发明创造实质性特点的创造性贡献

非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造并申请专利之行为是否构成技术秘密侵权？技术秘密权利人能否对上述发明创造主张专利权权属？这是本章需要回答的问题。而搞清楚什么是“根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案”16. 此处所谓“调整、优化、改进”之表述直接来源于《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第9条的规定。是回答上述问题的前提。

在生物医药化工领域，多数有价值的微生物、化合物、配方、工艺等技术成果皆是以实验为基础研发而来的，而研发此类技术成果有时前期需要投入大量的时间、人力、资金进行试错型实验进而排除绝大多数不具有可行性的技术方案。此处由大量试错型实验得到的不具有可行性的技术方案本身即为一种特殊的技术秘密。如若具有一定研发能力的第三人获得并知悉此类技术秘密即可节省大量试错成本进而有针对性地研发出相应的技术方案，此即前文所述的“根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案”的典型事例。概言之，此处非法使用人根据他人技术秘密调整、优化、改进的是其自身的技术方案，即使用人最终用于申请专利的发明创造与技术秘密完全不同，此时的技术秘密并未被转化为专利。在美国的司法实践中，与此类似的行为被法院界定为一种根据他人技术秘密“协助或加快研发”（assisting or accelerating research or development)自身技术方案的技术秘密使用行为。17. See General Universal Systems, Inc. v. HAL, Inc., 500 F.3d 444 (2007); Oakwood Laboratories LLC v. Thanoo, 999 F.3d 892 (2021).

对于非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造并申请专利之行为是否属于技术秘密侵权行为，仍需遵循前文所述的四个步骤予以判断。首先，与前文所述的情况相同，此处预设权利人主张的技术方案属于其技术秘密；并且，被诉行为人无疑可以被纳入《反不正当竞争法》第九条规定的调整对象范围内。

其次，需要判断被诉行为人所使用的技术方案是否为权利人的技术秘密。对此，可能会有观点认为，依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释》”）第十四条的规定，18. 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第14条：“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中，商业秘密符合法定条件的证据，包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”将被诉行为人最终用于申请专利的技术方案与权利人的技术秘密直接进行同一性对比不能得出行为人构成技术秘密侵权的结论，故对于这种特殊的技术秘密使用行为无需进行同一性对比。然而，在蜂巢（武汉）微系统技术有限公司与张杰、武汉路得先科技有限责任公司侵害技术秘密纠纷案中，法院却认为，虽然《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《规定》”）第九条对使用商业秘密的行为作了部分的扩展，但并不意味着不需要就权利人主张的商业秘密与被诉行为人使用的信息或实施的相关行为作比对分析。如果省却有关比对分析，将使得商业秘密侵权判断可以建立在主观臆测和推断基础之上，而这显然不利于平衡保护被诉行为人的合法权益。19. 参见湖北省武汉市中级人民法院(2019)鄂01民初10090号民事判决书。

此处需要明晰的是，被诉行为人使用的技术方案与最终用于申请专利的技术方案并不相同，前者是需要与权利人技术秘密进行同一性对比的技术方案，是判断侵权与否的关键；后者则是被诉行为人依据他人技术秘密进行调整、优化、改进的自身技术方案，其与前述侵权与否之判断无涉。因此，即便《规定》第九条对商业秘密使用行为的范围予以了扩充，技术秘密权利人仍需依照《解释》第十四条的规定就被诉行为人使用的技术方案与权利人主张的技术秘密是否相同或者实质相同承担举证责任。不可否认的是，针对试错型技术秘密，技术秘密权利人要证明被诉行为人获得、知悉并根据此类技术秘密协助或加快自身技术研发进度这一事实存在一定的困难。故可以考虑适当减轻技术秘密权利人的举证责任，通过举证责任转移的方式将一部分证明责任划分给被诉行为人。20. 试错型技术秘密权利人只要证明被诉行为人存在接触技术秘密的可能性或者或者已实际接触了技术秘密，且其技术秘密与被诉行为人自身技术方案的调整、优化、改进存在实质性的联系，即可完成举证责任。此时，被诉行为人需要举证证明其已经按照科学研究规律完成相关试错实验。概言之，上述被诉行为人用于申请专利的技术方案虽然与权利人的技术秘密不同，但其在对自身用于申请专利之技术方案进行调整、优化、改进的过程中“使用”了权利人的技术秘密，故而可判定被诉行为人所使用的技术方案为权利人的技术秘密。

最后，根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造之行为应为一种“使用技术秘密行为”，属于《反不正当竞争法》第九条的规制范围；就该发明创造申请专利行为由于并未对技术秘密予以非法披露，技术秘密未丧失秘密性，故其不属于《反不正当竞争法》第九条规定的行为。综上，非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造之行为是侵犯技术秘密的侵权行为，技术秘密权利人可以以此为请求权基础主张非法使用人承担相应的侵权责任。由此仍会产生的前文所述的问题，即技术秘密权利人能否对相应的发明创造主张专利权权属？

此处需要说明的是，非法使用人根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造并非由他人技术秘密直接转化而来，这里的发明创造与技术秘密存在对同领域普通技术人员而言并非显而易见的实质性差异。故技术秘密权利人不能要求非法使用人以变更专利权权属的方式“返还财产”。依据《专利法实施细则》（2010年修订）第十三条之规定，发明人是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。21. 参见《专利法实施细则》（2010年修订）第13条：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”以此类推，技术秘密权利人能否主张专利权权属关键在于其技术秘密是否对发明创造的实质性特点做出创造性贡献。那么何为“发明创造的实质性特点”，何为“创造性贡献”，是下文需要回答的问题。

依据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第六条的规定，“人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。”22. 参见《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第6条第1款规定。这里的“实质性技术构成”可以被理解为发明构思中的实质性技术要素，而“发明创造的实质性特点”则可以被理解为上述实质性技术要素中区别于现有技术的一个或多个技术特征。23. 参见崔国斌：《专利法：原理与案例（第二版）》，北京大学出版社，第460页。“创造性贡献”则是一个很难从正面予以准确定义的形而上的概念，故从反面定义“创造性贡献”或列举“非创造性贡献”的具体事例相对容易一些。例如，《专利法实施细则》第十三条即将“组织工作、为物质技术条件的利用提供方便或其他辅助工作”列举为“非创造性贡献”的具体事例；《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第六条第二款则将“提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等”列举为“非创造性贡献”。在美国的司法实践中，亦有法院尝试从反面定义“创造性贡献”，即“如果没有它，那么最后的发明创造将不够有效、不够简洁、不够经济或者存在其他缺陷”。24. See Mueller Brass Co. v. Reading Industries, Inc., 352 F.Supp. 1357 (1972). “To claim inventorship is to claim at least some role in the f inal conception of that which is sought to be patented. Perhaps one need not be able to point to a specif ic component as one's sole idea, but one must be able to say that without his contribution to the f inal conception, it would have been less-less effi cient, less simple, less economical, less something of benef it. ”

以前述试错型技术秘密为例，非法使用人使用他人试错型技术秘密的目的在于加快自身技术方案研发进度亦或节省自身技术方案研发成本。这意味着该型技术秘密对发明创造的实质性特点所作之贡献与其他提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等非创造性贡献无异。申言之，从行为效果来看，非法使用人使用他人试错型技术秘密之行为实质与技术秘密权利人辅助发明人进行试错实验之行为并无差异。这说明构成发明创造的实质性技术要素中区别于现有技术的技术特征皆由非法使用人自行提出并实现。如果没有该技术秘密，最后的发明创造不会不够有效、不够简洁、不够经济或者存在其他缺陷。发明人只要投入足够的时间与资金成本亦可自行进行相关试错实验进而最终完成发明创造。故此类技术秘密对后续发明创造的实质性特点仅做出了非创造性贡献。

此处可能存在的疑问是，对于试错型技术秘密之外的其他技术秘密而言，是否存在对后续发明创造的实质性特点有创造性贡献的特例？非法使用人与技术秘密权利人均对发明创造实质性特点有创造性贡献的情况实质上属于前文所述的“非法使用人对技术秘密包含的技术方案进行修改、改进后完成发明创造之行为”，故针对本章所述的“非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造之行为”而言，并不存在上述特例。

综上，当非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成发明创造时，技术秘密权利人仅能在侵权之诉中主张侵权损害赔偿，而不能就此主张相应发明创造的专利权权属。

此时发明创造的实质性技术要素中区别于现有技术的技术特征皆由非法使用人提出并实现，故非法使用人可基于此主张相应的专利权权属。

四、技术秘密权利人与非法使用人缺乏共有专利权的事实与法律依据

非法使用人对技术秘密进行修改、改进后完成发明创造并申请专利之行为同前文所述直接使用技术秘密完成发明创造并申请专利之行为相同，二者皆为侵犯技术秘密的侵权行为。其中完成发明创造之行为属于“使用技术秘密行为”，申请专利行为则属“披露技术秘密行为”，技术秘密权利人可以就此主张侵权损害赔偿。需要强调的是，对于上述行为是否属于侵犯技术秘密行为的判断，同样需要遵循前文所述的四个步骤予以分析，只是鉴于此处“对技术秘密进行修改、改进后使用”与“直接使用技术秘密”在技术秘密侵权判断上并无太大区分意义，故此处不再赘叙。

与非法使用人直接使用技术秘密完成之发明创造不同的是，此处发明创造的实质性技术要素中区别于现有技术的技术特征一部分直接来源于技术秘密，另一部分则由非法使用人自行提出并实现。因此，非法使用人与技术秘密权利人均对发明创造的实质性特点有创造性贡献，二者皆可基于此主张相应发明创造的专利权权属。如此便会产生以下疑问：技术秘密权利人与非法使用人能否对专利权权属主张共有？

在天津青松华药医药有限公司与华北制药河北华民药业有限责任公司侵害技术秘密纠纷上诉案中，法院认为，在各方当事人对争议发明创造实质性特点均作出创造性贡献的情况下，应看各方对专利实质性特点作出贡献的大小，如若难以区分贡献大小的，应当认定该专利权由非法使用人与技术秘密权利人共同共有。25. 参见最高人民法院（2020）最高法知民终871号民事判决书。若对上述法院的裁判观点进行解读，可以得出如下内容：第一，在非法使用人与技术秘密权利人对发明创造的实质性特点均有创造性贡献情况下，应当以各方创造性贡献的大小为依据进行专利权权属的划分；第二，在难以区分贡献大小的情况下，发明创造的专利权权属由双方共同共有；第三，在能够区分贡献大小的情况下，发明创造的专利权权属由双方按份共有。26. 在天津青松华药医药有限公司与华北制药河北华民药业有限责任公司侵害技术秘密纠纷上诉案中，最高人民法院并未明确表示专利权共有类别中存在按份共有这种形式，其判决书中的原文为：“鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有”。按此逻辑反推，若现有证据能够区分涉案双方对专利权的贡献程度，则涉案专利权应由双方按份共有。上述判决书原文，参见最高人民法院（2020）最高法知民终871号民事判决书。针对上述裁判观点，存在如下两个方面的问题：第一，在专利权按份共有的情况下，应当如何在非法使用人与技术秘密权利人之间进行专利权权属的分割？第二，认定发明创造的专利权由双方共同共有的事实与法律依据是什么？

《专利法》第十四条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第十六条均未对专利权共有的具体性质作出明确规定，因此专利共有应当适用按份共有还是共同共有之规则目前仍处于模棱两可的状态。对此，有学者认为，“技术成果作为无形财产，不可能实行按份共有，但可以在利益分配上体现当事人关于比例约定的真实意思表示。”27. 蒋志培：《依法审理技术合同纠纷案件》，载《中国发明与专利》2005年第1期，第40页。也有学者认为，“区分共同共有抑或按份共有，是对财产权处分规则的区分，与物的物理处分应该没有直接联系。”28. 崔国斌：《中国专利共有制度评述（上）》，载《电子知识产权》2010年第6期，第14页。在法律没有明确做出相反规定之前，应当接受两种共有形态共存的现实。

需要明确的是，我国专利法是以单个专利为基本单位来构建整个专利制度的，而专利权权属按份共有的前提是共有人可以对同一专利中的不同权利要求行使相互独立的专有权。29. 参见崔国斌：《专利法：原理与案例（第二版）》，北京大学出版社，第480页。概言之，按份共有专利权的前提是可以对专利权的权利要求予以分割，这正如著作权法意义上合作作品可由合作作者按份共有的前提是合作作品可以分割使用一样。30. 参见《中华人民共和国著作权法》（2020年修正）第14条第2款：“合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。”然而，至少在程序层面，我国专利法及其相关配套规定并未考虑专利中的部分权利要求可以分割使用的情况，故按份共有专利权权属在实际操作中并不具有可行性。例如，依照《专利审查指南》的相关规定，31. 参见《专利审查指南》（2017年修订）第五部分第九章第2.3条第一款：授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权，专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料，或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。委托专利代理机构的，放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理，并附具全体申请人签字或者盖章的同意放弃专利权声明。主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出。专利权人放弃专利权时，只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明会被视为未提出。又例如，在苏玉英诉国家知识产权局专利无效行政纠纷案中，法院即援引了《专利审查指南》的相关规定，32. 参见《专利审查指南》（2017年修订）第1部分第1章第6.7.2.2.(2)条：“申请人（或专利权人）因权利的转让或者赠与发生权利转移提出变更请求的，应当提交转让或者赠与合同。该合同是由单位订立的，应当加盖单位公章或者合同专用章。公民订立合同的，由本人签字或者盖章。有多个申请人（或专利权人）的，应当提交全体权利人同意转让或者赠与的证明材料。”明确“专利权进行转让时，应当经全体专利权人同意，专利权人之一无权处分该共有专利权。”33. 参见苏玉英诉国家知识产权局专利无效行政纠纷案，北京市第一中级人民法院(2001)一中行初字第86号行政判决书。上述事例意味着在实际操作中，专利共有权人并不能像传统民法中按份共有人那样自由处分自己的份额。综上，在专利权利要求无法分割使用的前提下，专利权权属不能按份共有，仅能共同共有。

依据《专利法》第八条之规定，34. 参见《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第8条：“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”合作完成的发明创造，除另有约定的情况外，合作完成者为共同发明人。进一步而言，判断一项发明创造是否由共同发明人共有，需要同时具备以下两个要件：第一，发明人之间存在合作完成发明创造之合意；第二，发明人均对发明创造实质性特点做出创造性贡献。概言之，此即为基于合作完成发明创造这一法律事实而共同取得专利权权属之情形，可以将其简称为“合作专利共有”。除此之外，还有所谓“非合作专利共有”的情形，即基于继承、继受、合同等法律行为而共同取得专利权权属。首先，专利权作为财产权中的一类，当专利权人死亡亦或权利终止时，其法定继承人或者权利继受人自然可享有继承或继受该专利权的权利，此时如若存在两个以上的继承或继受主体，其即可基于继承或继受这一法律行为而共同取得专利权权属。其次，专利权作为一类私权，专利权人亦可基于意思自治通过合同这一法律行为约定专利权共有。例如，个人或单位可通过出资委托其他个人或单位完成发明创造，并以合同约定专利权由双方共有。又例如，两个以上的申请人同日分别就同样的发明创造申请专利的，可以通过协商的方式达成共同申请专利的合同，此专利申请获得授权之后即可形成专利权权属的共有。35. 参见《专利法实施细则》（2010年修订）第41条第1款：“两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。”综上，共有专利权需要基于相应的法律事实亦或相应的法律行为而形成，此处的法律事实为合作完成发明创造，法律行为则具体包括继承行为、继受行为以及合同行为。

依上文所述，非法使用人对技术秘密进行修改、改进后完成的发明创造若由非法使用人与技术秘密权利人共有专利权，则需基于相应的法律事实亦或法律行为。首先，就“合作专利共有”而言。非法使用人与技术秘密权利人虽然均对发明创造实质性特点做出了创造性贡献，但二者之间缺乏合作完成发明创造之合意。此处所谓的“合意”是指双方共同完成发明创造的主观意愿，即合作双方至少应当清楚自己正在同对方一道从事研究开发、发明创造的活动，其自身完成的工作是整个发明创造的一部分，并就此自觉自愿地对发明创造的实质性特点做出创造性贡献。36. 参见崔国斌：《专利法：原理与案例（第二版）》，北京大学出版社，第455页。然而，可以肯定的是，上述技术秘密权利人完全不了解非法使用人正在对其技术秘密进行修改、改进，其研究开发自身技术秘密时也不会认为该技术秘密是某一发明创造中的一部分，其也没有在自愿自觉的情况下对发明创造实质性特点做出创造性贡献，故非法使用人与技术秘密权利人缺乏合作完成发明创造之合意。其次，就“非合作专利共有”而言。非法使用人与技术秘密权利人之间不存在由继承、继受以及合同等法律行为产生相应专利权共有关系的可能性。此处需要强调的是，非法使用人可能基于相应的合同合法获得技术秘密，37. 在天津青松华药医药有限公司与华北制药河北华民药业有限责任公司侵害技术秘密纠纷案中，当事人双方之间就达成了委托加工协议，青松公司委托华民公司生产氟氧头孢钠等产品，并依照双方协议约定提供了相应生产技术，即该案涉及的技术秘密。参见最高人民法院（2020）最高法知民终871号民事判决书。但该合同显然并未就“对技术秘密进行修改、改进后完成发明创造并申请专利之行为”达成合意，故非法使用人与技术秘密权利人之间不存在以合同行为形成专利权共有的可能性。

概言之，就非法使用人对技术秘密进行修改、改进后完成之发明创造的专利权权属而言，即便非法使用人与技术秘密权利人对发明创造的实质性特点均有创造性贡献，也不能以此为依据由双方共有专利权，因为技术秘密权利人与非法使用人缺乏能够形成专利权共有关系的法律或事实依据。那么接下来的问题便是此处专利权应当归属于非法使用人还是技术秘密权利人？

要解决上述问题既需要兼顾技术秘密权利人的财产利益, 又要保护非法使用人的创造性贡献，故需要在技术秘密权利人以及非法使用人之间寻求利益平衡点。鉴于此，本文认为将专利权归属于非法使用人是解决上述问题的最优进路。详言之，首先，将专利权归属于非法使用人具有正当性。尽管传统民法理论中存在所谓的“侵权行为不能产生合法权利”的学说，但是与之相左的事例也并不少见。例如在著作权法领域，非法演绎作品同其他作品一样可以受到著作权保护。除此之外，从纯粹的功利主义的角度而言，非法使用人对技术秘密进行修改、改进后完成发明创造并申请专利的行为实质上为社会公众带来了全新的技术方法，而这在某种程度上是能够促进技术进步、增进社会整体福利的。其次，技术秘密权利人即便不能主张专利权权属，也可以通过其他途径得到一定的补偿。具体而言，技术秘密权利人可以提起技术秘密侵权之诉，并就此主张侵权损害赔偿。除此之外，依据《专利法》第七十五条第（二）项规定，38. 参见《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第75条：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……。”技术秘密权利人在其原有技术秘密范围内享有先用权，故在发明创造获得专利权授权后其仍可在原有范围内继续使用原技术秘密。

五、结论

非法使用人未经许可直接使用他人技术秘密完成的发明创造系由他人技术秘密直接转化而来。技术秘密权利人可以在侵权之诉中主张侵权损害赔偿的同时，主张通过变更专利权权属的方式返还原本属于自己的无形财产，此时发明创造之专利权权属应归属于技术秘密权利人。非法使用人未经许可根据他人技术秘密调整、优化、改进自身技术方案后完成的发明创造的实质性技术要素中区别于现有技术的技术特征皆由非法使用人提出并实现，故技术秘密权利人不能就此主张相应发明创造的专利权权属，此时发明创造之专利权应归属于非法使用人。非法使用人未经许可对技术秘密进行修改、改进后完成的发明创造，非法使用人与技术秘密权利人虽对其的实质性特点均有创造性贡献，但由于双方缺乏能够形成专利权共有关系的法律或事实依据，故其不能由双方共有。此时，专利权权属可由非法使用人主张，技术秘密权利人则可依据《专利法》第七十五条第二款主张先用权抗辩。