确认专利不侵权之诉中被告的确定

赵泽君，郝钰麟

(西南政法大学 法学院， 重庆 401120)

一、问题的提出

专利被许可人一般通过合同方式从许可人处取得专利实施权，具有明显的债权属性。基于合同相对性原理，在侵犯专利权情况下，被许可人一般难以通过直接起诉进行救济，存在维权困境。与此同时，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利侵权解释》)第十八条规定，被警告人在权利人发出侵犯专利权的警告且经被警告人或利害关系人书面催告后，权利人既不撤回警告也不提起诉讼时，可以提起请求确认不侵权之诉。那么，如果权利人以外的主体，比如被许可人，发出警告信函时，可否适用该解释第十八条呢？若在权利人既不知情也不同意的情况下，被许可人发出警告信函，权利人与被许可人是否为被警告人提起的确认不侵权之诉中的适格被告？显然，回答这些问题的关键在于明确被许可人在侵犯专利权之诉与确认不侵权之诉中的诉讼地位。由于侵权之诉与确认不侵权之诉的核心问题均在于判断专利产品或方法是否落入专利权保护范围这一法律事实问题，因此，被许可人在确认不侵权之诉中的被告适格问题可以转化为侵权之诉中的原告适格问题进行分析，即被许可人的独立诉权争议。

二、被许可人的独立诉权

专利许可是当今知识经济时代下贸易的核心内容，一般通过权利人与被许可人之间签订专利实施许可合同的方式进行。一方面，权利人通过授权实施许可以快速收回研发投入，将技术研发成果直接兑现；另一方面，被许可人借助成熟技术使用权得以尽快提升市场竞争力。二者互利共赢的同时实现技术转移扩散，社会公众享受到技术进步文明成果。《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称“TRIPs协议”)第二十八条第二款规定：“专利权专有权人还有权转让或以继承方式转移其专利并订立许可合同。”这表明至少在WTO框架内的各国专利制度中都设置了专利实施许可制度。目前各国对于专利实施许可的规定相对一致，本质上都是借助对价逻辑关系，实现社会、权利人与被许可人之间的利益平衡。[1]德国、日本、法国和美国的专利制度将专利实施许可权作为处分权授予专利权人。[2]我国《专利法》则从被许可人义务角度强调被许可人实施专利需征得权利人同意。二者殊途同归，实际都在对权利人与被许可人之间达成的合意内容，即专利实施许可合同中约定的权利义务关系作解：被许可人要在约定的时间、许可范围内按照既定方式实施专利，并为此给付价金；权利人须容忍被许可人的专利实施行为，作为补偿得收受被许可人的专利实施费用，并可对被许可人超出约定范围的专利实施行为请求停止实施并主张损害赔偿。因此，不论被许可人取得的是独占使用许可、排他使用许可，抑或普通使用许可，被许可人均是该专利实施利益的直接受益人。

正所谓“无救济则无权利”。被许可人给付对价从权利人处得来的专利实施权理应由法律予以保护，被许可人作为该实施权的直接利害关系人，在权利人或第三人损害其实施权的行使利益时，有权独立向法院请求司法救济。被许可人理应拥有独立诉权，并不受权利人干预。但是，在我国现行法律制度中，知识产权法及相关司法解释仅赋予独占使用许可合同的被许可人和排他使用许可合同的被许可人独立起诉的资格，普通使用许可合同的被许可人尚需经权利人明确授权方可独立维权诉讼。[3]被许可人的诉讼救济不仅存在具体方式手段上的差异，还存在有无诉讼救济可能的差异。解释论上，由于被许可人的权利多作债权解释，而传统的债权保护方式不利于被许可人的充分救济，遂出现了“用益专利权说”“诉权约定说”等观点，以期为被许可人诉权理论证成，但均不能从根本上解决被许可人的诉权正当性问题。[4]究其根本，在于这些观点始终没有将被许可人的诉讼救济视为一个程序法问题，而欲求在实体法领域寻求诉权的证成依据，实为缘木求鱼。

(一)债权说及其评析

如前所述，债权说于专利实施权有天然的契合性。专利实施权的取得，本质是权利人与被许可人之间的对价交换，对价的内容与范围限于合同约定。因此，被许可人基于专利实施权享有的相应利益均被视为向权利人主张的合同利益。在发生第三人侵权行为时，被许可人囿于合同相对性，并无直接起诉的资格，而只有权利人得依专利权的对世性可以起诉第三人。这是债权理论在权利救济领域的延展，也是被许可人权利救济的桎梏所在。

完善的法律制度应当注重权利的平衡。被许可人虽经合同相对利益取得专利实施权，但基于专利许可授予范围的有限性，相对性只体现在被许可人与权利人之间。于社会整体而言，该专利实施权仍具有明显的对世性，该对世性依附于权利人专利权的对世性存在。权利人仅授予被许可人专利实施权，使被许可人与自身共同承受第三人侵权的风险，却将权利保全的救济权限缩于合同相对性之中，被许可人权利救济启动被动，完全依赖于权利人。

(二)用益专利权说及其评析

专利实施权债权说的救济困境使得不少学者将视角转向债权物权化，将问题归结于知识产权领域“用益权理论”的缺失，[4]试图通过类比“买卖不破租赁”的物权法理论，赋予被许可人专利实施权类似于用益物权的属性，以解释专利实施权具有的对世性，并在一定程度上缓解被许可人的维权困境。但是，我们现行民法体系中用益物权概念的成立是将权利用益权制度排除在外的，用益权的客体限缩在有体物范围内。即使承认专利实施权的权利用益权属性，专利实施权仍是基于合同取得的对权利人所有财产性权利的债权性用益权。[5]用益权属性并非权利对世性与相对性的绝对划分。

(三)诉权约定说及其评析

诉权约定说回避了关于专利实施权权利属性的争议，而将被许可人诉讼救济的权利作为实体利益分配中意思自治的延伸，把诉权作为原权的从属权利，置于民法实体处分权之下，由当事人约定取得。[6]但是，这完全是对诉讼契约理论的误读。民事诉讼契约化理论最初由张卫平教授提出，并将其适用限定为对部分诉讼事项的处理，方式上主要通过对当事人诉讼行为或诉讼权利的限制进行，目的上当以直接产生诉讼法上的效果为合意。[7]如若认为诉讼的价值在于使当事人符合法律规定的诉求能够在客观层面得以实现，那么救济权又何必需要基于当事人的约定产生。“无救济则无权利”并不意味着救济权作为原权的从物得因原权的产生而附随产生，而在于原权的有效实现需要救济权的支持。

诉讼契约中对诉讼行为或诉讼权利的限制不等同于诉权的享有和行使可以由当事人约定。民事诉讼作为国家救济私权的手段，融入民法中的契约理念是对当事人诉讼主体性和诉讼程序自由选择的尊重，[8]但并非将诉权的享有与否，即当事人寻求救济的可能性也交由当事人自主选择。即使是与之类似的不起诉契约理论，也是在存在兜底性纠纷解决手段的前提下对起诉权行使的约定。[9]起诉权作为公民行使诉权进入诉讼的启动门槛，因其涉及公民基本权利、公共利益等法律关系，其可处分性要受到严格限制。[10]

(四)被许可人诉权的程序法证成

上文所述不论债权说、用益专利权说还是诉权约定说，都将被许可人诉权的有无及行使置于实体法之下，由当事人实体部分的意思自治径行产生，实际依附于实体请求权，作为衍生权利存在。因此，实体法上债物二分的制度体系带给专利实施权的属性确定难题自然而然影响到被许可人的诉权证成。换言之，被许可人权利救济的困境不在于实体法领域的权利配置或是解释论争议，而在于未从诉讼法领域对诉权予以构建和解释。

国家在大幅度限缩个人私力救济的同时，提供了司法保护等公力救济途径，并将其纳入民事诉讼法中予以规制。赫尔维格将国家提供的法律保护分为三种：判定法律关系存在是与否的终局裁判、保证权利实现的执行权以及临时性的法律保全。[11]38-39其中请求法院作出判定法律关系存在与否的终局判决的权利称为法律保护请求权，即诉权。诉权包含两个方面的内容，即当事人适格与诉的利益。一般而言，当事人适格与诉的利益是统一的，除非是诉讼担当情形。[12]167-169具体到专利许可领域，首先，任何人都享有诉的可能性，即抽象诉权；[11]68-70其次，被许可人作为专利实施利益的实际领受人，在发生第三人侵权行为时，其此前与权利人通过合同建立的法律关系利益受到挑战，法律对该权利义务关系有保护的必要性。换言之，法院对第三人侵权成立与否及损害数额的确定有了判决的必要性与实效性，即被许可人对侵权第三人享有诉的利益，并且是本诉争议的直接利害关系人，为本诉适格当事人。即使在第三人侵权与否不明确的情况下，被许可人也享有对侵权事实的确认利益。因此，被许可人的诉权并非民事实体权利义务的衍生，也非当事人合意授予，而是基于国家对当事人权利公力救济的义务产生，是救济权的体现。

三、确认不侵权之诉中的被告确定

我国《民事诉讼法》第一百一十九条就起诉条件作出规定，其中对原告限以“直接利害关系”、被告限以“明确”要求。由此观之，似乎上述为了论证被许可人作为确认不侵权之诉的被告适格性，而从专利侵权之诉与确认不侵权之诉核心争议同一性出发进行论证的被许可人原告适格性毫无必要。但是经过分析《专利侵权解释》第十八条规定，确认专利不侵权之诉的起诉对象是发出警告信函而不诉至法院的权利人，可以明确的是被控侵权人起诉的实际是发出警告信函的人，但不明确被许可人是否有权发出警告信函，换言之，即被许可人发出警告信函是否拥有与专利权利人发出警告信函同样的法律效果。

(一)侵权警告信函的要件分析

专利侵权警告指权利人“在发现市场上存在侵犯其专利权的现象时，通过律师或自己以律师函或发布广告的方式向侵权人或侵权人的交易方发出侵权警告，指出侵权对象和后果等”。[13]专利侵权警告行为因专利效力的不确定性和专利侵权判断复杂等因素，在正当维权和存在不正当竞争可能性之间摇摆。[14]一般认为，该警告行为属于专利侵权的自力救济方式，根本性质是使发送对象了解其行为可能构成侵权事实的意思表示。[15]

如此，被许可人作为专利实施权的所有人，在被控侵权人行为可能成立侵权的情况下，采取发送警告信函的方式进行私力救济并无不可，关键在于被许可人的私力救济是否应当产生与权利人私力救济相同的效果。如果严格依照《专利侵权解释》第十八条规定，法院受理确认专利不侵权之诉需满足权利人发送侵权警告、被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权、权利人不撤回警告也不提起诉讼三个要件。其中，侵权警告作为起诉条件存在，在具体形式上可作宽泛认定，只需满足有明确指向的意思表示即可。[16]结合确认不侵权之诉中的确认利益在于使侵权事实的存否得到判定，保护被警告人免于被诉的不安权利状态，可以认为，侵权警告作为法院受理要件之一的原因在于提醒被警告人有被诉可能性。反言之，也即证成被警告人提起确认不侵权之诉中诉的可能性。该确认之诉的诉的利益产生于该侵权警告对被警告人继续行使被诉专利权的安定地位的动摇。由此观之，不论是权利人发出的侵权警告还是被许可人发出的侵权警告，均足以造成被警告人行使被诉专利权的安定地位的动摇，且被警告人完全无从辨识发出警告人的身份为原权利人还是被许可人，除非警告人主动告知。因此，《专利侵权解释》第十八条将权利人发出侵权警告作为法院受理确认不侵权之诉的要件之一，是在考量被警告人是否具有提起本诉的必要性。换言之，侵权警告要件负责证成《民事诉讼法》第一百一十九条第三款中有起诉的“事实、理由”部分，不论发出警告人为何者均不影响该起诉要件的满足。所以，被许可人发出的警告信函等同于权利人发出的警告信函，适用《专利侵权解释》第十八条规定。

(二)特殊情况的处理

在确认被许可人发出警告信函足以导致《专利侵权解释》第十八条规定的适用后，遗留的问题在于：若权利人不知情或者不同意该被许可人发出警告信函时，确认不侵权之诉中是否将权利人列为被告？易言之，若仅将被许可人列为被告，权利人是否受本诉既判力约束？

1.权利人不同意时被告的列明

当被许可人发出侵权警告后，被警告人向被许可人和权利人均发出书面催告，督促其行使诉权，而权利人此时方才知晓该侵权警告，且为避免被诉而不同意被许可人发出此警告函，权利人是否有权撤回该侵权警告？按照专利许可制度的逻辑分析，专利实施许可是权利人对专利权享有的诸多权利束下的一种，专利权作为元权利，只在合同合意范围内授予被许可人使用。在合意范围之外，该专利权的处分权仍归权利人所有。除此之外，尚有“买卖不破许可”之说，(1)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条第二款。可以证明专利权所有人才是该专利涉及纠纷的直接利害关系人，在专利许可纠纷领域，专利权所有人仍是该纠纷的当然利害关系人。因此，被许可人发出侵权警告后，在可能涉及第三人侵权的情况下，即使被许可人经书面催告欲行使诉权，其实体法上的请求权基础仍绕不过权利人所持元权利，权利人当然涉及诉讼之中。侵权警告作为私权救济的一种，终局效力位于公力救济之下，权利人作为公力救济的当然当事人，理应有权撤回该警告。

因此，这种情况下，若权利人不同意被许可人发出的警告内容，完全可以撤回该警告。权利人既不同意侵权警告，也不作撤回或行使诉权的情形有违一般理性，被警告人据此可合理推测权利人同意被许可人的警告行为，将权利人与被许可人列为共同被告并无不可。权利人被诉属当事人自我责任范畴。

2.权利人不知情时被告的列明

当被许可人发出侵权警告后，被警告人仅向被许可人发出书面催告，而权利人全然未知，此时被警告人提起确认不侵权之诉，如果仅列被许可人为被告，没有专利权人参与诉讼，则本诉的判决结果难以对其产生既判力，被警告人仍存在被诉风险。若权利人后续向被警告人提起专利侵权之诉，被警告人此前在确认不侵权之诉中经法院审理作出的被诉行为不落入权利人专利范围的事实判定在专利侵权之诉中被二次争议、审理，存在重复诉讼与被警告人讼累风险。若认为本诉判决结果对其有既判力，则权利人完全丧失本诉程序利益与救济手段。如果列被许可人和权利人为共同被告，则是将被许可人侵权警告与权利人侵权警告画上等号，被许可人侵权警告构成法院受理确认不侵权之诉的要件之一，产生诉讼法上效果。虽然权利人丧失诉前私力救济利益，但因诉讼尚在启动阶段，权利人还可以与被警告人达成和解，一定程度上降低被许可人单方行为给自己带来的不利益。

其实，从实际操作出发来看，权利人不知情的情况完全没有必要在进入诉讼阶段后再行处理，只需被许可人在发出侵权警告前及时告知权利人，或注明被许可人身份及专利许可实施权来源，由被警告人向权利人发出书面催告即可解决。诉诸法律寻求救济虽然是每个公民的基本权利，但司法资源的有限性侧面要求了应当通过穷尽非讼救济途径或者严谨细致的诉前制度设计以体现诉讼救济的兜底性，进而保证司法活动的高效与经济。

四、总结

确认不侵权制度的目的在于赋予被控侵权人通过强制起诉的方式请求确认其行为不侵权的权利，排除侵权被诉风险，实现权利安定效果。被控侵权人的侵权被诉风险来源于权利人及其被许可人，并在诉前表现为以警告信函为客观形式的侵权警告意思表示。《专利侵权解释》第十八条在表述上，虽然将法院受理的确认不侵权之诉的被告限定为发出侵权警告的权利人，但实践中存在的侵权警告主体与权利主体不一的情况也应由本条规制。有权利并且有动机发出侵权警告的范围只限于与案涉专利有利害关系的主体，表现为专利权利人及被许可人。虽然我国《民事诉讼法》第一百一十九条仅要求被告“明确”，但基于确认不侵权之诉与侵权之诉核心争点的同一性，侵权之诉中的适格原告自然证成其作为确认不侵权之诉中的被告适格。而被许可人满足原告“与本案有直接利害关系”且“有具体的诉讼请求和事实、理由”，其与权利人共享专利许可范围内的对世性，具备起诉侵权第三人的诉之利益。因此，被许可人无需论证其在确认不侵权之诉中的被告适格性。权利人因享有衍生被许可人专利实施权的元权利，作为共同被告实属当然。