发明实际解决的技术问题在创造性审查中的考量

徐辉 冯晓娜

摘要：“三步法”是我国创造性审查的重要方法，能否准确把握创造性的审查的标准和思路和标准，直接在平衡社会公众与之专利权人之间的利益关系到以及在专利法立法宗旨的体现上起到关键性作用，关系到专利权人与社会公众之间的利益平衡。发明实际解决的技术问题客观反映了发明人认识现有技术存在的问题并据此改造现有技术的思路，体现发明人对社会的贡献。“三步法”的第二步是确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题，是“三步法”的第二步，在创造性显而易见性判断中具有起到承上启下的关键作用，能否客观准确的认定发明实际解决的的技术问题的认定是否客观准确，对是创造性结论的判断具有至关正确与否的重要的影响影响因素。本文结合两个实际案例讨论了客观确定发明实际解决的技术问题对于客观评价发明创造性的重要性。

关键词：创造性;区别技术特征;发明实际解决的技术问题;整体原则

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）03-0078-03

1 引言

判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，《专利审查指南2010》[1]给出了判断发明是否具有突出的實质性特点的一般性方法“三步法”，即：第一步，确定最接近的现有技术;第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。“三步法”实质上是站位本领域技术人员还原发明的过程，也即回到申请日以前，基于最接近现有技术，站位本领域普通技术人员，分析最接近现有技术中存在的技术缺陷，以此为基础提出发明实际要解决的技术问题，进而再看现有技术是否整体上给出了采用与发明相同的技术手段以解决其技术问题的技术启示。“三步法”的判断标准与思路适用于绝大多数发明的创造性审查过程，正确的运用“三步法”，有助于保证审查意见的内在逻辑性以及审查意见的准确性[2]。

2 基于“三步法”全过程确定发明实际解决的技术问题

“三步法”中的第一步，在事实、证据清楚的前提下，客观性相对较高，而第二步中发明实际解决的技术问题，由于不同人对于现有技术知识的掌握与理解存在差异，因此，对于发明实际解决的技术问题的确定存在主观性偏差，一旦发明实际解决的技术问题的确定不够准确，便会使第三步显而易见性判断失去基础。

《专利审查指南2010》中关于如何确定发明实际解决的技术问题作出如下解释：“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，同时还指出，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请的说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”审查实践中，“发明实际解决的技术问题”的确定，是在对发明与最接近现有技术的技术领域、方案构成、技术效果等进行综合评判之后进行的，因此，较易出现主观判断的偏差。

审查实践中，区别技术特征所带来的技术效果可能不止一个，所以其重新确定的技术问题也不止一个，但原则是本领域技术人员从该申请文件中所记载的内容能够获知该技术效果。若本领域技术人员面对现有技术有多种选择，某一选择获得了不同于常规效果的额外的技术效果，并且该效果对于解决发明的技术问题至关重要，是确定解决客观存在技术问题的基础，则发明依托于这种额外的技术效果而具备创造性。

例如，在“盐酸奥洛他定制剂”案中，本申请要求保护一种浓度为0.22%的高浓度奥洛他定滴眼液，其中主要由聚乙烯吡咯烷酮组成的能增强溶液的物理稳定性的足够量的聚合的物理稳定增强成份。对比文件1公开了一种奥洛他定滴眼液，奥洛他定浓度为0.0001-5%，优选0.001-0.2%，最优选约0.1%，还公开了制备滴眼剂时如果可以根据需要加入防腐剂、稳定剂、粘性载体等，并列举了聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸等可以作为粘性载体。本申请与对比文件1的主要区别在于聚乙烯吡咯烷酮作为物理稳定增强成分，明确限定其含量为1.5-2%（w/v）。另外公知常识证据证明了聚乙烯吡咯烷酮在滴眼剂中作增稠剂。基于上述区别，如何确定争议发明实际解决的技术问题是评判其创造性的关键。

对比文件1公开了在滴眼液制备过程中可以根据需要加入聚乙烯吡咯烷酮，而公知常识证据公开了滴眼剂中加入聚乙烯吡咯烷酮作为增稠剂属于公知常识，如果将其实际解决的技术问题确定为如何增强滴眼液的稠度，很容易得出争议发明不具备创造性的结论。然而，对比文件1仅仅记载了浓度优选0.1%的奥洛他定滴眼液，未实施更高浓度（高于0.1%）的奥洛他定滴眼液，聚乙烯吡咯烷酮作为粘性载体，并未提及其稳定作用，也并未意识到高浓度奥洛他定滴眼液存在物理稳定性的问题。公知常识证据仅公开了聚乙烯吡咯烷酮在滴眼剂中作增稠剂的作用，因此，本领域技术人员难以认识到在高浓度奥洛他定滴眼液存在物理稳定性问题。本申请实施例通过多个对比例证明聚乙烯吡咯烷酮的加入与否、加入浓度均会直接影响滴眼液的物理稳定性，并通过调节聚乙烯吡咯烷酮浓度达到提高滴眼液物理稳定的技术效果。可见，将“如何增强高浓度奥洛他定滴眼液的物理稳定性”确定为实际解决技术问题更能准确体现本申请的智慧贡献，避免“事后诸葛亮”型判断。

3 基于整体原则确定发明实际解决的技术问题

《专利审查指南2010》中规定作为确定重新确定技术问题基础的技术效果，应该遵循整体原则，对于功能上相互支持、存在相互依存关系的技术特征，应从整体上考虑存在依存的技术特征以及这些之间的关系在请求求保护的发明中所起到的技术效果。在“三步法”的第三步判断显而易见性时，首先要判断现有技术整体上是否存在技术启示，即现有技术是否整体上给出将该区别特征应用到该最接近现有技术以解决其客观存在的技术问题的启示。这里的“整体”至少包括两层含义：一是最接近的现有技术中客观存在技术问题，二是技术发展趋势上存在解决该技术问题的需要。

对于审查实践中如何准确把握“整体”原则，不少学者进行了分析。候潇潇指出“特征覆盖式”评价方法的弊端，该评述仅关注单个的技术特征而割裂了发明，未考虑区别技术特征在发明整体中所起的作用[3]。熊婷提出“非对应技术特征”概念，指出将本申请权利要求与最接近的现有技术进行比对时，如若忽略最接近现有技术中未参与比对的其他“非对应技术特征”（即权利要求中不涉及的技术特征），容易导致割裂技术方案的整体性[4]。

作为最接近的现有技术，要使本领域技术人员在获知它时会产生朝着要求保护的发明的方向改进它的动机，需要满足的首要条件是该最接近的现有技术存在朝着要求保护的发明的方向进行改进的技术需求，从而使得本领域技术人员会將该最接近的现有技术与区别技术特征结合起来以满足这种技术上的需求，进而得到要求保护的发明。当最接近的现有技术不存在此种技术需求时，本领域技术人员也就不会产生将最接近现有技术与区别技术特征进行结合的动机，也就不能认为该最接近现有技术给出了解决该技术问题的相应的技术启示。当最接近的现有技术在功能上排斥区别技术特征在本申请中实际所起的作用时，应当认为该最接近现有技术中不存在这种改进需求。

例如，在“封袋机”案中，本申请的切割机上设有第一加热组件，用来对卷筒塑料袋进行切割，使得封袋机体积相对于采用切割刀片更为精巧。对比文件1公开的封袋机未公开切割机，而基于该区别特征似乎可以确定实际解决的技术问题是如何缩小封袋机体积。然而纵观对比文件1公开的全部内容，对比文件1说明书记载了装袋机构中包含一个个已切割好的单独的塑料袋，可见，对比文件1的封袋机不存在切割塑料袋卷筒以形成塑料袋的技术需要，上述技术问题的认定也是不妥的。

当采用多篇证据结合评述发明的创造性时，其他证据与最接近现有技术之间是否存在结合动机连同结合后存在的改造难度都是影响判断结论的重要因素，最近现有技术的选择不是一个孤立的过程，需要放在三步法中去考虑，需要考虑和分析其他证据与最接近现有技术之间是否存在结合动机以及结合后的改进难度，聚焦在发明实际解决的技术问题上，其他证据是否给出充分的指引和教导使得本领域技术人员将其公开的技术手段平滑顺利地结合到最接近的现有技术中，并且这种顺利的结合符合本领域技术人员常规的思维逻辑和常规技术改进路径，从而给予发明创造客观、公正的判断。

4 小结

最接近的现有技术有时候不同于说明书描述的背景技术，在分析区别技术特征在发明中起到作用亦或是发明达到的效果的基础上，还需要进一步判断最接近现有技术是否客观上存在本申请所要解决的技术问题。否则，脱离最接近现有技术确定其实际解决的技术问题，难以从最接近的现有技术以及技术问题出发来评价本发明的显而易见性。

尤其在判断某技术手段是否为公知常识时，应结合其在本申请中实际解决的技术问题、达到的技术效果以及应用的技术领域等综合权衡判定，从本领域技术人员的角度整体把握发明构思，客观、公正、准确地作出判断。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程·实质审查分册[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3] 候潇潇.从发明实际解决的技术问题出发评价创造性[J].中国发明与专利，2017，14（10）：97-99.

[4] 熊婷.创造性技术启示判断中技术方案的整体考量[N].中国知识产权报，2013-12-13（11）.