试论商标反向假冒行为的法律责任

“反向假冒”一词来源于英文的“reverse passing-off”、“inverse passing-off”（英国）或“reverse palming off”（美国）。而商标反向假冒的概念源自美国1946年的兰哈姆法第43条（a）款（即美国商标法）。从字面上理解，它就是商标假冒的反向操作，假冒行为是将自己的产品冒充为他人产品，而反向假冒则是将他人的产品冒充为自己的产品。关于商标反向假冒的定义在法学界虽不尽一致但基本达成了共识，即：商标反向假冒，是指经营者合法取得他人拥有注册商标的商品后，未经商标注册权人同意，擅自更换或去除其注册商标并将该更换或去除商标后的商品又投入市场的行为。

在法理上，一般认为具备以下几个要件的行为就构成商标反向假冒：

首先，商标反向假冒行为人用于假冒的产品是来源于商标权人的。这是商标反向假冒的基本构成要件。反向假冒的一项基本内容是被告不诚实地利用他人商品为自己创造信誉，欺骗了消费者，使消费者无法了解商品的真正来源。这里需要注意的是，关于原商标权人的商品认定问题。一般情况下，商标反向假冒只是改变原商品的标识而使之成为制假者的产品，至于商品本身的性能或形态是不予变动的，也就是说在物理形态上这两个商品应当是“同一”的。然而，在现实生活中，商标反向假冒行为人为了使其行为更具隐蔽性，他们会对用于假冒的商品进行添附，去除或修理，以隐蔽其侵权故意。在其对商品修理或添加的过程中，虽然也加入了自己一定程度的劳动，这种修理或添加，并没有或者不可能使原商品成为另一种产品，所以，其“修理过的产品”仍然是原权利人的商品。因为从行为人角度，侵权人所采取的修理或添加的措施不过是对其假冒行为的一种掩饰。因此，商标反向假冒的产品既包括被假冒的原样商品，也包括对原商品进行“修理过的产品”。

其次，未经商标权人同意，行为人替换或隐匿原商品标志，虚假陈述商品来源。如果行为人对商品来源的不当表述经过了商标权人的同意，则商标权人就不能提起商标反向假冒之诉。例如“商标许可”，虽然这种行为也可能会对消费者产生误导，但由于征得了商标权人的同意，则不构成反向假冒，而是在合同双方契约自由下的合法行为。值得注意的是，在替换商标的行为中，用来替换的商标可以是知名度高于原商标的名牌商标，也可以是知名度低于原商品的商标，还可以是同等知名程度的商标之间的替代，这都不影响其行为的性质。

第三，商标反向假冒行为人将“处理”后的产品再次投入市场。商标反向假冒行为侵害的是商标在商品流转过程中的基本作用，以及商标权人在市场上因使用其商标而获得的合法利益。所以，如果行为人是商品的最终消费者，那就意味着附着于商品上的商标完成了其使命，达到了其目的，实现了其作用，这时的任何处分行为都不会构成对商标权能的侵害。因此，商标反向假冒的构成要件中就须要求侵权人必须将去除或更换商标后的商品再次投入市场进行流通或销售。这里的“投入市场”的概念应当是广义的，不能仅理解成“销售”行为。因为如果商标反向假冒行为人还未来得及将商品销售，但是却做了广告或其他宣传活动。同时消费者通过这些宣传活动也获得了这些商品信息，而这些信息又成为消费者购买商品时的考虑因素。那么，这就與典型的商标反向假冒行为达到了同种社会效果。所以尽管商标反向假冒人还没有进行销售活动，但其宣传活动对商标权人的合法权益或商品信誉都会产生影响，这些宣传活动是进入销售环节的前奏，应当被广义的包括在其中。

关于商标反向假冒行为的性质，理论界看法不一致的关键点就是该行为是否构成商标侵权。

在这个问题上，笔者认为：商标反向假冒属于商标侵权行为，是侵犯商标权利人的商标专用权行为，因为：侵权理论中对于一般侵权行为规定了四个要件，即：行为的违法性，损害事实的存在，因果关系以及行为人主观上有过错。而反向假冒行为则分别具备了这四个要件：

首先，商标反向假冒行为具有违法性。我国的《商标法》第五十二条明确规定，未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的，属于侵犯注册商标专用权的行为这就是指商标反向假冒行为。因此，商标反向假冒行为违反了《商标法》。此外，侵权人通过商标反向假冒行为虚假表述商品来源，使得消费者对其所购买的商品来源产生混淆，误导消费者，侵害了消费者的知情权，违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定。同时，从市场竞争角度看，反向假冒人与被反向假冒人之间存在着竞争关系，商标的反向假冒行为是通过侵犯他人商标上的合法权益来实现自己利益的不正当竞争行为，也违反了《反不正当竞争法》。所以商标反向假冒行为具有违法性确定无疑。

其次，商标反向假冒行为损害了商标权人的利益。商标权人由于自己的商标被他人人为撤换，割裂了商品与其来源之间的联系，从而丧失了扩大自己商标的知名度和影响力，提高自己市场信誉，增长企业利润，增强企业竞争力的可能，损害了商标权人的合法权益。这些损害既包括在商品上体现的近期直接财产利益，也包括了企业商标上体现的远期无形价值。

再次，商标反向假冒行为与其造成的损害结果之间存在着因果关系。法律上的因果关系强调某一联系的特定性和具体性，即将因果关系链中的某一部分特定化，在特定的阶段讨论原因与结果之间的关系。侵权法中的因果关系是指违法行为与损害结果之间的客观联系，其旨在确定责任的归属。判定商标反向假冒行为的性质是否属于侵犯商标权的行为，关键是看其行为与商标权人的利益受损之间是否存在着因果关系。在商标反向假冒中，从短期效益来看，侵权行为人并没有影响到商标权人的收益，商标权人反而会因为侵权人大量购买其商品而更快更多的获得利润;但是从长远利益来看，商标权人的品牌知名度和价值都会因为商标反向假冒行为而被淡化，消费者对原商品品牌的认可也会逐渐降低，甚至最终消失，同时该品牌也丧失了继续在市场中增值的机会。因此，商标反向假冒行为对商标权人的合法利益构成了侵害，两者之间存在着因果关系。

最后，商标反向假冒行为人主观上具有过错。在反向假冒中，不难看出反向假冒行为人实施行为的目的是获取超额利润或节约成本，降低消耗抑或是打击排挤竞争对手，抢占市场份额。商标反向假冒行为人在其“理性”思维下，在未经原商标权人许可的情况下，将他人合法贴附于商标上的商标去除或撤换后，再投入市场进行销售，就可以免去前期的运营成本而直接获得利益，那何乐而不为呢？正是由于对这些巨大的前期经济投入的惧怕风险和无力承担，使得有的企业采取了“搭便车”的行为。因此，在商标反向假冒中行为人在主观上一般都是故意。

综上，笔者认为，商标反向假冒行为是属于侵犯商标权利人的商标专用权的行为。商标权利人在商品上标志其经注册合法所有的商标，就构成了商标专有权的一项基本权能，也是商标权人获得商标利益的基础。商标权人也就有权禁止他人未经许可撤换其依法贴附在商品上的商标标志。擅自将他人标志在商品上的商标除去或更换，从形式上消灭了商标权人在其商品上标志商标的行为结果，直接侵害的是商标权人对注册商标的专有使用权，也是对商标禁用权的非法否定，同时，其行为的实质要害还在于对商标功能之破坏。“由于商标是企业知名度、形象、产品信誉和品质的载体，传递着商家信誉的信息，能够加强该商标所标识的商品的竞争力，在商品或服务到达最终用户之前，商标的这种信息传递功能只有与核准使用的商品相结合才能得以实现。所以，除去或更换他人商品上的商标，也就阻断了商标权人利用商标传递信息的渠道，使商标权人的商品在市场上“蒸发”，创牌的努力被化为乌有，在不知不觉中为假冒行为人做“嫁衣裳”，失去原本属于自己树立的信誉的机会，损害了商标注册人在市场上的竞争力，从而造成对商标功能和商标权人因使用商标而能获得的利益的侵害。所以无论是除去商标注册人在商品上的商标，无标志投入市场，还是用其他商标更换原商品上的注册商标，都是对注册商标专有权的一种直接伤害，都属于侵犯商标权的行为。”

既然明确了商标反向假冒行为是侵犯商标权人商标专用权的行为，那么笔者认为为了更好的规制该违法行为，也为了适应越来越激烈的商业竞争的需要，应该考虑在《商标法》规范反向假冒侵权行为规制中考虑改进或完善：

首先，明确区分商标权与商标专用权。商标权是商标所有人依法对其使用的商标所享有的权利，包括商标专用权、禁止权、转让权和许可权。而商标专用权是商标权人在核定使用的商品上专有使用核准注册的商标的权利，是商标权的一项重要内容。由此可见，商标权和商标专用权是两个既相互紧密联系，又有不同内涵和外延的概念。虽然我国商标法中对注册商标所有人的商标权作了全面的规定，但在用词上却使用了一个不能全面反映权利内容的概念-商标专用权，以商标专用权来代替商标权，如《商标法》第五十一条规定：注册商标专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，此处的商标专用权应改为商标权更为恰当。

其次，商标法的侵权形式的列举过于狭窄，不利于对商标权人的保护。该款规定的反向假冒行为方式只有一种，即更换。更换是以一个商标代替另一个商标。但在实践中，构成反向假冒的侵权行为并不限于更换，如遮掩，除去等隐性反向假冒行为，还有其他使得原商标标识变得难以辨认、含糊不清的混淆行为，在我国加大对假冒商标行为打击力度的今天，显性反向假冒的商标侵权行为，因受法律的规制有所收敛，但隐性反向假冒则因没有法律的明确禁止规定而被作为“擦边”行为大量出现：应该注意到隐性反向假冒的侵权行为，不仅侵犯了商标权人的权利，也侵犯了消费者的知情权，特别是在出现产品质量责任时，给消费者的索赔造成了很大的障碍。所以对于商标侵权，无论是正向假冒还是反向假冒侵权，其最终的法律后果都一样：即与原有的商标混淆，误导或诱导消费者。立法可能受当时的理念、环境等因素的影响，未能穷尽所有的侵权形态，所以，法律可以用兜底条款进行概括性的规定。因此，我国《商标法》第五十二条第（五）项应改为“其他可能导致混淆，给他人的商标专用权造成损害行为”，以明确“混淆”是认定商标反向假冒侵权行为的标准。

再次，引入惩罚性赔偿制度的适用。“当今世界上很多国家在侵害知识产权的损害赔偿中都采用了惩罚性赔偿制度，尤其是在美国。”惩罚性赔偿制度，具有补偿、惩罚与遏制等多重功能。这不仅是对原告人的补偿，而且也是对侵权人的惩罚。“美国学者海尔顿认为，惩罚性赔偿就是采用利益消除的方式，来遏制不法行为。通过判定惩罚性赔偿，使行为人考量成本效益，从利益机制上，对其行为进行遏制。这就形成了一种最优化的遏制方式。”我国《商标法》仅规定对商标侵权行为所造成的损失要予以赔偿，对于难以确定损失的则给予五十万元以下的酌定赔偿。但在实践中，由反向假冒行为所造成的损失往往难以确定，其实际损失也很有可能会超过五十万元。在这种情况下，《商标法》的这一规定就很难弥补被假冒者的损失，也不利于对商标反向假冒者的惩戒。因此，笔者认为可以借鉴“TRIPS协议”第四十五条“不仅商标权人因商标侵权所致的利润损失应列入賠偿额，而且也有权获得一定的法定赔偿”的规定。这样，不仅能使被假冒者的利益得到保护，还能对假冒者起到惩戒作用。

参考文献：

[1]王利明.民法典侵权责任法研究[M].人民法院出版社，2003：579.

[2]张新宝.侵权法评论[M].人民法院出版社，2003：125.

作者简介：

何亚江（1988-），男，汉族，浙江临海人，本科，法官助理，临海市人民法院，研究方向：法律。